Sentencia Civil 329/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 206/2023 de 17 de junio del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por POPA FOOOTWEAR SL (en adelante POPA) contra Dante lo constituye la protección de la marca de la Unión Europea (MUE en adelante) nº 018171317, solicitada el 23.12.2019 y concedida el 10.10.2020 para productos de la clase 25: sandalias y alpargatas.

Se trata de una marca de posición, singularmente posicionada en el borde lateral exterior de la pala a 25 mm de la planta de un calzado. Sus medidas son 1,3 mm de ancho; 1,5 mm de largo, respectivamente a los lados, y la forma es pentagonal bordeada con pespunte y acaba en un pico (cada uno de esos lados que acaban en pico tienen 0,7 mm). Se hace constar que la forma del calzado, representada con líneas discontinuas, no forma parte de la marca, sino que su delimitación se reproduce para indicar el contexto.

2. En extracto expone que los consumidores identifican fácilmente los productos (alpargatas y sandalias) y los asocian a su marca concedida en enero de 2019 por una etiqueta lateral, después registrada como marca de posición en los términos antes dicho y que se comercializan de la siguiente forma .

Indica que esta marca de posición es infringida por el demandado, que explota un negocio de venta de calzado online www.calzamou.es , con tienda física en Tudela. Relata que en los meses de mayo y juicio de 2020 ha vendido sandalias y menorquinas con una marca de posición idéntica a la registrada, sin autorización, según impresiones de su web que se reproducen

Tras ser requerido, relata que en la temporada 2021-2022 modificó ligeramente la etiqueta que constituye la marca de posición, pero sin la entidad bastante para evitar el riesgo de confusión del público consumidor. Forma modificada que es la siguiente

Pide las medidas de cesación, remoción, indemnización y publicación y la protección provisional por los actos realizados antes de la concesión de la marca en los términos desglosados en su suplico, después recogidos en el fallo trascrito en los antecedentes de esta resolución.

De forma subsidiaria, pide la tutela por considerar que los actos del demandado son desleales, con cita del art 4, 6 y 12 de la Ley de Competencia Desleal

2. En la contestación a la demanda, Dante , además de oponerse y aducir previamente las excepciones de defecto legal en el modo de proponer la demanda, prejudicialidad civil, litispendencia y acumulación de procedimiento, formula reconvención al ejercitar una acción de daños y perjuicios contra POPA por la injustificada ( a su juicio) denuncia que produce el cierre del perfil en redes sociales y con ello de las ventas

3. Tras la celebración de la audiencia previa, en la que desestiman las excepciones procesales y , después de la práctica de la prueba , la sentencia estima la demanda.

Al margen de reproducir los escritos de las partes, y una extensa y abstracta exposición sobre la protección del derecho de exclusiva marcario, en buena parte prescindible al no ser controvertida ( folios 1 a 24) aprecia la infracción marcaria con arreglo al art. 9.2. a) y b) RMUE tanto en la versión inicial como en la "modificada" con esta argumentación ( apartado 15, pues el 16 debe ser un error pues habla de otros productos y marcas renombradas , que no es el caso invocado) : "En el supuesto que nos ocupa, la comparación entre el signo supuestamente infractor y las marcas registradas de la Unión Europea, de titularidad de la demandante, evidencia que son idénticas; y concurre además identidad aplicativa [ art. 9.2 RMUE , apartados a) y b)].

[...]

-En el supuesto enjuiciado, este tribunal no alberga duda acerca del uso no consentido que realiza la demandada de la marca de posición de la demandante, mediante la utilización de un signo idéntico a la marca registrada de la demandante. O con una variación mínima

-Además, la demandada utiliza la citada marca para identificar los mismos servicios para los que está registrada la Marca: alpargatas y sandalias, clase 25.

-En el supuesto que nos ocupa, la comparación entre los signos supuestamente infractores y las circunstancias de su uso -en internet-, y la marca registrada de la Unión Europea, de titularidad de la demandante, evidencia que son muy similares; y concurre además identidad aplicativa.

En definitiva, asume este tribunal el criterio del riesgo de confusión e identidad aplicativa afirmado por la demandante."

Considera que "la estimación de la acción de infracción conlleva la íntegra desestimación de la demanda reconvencional, ya que se fundamentaba en el supuesto comportamiento antijurídico de denuncia del perfil de Instagram por la exhibición, para su comercialización, por el demandado, de productos infractores"

4.Disconforme con esta resolución, el demandado recurre por las siguientes extractadas alegaciones, tras una previa en la que se limita a indicar que desde hace ya muchos meses ha dejado de comercializar el calzado en cuestión objeto del procedimiento, y una final dedicada a la petición de prueba en segunda instancia con arreglo al art 460LEC :

1ª) Omisión de la pericial aportada , con vulneración de la prueba y del tutela judicial efectiva ( art 24CE y 217LEC)

2ª) infracción del derecho de defensa y tutela judicial efectiva del art 24CE por no practicar la prueba acordada (requerimientos a FACEBOOK SPAIN SL de un informe pormenorizado del perfil de CALZAMOU y a GOOGLE SPAIN SL de un informe de pagos efectuados para posicionamiento y de la evolución del perfil del demandado) y consiguiente error en la valoración de la prueba ( art 217 LEC)

3ª) error en la valoración de la prueba ( art 217 LEC) por falta de practica de la prueba y no mencionar la pericial aportada. Riesgo de confusión y demás cuestiones de fondo

5. La parte demandada se opone por estimar infundados los motivos e interesan la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

6.Debemos dejar ya constancia que los antecedentes fácticos descritos (la MUE de la actora y la comercialización on line de alpargatas y sandalias por el demandada en los términos antes recogidos) no son contradichos en ninguna de las instancias y anticipamos ya que los motivos de apelación de orden procesal son inatendibles

En primer lugar, la ausencia de practica de la pruebaindicada en el recurso no es motivo de apelación, dado que el cauce previsto frente a lo que considera indebida denegación de prueba es su proposición como prueba en segunda instancia, con arreglo al art 460.2 LEC. Por todas STS de 12 de marzo de 2014. Ya nos pronunciamos sobre ello en su momento, recordando su improcedencia cuando fue consentida su denegación en la instancia

En segundo lugar, respecto de la ausencia de valoración de la pericial,la afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. En palabras de la STS 241/2013, de 9 de mayo

«en nuestro sistema probatorio rige la regla de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de elasticidad, de modo que no se exige por la ley una determinada cantidad o entidad probatoria -dosis o tasa de prueba-"»

En consecuencia, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada por la parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna. Por todas, la STS de 9 de mayo de 2016

Pero es que , además, pretender sustentar la defensa frente a la acción marcaria ejercitada en el dictamen aportado es insostenible porque dicho dictamen no analiza la marca de posición nº 018171317 , que es lo aquí relevante, sino que su objeto es "si los embalajes de las muestras(sandalias comercializadas por el demandado) incorporaran signos distintivos de marcas originales registradas , y si generan riesgo de confusión en el usuario"con estudio de las marcas figurativas o embalajes ( que quedan extramuros de este litigio) .

Solo se dice y de pasada que la marca de posición nº 018171317 es un diseño en forma pentagonal y es "un dibujo muy estandarizado y existe una utilización muy generalizada en diversos productos o servicios comerciales. Por lo que la modificación, variación o supresión de alguno de sus elementos no se puede interpretar como un signo de reconocimiento exclusivo de sandalias "popa" entre los consumidores".Además de que se ignora qué sustenta esa afirmación, es inasumible pues parece dar a entender que esa marca de posición carece de distintividad, lo cual no se plantea como motivo defensivo, que en todo caso exigiría la formulación de reconvención, pues así lo impone el art 127 .1 RMUE 2017/1001, de 14 de junio

7. Al margen de lo anterior, el debate de esta alzada se limita a las referencias que en su alegación quinta hace el recurrente al riesgo de confusión y "demás cuestiones de fondo" en los folios 16 a 21 . A pesar de que adolece esa amalgama de alegaciones del deseable orden expositivo, a efectos sistemáticos entendemos que se refieren a lo siguiente:

(a) que procede la desestimación de la demanda al pretender el reconocimiento de una serie de derechos sobre una marca no registrada en el momento de la denuncia de los hechos al demandado que provocó el 3 de junio de 2.020 el cierre de sus perfiles en redes sociales, con detalle de la historia del expediente seguido ante la EUIPO

(b) que no estamos ante una copia servil que no genera confusión , con remisión al informe pericial, sin que comparta que se genere una "clara confusión en el público consumidor" como dice la sentencia por lo siguiente: (i) no se está comprando en la web de POPA, por lo que es evidente que no se está comprando su calzado ( ii) en ningún momento se indica que es calzado de POPA; (iii) no se atribuye ninguna exclusividad de diseño; (iv) la marca de posición se concede el 15.10.2020 y las fotos aportadas son de fechas previas; (v) la marca de posición registrada es de forma pentagonal bordada con pespunte y acabada en pico , a diferencia de la del calzado vendido por el demandado, que es adema de distinta dimensión; (vi) la presentación del embalaje es diferente; (vii) este tipo de calzado (sandalias) hay poco margen de diseño y opciones que explica cierta similitud entre un calzado y otro; (viii) en un comercio online ninguna confusión se puede generar ya que no se accede a la misma web para adquirir el calzado sino que se trata de direcciones distintas.

(c) que la demandada utilizó la mera solicitud de marca de posición para denunciar su perfil en redes sociales sin que dicha solicitud le confiriera ningún derecho a ello, y no siendo susceptible de generar ningún riesgo de confusión a los consumidores, pide que se declare la existencia de daños y perjuicios en concepto de lucro cesante por importe de 62.856,43€ porque la injustificada denuncia de su perfil produce su cierre y con ello de las ventas más el importe de 76.005,03€ en FACEBOOK y por importe de 1.272,43€ en GOOGLE ADS, por sus inversiones

SEGUNDO. - La infracción marcaria y la protección provisional

1. Sabido es que el recurso de apelación que abre la segunda instancia, si bien es una revisio prioris instantiae (revisión de la primera instancia) que permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa ( SSTS 5 de mayo de 1997 y 31 de marzo de 1998 y STC 3/1996, de 15 de enero), tiene los límites que impone la prohibición de la reforma peyorativa y el principio "tantum devolutum quantum apellatum" (se transfiere lo que se apela), conforme al cual el tribunal de apelación sólo debe conocer de aquellas cuestiones que le han sido planteadas en el recurso, como se regula en el artículo 465.5 LEC.

Esto último supone que la parte apelante debe articular su recurso mediante la crítica a la sentencia de instancia, y argumentar dónde se encuentra el error de hecho o de derecho que justifica su impugnación, a fin de que la parte contraria pueda tener conocimiento cabal de tales argumentos combativos de la sentencia y poder refutarlos. Al ser carga del apelante explicitar los motivos de su desacuerdo con el examen realizado por el juzgador de la instancia precedente, si no lo hace, el juicio ofrecido por el primer juzgador debe quedar incólume, sin que le sea posible que el tribunal de apelación construya por su iniciativa un discurso ajeno al recurso para atacar la ratio decidendi de la sentencia

2. Resulta oportuno recordar estas consideraciones básicas porque buena parte del discurso del recurrente en esa oposición de fondo es prescindible, al no atacar la ratio decidendi de la sentencia, que es la existencia de infracción de la marca de posición antes identificada por concurrencia de doble identidad y riesgo de confusión con arreglo al art. 9.2. a) y b) RMUE en la versión inicial y en la "modificada"

En primer lugar, al margen de lo que después diremos, la denuncia de POPA ante los operadores de redes sociales antes de la concesión de la marca no impide, por supuesto, que una vez concedida pueda pretender su tutela judicial. Por ende, esa previa actuación extrajudicial no es causa alguna para la desestimación de la demanda, como parece sostenerse erróneamente en el recurso

En segundo lugar, desenfoca el recurrente el objeto de debate, pues gran parte de sus argumentos defensivos nada tiene que ver con la infracción de la marca de posición objeto de tutela en este litigio, como ocurre con su dictamen pericial -según lo antes dicho- o lo relativo a los canales de venta, diseño de calzado o a su embalaje , que podrían tener sentido desde el punto de vista de la protección concurrencial, que no es objeto de la sentencia

3. Por apurar la respuesta judicial, solo el alegato de que la marca de posición registrada es de forma pentagonal bordada con pespunte y acabada en pico, a diferencia de la del calzado vendido por el demandado, que es además de distinta dimensión viene a cuestionar la conclusión judicial de infracción

Al respecto señalar que ello se refiere a la forma "modificada ", lo que significa que no se impugna, y por ende deviene consentida, la apreciación judicial de doble identidad de la variante previa

4. Limitada a esa variante "modificada", reproducimos la misma (imágenes de la derecha) y la marca de posición (imagen de la izquierda)

Es cierto que la figura registrada como marca de posición es una forma pentagonal, bordeada con pespunte y acaba en un pico (cada uno de esos lados que acaban en pico tienen 0,7 mm) y la del demandado es circular y sin pespunte. No hay, pues, identidad del signo, pero ello no significa que yerre la sentencia al apreciar riesgo de confusión cuando la identidad aplicativa es plena ( se aplica a alpargatas y sandalias ) y el signo comparte , al menos visualmente, dimensiones y colocación, al estar posicionada en el borde lateral exterior de la pala

En esas circunstancias, y con arreglo a la doctrina general reproducida en la sentencia , a la que nos remitimos para evitar inútiles reiteraciones, el consumidor medio de este tipo de productos, que no presta una especial atención al no constar datos que así lo justifiquen, y que tiene un recuerdo imperfecto del signo distintivo, corre el riesgo de considerar que ambas productos tienen el mismo origen empresarial, o cuanto menos, los asocia, entendiendo que existen vinculaciones de tipo empresarial cuando ello no es así

Lo anterior vale en todo caso, por la ausencia de claridad en los escritos de la parte demandada, a cualesquiera de las comercializadas por este en su web y reproducidas en la demanda

5. También procede confirmar la condena por la llamada "protección provisional " por el periodo comprendido entre el 7 de julio de 2020 hasta el 19 de octubre de 2020, fechas de la publicación de la solicitud y del registro de la marca, respectivamente , al amparo del art 11.2 RMUE cuando, como hemos dicho, deviene consentida la apreciación judicial de doble identidad de la variante de 2020

Por tanto estamos ante actos posteriores a la publicación de la solicitud de la marca que, tras la publicación del registro, quedarían prohibidos, y que habilitan a esa protección limitada ( solo se puede pedir la "indemnización razonable " ) y condicionada ( solo tras la publicación del registro marcario) en los términos de la STJUE de 22.6.2016 ( asunto C-280/15) de la que nos hicimos eco en la sentencia de este tribunal de 16.1.2020

Al no cuestionarse en el recurso el módulo para el cálculo de esa indemnización razonable ( la regalía hipotética) no cabe que nos pronunciemos sobre ello

6.Solo aclarar -como en el caso de la infracción- que la procedencia de esta indemnización razonable no debe confundirse, como hace el recurso, con la denuncia extrajudicial ante las empresas que gestionan redes sociales, a las que ahora haremos referencia

CUARTO- La improcedencia de la reconvención

1. Ya hemos anticipado que Dante, además de oponerse, formula reconvención al ejercitar una acción de daños y perjuicios contra POPA por la injustificada, a su juicio, denuncia que produce el cierre del perfil en Instagram desde el 3 de junio de 2020 y con ello de las ventas

Ello se desestima en la sentencia porque "La estimación de la acción de infracción conlleva la íntegra desestimación de la demanda reconvencional ya que se fundamentaba en el supuesto comportamiento antijurídico de denuncia del perfil de Instagram por la exhibición, para su comercialización, por el demandado, de productos infractores"(apartado 19) , sin que sea cierto que sea por falta de prueba de los daños, pues lo referido en el folio 11 de la sentencia es la posición del reconvenido

2.En el recurso insiste en que POPA utilizó la mera solicitud de marca de posición para denunciar su perfil en redes sociales cuando esa solicitud no le confería ningún derecho a ello, sin que fuera susceptible de generar ningún riesgo de confusión a los consumidores, pidiendo los daños y perjuicios derivados del cierre de su perfil

Valoración del tribunal

3.Sin entrar a valorar la admisibilidad procesal de la reconvención, al no ser cuestionada, el recurso relativo a la misma está abocado al fracaso por lo siguiente:

i) no consta acreditado el bloqueo o cierre de la cuenta o perfil de Instagram de la empresa del demandado (Calzamou), pues lo único que consta es la eliminación de 4 fotografías de Instagram de calzado comercializado por el demandado

ii) la retirada se adopta por el responsable de esa red social, de modo que si no estaba de acuerdo con ello por considerar injustificada esa medida al estimar que sí respetaba las condiciones de uso de esa red social, a quién debería reclamar es a quien adopta esa medida

iii) en todo caso, el que ello viniera motivado por una denuncia previa de POPA al gestor de esa red social no convierte en responsable al primero

Aunque en ese momento (8 junio de 2020) no tenía aun concedido un derecho de exclusiva sobre la marca de posición, no se puede tildar esa denuncia como negligente, pues sí lo era de una marca figurativa POPA y no se cuestiona que la marca de posición (entonces extrarregistral) vinculaba los productos a esa marca POPA , además de tener una posición concurrencial que estaba siendo menoscabada por el demandado

A estos efectos , no discutido que POPA se servía desde años antes de la marca de posición como signo distintivo no registrado , la comercialización en 2020 por el demandado del mismo tipo de calzado con ese signo era generadora de confusión ex art 6LCD, que reputa desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos, y sabido es que este art. 6 LCD recae sobre los "medios de identificación empresarial", es decir, los signos distintivos , ya registrados o no , y cualquier otro elemento que sirva para indicar el origen empresarial ( SSTS 9 de junio de 2003 o 9 de diciembre de 2010) , como aquí era esa marca ( entonces no registrada ) de posición. Resulta manifiestamente injustificado pretender ser indemnizado por una actuación concurrencial indebida

Y ello al margen de que la denegación provisional de la marca en mayo de 2020 se refería exclusivamente a los servicios solicitados de la clase 35, en ningún caso a los de la 25, por lo que era evidente que iba a ser concedida

iv) no consta la relación causal de los daños reclamaos con la supresión de esas cuatro fotografías

4.Se desestima la pretensión indemnizatoria ejercitada en vía reconvencional

QUINTO. - Costas causadas en esta alzada.

1.Procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido desestimado el recurso de apelación ( art 398.2LEC).

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.