Sentencia Civil 1332/2022 del Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 109/2022 de 02 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Pretensiones deducidas en la demanda.

GRUPO EIG invoca la titularidad de las siguientes marcas:

i) marca de la Unión Europea (MUE) número 13432463, CAMBIO 16, mixta, solicitada el día 5 de noviembre de 2014, para designar productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41, con la siguiente representación gráfica:

ii) MUE número 13432554, mixta, ENERGÍA 16 LLEGA A LOS QUE MUEVEN EL MUNDO, solicitada el día 5 de noviembre de 2014, para designar productos y servicios de las clases 16, 35, 38 y 41, con la siguiente representación gráfica:

iii) marca española número 2757061 (4), mixta, CAMBIO 16, solicitada el día 22 de febrero de 2007, para designar productos de la clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés y, servicios de la clase 38: telecomunicaciones, con la siguiente representación gráfica:

iv) marca española número 2845512, denominativa, CINE 16 ARTE, solicitada el día 29 de septiembre de 2008, para designar productos de la clase 16 y servicios de la clase 38, caducada por resolución de 20 de junio de 2019.

v) marca española número 3578507, denominativa, DEFENSA Y SEGURIDAD 16, solicitada el día 21 de septiembre de 2015, para designar productos de la clase 16.

vi) marca española número 3640536, denominativa, CAMBIO 16 DIGITAL, solicitada el día 25 de noviembre de 2016, para designar servicios de la clase 38.

vii) marca española número 3665771, denominativa, EVENTOS 16, solicitada el día 12 de mayo de 2017, para designar servicios de las clases 35, 36 y 41.

viii) marca española número 3665773, mixta, SALÓN 16, para designar servicios de las clases 35, 36 y 41, con la siguiente representación gráfica:

GRUPO EIG deduce acumuladamente las siguientes pretensiones:

1) acción de nulidad de la marca española número 3086556, denominativa, DIARIO 16, actualmente de titularidad de GLOBALES, solicitada el día 5 de agosto de 2013 y concedida el día 18 de noviembre de 2013, para los productos de la clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta, fundada en una causa de nulidad absoluta consistente en haber solicitado el registro de mala fe ( artículo 51.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, LM) y, en una causa de nulidad relativa al ser incompatible con las marcas prioritarias de la actora según el artículo 52.1 en relación con el artículo 6, apartados 1.b y 2.a), todos ellos LM.

2) acción de infracción de las marcas de la actora por riesgo de confusión y asociación, al amparo del artículo 9.2.b del Reglamento (UE) núm. 2017/1001, del Parlamento Europeo y Consejo de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea, (RMUE) y del artículo 34, apartado 2.b) LM), en relación con lo previsto en los artículos 41 y siguientes LM, porque Don Benedicto, en su calidad de Presidente-Autor del Consejo Editor y, GLOBALES, en su calidad de empresa editora, editan el diario en versión papel y en formato digital (www.diario16.com) que se identifica con la cabecera

también la revista digital "DIARIO 16 MEDITERRÁNEO" (www.mediterraneo.diario 16.com) y la revista "FEMINISMO 16" que puede adquirirse en http://diario 16.com/producto/feminismo-no-1.

3) acción de competencia desleal fundada en los artículos 4 (cláusula general) y 11 (actos de imitación) de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD) al considerar que los demandados con su conducta pretenden obstaculizar la actividad de la actora en el mercado español como un referente en la oferta de revistas de opinión y, al aprovecharse de la reputación o el esfuerzo ajeno al imitar el diseño y maquetación de las páginas web y revistas.

La actora interesó:

i) la declaración de nulidad de la marca española número 3086556.

ii) la declaración de que la utilización del signo distintivo "16" en las diversas modalidades referidas en los hechos de la demanda, para identificar publicaciones periódicas u otros productos similares constituye una infracción de las marcas de titularidad de la actora.

iii) la declaración de que los hechos descritos en la demanda son contrarios a la cláusula general prevista en el artículo 4 LCD y a los actos de imitación previstos en el artículo 11.2 LCD.

iv) la condena a cesar en la utilización del signo "16" en las diversas modalidades referidas en la demanda, para la identificación en España de las publicaciones periódicas u otros productos similares.

v) la prohibición a la reiteración futura de las conductas ilícitas anteriores.

vi) la cancelación de los nombres de dominio www.diario16.com y www.mediterrraneo.diario16.com.

vii) la condena de los demandados a indemnizar solidariamente por los daños y perjuicios ocasionados a la actora (daño emergente, lucro cesante y daño al prestigio) en la cuantía que se determine y, en cualquier caso, a percibir el 1 por 100 de la cifra de negocio realizada por los infractores con los productos y servicios infractores.

viii) la condena a la indemnización coercitiva por importe de 600,00.- € diarios por día transcurrido desde que se condene a la cesación y hasta que se produzca la cesación efectiva de la infracción.

ix) la condena a la publicación de la Sentencia estimatoria en los diarios EL PAÍS y EL MUNDO en su versión on line y en su edición en papel.

x) la condena al pago de las costas.

SEGUNDO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación.

La Sentencia de instancia desestimó la demanda, en síntesis, por las razones siguientes:

Rechazó la acción de competencia desleal al acoger la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda porque la conducta imputable a los demandados es, en realidad, un incumplimiento contractual del pacto de no competencia contenido en el llamado Acuerdo de Inversión y Pacto de Socios suscrito el día 8 de agosto de 2013 (documento número 12 de la demanda).

Desestimó la acción de infracción marcaria fundada en el riesgo de confusión ante la coexistencia pacífica existente entre los signos "CAMBIO 16" y "DIARIO 16" a lo largo del tiempo.

Por último, no acogió la acción declarativa de nulidad absoluta por solicitar, mediando mala fe, la marca española número 3086556 "DIARIO 16" ante la inexistencia de riesgo de confusión con las marcas de la actora y porque, realmente, se estaba ejercitando una acción reivindicatoria, incompatible con la acción de nulidad.

Frente a la Sentencia de instancia se ha alzado únicamente la parte actora formulando las siguientes alegaciones:

1) Infracción procesal al haber acogido en la Sentencia la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda.

2) Errónea valoración de la prueba en las acciones de competencia desleal e incorrecta aplicación de la cláusula general de los artículos 4 y 11.2 LCD.

3) Incorrecta aplicación del riesgo de confusión y, en especial, la indebida aplicación de la coexistencia pacífica de signos como criterio enervador del riesgo de confusión.

4) Concurrencia de la causa de nulidad absoluta por solicitud de mala fe de la marca española número 3086556.

Alteraremos el orden de las alegaciones del recurso y, habida cuenta de que la apelante impugna la desestimación de todas las pretensiones deducidas en la demanda, examinaremos, en primer lugar, la acción de nulidad absoluta de la marca española número 3086556; seguidamente, la acción de infracción de las marcas de la actora y; por último, la acción de competencia desleal.

TERCERO.- La acción de nulidad absoluta de la marca española número 3086556.

La marca española número 3086556, denominativa, DIARIO 16, fue solicitada por EDITORIAL CAMBIO, S.L., el día 5 de agosto de 2013 y concedida el día 18 de noviembre de 2013. Fue publicada el día 23 de junio de 2017 la transferencia de la marca en favor de GLOBALIZACIÓN DE VALORES CFC & GCI, S.L. y, el día 5 de junio de 2018 fue publicada la transferencia de la marca en favor de la codemandada GLOBALES, su actual titular.

La referida marca designa los productos de la clase 16: papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería; adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.

El artículo 51.1.b) LM prevé como causa de nulidad absoluta: cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

Las razones esgrimidas en la Sentencia de instancia para rechazar la acción de nulidad absoluta son, de un lado, que no es confundible con la marca "CAMBIO 16" y; de otro lado, porque, materialmente, se estaba ejercitando una acción reivindicatoria que es incompatible con la acción de nulidad absoluta formalmente deducida en la demanda.

Aunque después será objeto de desarrollo, ya adelantamos que sí genera riesgo de confusión desde el punto de vista estrictamente marcario la utilización del signo "DIARIO 16" de la marca española número 3086556 con el signo "CAMBIO 16" de la marca española número 2757061, de titularidad de la actora y vigente al tiempo de la solicitud de la anterior, para designar idénticos productos.

Yerra la Sentencia de instancia cuando afirma que, en realidad, la parte actora está ejercitando una acción reivindicatoria, prevista en el artículo 2.2 LM porque, precisamente, uno de sus requisitos que menciona la STS de 14 de abril de 2015, reproducida en la Sentencia recurrida, es que la parte actora acredite haber usado el signo con anterioridad. En nuestro caso, la actora GRUPO EIG nunca ha alegado el uso anterior por su parte del signo DIARIO 16 ni tampoco ha solicitado que se transfiriera a ella la titularidad de esa marca de los demandados.

Así las cosas, si las razones expuestas en la Sentencia de instancia para desestimar la acción de nulidad absoluta no pueden prosperar, hemos de volver a plantearnos si existen otras razones que puedan fundamentar esa acción según los hechos descritos en la demanda.

Los criterios interpretativos adoptados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la mala fe como fundamento de la petición de nulidad de una MUE, plenamente extensible a una marca nacional al tratarse la "mala fe" de un concepto autónomo del Derecho de la Unión Europea, están extractados en la STG de 7 de julio de 2016 (asunto T-82/14):

" 26 El régimen del registro de una marca de la Unión se basa en el principio de "el primero que registra", establecido en el artículo 8, apartado 2, del Reglamento n.º 207/2009 . Con arreglo a este principio, sólo puede registrarse un signo como marca de la Unión cuando no se oponga a ello una marca anterior [véase la sentencia de 11 de julio de 2013, SA.PAR./OAMI - Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 17 y jurisprudencia citada].

27 No obstante, la aplicación de dicho principio se ve matizada, en particular, por el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , en virtud del cual se declarará la nulidad de la marca de la Unión, mediante solicitud presentada ante la EUIPO o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca, cuando el solicitante hubiera actuado de mala fe al presentar la solicitud de la marca (véase la sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18 y jurisprudencia citada).

28 El concepto de "mala fe" que figura en el artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 se refiere a una motivación subjetiva del solicitante de la marca, a saber, una intención deshonesta u otro motivo perjudicial. Implica una conducta que se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios [véanse, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, Peeters Landbouwmachines/OAMI - Fors MW (BIGAB), T-33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 35 a 38, y las conclusiones de la Abogado General Sharpston presentadas en el asunto Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:148 , punto 60].

29 Para apreciar si un solicitante actuó de mala fe, procede examinar, en particular, si pretende utilizar la marca solicitada. En este contexto, es preciso recordar que la función esencial de una marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio de que se trata, que le permita distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia ( sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartado 45).

30 La intención de impedir la comercialización de un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante. Tal es el caso, en particular, cuando, posteriormente, resulta que el solicitante registró como marca de la Unión un signo sin la intención de utilizarlo, únicamente con el objeto de impedir la entrada de un tercero en el mercado [ sentencias de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 43 y 44; y de 8 de mayo de 2014, Simca Europe/OAMI - PSA Peugeot Citroën (Simca), T-327/12 , EU:T:2014:240 , apartado 37].

31 La intención del solicitante en el momento pertinente es un elemento subjetivo que debe apreciarse tomando en consideración todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca de la Unión. Esta motivación se demostrará normalmente tomando como referencia criterios objetivos, entre los cuales figura, en particular, la lógica comercial en la que se inscribía la presentación de la solicitud de registro de la marca controvertida (véase, en este sentido, la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07 , EU:C:2009:361 , apartados 37, 42 y 53).

32 En el marco del análisis global llevado a cabo conforme al artículo 52, apartado 1, letra b), del Reglamento n.º 207/2009 , cabe tener asimismo en cuenta el origen del signo en litigio y su uso desde que fue creado, la lógica comercial en la que se inscribe la presentación de la solicitud del registro de dicho signo como marca de la Unión y la cronología de los hechos que han llevado a dicha presentación (véase, en este sentido, la sentencia de 14 de febrero de 2012, BIGAB, T- 33/11 , EU:T:2012:77 , apartados 21 a 23).

33 Incumbe al que solicita la nulidad basándose en este motivo de nulidad absoluta demostrar las circunstancias que permitan concluir que el titular de una marca de la Unión actuó de mala fe al presentar la solicitud de registro de esta última (sentencia de 11 de julio de 2013, GRUPPO SALINI, T-321/10 , EU:T:2013:372 , apartado 18)."

Hemo de tener en consideración las siguientes circunstancias respecto de la marca española número 3086556, actualmente de titularidad de GLOBALES:

En primer lugar, la marca española litigiosa fue solicitada el día 5 de agosto de 2013, esto es, tres días antes de la firma del llamado "Acuerdo de Inversión y Pacto de Socios" (documento número 12 de la demanda) por la mercantil EDITORIAL CAMBIO, S.L.

En segundo lugar, en el referido "Acuerdo" fechado el día 8 de agosto de 2013, interviene Don Benedicto, calificado expresamente como "Persona Clave" del mismo, en calidad de " dueño de otras empresas, tales como PLAN ESTRATÉGICO, S.L., ELITE TEAM CONSTRUMAX, S.L. y EDITORIAL CAMBIO 16, grupo este último dedicado a la edición y publicación de revistas emblemáticas, tales como "Cambio 16", "Cuadernos para el diálogo", "Cambio Financiero" y "CineArte16"..."

En tercer lugar, la estipulación 9.i del referido "Acuerdo" señala que una de las obligaciones de Don Benedicto, en su condición de "Persona Clave" era la de " asegurar que se transfiere todo el conocimiento adquirido, personal relevante y cualquier aspecto relacionado con la Compañía y con todas las sociedades de su grupo y en las que la Persona Clave tenga mayoría o control en el sentido señalado por el artículo 42 del Código de Comercio , incluyendo, entre otras, Plan Estratégico, S.L., Elite Team construmax, S.L. y Editorial Cambio16, obligación que englobará gestión, cuentas de clientes, técnicas de prensa, marcas y cualquier otro know-how o conocimiento que pueda ser relevante para la Compañía."

En cuarto lugar, la estipulación 11 del "Acuerdo" imponía a los socios un pacto de no competencia.

En conclusión, medió mala fe en el momento de la solicitud de la marca española número 3086556 porque se produjo tres días antes de suscribir el compromiso de transmitir todas las marcas de las sociedades en las que tenía el control el demandado Don Benedicto a la mercantil actora, entre ellas, "CAMBIO 16", reservándose para sí, cuando existía una prohibición de competencia, la marca "DIARIO 16" para designar los mismos productos de la clase 16 que la marca española mixta número 2757061, "CAMBIO 16" que sí fue objeto de transmisión. La solicitud de esa marca quebrantaba el deber de transmitir todos los activos y la prohibición de competencia que se suscribió apenas tres días después del momento de la solicitud.

Está legitimada pasivamente la codemandada GLOBALES porque es la actual titular de la marca litigiosa.

También está legitimado pasivamente Don Benedicto porque en el "Acuerdo" se arrogó la condición de "dueño" de "Editorial Cambio 16" y, a la vista del documento número 50 de la parte actora, aportado en el acto de la audiencia previa, no existe ninguna mercantil denominada "Editorial Cambio 16" ni "Editorial Cambio 16, S.L."

La mercantil realmente solicitante de esa marca fue EDITORIAL CAMBIO, S.L. y, aunque Don Benedicto no detenta ningún cargo de administración en la misma, consideramos que le es imputable la solicitud de la marca litigiosa por las razones siguientes:

En primer lugar, cuando en el Acuerdo se arrogó la condición de "dueño" de "Editorial Cambio 16", realmente, se estaba atribuyendo la condición de socio mayoritario y administrador de hecho de la mercantil EDITORIAL CAMBIO, S.L., habida cuenta de la cuasi plena identidad denominativa con "Editorial Cambio 16" que no existe como sociedad mercantil registrada.

En segundo lugar, aunque la Administradora única de EDITORIAL CAMBIO, S.L. es Doña Julieta (documento número 53 de la demanda), existe una relación estrecha con GLOBALES porque tienen el mismo domicilio social en calle Jacaranda en la localidad de Mairena del Aljarafe (Sevilla) y también ella es Administradora de GLOBALES, donde Don Benedicto también tiene intervención en la Administración al ser representante designado por la mercantil administradora, PLAN ESTRATÉGICO, S.L.

En tercer lugar, como ya hemos señalado, la marca litigiosa fue transmitida después a la mercantil GLOBALIZACIÓN DE VALORES CFC & GCI, S.L., de la que era Administrador único Don Benedicto y, después fue transmitida a GLOBALES, en las que también intervenía Don Benedicto en su Administración a través de PLAN ESTRATÉGICO, S.L. y, de esta última también era Administrador único Don Benedicto. Significa que era Don Benedicto quien tenía el control de la solicitud y de las sucesivas transmisiones de la marca española número 3086556.

En cuarto lugar, no es verosímil la declaración del testigo Don Hernan, el cual afirmó que fue debido a su exclusiva iniciativa la gestión de la solicitud de la marca española "DIARIO 16" como un hallazgo casual al comprobar que estaba libre, atribuyéndole que llevaba un triángulo azul cuando, en realidad, la marca litigiosa es denominativa pura sin ningún elemento gráfico adicional. Reconoció en el acto del juicio que su superior era Don Indalecio y era éste el que despachaba directamente con Don Benedicto, lo que revela la intervención directa de éste en la solicitud de la marca.

Según el artículo 54.1 LM, vigente al tiempo de la presentación de la demanda, el efecto de la declaración de nulidad de la marca española número 3086556 es que el registro de la marca no fue nunca válido.

Una vez declarada la nulidad absoluta de la marca española número 3086556, resulta ya innecesario entrar a examinar la acción de nulidad relativa de la misma marca por riesgo de confusión con las marcas prioritarias de la actora, deducida también en la demanda.

CUARTO.- La acción de infracción de las marcas de la actora fundada en el riesgo de confusión.

Es un hecho admitido por las partes que a partir del mes de diciembre de 2015, bajo la dirección de Don Benedicto y con la colaboración de antiguos trabajadores y periodistas que estuvieron desarrollando la revista "CAMBIO 16" de la mercantil actora, se dio inicio a un nuevo medio de comunicación escrito identificado con el signo

junto con otros posteriores, como "Feminismo 16" y "Diario 16 Mediterráneo".

Una vez declarada la nulidad de la marca española número 3086556 queda desprovista GLOBALES de la referida marca para seguir utilizando el signo "DIARIO 16".

Es cierto que GLOBALES es titular de la MUE número 17966218, figurativa, DIARIO 16, EL DIARIO DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN solicitada el día 9 de octubre de 2018, para designar productos de la clase 16: productos de papelería y material educativo y; servicios de la clase 38: telecomunicaciones, con la siguiente representación gráfica

Sin embargo, la referida MUE no ampararía la conducta infractora ya que la llamada tesis de la "inmunidad registral" está actualmente superada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 21 de febrero de 2013 (C-561/11) y Auto de 10 de marzo de 2015 (C-491/14) y por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ( SSTS de 14 y 28 de octubre de 2014) que concluyen que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.

Con carácter previo al examen del riesgo de confusión como fundamento de la acción de infracción, hemos de exponer dos cuestiones que han sido objeto de constantes referencias en este litigio.

En primer lugar, el elemento denominativo "16", aplicado a un medio de comunicación en el ámbito español no es una referencia genérica o caprichosa a un simple número sino que tiene un significado conceptual que lo relaciona inmediatamente con el grupo editorial que surgió en la parte final del franquismo, en la transición y en el inicio del período democrático caracterizado por su crítica a los poderes de aquella época, dando lugar a una revista semanal denominada "CAMBIO 16" a partir del año 1971 y a un periódico diario "DIARIO 16" a partir del año 1976. En abundante prueba documental obrante en los autos consta la referencia laudatoria a aquellos medios de comunicación por parte de Don Benedicto, considerando al nuevo "DIARIO 16" legatario de aquel espíritu crítico.

En segundo lugar, la llamada coexistencia pacífica de las marcas como elemento enervador del riesgo de confusión se produjo históricamente hasta el año 1995, fecha del fallecimiento de Don Martin, fundador del grupo editorial de los medios "CAMBIO 16" y "DIARIO 16" como explicó detalladamente el testigo Don Maximo. Aunque el contenido y lectores destinatarios de ambos medios podían considerarse distintos, el hecho de pertenecer al mismo grupo editorial impedía la existencia de un conflicto entre ambas marcas españolas denominativas número 0645439, "CAMBIO 16", solicitada en el año 1971 y número 0809480, "DIARIO 16", solicitada en el año 1976. Ambas marcas revelaban directamente el mismo origen empresarial al utilizar el distintivo denominativo "16" como elemento dominante de manera que sus lectores podían conocer su pertenencia al mismo grupo editor. Después del fallecimiento de Martin y aunque las marcas pasaron a pertenecer a titulares distintos, no se produjo ningún conflicto entre ambas marcas porque las dos cabeceras dejaron de tener el protagonismo anterior como medios de comunicación generalistas contribuyendo también a su decadencia sus problemas económicos como reflejan los historiales de ambas marcas.

Sin embargo, no se produce la coexistencia pacífica de las marcas a partir del inicio de la actividad de "DIARIO 16" en el mes de diciembre de 2015 como ponen de manifiesto las continuas oposiciones a las marcas solicitadas por mercantiles relacionadas con GLOBALES: i) marca española número 3599457, mixta, "DIARIO 16, EL DIARIO DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN" (documento número 17 de la demanda); ii) marca española número 3696036, denominativa, "FEMINISMO 16" (documento número 25 de la demanda); iii) marca española número 3696783, denominativa, "FORO 16" (documento número 26 de la demanda); iv) conflictos con otras marcas con el distintivo "16" (documentos números 27 a 29 de la demanda).

Expuestas las notas preliminares anteriores, pasamos ya al examen del riesgo de confusión de los signos utilizados por la demandada: "FEMINISMO 16" y

El Tribunal de Justicia, para poder determinar la concurrencia del riesgo de confusión, entre otras, en la STJ de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, exige examinar los siguientes elementos: 1) el público pertinente; 2) la comparación de los signos en los planos fonético, gráfico y conceptual a los efectos de determinar su identidad o similitud; 3) la comparación de los productos o servicios designados por las marcas de la actora y los servicios designados con los signos infractores a los efectos de determinar su identidad o similitud; 4) el carácter distintivo intrínseco o extrínseco de las marcas de la actora; 5) la posible aplicación del elemento de la interdependencia.

En primer lugar, hemos de determinar el concepto de público pertinente susceptible de padecer el riesgo de confusión. A la vista de las alegaciones de las partes, el público pertinente vendría determinado por los destinatarios de los medios de comunicación españoles y, en particular, por los lectores de los medios de comunicación escritos de carácter generalista. Este público pertinente tiene interés en conocer la empresa que edita el medio de comunicación porque le puede orientar acerca de su línea editorial.

En segundo lugar, la comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual.

Los signos a comparar son los de las marcas UE y españolas de la actora que hemos relacionado anteriormente con el signo utilizado por la demandada

Pasando ya al examen comparativo de los signos en liza, destaca, respecto de la comparación desde el punto de vista fonético-literario la coincidencia del elemento denominativo "16", no presentando ninguna de las marcas de la actora los restantes elementos denominativos: "DIARIO" ni tampoco la leyenda "EL DIARIO DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN".

Desde el punto de vista visual o gráfico es evidente su similitud porque las MUE's números 13432463 y 13432554 presentan los elementos denominativos "CAMBIO" y "ENERGÍA" con un color distinto del que presenta el número "16", de igual forma que el signo empleado por la demandada. Además, el elemento gráfico dominante de la marca española 2757061 es el triángulo de color rojo en el que se encuentra enclavado el elemento denominativo "Cambio 16" y también aparece un triángulo en el signo empleado por la demandada. Carece de relevancia la leyenda inserta en el signo de la demandada "EL DIARIO DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN" porque ocupa un espacio muy pequeño en proporción con el denominativo "DIARIO 16", lo que resulta prácticamente imperceptible.

La coincidencia del elemento conceptual es la más destacada por las razones expuestas más arriba. La utilización del signo "16" en un medio de comunicación español es revelador de la pertenencia a un mismo grupo editor, al igual como ocurrió a partir de la década de los años 70. Además, el conjunto de marcas de la actora en las que se inserta como elemento dominante el distintivo "16" pone de manifiesto la existencia de una familia de marcas con las que se identifican los distintos medios de comunicación referidos a distintos ámbitos pero pertenecientes al mismo origen empresarial.

El uso del término "DIARIO" carece de relevancia porque es descriptivo de la actividad desarrollada por la demandada como es un medio de comunicación escrito de periodicidad diaria.

En tercer lugar, hemos de comparar los productos y servicios y, en nuestro caso, existe una plena identidad aplicativa salvo en las marcas españolas de la actora números 3665771 y 3665773 que designan servicios de las clases números 35, 36 y 41, completamente alejados de los medios de comunicación que sí designan el resto de las marcas.

En cuarto lugar, debe valorarse el elemento de la distintividad intrínseca y extrínseca de las marcas de la actora porque a mayor distintividad, mayor es el riesgo de confusión.

En nuestro caso, la distintividad intrínseca de las marcas de la actora es elevada porque la inclusión del denominativo "16" como elemento dominante no es una cualidad descriptiva de los medios de comunicación, de modo que permite diferenciar las marcas de la actora de las de sus competidores.

La distintividad extrínseca o elevado grado de conocimiento actual por el público pertinente de las marcas de la actora no es elevado porque no nos consta su nivel de audiencia entre los medios de comunicación generalistas españoles.

Por último, ha de tenerse presente que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( SSTJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 17, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 19).

Así, es posible, en nuestro caso, que puedan compensarse entre sí el distinto grado de similitud que presentan los signos y los productos o servicios como ocurre en nuestro caso donde el grado de similitud entre los productos y servicios es muy alto mientras que el grado de similitud entre los signos podemos calificarlo como medio.

A la vista del análisis realizado podemos concluir que concurre el riesgo de confusión pues el sector del público pertinente puede creer erróneamente que el periódico editado por la demandada tiene el mismo origen empresarial que los medios de comunicación de la actora o, que existe algún tipo de vinculación entre las empresas que los editan.

Igual conclusión es extensible a los medios de comunicación identificados como "FEMINISMO 16" y "DIARIO 16 MEDITERRÁNEO", editados también por la demandada según el documento número 16 de la demanda.

Igual conclusión se desprende de la denegación de las solicitudes de las marcas españolas números 3599457, mixta, "DIARIO 16, EL DIARIO DE LA SEGUNDA TRANSICIÓN" presentada por EDITORIAL CAMBIO, S.L. y número 3696036, denominativa, "FEMINISMO 16" presentada por GLOBALIZACIÓN DE VALORES CFC&GCI, S.L. (respectivamente, documentos números 17 y 24 de la demanda).

La legitimación pasiva de la acción de infracción de las marcas de la actora hemos de limitarla exclusivamente a la editora GLOBALES que es la empresa responsable de los medios de comunicación (documento número 9 de la demanda). No alcanza la legitimación pasiva al codemandado Don Benedicto porque no reúne la condición de editor o titular de la empresa responsable de "DIARIO 16".

De conformidad con la súplica de la demanda, tras su modificación en el acto de la audiencia previa, hemos de limitar la acción de infracción a la utilización por GLOBALES de los signos "FEMINISMO 16", "DIARIO 16 MEDITERRÁNEO" y , respecto de todas las marcas de la actora, a excepción de las marcas españolas números 3665771 y 3665773.

Más adelante, haremos referencia a las consecuencias de la estimación de la acción de infracción.

QUINTO.- La acción de competencia desleal.

En primer lugar, impugna la apelante el acogimiento en la Sentencia de instancia de la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda para fundamentar la desestimación de la acción de competencia desleal basada en la cláusula general prevista en el artículo 4 LCD.

Tiene razón la apelante porque resulta improcedente la estimación de esta excepción en la Sentencia cuando: i) consta que en el acto de la audiencia previa el Magistrado de instancia desestimó expresamente esta excepción, por lo que no puede volver a plantearse en la Sentencia; ii) esta excepción ha de resolverse necesariamente en el acto de la audiencia previa y, no en la Sentencia según prevé el artículo 424 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

No obstante, lo que realmente pretendió declarar la Sentencia es que la supuesta conducta obstaculizadora del desarrollo de la actividad empresarial tenía su cauce en el marco del incumplimiento de las obligaciones contractuales y, no en el marco de la LCD.

En segundo lugar, la demanda fundamentaba esta acción de competencia desleal en el hecho de que el inicio de la publicación de DIARIO 16 por parte de los demandados obstaculizaba el desarrollo de la actividad de la mercantil actora en el mercado español de los medios de comunicación.

Hemos de confirmar la desestimación de esta acción fundamentada en el artículo 4 LCD porque la estipulación 11 del "Acuerdo" imponía a los socios un pacto de no competencia y es reiterada la doctrina jurisprudencial (entre otras, la STS número 305/2017, de 17 de mayo de 2017) que mantiene que los pactos contractuales de no concurrencia no están sujetos a la normativa de la competencia desleal porque la deslealtad de las conductas tipificadas en la LCD nace de la contravención de deberes generales de conducta y no, en principio, del incumplimiento de una obligación contractual y, el marco lógico de debate sobre su adecuado cumplimiento es el de las acciones por incumplimiento contractual.

En tercer lugar, la apelante alega que también es subsumible en el artículo 4 LCD la conducta de los demandados consistente en que supuestamente trabajaban en el relanzamiento de CAMBIO 16 cuando estaban trabajando paralelamente y en secreto en su propio proyecto de DIARIO 16.

Rechazamos esta alegación por las siguientes razones: i) excede del ámbito del recurso de apelación previsto en el artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al no haber referido este hecho en la demanda iniciadora del litigio; ii) en cualquier caso, del examen conjunto de la prueba no se desprende que durante el tiempo en que Don Benedicto y otros periodistas trabajaban en GRUPO EIG estuvieran simultáneamente desarrollando el proyecto de DIARIO 16; más bien, lo que resulta acreditado es que habiendo sido despedidos o resuelta su relación contractual con GRUPO EIG decidieron después iniciar el desarrollo de DIARIO 16 a partir del mes de diciembre de 2015.

En cuarto lugar, también se atribuye a los demandados el ilícito concurrencial previsto en el artículo 11.2 LCD relativo a la imitación de prestaciones con aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno porque así se desprende de la similitud en la maquetación y diseño de las web y revistas de GLOBALES y las de GRUPO EIG lo que estaría originado por el aprovechamiento por los demandados mientras estaban desarrollando su actividad en CAMBIO 16 del esfuerzo inversor realizado por la actora en el know how desarrollado con la empresa INNOVATION (documento número 43 de la demanda).

Rechazamos la concurrencia de este tipo de ilícito concurrencial por las razones siguientes:

i) no percibimos la imitación en la maquetación y diseños de las web y revistas de los medios de comunicación de las dos empresas.

ii) la STS número 306/2017, de 17 de mayo de 2017, al referirse a este concreto tipo de ilícito concurrencial señala:

" 1.- Debe recordarse que, como ha declarado reiteradamente este tribunal, la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare. Así se desprende de la propia exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal, y así se expresa en el apartado primero del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal .

La deslealtad no viene determinada por el hecho de que se hayan imitado las creaciones materiales de un competidor, sino por las circunstancias en las que se ha realizado la imitación.

[...]

4.- Pero es que incluso aunque hubiera existido imitación, y esta hubiera afectado a elementos con singularidad competitiva, tampoco se habría incurrido en la conducta desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal .

Para que sea desleal, la imitación debe suponer un aprovechamiento del esfuerzo y tal aprovechamiento ha de ser indebido. La nota genérica de "aprovechamiento de lo ajeno" explica que en la doctrina y en la práctica se haga hincapié en que el tipo legal sanciona la conducta que parasita el esfuerzo material y económico de un tercero.

La deslealtad de la imitación no se basa en el mero aprovechamiento del esfuerzo ajeno, pues de otro modo estaríamos reconociendo un derecho de exclusiva no previsto por el ordenamiento jurídico. Toda imitación supone un cierto aprovechamiento del esfuerzo ajeno, y el principio de libre imitabilidad excluye que la imitación de la creación material ajena sea, per se, desleal. La deslealtad se justifica por el modo y la forma en que se llega a estar en condiciones de aprovechar esa prestación ajena objeto de imitación.

5.- En la sentencia 675/2014, de 3 de diciembre , afirmamos que, dado que toda imitación implica beneficiarse del esfuerzo del imitado, se ha impuesto una interpretación de la norma del art. 11.2 LCD que no deje sin contenido efectivo la regla de libre imitación de las prestaciones ajenas no amparadas por un derecho de exclusiva que se contiene en el art. 11.1 LCD y que, además, respete la función de la Ley de Competencia Desleal como instrumento de protección del mercado y de quienes en él concurren.

En este caso de conducta desleal, se produce una matización del principio de la competencia por los propios méritos y prestaciones que inspira la normativa de la competencia desleal. Ese principio ha de compatibilizarse con el principio de libertad de imitación del art. 11.1 LCD .

También afirmamos en esa sentencia que el art. 11.2 LCD , al considerar desleal la imitación de prestaciones con aprovechamiento de esfuerzo ajeno, trata de dar protección indirecta al competidor que con su esfuerzo se ha afirmado en el mercado o pretende afirmarse en él. Se protege a quien ha invertido tiempo y dinero en una creación, material o intelectual, frente a quien se apodera de su esencia sin tales costes y sin permitir que el pionero se afiance en el mercado.

6.- La jurisprudencia de esta sala (sentencias 888/2010, de 30 de diciembre , 792/2011, de 16 de noviembre , y la citada 675/2014, de 3 de diciembre ) ha exigido, para que se produzca el aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno por la imitación de sus prestaciones, que concurra un ahorro o reducción significativa de costes de producción o comercialización más allá de lo que se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado, y que no resulte justificada.

7.- De lo expuesto resulta que incluso aunque se hubiera producido una imitación, que no se ha producido, e incluso si la prestación imitada hubiera tenido singularidad competitiva, que no la tenía, no puede considerarse que concurra un aprovechamiento indebido en la conducta de quien, aprovechando sus conocimientos y su experiencia de varios años, propone a los potenciales interesados un método de adelgazamiento similar a uno preexistente (aunque la propia recurrente menciona la existencia de diferencias), que lleva ya varios años en el mercado y ha podido por tanto asentarse."

En nuestro caso, ni se prueba la imitación de las prestaciones, ni tampoco la singularidad competitiva del específico know how desarrollado por la empresa INNOVATION porque no consta que se haya implantado en el mercado de medios de comunicación, ni tampoco que se hayan aprovechado del mismo al desarrollar DIARIO 16 porque, precisamente, en el "Acuerdo" se reconoce a Don Benedicto su condición de "Persona Clave" debido a su dilatada experiencia en la dirección de medios de comunicación.

En conclusión, hemos de confirmar la desestimación de la acción de competencia desleal deducida en la demanda.

SEXTO.- Los pronunciamientos de condena anudados a la estimación de la acción de infracción marcaria.

Queda pendiente decidir los pronunciamientos de condena solicitados en la demanda vinculados a la estimación de la acción de infracción marcaria cuya regulación se contiene en los artículos 41 y siguientes LM en el caso de infracción de una marca española y, también de las MUE's por la remisión que el artículo 129.2 RMUE realiza al Derecho nacional vigente en materias no reguladas en el RMUE.

En primer lugar, procede la condena a la cesación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 41.1.a) LM y 130 RMUE, de la conducta infractora de modo que no podrá GLOBALES seguir utilizando los signos "FEMINISMO 16", "DIARIO 16 MEDITERRÁNEO" y , al constituir el elemento dominante de los signos anteriores el distintivo "16".

En segundo lugar, resulta innecesaria la condena a la prohibición de reiteración futura de las conductas infractoras porque ya está incluida en la condena a la cesación que impone una condena de no hacer respecto del futuro. En el caso de que con esta acción se estuviera refiriendo a la acción de prohibición sería improcedente su estimación porque de todas las actuaciones se desprende que la demandada GLOBALES sigue editando los medios de comunicación con los signos infractores en la actualidad de modo que no está realizando actos de preparación para una infracción inminente.

En tercer lugar, procede la condena a la cancelación de los nombres de dominio www.diario16.com y www.mediterraneo.diario16.com en virtud de lo previsto en el artículo 34.3.e) LM, en la redacción vigente al tiempo de presentar la demanda, que prohíbe usar el signo en redes de comunicación telemáticas y como nombre de dominio, porque los signos infractores designan a las páginas web a través de las cuales se edita la versión digital de los medios de comunicación.

En cuarto lugar, procede la condena a la indemnización coercitiva prevista en el artículo 44 LM que no podrá ser inferior a 600,00.- € por día en caso de incumplimiento de la orden de cesación de las conductas infractoras hasta su cese.

En quinto lugar, procede la condena de GLOBALES a la publicación, a su costa, del Fallo de la Sentencia en los diarios EL PAÍS y EL MUNDO en su versión digital y en su edición en papel, de conformidad con lo previsto en el artículo 41.1.f) LM.

Este pronunciamiento condenatorio está justificado porque con ello se pretende restaurar la posición de la mercantil actora dentro del mercado de los medios de comunicación españoles dando a conocer al público en general la declaración de la conducta infractora por parte de GLOBALES que, por su larga duración en el tiempo, ha podido tener un amplio eco en los lectores de medio de comunicación escritos españoles.

Además, la medida es proporcionada porque con la difusión del Fallo en estos dos periódicos generalistas españoles de mayor tirada y audiencia se consigue dar la mayor publicidad a la declaración de la conducta infractora y sus consecuencias.

SÉPTIMO.- La acción indemnizatoria de daños y perjuicios derivada de la estimación de la pretensión de infracción marcaria.

Examinaremos separadamente el pronunciamiento de condena a la indemnización de daños y perjuicios habida cuenta de la extensión de las alegaciones formuladas por ambas partes sobre este particular.

En principio, la parte demandada no ha opuesto en su contestación la ausencia del presupuesto de la acción indemnizatoria previsto en el artículo 42 LM según la redacción vigente al tiempo de presentación de la demanda, por lo que hemos de considerar que concurre, máxima cuando consta que es la demandada la que pone el signo infractor en los medios de comunicación que edita y, al ser el primer comercializador de los mismos.

Las partidas y las cuantías indemnizatorias vienen reflejadas en el informe pericial aportado como documento número 42 de la demanda, en el que distingue: 1) daño emergente, por importe de 31.311,88.- €; 2) lucro cesante, por importe de 44.780,54.- €; 3) daño al prestigio o reputación, por importe de 186.896,00.- €. La suma total de las cuantías anteriores se eleva a 262.988,41.- €.

Examinaremos cada uno de los conceptos y su justificación para decidir si procede estimar la indemnización solicitada.

1) Bajo el concepto o partida denominada "Daño Emergente" incluye los gastos en los que ha incurrido la actora por i) la presentación de oposiciones contra las solicitudes de marcas presentadas por Don Benedicto a través de sus entidades; ii) el acta notarial levantada para certificar determinadas páginas web; iii) los honorarios profesionales abonados a cuatro abogados.

Este concepto estaría incluido dentro de las llamadas "pérdidas sufridas" a las que se refiere el artículo 43.1 LM. La STJUE de 28 de abril de 2022 (asunto C-559/20) interpreta si procede incluir estos gastos en los "demás gastos", distintos de las costas procesales referidos en el artículo 14 de la Directiva 2004/48 (Directiva de daños) y concluye que deben incluirse los gastos en que haya incurrido un titular de derechos de propiedad intelectual por su representación por un abogado para garantizar el respeto de esos derechos por vía extrajudicial, tales como los gastos derivados de un requerimiento y, en su apartado 41 precisa que "los demás gastos" comprende "aquellos gastos que estén directa y estrechamente vinculados al procedimiento judicial de que se trate."

Si partimos de estos parámetros, no pueden incluirse las facturas de las oposiciones a determinadas marcas aportadas como documento número 5 anexo al informe pericial porque no precisa si fueron solicitadas por los demandados, se refieren a marcas ajenas a este procedimiento y, en cualquier caso, no están directamente ni estrechamente vinculadas con el presente procedimiento judicial.

Tampoco podemos estimar el gasto relativo al coste del acta notarial (documento número 6 anexo al informe pericial) porque la factura está emitida a nombre de la actora pero quien instó el acta notarial fue una mercantil distinta, GRAND GRACE INTERNATIONAL (HK) LIMITED, mercantil que no es parte en este procedimiento.

Por último, los honorarios profesionales abonados a cuatro Abogados (Don Carlos Fernández Martínez, Don Diego Zabala Capriles, Sturla Sánchez Abogados, S.R.L. y Don William Branz Neri) cuyas facturas fueron aportadas como documento número 7 del informe pericial, tampoco pueden considerarse gastos porque no están relacionados de manera estrecha y directa con este procedimiento (parecen referirse a un procedimiento arbitral o se refieren a sociedades distintas de las demandadas) o están emitidas con anterioridad al inicio de la conducta infractora.

En conclusión, hemos de rechazar el concepto de daño emergente reclamado en la demanda.

2) Con la denominación "lucro cesante", la actora elige, en calidad de perjudicada, el criterio de las consecuencias económicas negativas, en particular, "los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación" previsto en el artículo 43.2.a) LM. Su cuantificación viene determinada por la disminución de los ingresos procedentes de la contratación de publicidad por seis anunciantes (AUDI, BANCO POPULAR, BANKIA, COMUNIDAD DE MADRID, FENOSA y TELEFÓNICA) a partir de la irrupción de DIARIO 16 en el año 2016, habiendo pasado los referidos anunciantes a publicitarse también en DIARIO 16 por la confusión padecida y lo calcula comparando la media de gasto publicitario de cada anunciante en el período 2011-2015 y en el período posterior 2016-junio 2018, de modo que la diferencia entre ambos períodos suma respecto de estos seis anunciantes la suma de 44.780,54.- €.

No podemos acoger el concepto de lucro cesante ante la falta de prueba de la relación de causalidad entre, de un lado, la reducción del volumen del gasto en contratación de publicidad por seis anunciantes en CAMBIO 16 a partir del año 2016 y, de otro lado, el inicio de la actividad por parte de DIARIO 16 a partir del año 2016. No existe prueba del desplazamiento del gasto de publicidad en CAMBIO 16 hacia DIARIO 16.

El propio informe pericial lo reconoce cuando en su página número 49 señala que esta reducción en el gasto de publicidad "podría considerarse consecuencia de múltiples factores de índole interno o externo" como el desplazamiento de la inversión en publicidad a otros medios distintos que no sea DIARIO 16.

Además, consta al documento número 17 de la contestación que la actual NATURGY, anterior FENOSA, contrata la publicidad con ambos medios sin que haya confusión entre ellos porque los considera distintos e independientes, habiendo ratificado ese documento su autora, Sra. Raimunda, mediante prueba testifical en el acto del juicio.

En conclusión, tampoco podemos acoger la indemnización del concepto de lucro cesante reclamada en la demanda.

3) El daño al prestigio o reputación lo fundamenta la demanda en el hecho de que siendo CAMBIO 16 una marca notoria, la irrupción de DIARIO16, al seguir una línea editorial y estrategia empresarial distintas provoca en los lectores el fenómeno de la dilución (pérdida de la capacidad distintiva de CAMBIO 16), de modo que la recuperación de la reputación de la marca en el ámbito nacional y durante un período de tres años y medio requiere de una campaña de publicidad y estrategia de comunicación cuyo coste, a la vista de los presupuestos aportados por dos empresas distintas, CULTIVE BRANDING SOLUTIONS y GSG COMUNICACIÓN (respectivamente, documentos números 9 y 10 anexos al informe pericial), se eleva a 186.896,00.- €, cantidad reclamada en la demanda por este concepto.

Tampoco podemos acoger este concepto indemnizatorio por las razones siguientes:

En primer lugar, no se ha acreditado que CAMBIO 16 sea una marca notoria (actualmente, renombrada) por el elevado grado de conocimiento del público interesado en los medios de comunicación generalistas. No puede la actora aprovechar ahora la notoriedad adquirida por CAMBIO 16 en su momento de mayor difusión durante los años 70, 80 y 90 del pasado siglo porque la notoriedad de una marca puede variar a lo largo del tiempo.

En segundo lugar, difícilmente puede hablarse de dilución de la marca CAMBIO 16 por la introducción en el mercado de DIARIO 16 cuando a la vista de los documentos 29 a 34 de la contestación se puede comprobar que: i) la actora ha obtenido beneficios según sus cuentas anuales a partir del ejercicio 2017 cuando en los ejercicios anteriores venía sufriendo importantes pérdidas; ii) la cifra de usuarios de su página web ha experimentado un importante incremento en los últimos años.

En tercer lugar, ya se ha dicho que, incluso, en el período de tiempo en el que Martin dirigía el grupo 16, DIARIO 16 ya tenía un contenido y unos destinatarios distintos de los de CAMBIO 16, por lo que si mantiene unos contenidos distintos actualmente no producirá el efecto de la dilución.

Rechazados los conceptos indemnizatorios específicos reclamados en la demanda, solo nos resta el criterio subsidiario del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados previsto en el artículo 43.5 LM, al que se refiere la actora en la fundamentación jurídica y en la súplica de la demanda.

Al seguir el criterio mayoritario de la doctrina jurisprudencial ( SSTS de 6 de noviembre de 2009 y 9 de diciembre de 2010) hemos de considerar que se trata de una presunción iuris et de iure por tal cuantía ya que procede "en todo caso y sin necesidad de prueba", de modo que procede la condena de GLOBALES a indemnizar a la actora en el 1% de la cifra de negocios en el uso de los signos infractores desde el mes de diciembre de 2015 (fecha de inicio de la actividad de DIARIO 16) que está dentro del margen temporal de los cinco años anteriores a la presentación de la demanda según el artículo 45.2 LM, hasta su cese efectivo.

OCTAVO.- Costas causadas en la instancia y en esta alzada.

Al acoger parte de las alegaciones del recurso de apelación, se ha estimado en parte la demanda, por lo que no procede efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en la instancia ni tampoco en esta alzada según los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

NOVENO.- Destino del depósito constituido por la apelante.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado en parte según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.