Sentencia Civil 29/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 1069/2019 de 20 de enero del 2023

PRIMERO.- Previo.

La demanda que inicia este proceso tiene por objeto, entre otras, una pretensión declarativa consistente en:

i) infracción de diseños industriales españoles números 154428-A, 154428-B, 154428-E, 154428-G.

ii) infracción de modelos comunitarios números 713185-0002, 713185-0003, 1022669-0001, 504048-0005, 504048-0006 y 604186-0008.

iii) infracción de patente española número ES2420081.

iv) actos de competencia desleal en la comercialización de determinados muebles que constituyen copia de los muebles fabricados y comercializados por la actora.

En el acto de la audiencia previa, el Magistrado de instancia inadmitió la acumulación de las siguientes acciones:

i) la acción de infracción de la patente española número ES2420081 por carecer de competencia objetiva para conocer de esta pretensión.

ii) la acción de competencia desleal al apreciar, de un lado, litispendencia respecto de determinados muebles porque se estaba tramitando un procedimiento con el mismo objeto en los autos de Juicio Ordinario número 894/16 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona y; de otro lado, preclusión ( artículos 400 y 222 LEC), respecto de los otros muebles que no eran objeto del procedimiento anterior porque RESOL ya tenía conocimiento de la existencia de estos otros muebles en el momento de iniciarlo.

La Sentencia de instancia:

i) apreció de oficio la preclusión ( artículos 400 y 222 LEC) respecto de la acción de infracción del modelo español 154428-B por el producto infractor identificado como "NEO" comercializado por INDEA porque la actora ya conocía de la existencia de este producto infractor cuando inició el Juicio Ordinario 894/16 seguido en el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona, de modo que pudo ejercitar esta acción en el procedimiento anterior.

ii) desestimó la acción de infracción del diseño español números 154428-A y 154428-E pero, en cuanto este, solo respecto del producto infractor "SALVY".

iii) desestimó la acción infracción de los modelos comunitarios números 713185-0002, 713185-0003, 1022669-0001 pero solo, en cuanto este, respecto del producto infractor "QUEEN" y, número 604186-0008 pero solo respecto del producto infractor "PARC" sin brazos.

De otro lado, la Sentencia de instancia estimó las siguientes acciones:

i) infracción del diseño industrial español número 154428-E respecto de los productos infractores Lago Long y Iago

ii) infracción del diseño industrial español número 154428-G respecto de los productos infractores Lago Short y Iago.

iii) infracción de los modelos comunitarios números 504048-0005 y 504048-0006.

iv) infracción del modelo comunitario número 1022669-0001 respecto del producto infractor "Serie 110/130".

v) infracción del modelo comunitario número 604186-0008 respecto del producto infractor "PARC" con brazos.

vi) condena a la cesación, remoción, indemnización de daños y perjuicios (criterio relativo a los beneficios obtenidos por el infractor y, subsidiariamente, el 1% de la cifra de negocio) cuya cuantificación difirió para el trámite de ejecución y, a la publicación del Fallo en un diario de tirada nacional, en una revista del sector especializada y mediante la comunicación a todos los proveedores.

Las concretas alegaciones del recurso de apelación deducido por la entidad demandada se centran en:

1) preclusión de todas las acciones de infracción de diseño industrial español y, en especial, del diseño industrial español número 154428-E.

2) introducción ex novo en el escrito de conclusiones presentado por RESOL de muebles infractores a los que no se hacía referencia en la demanda.

3) inexistencia de infracción de:

3.1) diseños industriales españoles números 154428-E y 154428-G.

3.2) modelos comunitarios números 504048-0005 y 504048-0006.

3.3) modelo comunitario número 1022669-0001.

3.4) modelo comunitario número 604186-0008.

4) improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

5) improcedencia de la condena a la publicación del Fallo de la Sentencia.

SEGUNDO.- Como ya hemos indicado, la primera alegación tiene por objeto la preclusión de la acción de infracción de los diseños industriales españoles porque en el acto de la audiencia previa, después de resolver sobre las distintas excepciones procesales opuestas por la demandada, se concluyó por el Magistrado de instancia que el asunto "queda limitado a las reclamaciones de diseño comunitario registrado", de modo que habiendo adquirido firmeza este pronunciamiento no es posible que la Sentencia vuelva a entrar a examinar la acción de infracción de los diseños industriales españoles ( artículo 136 LEC).

Hemos de rechazar esta alegación porque el pronunciamiento verbal que limitaba el procedimiento a la acción de infracción del "diseño comunitario registrado" debe valorarse en el contexto del examen de las excepciones procesales durante el acto de la audiencia previa.

En primer lugar, se acordó la falta de competencia objetiva para conocer de la acción de infracción de la patente española número ES2420081.

A continuación, se examinó si procedía la acumulación de la acción de competencia desleal por comercializar INDEA determinados muebles que anteriormente correspondían a INDECASA, en situación de concurso ( autos 13/2004, seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona), sobre los que RESOL o bien había adquirido los derechos de propiedad industrial o intelectual o bien los estaba comercializando con la marca "INDECASA" que también había adquirido en el procedimiento concursal.

El Magistrado de instancia acordó que se había producido una acumulación indebida de la acción de competencia desleal al apreciar, de un lado, litispendencia respecto de determinados muebles porque se estaba tramitando un procedimiento con el mismo objeto en los autos de Juicio Ordinario número 894/16 seguidos en el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona y; de otro lado, preclusión ( artículos 400 y 222 LEC), respecto de los otros muebles que no eran objeto del procedimiento anterior porque RESOL ya tenía conocimiento de la existencia de estos otros muebles en el momento de iniciar aquel procedimiento.

Después de resolver sobre la indebida acumulación de la acción de competencia desleal es cuando concluye verbalmente que el procedimiento se limitaba a la acción de infracción de "modelos comunitarios registrados" sin que con anterioridad hubiera examinado la indebida la acumulación de la acción de infracción de diseños industriales españoles. De hecho, más tarde (minutos 28,30 a 28,40), refiere verbalmente que el procedimiento se limita a la infracción de los diseños registrados sin distinguir si eran comunitarios o españoles.

En conclusión, desestimamos la alegación relativa a la preclusión de la acción de infracción de diseños industriales españoles.

Además, INDEA alega que RESOL tuvo conocimiento antes de iniciar el procedimiento ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Barcelona (Juicio Ordinario número 894/16) de la existencia de la tumbona que infringe el diseño industrial español número 154428-E (extensible también al diseño industrial español número 154428-G porque la única diferencia es el tamaño de la tumbona) según se desprende del acta notarial autorizada el día 18 de noviembre de 2016, incorporada en aquel procedimiento como documento número 33 de la demanda, por lo que habiendo podido entablar la acción de infracción de ambos diseños industriales españoles en aquel procedimiento, le habría precluido la posibilidad de hacerlo en este procedimiento al prohibirlo el artículo 400 LEC.

Rechazamos esta alegación específica sobre la preclusión de la acción de infracción del diseño industrial español número 154428-E por ser una alegación introducida ex novo en esta alzada a la que ninguna referencia se hizo en el escrito de contestación ni tampoco fue objeto de controversia en la instancia, por lo que infringe el ámbito del recurso de apelación según el artículo 456.1 LEC.

TERCERO.- Seguidamente, la apelante alega la introducción ex novo por la contraparte en el escrito de conclusiones del mobiliario infractor de INDEA que infringiría el diseño industrial español número 154428-G que difiere del denunciado como infractor en el escrito de demanda.

El artículo 412.1 LEC dispone: " Establecido lo que sea objeto del proceso en la demanda, en la contestación y, en su caso, en la reconvención, las partes no podrán alterarlo posteriormente." Significa que el objeto del proceso no puede alterarse aprovechando un escrito de conclusiones posterior.

En nuestro proceso, la infracción de los modelos comunitarios y de los diseños industriales españoles queda reflejada en los cuadros reproducidos en las páginas 24 a 28 de la demanda. En estos cuadros se confronta, de un lado, una variante concreta del modelo comunitario o diseño industrial español de los que es titular RESOL y, de otro lado, el mueble concreto comercializado por INDEA que lo infringe. Solo podemos estar a lo que reflejan estos cuadros, por lo que no es posible alterar posteriormente en el curso del proceso ni las variantes de los modelos comunitarios/diseños industriales de RESOL supuestamente infringidas ni tampoco los concretos muebles de INDEA que los infringen, de modo que cualquier alteración posterior no será tenida en consideración.

CUARTO.- A continuación, INDEA denuncia la inexistencia de infracción de distintos modelos comunitarios y diseños industriales españoles.

Antes de entrar en el examen específico de la infracción de cada uno de ellos, procede determinar cuáles son los presupuestos de esta acción de infracción y si los mismos se han aplicado específicamente en la demanda.

El artículo 10 del Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo de 12 de diciembre de 2001 sobre los dibujos y modelos comunitarios (RDMC) determina el ámbito del ius prohibendi del titular de un modelo comunitario con los siguientes términos:

" 1. La protección conferida por el dibujo o modelo comunitario se extenderá a cualesquiera otros dibujos y modelos que no produzcan en los usuarios informados una impresión general distinta.

2. Al determinar la protección, se tendrá en cuenta el grado de libertad del autor al desarrollar su dibujo o modelo."

El artículo 47 de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI) contiene términos sustancialmente idénticos respecto de los diseños industriales españoles.

De estos preceptos se infiere que los elementos de la infracción son: i) usuario informado; ii) grado de libertad del autor en función de la naturaleza del producto; iii) comparación de la impresión general de los modelos en liza.

i) El primero de los elementos relevantes para determinar el ámbito de protección del titular de un modelo comunitario/diseño industrial español es el concepto de "usuario informado".

La STS de 16 de octubre de 2020 señala que el "usuario informado" son " los "ojos que miran" el producto, a efectos de valorar si el diseño goza de singularidad por producir una impresión general diferente a la del diseño registrado".

Sobre el usuario informado declara la Sentencia del Tribunal General de 7 de julio de 2021 (T-492/20):

" 25 Conviene recordar que, según la jurisprudencia, la calidad de "usuario" implica que la persona concernida utiliza el producto al que está incorporado el dibujo o modelo de conformidad con la finalidad a la que está destinado dicho producto. Por su parte, el adjetivo "informado" sugiere que, sin ser un diseñador ni un experto técnico, el usuario conoce los diferentes dibujos o modelos existentes en el sector de que se trate, dispone de un determinado grado de conocimientos sobre los elementos que normalmente contienen esos dibujos o modelos y, debido a su interés por los productos en cuestión, presta un grado relativamente elevado de atención al utilizarlos [véase la sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 59 y jurisprudencia citada; sentencia de 22 de junio de 2010, Shenzhen Taiden/OAMI - Bosch Security Systems (Equipo de comunicación), T-153/08 , EU:T:2010:248 , apartados 46 y 47].

26 El concepto de usuario informado debe considerarse un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico y que, por lo general, no realiza una comparación directa entre las marcas en pugna, y el de experto en el sector, con amplias competencias técnicas. De este modo, contrariamente a lo alegado por la recurrente, el concepto de usuario informado puede entenderse referido a un usuario que presenta no ya un grado medio de atención, sino un especial cuidado, ya sea debido a su experiencia personal, ya a su amplio conocimiento del sector de que se trate ( sentencia de 20 de octubre de 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C-281/10 P, EU:C:2011:679 , apartado 53).

27 Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha declarado que la propia naturaleza del concepto de usuario informado, tal como lo ha definido ese mismo Tribunal, supone que, cuando sea posible, dicho usuario llevará a cabo una comparación directa entre el dibujo o modelo anterior y el dibujo o modelo controvertido (véase, en este sentido, la sentencia de 18 de octubre de 2012, Neuman y Galdeano del Sel/Baena Grupo, C-101/11 P y C-102/11 P, EU:C:2012:641 , apartado 54 y jurisprudencia citada)."

Así pues, el "usuario informado" se caracteriza por prestar un elevado grado de atención cuando compara el modelo registrado y la apariencia externa del producto supuestamente infractor, bien por su experiencia en el sector o bien por sus especiales conocimientos.

La demanda no hace ninguna referencia específica a cuál es el usuario informado en nuestro procedimiento, elemento determinante al ser el referente subjetivo que apreciará si el mueble infractor le produce una impresión general distinta respecto de los diseños infringidos.

La STS de 16 de octubre de 2020 declara que la valoración puede ser realizada directamente por el órgano judicial siempre que los productos objeto del litigio no sean sofisticados, de consumo generalizado y no requieran especiales conocimientos técnicos: " Desde esa concepción del usuario informado, en productos como los que son objeto de litigio, cuyo examen externo no requiere especiales conocimientos técnicos, no hay inconveniente en admitir que sea el propio órgano judicial quien establezca las condiciones que debe revestir esa función (los "ojos que miran"), cuando vaya más allá del consumidor medio y la forma del producto precise ser observada con mayor atención y cuidado y que el tribunal pueda llevar a cabo el enjuiciamiento desde ese punto de vista, sin necesidad de información técnica complementaria.

Es decir, mientras no se trate de productos sofisticados de sectores muy especiales, sino de diseños de productos de consumo generalizado, dirigidos a amplios sectores de consumidores y usuarios, el juez o tribunal está en condiciones de comprobar personalmente el carácter singular del diseño, desde la perspectiva del usuario informado."

En nuestro caso, el mobiliario urbano y mobiliario de playas, piscinas, parques puede ser de uso cotidiano y generalizado pero el usuario final no puede considerarse "usuario informado" porque la decisión sobre su uso no depende de su apariencia externa sino de la necesidad de sentarse en un momento determinado sin prestar un elevado grado de atención sobre la apariencia externa de este mobiliario para decidir sobre su uso.

Por el contrario, podemos considerar "usuario informado" a los que deciden sobre la adquisición del mobiliario para su instalación en un determinado espacio público como puede ser una empresa adjudicataria de una obra pública que incluye la instalación de mobiliario de uso público o que gestiona espacios públicos como playas, piscinas o parques, la cual sí presta un elevado grado de atención a la apariencia externa del mobiliario con la finalidad de que guarde una armonía con el conjunto del espacio.

Así pues, en nuestro caso no puede el Magistrado de instancia suplir la omisión de la indicación del "usuario informado" y arrogarse esa condición.

ii) Sobre el grado de libertad del autor como elemento a considerar en el ámbito de protección de un modelo comunitario, la citada STG de 7 de julio de 2021 dispone:

" 19 Debe señalarse que el grado de libertad del autor en el desarrollo del dibujo o modelo se define sobre la base, concretamente, de los imperativos vinculados a las características impuestas por la función técnica del producto o de un elemento del producto, así como de las prescripciones legales aplicables al producto. Tales imperativos llevan a una normalización de determinadas características, que entonces pasan a ser comunes a los dibujos o modelos aplicados al producto de que se trate [sentencia de 18 de marzo de 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OAMI - PepsiCo (Representación de un soporte promocional circular), T-9/07 , EU:T:2010:96 , apartado 67].

20 Cuanto mayor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, menor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en el usuario informado. Por el contrario, cuanto menor sea el grado de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo, mayor será la posibilidad de que las diferencias secundarias que existan entre los dibujos o modelos en conflicto causen una impresión general distinta en el usuario informado.

21 De este modo, un grado amplio de libertad del autor al desarrollar un dibujo o modelo apoya la conclusión de que los dibujos o modelos entre los que no existen diferencias significativas producen la misma impresión general en el usuario informado [ sentencia de 9 de septiembre de 2011, Kwang Yang Motor/OAMI - Honda Giken Kogyo (Motor de combustión interna), T-11/08 , no publicada, EU:T:2011:447 , apartado 33]."

La demanda no especifica en ningún momento si en el presente caso existe un elevado grado de libertad del autor en el ámbito del mobiliario urbano y en el de las hamacas y tumbonas.

La Sentencia de instancia pretende suplir esta omisión y parece desprenderse de alguno de sus pasajes que el grado de libertad es muy reducido porque cualquiera de los muebles debería incluir unos elementos inherentes y estructurales que son comunes a todos ellos: asiento, respaldo, reposabrazos y patas, de modo que solo las diferencias advertidas en estos elementos producirían en el usuario informado una apariencia general distinta.

Rechazamos esta conclusión porque en los bancos del mobiliario urbano, hamacas y tumbonas, a pesar de incluir los elementos básicos como son el asiento, respaldo, reposabrazos y patas, existe un importante grado de libertad del autor al poder presentar estos elementos esenciales una inmensa posibilidad de variedades formales.

iii) La impresión general viene determinada por los elementos esenciales que confieren la apariencia externa del conjunto del producto sin limitarse a un examen analítico de los distintos elementos parciales que lo componen.

La demanda no señala en ningún momento cuáles son los rasgos esenciales que determinan la apariencia externa de los modelos comunitarios/diseños industriales españoles en su conjunto ni tampoco señala cuál es el grado de incidencia de las posibles diferencias existentes en los elementos parciales (asiento, respaldo, reposabrazo y patas) sobre la apariencia externa del conjunto.

Omite lo que algunos autores denominan "concepción y solución compositiva" de los modelos/diseños y si está presente en los elementos del mobiliario infractor.

En conclusión, la parte actora no ha alegado ni ha acreditado los elementos estructurales de la acción de infracción de sus modelos comunitarios registrados/diseños industriales españoles. Se ha limitado a contraponer, sin más, los modelos/diseños de los que es titular con los muebles supuestamente infractores señalando que son idénticos o que los reproducen exactamente sin realizar en ningún momento un análisis individualizado de los elementos en liza con aplicación en cada caso de los elementos estructurales de la acción de infracción.

La Sentencia debió desestimar la acción de infracción de modelos/diseños sin tratar de suplir lo que es una carga que corresponde exclusivamente a la parte actora.

En conclusión, hemos de declarar la inexistencia de infracción de los modelos/diseños de RESOL y, consiguientemente, resulta inútil ya el examen de las dos últimas alegaciones del recurso sobre la improcedencia de la acción de indemnización de daños y perjuicios y de la acción de publicación del Fallo de la Sentencia porque estas acciones requieren como condición la declaración de la infracción según establecen los artículos 89 RDMC y 53 LPJDI.

QUINTO.- La desestimación de la demanda lleva consigo la imposición a la actora de las costas causadas en la instancia de conformidad con el criterio objetivo del vencimiento previsto en el artículo 394.1 LEC.

SEXTO.- No procede efectuar especial imposición sobre las costas causadas en esta alzada al haber acogido el recurso de apelación según dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SÉPTIMO.- Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso al haberse estimado según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.