Sentencia Civil 294/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 1629/2022 de 26 de mayo del 2023

PRIMERO.- Sentencia de instancia y alegaciones del recurso de apelación y de la impugnación.

La sentencia de instancia estima íntegramente la demanda presentada por REALOGY frente a K.S. INVESTMENTS S.A. (en adelante K.S), acogiendo las acciones de infracción marcaria ejercitadas al amparo del art. 9 RMUE y del art. 34 LM, en relación con los arts. 41 y ss del mismo texto legal, declarando la infracción por parte de K.S. de los derechos de marca de la demandante sobre la marca de la Unión Europea nº 4739496 "SothebyŽs International Realty" y sobre la marca internacional nº 795257 "SothebyŽs International Realty", con los consiguientes pronunciamientos de condena relativos a la cesación, abstención, remoción, publicación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios, conforme a lo solicitado en demanda.

En cambio, desestima la demanda interpuesta frente a Dª. Adelina - administradora única de la mercantil codemandada - por falta de legitimación activa/pasiva.

Frente a esta sentencia se han alzado ambas partes: de un lado, la codemandada K.S., que insiste en su recurso en la indefensión sufrida por no haberse suspendido el plazo para contestar a la demanda, e impugna asimismo los pronunciamientos relativos a la legitimación activa de la demandante y a la condena a indemnizar la suma de 100.377Ž70 USD por incumplimiento del contrato de franquicia anterior a las infracciones marcarias declaradas; y, de otro lado, la parte actora, que impugna el pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto de la codemandada Sra. Adelina, defendiendo su legitimación pasiva, así como la condena en costas consecuencia de esta desestimación, solicitando en todo caso la revocación de este último pronunciamiento por serias dudas de hecho y de derecho.

SEGUNDO.- Recurso de apelación de la parte demandada K.S. INVESTMENTS S.A. contra el Auto de 11 de febrero de 2021.

Al amparo de los arts. 454 y 454 bis LEC se reproduce en esta alzada por la codemandada K.S. la cuestión resuelta durante la tramitación del procedimiento mediante Auto de 11 de febrero de 2021, por el cual se venía a desestimar la solicitud de que se admitiera a trámite la contestación a la demanda - presentada por esta parte fuera de plazo - al considerar el juez a quo que no se daban los presupuestos legalmente previstos y, más en particular, que no resultaban aplicables los preceptos invocados - arts. 215.5 LEC y 267.9 LOPJ - para justificar la suspensión del plazo de contestación.

Se insiste por la apelante en que dicha suspensión se hallaba más que justificada pues no se había aportado por la demandante, como exige el art. 144 LEC, la traducción al castellano de determinados documentos incorporados a su demanda, esenciales para poder determinar su legitimación activa y los hechos base de sus pretensiones, por lo que se hacía preciso que se requiriera a esta parte actora la aportación de esa traducción, debiendo quedar entre tanto suspendido el plazo para contestar a la demanda. Al no haberse acordado así por el juzgado, su contestación a la demanda fue inadmitida por haber sido presentada fuera de plazo, razón por lo que se solicita ahora la nulidad de lo actuado con retroacción de las actuaciones al momento de admitirse dicha contestación.

Posición del Tribunal. Este motivo del recurso no puede prosperar, por las siguientes razones:

i) el artículo 144 LEC no habilita la solicitud de suspensión del plazo para contestar a la demanda por falta de aportación de la traducción al castellano de los documentos acompañados a la demanda. Lo que prevé es la posibilidad de impugnar la traducción privada que hubiere aportado la parte, lo que dará lugar a que el Letrado de la Administración de Justicia ordene su traducción oficial. No es lo que ocurrió aquí. Aquí se denunciaba la falta de aportación de la traducción, lo que habría de haber hecho valer la parte demandada, al entender de esta Sala, bien a través de recurso, bien con la debida impugnación de tales documentos en el momento procesal oportuno ( art. 427 LEC) con los consiguientes efectos en fase de proposición y admisión de prueba ( art. 429 LEC).

ii) en todo caso, la mera solicitud de suspensión del plazo para contestar a la demanda es obvio que no puede dar lugar a esa suspensión. Recuérdese que, producido el emplazamiento para contestar a la demanda en fecha de 13 de mayo de 2021, la solicitud de suspensión se presentó, nada más y nada menos, que el 1 de julio posterior (más de un mes y medio después). Y el plazo para contestar a la demanda (2 meses) se cumplió el 13 de julio, sin haberse verificado.

El Juzgado dio respuesta negativa a esta solicitud el 16 de julio, mediante Decreto que fue recurrido en reposición el día 21 de julio. En esta última fecha, el plazo para contestar - obviamente - también había pasado y, en todo caso, ese recurso no produce efectos suspensivos. La contestación a la demanda se presentó el 1 de septiembre posterior, fuera de todo plazo.

iii) como ya hemos adelantado, la mera solicitud de suspensión del plazo para contestar a la demanda, no produce - ni puede dar lugar - por sí sola y de modo automático, a esa suspensión. Los arts. 215.5 LEC y 267.9 LOPJ tampoco son aplicables al presente caso. Se refieren a la aclaración y/o complemento de resoluciones judiciales y a la suspensión del plazo para interponer recurso frente a ellas por la solicitud previa - y en plazo - de la aclaración o complemento de que se trate. Nada de lo cual sucede aquí.

La parte demandada no recurrió el Decreto que admitió a trámite de la demanda (y sus documentos) en fecha de 29 de abril de 2021. Y no fue sino hasta un mes y medio después de serle éste notificado (con emplazamiento) cuando formuló una solicitud de aclaración/subsanación de documentos de la demanda, pero no de ninguna resolución. Es evidente que la alegación de aquellos preceptos no puede tener favorable acogida.

iv) por último, y consecuencia de todo lo anterior, cabe concluir que ninguna indefensión se ha causado a la parte demandada. La inadmisión de su contestación sólo tuvo lugar por causa a ella imputable, al haber dejado transcurrir el plazo legalmente previsto a tal efecto. Y, además, en todo momento tuvo a su alcance los medios y mecanismos oportunos para denunciar la falta de aportación de la traducción al castellano que solicitaba y no los articuló debidamente ni en el momento procesal oportuno, a través de los recursos y/o impugnaciones previstos en la ley.

Por todo lo anterior, no cabe sino desestimar este motivo del recurso de apelación.

TERCERO.- Recurso de apelación de la parte demandada, K.S. INVESTMENTS S.A. Sobre la falta de legitimación activa de la entidad actora.

A continuación, el recurso de apelación K.S. impugna, en primer lugar, el pronunciamiento de la sentencia de instancia en cuanto a la legitimación activa de la mercantil demandante, que resuelve favorablemente a esta parte - fundamento jurídico primero - por considerarla acredita en virtud del documento nº 26 de la demanda y en aplicación del art. 25.3 RMUE, conforme al cual " Sin perjuicio de lo estipulado en el contrato de licencia, el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta. Sin embargo, el titular de una licencia exclusiva podrá ejercitar tal acción cuando el titular de la marca, habiendo sido requerido, no haya ejercido por sí mismo la acción por violación dentro de un plazo apropiado".

En el referido doc. 26 de la demanda se constata que "el titular de la marca autoriza expresamente a la actora a ejercitar acciones" frente a K.S. INVESTMENTS, dice el juzgador a quo. Y en el doc. 31, consta la elevación a público de ese documento.

Esto no se discute en el recurso de apelación. Lo que niega la apelante es que REALOGY tenga la condición de licenciataria, cualidad ésta imprescindible, conforme al mismo art. 26 RMUE, para poder ejercer acciones por violación de marca. Se aduce en el recurso que la licenciataria era otra entidad (SothebyŽs International Realty Licensee LLC) que también suscribió el contrato de franquicia (doc. 16 demanda) precisamente con ese fin de poder cederle a K.S. su licencia.

Posición del Tribunal. Este motivo del recurso tampoco puede prosperar.

Efectivamente, el certificado emitido por la sociedad titular de las marcas infringidas (SOTHEBYŽS) resulta meridianamente claro y rotundo al respecto. En el mismo se dice que 1. REALOGY GROUP LLC posee una licencia sobre, entre otras, la marca de la Unión Europea no. 004739496 y la marca internacional no. 795257 sobre el signo "SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY" (en adelante, colectivamente, las "Marcas Licenciadas").

2. Dicha licencia de marcas abarca el territorio de Europa (incluida España), y a la luz de dicha licencia de marcas REALOGY GROUP LLC ha celebrado varios acuerdos de franquicia y licencia de marcas con terceros por medio de los cuales dichos terceros han sido autorizados a utilizar las Marcas Licenciadas.

Poco más se puede añadir. Bueno, sí. El examen del contrato de franquicia que ligaba a las partes (doc. 16 demanda) también revela lo contrario y nos conduce a unas conclusiones diametralmente opuestas a las defendidas por la apelante. Son diversos los pasajes del clausulado contractual en los que REALOGY aparece como titular de la licencia o sublicencia de explotación de la marca en cuestión, y como cedente de la misma a K.S.

Lo cual aceptó esta parte contratante con la suscripción del contrato y con el ejercicio de los derechos inherentes a la concesión de la licencia durante los años en que se desarrolló la relación contractual.

Son varios, como decimos, y muy claros, esos pasajes del contrato en que así se pone de manifiesto. Nos remitimos y damos por reproducidas aquí las alegaciones del escrito de oposición de la parte actora, si bien a modo de ejemplo bastaría con citar el Antecedente C (background), donde se expone que "REALOGY opera en virtud de una sublicencia para conceder franquicias bajo el Sistema y las Marcas fuera de los Estados Unidos durante la vigencia del Contrato de Licencia de Marca".

Por tanto, procede confirmar el pronunciamiento de la sentencia de instancia reconociendo la legitimación activa de REALOGY frente a la mercantil K.S INVESTMENTS S.A.; legitimación activa que también hemos de reconocer, apartándonos en este punto de las valoraciones del juzgador a quo, frente a la codemandada Dª. Adelina.

Y ello porque como hemos visto más arriba, el art. 25.3 RMUE exclusivamente dice que " el licenciatario solo podrá ejercer acciones relativas a la violación de una marca de la Unión con el consentimiento del titular de esta". En ningún caso dicho precepto exige que, en ese consentimiento que presta el titular de la marca para el ejercicio de estas acciones, deba determinarse o identificarse a las personas o entidades frente a las que se autoriza a accionar. Que en el presente caso el documento de autorización aportado (doc. 26 demanda) identifique a K.S. INVESTMENTS no quiere decir que haya de limitarse a ésta o excluirse a cualquier otro posible implicado en los actos de infracción ni que, por tanto, haya de interpretarse esa autorización - ni el art. 25.3 RMUE que la prevé - restrictivamente, para limitarla a la única persona o entidad que haya quedado previamente determinada. No comparte esta Sala el rigor formal que pretende atribuirse a este precepto, con una interpretación tan restrictiva del mismo que, en definitiva, no es acorde a su literalidad.

En conclusión, procede desestimar el recurso de apelación de la parte demandada, también en este punto.

CUARTO.- Recurso de apelación de la parte demandada, K.S. INVESTMENTS S.A. Sobre la inclusión como daño a indemnizar de la cantidad de 100.377Ž70 USD como deuda derivada un contrato anterior.

El segundo motivo de impugnación del recurso apelación ataca el pronunciamiento de la instancia que le condena a pagar a la parte actora la suma de 100.377Ž70 USD, como cantidad pendiente de pago en el marco del contrato de franquicia que ligó a las partes hasta su expiración, el 28 de julio de 2020. Fecha a partir de la cual, al haber finalizado precisamente el acuerdo de franquicia y, con ello, la licencia concedida para el uso de las marcas, se incurrió por la demandada en los actos de infracción marcaria que fundamentan las acciones ejercitadas en demanda, al amparo de los art 9 RMUE, 34 y 42 LM.

Es decir, se defiende que se trata de una deuda devengada durante la vigencia de la relación del contrato de franquicia anterior, durante el cual K.S. disponía de licencia para el uso de la marca. Por tanto, esa cantidad adeudada no puede ser considerada ni incluirse como indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la infracción marcaria.

Posición del Tribunal. El motivo de apelación debe ser estimado.

La sentencia de instancia se limita a manifestar sobre este particular (fundamento jurídico tercero, penúltimo párrafo) que "a la vista de la documentación aportada, que la deuda es reconocida y derivada de un contrato anterior debe sumarse" la suma de 100.377Ž70.-€ al quantum indemnizatorio.

No podemos convalidar este pronunciamiento. El origen de esta deuda se halla en un incumplimiento del contrato que ligaba a las partes, previo a las infracciones marcarias denunciadas. Y un repaso exhaustivo de la demanda, tanto en su fundamentación fáctica como jurídica, pone bien a las claras que en la misma sólo se ejercitaron acciones por violación de marca, con pretensiones declarativas y condenatorias derivadas de tal infracción.

En ningún momento se ejercita, ni acumula, una acción por incumplimiento contractual. La parte actora, en el apartado 106.2 de su escrito de oposición al recurso se limita a admitir sobre este particular "que nos encontramos ante un procedimiento de infracción marcaria y no de incumplimiento contractual. No obstante, las cantidades adeudadas antes de la expiración del Contrato constituyen un incumplimiento contractual (de los términos de la licencia sobre las Marcas Infringidas) y, por ende, un acto de infracción". Sin más.

No podemos acoger esta alegación. Se trata de equiparar el incumplimiento contractual con la infracción marcaria. Se pretende sostener que el incumplimiento contractual supone, en sí mismo, una infracción marcaria, cuando resulta obvio que ninguna relación guarda el impago de determinadas cantidades (incumplimiento de obligaciones económicas) en el marco del contrato de franquicia suscrito por las partes con las pretensiones de la demanda sobre infracción de marca por riesgo de confusión y doble identidad ( art. 9 RMUE y art. 34 LM) con origen en actos posteriores a la relación contractual.

Además, no se halla tampoco esta pretensión en ninguno de los supuestos que establece el art. 25.2 RMUE, conforme al cual "El titular de la marca de la Unión podrá alegar los derechos conferidos por esta marca frente al licenciatario que infrinja alguna de las cláusulas del contrato de licencia relativas: a) a su duración; b) a la forma amparada por el registro bajo la que puede utilizarse la marca; c) a la naturaleza de los productos o de los servicios para los cuales la licencia se conceda; d) al territorio en el cual pueda fijarse la marca, o e) a la calidad de los productos fabricados o de los servicios prestados por el licenciatario".

Por todo lo anterior, procede estimar el recurso de apelación en este punto, dejando sin efecto el pronunciamiento de condena al pago de esta cantidad (100.377Ž70 USD) y absolviendo a la parte demandada de este pedimento de la demanda.

QUINTO.- Impugnación de la parte actora. Sobre la falta de legitimación pasiva de Dª. Adelina.

La parte actora impugna la sentencia de instancia en cuanto al pronunciamiento desestimatorio de la demanda respecto de la codemandada Sra. Adelina, insistiendo en su legitimación pasiva, así como la condena en costas consecuencia de esta desestimación, solicitando en todo caso la revocación de este último pronunciamiento por serias dudas de hecho y de derecho.

Se basa esta pretensión en el uso no autorizado de las marcas infringidas por la codemandada, a título personal, tras el cese de la relación contractual y expirada la licencia, toda vez que, además, ésta siempre ha venido desarrollando su negocio inmobiliario a través su sociedad del mismo nombre ( Adelina Investments S.A.) utilizando un co-branding entre el signo " Adelina" (denominativo) y la marca infringida:

El juzgador a quo se limitaba en su sentencia a asumir los argumentos incluidos en el Auto de medidas cautelares, de 1 de octubre de 2021, para negar legitimación pasiva a la codemandada Sra. Adelina: "Es claro respecto de K.S. INVESTMENTS S.A, en tanto mercantil a la que se le atribuye el uso de los signos discutidos tras la extinción del contrato de licencia; pero no tanto de Adelina", decía.

Y en ese auto de medidas cautelares se argumentaba, en síntesis, que la Sra. Adelina, por más que fuera administradora de la mercantil KS, no había usado la marca a título personal, pues tampoco se había acreditado que aquélla ejerciera el negocio inmobiliario por cuenta propia, al margen de dicha mercantil, sino que el uso había sido realizado exclusivamente por y para dicha sociedad, única autorizada en virtud del contrato de licencia suscrito con la actora.

Posición del Tribunal. El motivo de impugnación debe prosperar.

Como ya dijimos en el Auto de esta Sala, de 25 de enero de 2023, con ocasión del recurso de apelación interpuesto frente al Auto que acordaba medidas cautelares (exclusivamente frente a K.S.), del conjunto de la prueba practicada se desprende que el uso que se ha hecho de las marcas revela una connotación muy personalista por parte de la demandada, que desplaza en gran medida a la sociedad que administra.

"La estrecha vinculación que el uso de la marca pone de manifiesto con Adelina, exteriorizada en grado sumo en toda clase de publicidad, redes sociales (Facebook, Instagram, Linkedin), internet (Youtube) y marketing, es más que suficiente para que las medidas cautelares adoptadas se hayan de extender también a ella. Se comprueba, en definitiva, la íntima ligazón entre dicha persona física y el uso de la marca, de modo que la mercantil KS pasa realmente a un segundo plano", añadíamos.

Y en esta alzada, no podemos sino reiterar y confirmar las referidas valoraciones y conclusiones. A ello nos lleva la vasta prueba gráfica que se ha practicado al respecto, donde se advierte con toda claridad cómo la Sra. Adelina hizo un uso totalmente personal de la marca infringida, incorporando ésta junto a su nombre y apellido sin incluir siquiera, en muchos de los casos, las iniciales "K.S." que dan nombre a la mercantil de la que es administradora única. A modo de ejemplo:

- En una de sus páginas web:

Soy Adelina

Mi agencia inmobiliaria Adelina Sotheby's International Realty, está especializada en propiedades de lujo. Iniciamos el mercado de la venta y alquiler de viviendas exclusivas hace 35 años en Marbella, y actualmente nuestro nombre es considerado como sinónimo de inmobiliaria de lujo. Nos avala nuestra profesionalidad, experiencia y buen hacer. Contamos con oficinas en Marbella-Puerto Banús, Sotogrande y Sevilla, además de asociados a nuestra red de Sotheby's International Realty(r) en toda Europa, USA, Emiratos Árabes, América del Sur y Sudáfrica.

SABER MÁS ... (/es/ Adelina)

Doc. 14 demanda

Tarjeta de presentación, doc. 21, informe detective.

En sus correos electrónicos (doc. 21).

Y en folleto publicitario (doc. 21).

Además, también en todas sus redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube), como se puede apreciar en el documento nº 20 de la demanda.

Por tanto, ha resultado más que acreditado que la Sra. Adelina ha hecho uso por sí misma de las marcas infringidas a través de sus propias redes sociales, publicaciones, emails, folletos publicitarios.

Y efectivamente, en su Sentencia de 16 de septiembre de 2016 (rollo 199-C11/2016) esta Sala ya tuvo ocasión de declarar que "Es cierto que, como ha dicho el Tribunal de Justicia - STJUE de 23 de marzo de 2010, asunto C-236/08 a C-238/08 , Google France SARL/Vuitton y otros, apartados 50 a 59- el uso del signo infractor se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro, siendo preciso que se haga por sí mismo "uso" de los signos en el sentido de los artículos 5 de la Directiva de marcas -hoy art. 16- y del RMU.

Desde esta perspectiva, la responsabilidad de la Sra. Frida no viene determinada por el hecho de ser la administradora de la mercantil que, por razón de la licencia, explota el signo. Tampoco por el solo hecho de que sea titular del signo y haya licenciado. Su responsabilidad deriva de que sí hace uso del signo por sí misma en tanto titular de la web www.fibospain.com ya que, de un lado, el art. 34-3-e) LM prohíbe tanto el nombre de dominio como el uso de la marca en redes telemáticas y en el caso resulta que, de un lado, aquél dominio es claramente incompatible, como ya hemos dicho, con la marca denominativa de la actora y, de haberse indagado, también por el uso del signo por la sociedad si se hubiera puesto de manifiesto que constituye un escudo fraudulento para el uso de la marca -doctrina del levantamiento del velo- y, segundo, es hecho no contradicho que en la red generada por el dominio se hace uso publicitario del signo infractor que tanto es atribuible a la mercantil como a la titular del dominio dado que no hay transmisión del mismo para su uso exclusivo a la mercantil".

Por lo demás, que el contrato de franquicia fuera suscrito por K.S. y que la franquiciada fuera exclusivamente esta mercantil - alegación que se esgrime para insistir en la falta de legitimación pasiva de la codemandada - en nada impide la posibilidad de apreciar la existencia de actos de infracción marcaria por parte de la codemandada Sra. Adelina pues, en todo caso, tales actuaciones se han llevado a cabo, en uno y otro caso, sin la cobertura de un contrato de licencia que les ampare, tras expirar el mismo, lo cual no sólo no es incompatible con las pretensiones ejercitadas en demanda sino que precisamente ello resulta determinante para la existencia de la infracción.

Procede, en definitiva, estimar la impugnación formulada por la parte actora, estimando también la demanda interpuesta frente a Dª. Adelina, por lo que le alcanzarán - junto a K.S. INVESTMENTS - los pronunciamientos declarativos y condenatorios de la sentencia de instancia, que se mantienen a excepción del relativo a la suma reclamada en concepto de cantidades adeudadas del contrato anterior, que se desestima, con el pronunciamiento en materia de costas que ahora veremos.

SEXTO.- Costas causadas en la instancia.

Al acogerse la impugnación de la sentencia formulada por la parte actora, y pese a la estimación parcial del recurso de apelación de K.S., esta Sala considera que se ha producido una estimación sustancial de la demanda interpuesta frente a las dos codemandadas, K.S. INVESTMENTS S.A. y Dª. Adelina, porque se han acogido todas las pretensiones declarativas, la totalidad de las acciones condenatorias derivadas de aquéllas y sustancialmente las indemnizatorias, de modo que procede acordar la condena de las demandadas al pago de las costas de la instancia, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SÉPTIMO.-Costas causadas en esta alzada.

La estimación parcial del recurso de apelación de la parte codemandada K.S. y la estimación de la impugnación formulada por la parte actora conlleva no efectuar especial imposición a ninguna de las partes de las costas causadas en esta alzada por los referidos recurso e impugnación, de modo que cada una pagará las causadas a su instancia y las comunes por mitad, de conformidad con el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

OCTAVO.- Destino de los depósitos constituidos para la interposición de los recursos.

Se acuerda la devolución de los depósitos constituidos por ambas partes para la interposición de su recurso e impugnación, al haber sido estimados (en parte, el primero), según prevé la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.