Sentencia Civil 120/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 766/2022 de 28 de febrero del 2023

PRIMERO. Sentencia de primera instancia y ámbito de la apelación.-

1. La sentencia dictada en primera instancia ha desestimado las demandas (tramitadas en un único procedimiento), en la que se ejercitaban, acumuladamente, acciones por infracción de varias marcas españolas y de la Unión Europea (marca UE) titularidad de MUNICH, SL, acción declarativa de nulidad de una marca española titularidad de IMPORTACIONES ISSAR, SL, acción reivindicatoria de marca y, de modo subsidiario, acciones por competencia desleal, al considerar, dicho sea muy en síntesis, que: i) la marca UE de la demandante no es una marca notoria; ii) que no existe riesgo de confusión, comparando los signos enfrentados; iii) que no se ha acreditado la mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro de las marcas españolas cuya nulidad se ha pedido.

2. El recurso de apelación interpuesto por la otrora demandante se articula en torno a una serie de motivos impugnatorios, que serán abordados en los siguientes fundamentos de la presente resolución, en los que, básicamente, reitera su petición de estimación de la demanda. Para ello, invoca, en primer término, una serie de infracciones de normas o garantías procesales que versan, en esencia, en error en la valoración probatoria que ha conducido a la desestimación de la totalidad de sus pretensiones y que este Tribunal analizará cuando aborde el fondo del asunto, pues no compartimos la efectuada en la instancia

3. Anticipamos que no compartimos la decisión adoptada en la instancia, en cuanto a la desestimación de la acción por infracción marcaria y acción de nulidad de la marca española, pues los razonamientos, que se fundan en exclusiva en una resolución de la Sala de Recursos de la EUIPO, de 25 de marzo de 2020 y no se compadecen con las conclusiones que, a la vista del material probatorio incorporado al procedimiento, alcanza este Tribunal; sin que dicha resolución, además, vincule en modo alguno a esta Sala, más aun cuando no aborda la totalidad de las acciones ejercitadas en el pleito que nos ocupa. Lo que ha de conducir, en definitiva, a un análisis de las actuaciones desvinculado del realizado en la instancia.

SEGUNDO. Infracción marcaria: signos enfrentados.-

4. La demandante considera que la infracción de sus marcas se ha producido con la comercialización, por parte de las codemandadas, de unos relojes deportivos

5. Parece necesario, antes de seguir adelante, mostrar los signos confrontados:

6. La demandante es titular de los siguientes registros marcarios:

i) Marca española n.º 845.039, MUNICH, mixta, registrada para la clase 25, con la siguiente representación gráfica:

ii) Marca española N.º 2.978.719, mixta, MUNICH, para productos de las clases 25 y 35 del Nomeclátor, con la siguiente representación gráfica, que coincide con la marca UE N.º 2.923.399, mixta, MUNICH, para productos de las clases 18, 25 y 38 del Nomeclátor:

iii) Marca española n.º 3039341, denominativa, MUNICH, para productos de las clases 18, 25 y 35.

iv) Marca UE N.º 5.902.846, figurativa, MUNICH, para productos de las clases 18, 25, 28 y 35 del Nomeclátor, con la siguiente representación gráfica:

7. Los actos de infracción consistirían en la comercialización, por parte de las codemandadas, de relojes deportivos que incluyen el signo MUNICH, del modo que se indica en la demanda y consta en el procedimiento (fotografías tomadas por el Tribunal):

CUARTO. Infracción de marcas renombradas: prueba del renombre.-

8. Insiste la recurrente, en el renombre de sus marcas. Parece conveniente comenzar recordando que no es posible confundir renombre de una marca con la reputación de una sociedad, o de sus productos, o de signos que utiliza y que no están registrados, o que, estándolo, no constituyen el fundamento de la pretensión deducida en el proceso. Las marcas cuya protección se impetra en la demanda conforman, sin duda, una familia marcaria, en que la palabra MUNICH aparece como elemento dominante, tomada en consideración además su especial conformación, sin perjuicio de que algún signo adicional, como las cruces, también pudieran ostentar por sí mismas ese renombre.

9. En definitiva, de lo que se trata es de determinar si tal familia de marcas es o no renombrada y, caso afirmativo, si la actuación de la parte demandada las ha infringido.

10. El art. 9.2.c RMUE, se refiere las marcas renombradas ("... el titular de esta estará facultado para prohibir a cualquier tercero, sin su consentimiento, el uso en el tráfico económico de cualquier signo en relación con productos o servicios cuando: (...) c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre").

De lo que se trata es de determinar si la marca es conocida o no por una parte relevante del público interesado ( STS de 23 de julio de 2012).

La STJUE (Sala Segunda), de 6 de octubre de 2009 (dictada a consecuencia de una petición de decisión prejudicial) efectuó algunos razonamientos de interés con relación a las marcas notoriamente conocidas en la Comunidad (terminología usada por el anterior RMC del año 2009), perfectamente extrapolables a las marcas renombradas del vigente RMUE:

a) El concepto de marca " notoriamente conocida" supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente.

b) El público pertinente es aquel interesado por la marca, es decir, dependiendo del producto o del servicio comercializado, podrá tratarse del público en general o de un público más especializado.

c) No puede exigirse el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido.

d) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca la conoce.

e) En el examen de este requisito, el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla.

11. La cuestión nuclear a resolver es la de la prueba del renombre. Y, en atención a la profusa y variada prueba practicada en la instancia, consideramos que las marcas invocadas en la demanda merecen el calificativo de marcas renombradas.

12. De la muy abundante prueba documental aportada por la actora junto a la demanda (hasta 22 documentos), se pueden tener por probados ciertos hechos, de los que cabe inferir, por vía de las presunciones, el conocimiento generalizado de la marca por parte del público interesado, que podemos considerar que es un público de artículos deportivos, conocedor de las distintas marcas y competidores que actúan en el sector.

13. La denominada, bajo el imperio del Código Civil en su redacción anterior a la vigente LEC, prueba de presunciones (con tal carácter figuraba en la enumeración de los medios de prueba del art. 1.215 del Código Civil) ha dejado de serlo para convertirse, tal y como dice la Exposición de Motivos LEC, en un método de fijar la certeza de ciertos hechos. En la actualidad, por tanto, las presunciones han cobrado una mayor relevancia, singularmente cuando la prueba directa de ciertos hechos es complicada.

Lo relevante de las presunciones judiciales ( art. 386 LEC " A partir de un hecho admitido o probado, el tribunal podrá presumir la certeza, a los efectos del proceso, de otro hecho, si entre el admitido o demostrado y el presunto existe un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano. La sentencia en la que se aplique el párrafo anterior deberá incluir el razonamiento en virtud del cual el tribunal ha establecido la presunción") es el aspecto relativo a la inferencia o enlace lógico entre los hechos base y consecuencia, constituyendo la pieza clave de toda esta cuestión la razonabilidad de la deducción. Por ello el Tribunal Supremo tiene dicho que el enlace preciso y directo no exige que la deducción sea necesaria y unívoca, bastando sea razonable, ( SS 4 febrero y 21 noviembre 1998 y 1 julio 1999), y que de unos mismos hechos cabe deducir diversas conclusiones lógicas, incluso contrarias, ( SS 23 julio 1998 y 31 marzo 1999) siempre que la inferencia no adolezca de ilegalidad, error, falta de lógica o arbitrariedad.

14. Pues bien, como decimos, la documental acompañada a la demanda revela los siguientes hechos de nos resultan de interés:

i) La antigüedad de la empresa MUNICH, SL (año 1969), dedicada al calzado deportivo y complementario, que ha venido utilizando sus marcas registradas y ha alcanzado una posición relevante en el top entre las marcas que signan productos similares.

ii) La extensión geográfica del uso marcario, que excede del de la Unión Europea y se propaga a todo el mundo.

iii) A nivel español, la profusión de publicidad en periódicos generalistas, revistas, portales de internet, publicaciones deportivas.

iv) Distintos certificados de notoriedad de sus marcas.

v) Estudio de mercado.

15. La prueba practicada a instancia de la actora pone de manifiesto, además, la gran importancia empresarial, a nivel mundial, en el sector del calzado deportivo y complementario, que tienen las actoras.

16. En definitiva, del conjunto de todas esas circunstancias, el Tribunal, con criterio dispar al mantenido en la instancia, considera que es posible inferir, por existir un enlace directo y preciso según las reglas del criterio humano, que la las marcas cuya protección se pretende son conocidas por una parte relevante del público interesado. El gran esfuerzo económico que inexorablemente conlleva la publicidad de las marcas y su posicionamiento respecto de las competidoras son ejemplos que demuestran el interés que tales marcas producen dicho público; el volumen de ventas y posicionamiento en el mercado español; la publicidad y la inversión que todo ello requiere son, en definitiva, circunstancias más que suficientes, al entender del Tribunal, para considerar que esas marcas son renombradas, por conocidas en una parte indudablemente significativamente en el público interesado en los productos con ellas signados.

QUINTO. Infracción de marcas renombradas: criterios legales y jurisprudenciales.-

17. Partiendo, por tanto, del renombre de las marcas titularidad de la actora, la protección reforzada que se le confiere requiere de la concurrencia de varios requisitos, acumulativos, según resulta del precepto antes transcrito ( art. 9.2.c RMUE, "... c) el signo sea idéntico o similar a la marca de la Unión, independientemente de si se utiliza en relación con productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que la marca de la Unión esté registrada, si esta goza de renombre en la Unión y si con el uso sin justa causa del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca de la Unión o es perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre":

El primero, que el signo sea idéntico o similar a la marca UE.

El segundo, que la marca goce de renombre en la Unión.

El tercero, que es indiferente que se utilice para productos o servicios idénticos, similares o no similares a aquéllos para los que está registrada la marca.

El cuarto, que la utilización del signo sea realizada sin justa causa.

El quinto, que con la utilización de dicho signo se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad.

18. La reciente STS 2 de febrero de 2017 (Ponente, Excmo. Sr. D. Pedro Vela), compendia la doctrina jurisprudencial sobre el alcance de la protección de las marcas notorias. De esta sentencia, pueden resaltarse las siguientes conclusiones:

i) La protección conferida a las marcas notorias no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados

ii) Lo relevante es que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre ambos.

iii) El hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo.

iv) El Tribunal debe examinar si el grado de similitud entre los signos, pese a ser ligero, es suficiente, por concurrir otros factores pertinentes -como la notoriedad o el renombre de la marca anterior-, para que el público interesado establezca un vínculo entre los signos en conflicto.

v) Para la infracción no basta con la evocación: es necesario, además, que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad.

SEXTO. Protección de la marca renombrada de la demandante: similitud de signos.-

19. Como hemos dicho, el primer requisito que precisa una marca para su protección como notoria es la identidad o a la similitud de los signos en conflicto.

El citado precepto habla de signo idéntico o similar a la marca comunitaria, tal y como también hace el art. 9.2.b RMUE.

La identidad y/o similitud de los signos en conflicto, sin embargo, tiene distinto sentido en los apartados b y c del art. 9.2 RMUE.

Así, la STJUE antes referida razona que el grado de similitud exigido entre los signos en conflicto es distinto cuando se trata de marcas notorias, puesto que, caso de no serlo, es preciso que aquél pueda generar, en el público interesado, un riesgo de confusión entre ellos, lo que no se exige en el caso de las marcas notorias. Es decir, no es preciso que la similitud pueda llevar al público interesado a confundir los signos, sino que se exige que pueda asociarlos entre sí, es decir, a establecer un vínculo entre ellos, lo que significa que la protección de las marcas renombradas puede aplicarse aunque los signos en conflicto presenten un menor grado de similitud (véanse, por analogía, las sentencias Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , EU:C:2003:582 , apartados 27, 29 y 31, e Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartados 57, 58 y 66).

20. Desde esta perspectiva, la similitud existe entre los signos enfrentados, en lo que se refiere a la palabra MUNICH, elemento dominante, como hemos indicado con anterioridad. Por todas:

21. La palabra MUNICH es idéntica siendo relevante que, en las marcas de la actora, esté rodeada, arriba y abajo, por una línea continua (que nace, en la de abajo, de la letra M, y, en la de arriba, de la letra H), mientras que la palabra MUNICH de los relojes, también aparece enmarcada, arriba y abajo, por una línea continua, lo que indudablemente hace que los signos sean muy similares.

Es irrelevante, a nuestro entender, que, en los relojes, cajas y publicidad de la demandada, aparezca también el signo 10 ATM, pues, como es de comprobar, bien se encuentra notablemente separado de la palabra MUNICH (en los relojes), bien aparece en un plano absolutamente secundario, con un tamaño de letra difícilmente legible, que en absoluto quita protagonismo a la palabra MUNICH. A mayor abundamiento, y como más adelante se razonará, la marca española que podría justificar el uso del signo será declarada nula, por existir mala fe en el momento del registro.

Con estos datos, consideramos que existe la similitud que el art. 9.2.c RMUE exige.

SÉPTIMO. Productos complementarios.-

22. En lo que se refiere a la comparación entre los productos, cierto es que la actora no ha registrado sus marcas para relojes, ni tampoco los comercializa. Y aunque la protección de las marcas renombradas no exige que los productos sean similares, lo cierto es que entendemos que ello también se da en el caso que nos ocupa.

Así, los productos de la actora son, fundamentalmente, calzado deportivo y prendas deportivas y de paseo.

23. El TPICE recuerda que, según la jurisprudencia, los productos o servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación o comercialización de ambos productos es la misma ( sentencia del TPICE de 1 de marzo de 2005, Sergio Rossi/OAMI-Sissi Rossi (SISSI ROSSI)). En igual sentido, la definición que la OAMI da en el punto 2.6.1, de la segunda parte, capítulo 2, de las directrices relativas al procedimiento de oposición (de 10 de mayo de 2004).

24. Ciertamente, el calzado y prendas deportivas, y los relojes, no son necesariamente indispensables. Sin embargo, no es precisa tal exigencia absoluta para apreciar la complementariedad.

En la sentencia del TPI de 23 de octubre de 2002, el Tribunal atendió al criterio de destino para apreciar la complementariedad de productos o servicios de modo que no es precisa la necesidad de utilización común, sino únicamente "conveniente y habitual".

Desde esta perspectiva, calzado deportivo, textiles y relojes tienen un mismo destino, habitual, de particularizar la imagen de la persona, con arreglo a la moda y a sus gustos, en un ámbito informal, casual o deportivo.

De otra parte, usando el concepto de "familia de productos" la Sentencia de 4 de noviembre de 2003 (Pedro Díaz/OAMI; CASTILLO), refiriendo el bajo grado de sustituibilidad de dos productos (leche y queso), consideró la complementariedad de los mismos " en la medida en que, para el público pertinente, se incluyen en una misma familia de productos y pueden considerarse con facilidad elementos de una gama general de productos...lácteos con un posible origen empresarial común". Trasladado ese criterio al caso que nos ocupa, los productos enfrentados pueden también ser considerados por el público pertinente, con suma facilidad, como elementos de una gama más amplia, de productos deportivos de moda, pues es habitual que las marcas de calzado deportivo y prendas de ese tipo las empleen también para productos distintos, pero que sirven de complemento.

Así también se ha acreditado en el pleito, que pone de manifiesto lo extraordinariamente frecuente que es que marcas normalmente asociadas a calzado deportivo también lo sean de relojes.

Otros factores pueden ser valorados para apreciar la similitud entre productos, como su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario (véanse, en particular, las sentencias Sunrider/OAMI, C-416/04 P, EU:C:2006:310, apartado 85, y Les Éditions Albert René/OAMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, apartado 65). También los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, absolutamente coincidentes en el caso que nos ocupa.

OCTAVO. El vínculo entre signo y marca notoria.-

25. Otro de los requisitos precisos para que la marca reciba la protección reforzada prevista en el art. 9.1.c RMUE es que, una vez que exista similitud entre los signos en conflicto, el público pueda establecer un vínculo entre ellos.

Es conveniente recordar que lo relevante, según la STJUE de 10 de diciembre de 2015 anteriormente citada, es la posibilidad de que, a la vista de la similitud y otros factores concurrentes, el público pueda asociar los signos entre sí, estableciendo un vínculo entre ellos. Es decir, basta tan solo con el riesgo de que dicho vínculo sea establecido.

La STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que " cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que " el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

26. Pues bien, en el caso que nos ocupa, el riesgo de evocación existe, dada la similitud de los signos y de los productos con ellos designados. Y, por tanto, la posibilidad de que, al enfrentarse a los relojes comercializados por las codemandadas, el público pertinente evoque las marcas de la actora se antoja elevada.

NOVENO. La ausencia de justa causa.-

27. La ausencia de justa causa deriva, sencillamente, de la falta de autorización de la actora para que la demandada use en el mercado un signo tan evocador de su propia marca.

DÉCIMO. El aprovechamiento indebido del renombre de la marca UE de la actora.-

28. La actora reprocha a la parte demandada que la comercialización de los relojes supone un aprovechamiento indebido del renombre de sus marca, es decir, la ventaja desleal que con ello se obtiene (parasitismo).

29. La STJUE de 18 de junio de 2009 (asunto LŽOreal) contiene interesantes razonamientos sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la existencia de un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca ajena: " (41) El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" -también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"- no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre.

(44) Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos, entre los cuales figuran, concretamente, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En relación con la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el Tribunal de Justicia ha declarado con anterioridad que cuanto mayores sean el carácter distintivo y el renombre de dicha marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción. De la jurisprudencia se desprende asimismo que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 67 a 69).

(49) A este respecto ha de precisarse que, cuando un tercero pretenda aprovecharse de una marca de renombre mediante el uso de un signo similar a ésta para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos, debe considerarse que la ventaja obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca mediante tal uso es desleal.

(50) A la vista de cuanto precede, ha de responderse a la quinta cuestión que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que la existencia de una ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de la marca, según dicha disposición, no exige ni la existencia de un riesgo de confusión ni la de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca o, en términos más generales, para el titular de ésta. El tercero que hace uso de un signo similar a una marca de renombre obtiene una ventaja desleal de su carácter distintivo o de su renombre cuando mediante dicho uso intenta aprovecharse de la marca de renombre para beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación o de su prestigio y explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna".

30. En el caso que nos ocupa, es claro a nuestro entender el aprovechamiento del renombre de la marca UE de la actora.

Ya hemos hecho referencia a su carácter renombrado, a la similitud entre los signos enfrentados, a la similitud de los productos y, en atención a ello, al elevado grado de riesgo de vínculo entre ambos. También, al esfuerzo inversor, de posicionamiento y de publicidad efectuados para dotar a la marca de la demandante de conocimiento generalizado por el público pertinente. La prueba acredita más que sobradamente el esfuerzo comercial efectuado, a todos los niveles, por la demandante para dotar de conocimiento generalizado a sus signos distintivos. El uso efectuado por la parte demandada es, por ello, claramente desleal, pues tiene por finalidad aprovecharse de ese renombre, sin proporcionar al titular compensación económica alguna y sin hacer la ingente inversión que éste ha precisado para crear sus marcas, mantenerlas en el mercado y darlas a conocer al público pertinente.

31. Este Tribunal suele recurrir, en casos como el que nos ocupa, al gráfico argumento del "folio en blanco": la demandada tenía infinitas posibilidades de conformar un signo para sus relojes, empleando para ello la combinación de elementos y colores que tuviera por conveniente; es decir, tenía el folio en blanco. El resultado de rellenar ese folio en blanco ha sido crear un signo muy parecido a la marca previa, que prácticamente copia su elemento dominante. Con ello, sin efectuar ni de lejos la inversión y esfuerzo de las actoras, se intenta colocar en el mercado a su rebufo, comercializando relojes que se benefician del renombre de dichas marcas.

DÉCIMO PRIMERO. Infracción de la marca renombrada de la actora. Innecesariedad del riesgo de confusión.-

32. Como se encarga de recalcar la reciente STS 2 de febrero de 2017 (ponente Excmo. Sr. D. Pedro Vela), la protección conferida a las marcas notorias (renombradas) no exige la existencia de un riesgo de confusión entre los signos confrontados.

Ya la STJUE 18 junio 2009, asunto C-487/07 (asunto LŽOreal, que reiteró lo razonado en la STJUE de 23 de octubre de 2003, C-408/01 (Adidas) precisó que lo relevante es la evocación y no el riesgo de confusión, pues "... no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

33. Pero hay más: el renombre de una marca no excluye o minimiza el riesgo de confusión, sin que incluso lo agrava.

En este sentido, y como ya dijo este Tribunal en sentencia de 10 de abril de 2014, "... una de las consecuencias del carácter notorio o renombrado de las marcas (...) es la elevación del riesgo de confusión porque es mayor su carácter distintivo. Así lo expresa la Sentencia del Pleno del TJCE de 22 de junio de 1999 (Lloyd/Klijsen): "Por otra parte, puesto que el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior, las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor".

Es reiterada la jurisprudencia del TJUE en el sentido de que el riesgo de confusión, que es menor cuando la marca anterior no goza de especial notoriedad y contiene pocos elementos imaginarios, resulta tanto más elevado cuanto mayor sea la fuerza distintiva de aquella - sentencias de 11 de noviembre de 1.997, C-251/95, 23 y 25, y de 22 de junio de 1.999, C-342/97-.

34. En el caso que nos ocupa, y en base a los hechos reseñados en los fundamentos anteriores, el riesgo de confusión se antoja elevado, pues el público pertinente podría considerar que calzado y ropa deportiva, y relojes deportivos, tienen un mismo origen empresarial.

DÉCIMO SEGUNDO. Consecuencias de la infracción marcaria.-

35. La infracción de las marcas titularidad de la actora acarrea la procedencia de las pretensiones declarativas y de condena del suplico de la demanda, en los términos solicitados por la parte actora, pues se antojan adecuadas a las particularidades del caso.

No se atenderá la petición de indemnización del perjuicio causado al prestigio de las marcas, por no haber sido objeto de cuantificación, como tampoco de las bases para ello, ni de los gastos ocasionados para averiguar la existencia de la infracción, por idéntico motivo, falta de cuantificación y de acreditación, por haber tenido lugar con anterioridad a la presentación de la demanda.

DÉCIMO TERCERO. Nulidad de marca españolas por mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de registro.-

36. En la demanda se pidió la declaración de nulidad, por mala fe en el momento de registro de la marca española n.º 3.008.744, titularidad de IMPORTACIONES ISSAR.

37. El Tribunal, por motivos de congruencia, no se podrá apartar de las concretas circunstancias en que la actora residencia la mala fe, que son, en esencia (por todos, folio 24 de la demanda), obtener una marca de cobertura que le permitiera el uso de un signo muy semejante a las marcas registradas, utilizando dicha marca, además, de modo distinto al registrado.

38. Recordemos que el art. 51.1.b LM establece las causas de nulidad absoluta y dispone que " El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe". Como indica la Exposición de Motivos de la LM, " la nueva Ley atempera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral, al prever, como causa autónoma, la nulidad absoluta del registro de una marca, cuando la solicitud en que se basó dicho registro hubiera sido presentada de mala fe...".

39. En el caso que nos ocupa, tienen plena aplicación los razonamientos contenidos en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de junio de 2009 (Asunto Lindt): el momento pertinente para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante es el de la presentación de la solicitud de registro por el interesado; la existencia de la mala fe del solicitante debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso; la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, desde hace tiempo un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita no basta, por si sola, para acreditar la existencia de la mala fe del solicitante; por consiguiente, procede tomar en consideración igualmente la intención del solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro, con el fin de apreciar la existencia de la mala fe, y, desde esta perspectiva, la intención de impedir que un tercero comercialice un producto puede, en determinadas circunstancias, caracterizar la mala fe del solicitante, al igual que el hecho de que un tercero utilice desde hace tiempo un signo para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con la marca solicitada y que dicho signo goce de un cierto grado de protección jurídica, ya que, en tal caso, el solicitante podría beneficiarse de los derechos que confiere la marca comunitaria con el único fin de competir de manera desleal con un competidor que utiliza un signo que ya ha obtenido cierto grado de protección jurídica por méritos propios, pese a lo cual, no puede excluirse, que incluso, en tales circunstancias, el solicitante persiga un objetivo legítimo mediante el registro de dicho signo, como pueda ser impedir que un tercero, recién llegado al mercado, pretenda aprovecharse de dicho signo copiándolo.

40. Pues bien, la mala fe es inferida por este Tribunal de varios hechos: la práctica identidad de los signos enfrentados en cuanto a la palabra MUNICH; la disociación de la marca denominativa de la demandada, MUNICH 10 ATM cuando la aplica a sus productos; el hecho de que la partícula 10 ATM aparece absolutamente relegada del conjunto marcario; el carácter renombrado de las marcas titularidad de la actora.

41. La declaración de nulidad de la marca por mala fe en el registro exime del análisis de su nulidad por la causas de nulidad absoluta y relativa esgrimidas en la demanda, aunque, en cualquier caso, los pronunciamientos vertidos en la presente resolución en cuanto a la infracción marcaria bastarían también para decretar dicha nulidad.

DÉCIMO CUARTO.-

42. El motivo aducido en el ordinal 3 del escrito de interposición del recurso de apelación (procedencia de acción reivindicatoria respecto de la marca española de la codemandada) no puede ser analizado, pues, aparte de que ninguna pretensión se dedujo al respecto en el suplico de la demanda, carece de sentido una vez declarada la nulidad de aquélla.

43. Tampoco ha lugar al análisis de las acciones por competencia desleal, ejercitadas subsidiariamente para el caso de que no se diera lugar a las acciones por infracción marcaria.

DÉCIMO QUINTO.-

En materia de costas, será de aplicación el art. 398.2, que dispone que en caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes. Dado que la estimación parcial del recurso supone, sin embargo, una estimación sustancial de la demanda, las costas de la instancia serán impuestas a la demandada.

De conformidad con la D.A. 15ª.8 LOPJ, en caso de estimación total o parcial del recurso, procederá la devolución de la totalidad del depósito constituido por la parte para poder interponerlo.

DÉCIMO SEXTO.-

La presente sentencia no es firme y podrá interponerse contra ella, ante este tribunal, recurso de casación (bien porque la cuantía del proceso exceda de 600.000 € - art.477.2.2ºLEC-, bien porque se considere que su resolución puede presentar interés casacional) - art. 477.2.3º LEC) y, en su caso, también, y conjuntamente, recurso extraordinario por infracción procesal, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, del/los que conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.

Al tiempo de la interposición de dicho/s recurso/s deberá acreditarse la constitución del depósito para recurrir -que se ingresará en la Cuenta de Consignaciones de esta Sección Octava abierta en BANCO SANTANDER- y tasas que legalmente pudieran corresponder, advirtiéndose que sin la acreditación de la constitución del depósito indicado no será/n admitido/s.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación, siendo ponente de este Auto, que se dicta en nombre de SM. El Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional, el Magistrado Don Francisco José Soriano Guzmán, quien expresa el parecer de la Sala.