Sentencia Civil 231/2024 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 49/2024 de 03 de mayo del 2024

PRIMERO. - Planteamiento y delimitación de la apelación

1.El objeto de la demanda formulada por JDTMK LLC contra THOR PRIVATE EQUITY SPAIN SL lo constituye la protección de los derechos de exclusiva de la marca de la Unión Europea (en adelante MUEs) denominativa THOR nº 011583028, titularidad de la primera, registrada para los siguientes servicios:

-Gestión de centros comerciales al por menor, mercados al aire libre y hoteles (en clase 35)

-Servicios de inversión inmobiliaria y servicios de adquisición, en concreto corretaje de centros comerciales al por menor, mercados al aire libre, construcciones de oficina, construcciones residenciales y hoteles y gestión de construcciones de oficina y construcciones residenciales (en clase 36)

-Servicios de promociones inmobiliarias (en clase 37).

2. Expone la actora, en extracto, que la demandada usa el distintivo THOR SPAIN para identificar su negocio inmobiliario consistente en el desarrollo integral de espacios socio-sanitarios y hospitalarios a nivel internacional , que promociona a través de la página web www.thorspain.com y de su perfil de LinkedIn https://es.linkedin.com/company/thorspain , con reproducción de una imagen de la página de inicio del sitio web en la que figura

Relata que en el sitio web www.thorspain.com , disponible solo en inglés, se especifica que la compañía está activa en España, Reino Unido, Portugal y Ecuador y en el video promocional se invita a los eventuales clientes a encontrar su localización ideal en cualquier lugar del mundo, por lo que su actividad empresarial se desarrolla a nivel internacional.

Señala que el público relevante son los consumidores de la UE con cierto nivel de conocimiento de la lengua inglesa y que hay riesgo de confusión, por la alta semejanza de la MUE con el distintivo THOR SPAIN desde un punto de vista visual, fonético y conceptual - que desarrolla- y la identidad aplicativa, ya que los servicios identificados por la demandada son idénticos o, cuanto menos, muy similares a los servicios amparados por la marca THOR

Invoca en este sentido el precedente registral de la marca española solicitada en mayo de 2018 por la demandada para clases 36 y 37 y que fue denegada ante la oposición de la actora por existencia de riesgo de confusión

Culmina su relato con la enumeración de los requerimientos extrajudiciales de cese en el uso de la marca THOR que, al no ser atendidos, motiva la demanda.

2. Tras la contestación a la demanda, la sentencia estima la demanda

Tras reproducir en buena parte la demanda y contestación (folios 3 a 33), en primer lugar desestima las excepciones de falta de legitimación activa y de prescripción invocadas por la demandada .A continuación, aprecia la infracción de la MUE de la actora por concurrir riesgo de confusión, y estima las distintas pretensiones declarativas, de cesación, de remoción, de modificación de la denominación social , de cancelación del nombre de dominio e indemnización de daños y perjuicios pedidas en la demanda en los términos que figuran en los antecedentes de esta resolución, con imposición de las costas procesales

3.Disconforme con esta resolución, la demandada apela. Al margen de una alegación previa que narra los antecedentes del litigio, formula en síntesis, las siguientes alegaciones:

1ª) Infracción procesal por vulneración del art. 218 de la LEC por falta motivación de la sentencia dictada e incongruencia omisiva, al omitir nuevamente un razonamiento deductivo, con vulneración del art. 24.1 de la CE

2ª) Subsidiariamente, error en la valoración de la prueba, por no existir riesgo de confusión en el mercado.

3ª) Subsidiariamente, indebida estimación de la indemnización por daños y perjuicios, por error en valoración de la prueba e infracción del art. 43.5 de la LM e indebida aplicación del principio "ex re ipsa", con vulneración de la STS 516/2019, de 3 de octubre

4. La demandante se opone por estimar infundados las alegaciones vertidas en el recurso e interesa la confirmación de la sentencia por considerarla ajustada a derecho

5. Varias precisiones debemos hacer antes de la respuesta a las cuestiones planteadas

5.1 En primer lugar, es cierto, como insiste el apelante, que el sistema procesal español inviste al tribunal de apelación de las mismas facultades que el Juez de la primera instancia y permite un nuevo examen completo de la cuestión litigiosa, valorando la prueba y decidiendo las cuestiones jurídicas planteadas según su propio criterio dentro de los límites que imponen la prohibición de la reforma peyorativa y el principio tantum devolutum quantum apellatum (por todas STS 1 de octubre de 2012, 13 de enero) .Esto es , atendida la naturaleza ordinaria del recurso, es posible la revisión de hechos , sin las limitaciones propias de un recurso extraordinario como es el de casación ( STS de 4 de diciembre de 2015, entre otras ).

Ahora bien, el solo dato de que la sentencia no haga mención a una prueba aportada o propuesta por la parte no supone ni quiebra del art 218 LEC ni error en la valoración de la prueba. No es preceptiva su mención si se considera que no aporta nada relevante, de manera que ello, por supuesto, no genera indefensión alguna (por todas, STS de 9 de mayo de 2016), puesto que no existe una obligación de motivar por qué determinadas pruebas no son consideradas relevantes y decisivas ( STS 541/2018, de 1 de octubre, con cita de la STS 445/2014, de 4 de septiembre). La afirmación de un hecho como probado es el resultado de la valoración conjunta y libre del material probatorio, más allá de un medio concreto de prueba. En palabras de la STS 241/2013, de 9 de mayo

«en nuestro sistema probatorio rige la regla de apreciación libre, salvo algunas excepciones, y un criterio de elasticidad, de modo que no se exige por la ley una determinada cantidad o entidad probatoria -dosis o tasa de prueba-". Determinar esta dosis es función soberana de los tribunales que conocen en instancia -primera y apelación-, estando vedado su acceso a casación salvo que se incurra en arbitrariedad o irrazonabilidad con infracción del artículo 24.1 CE »

En todo caso, más que divergencia en aspectos fácticos, en buena parte lo que subyace es una controversia de orden jurídico sobre la aplicación al caso de los parámetros a apreciar en el juicio de confundibilidad, o sobre los presupuestos para estimar la condena pecuniaria interesada, como veremos a continuación.

5.2 En segundo lugar, el fundamento jurídico segundo de la sentencia apelada rubricado "Sobre la nulidad de la sentencia nº 101/2022, de 30 de septiembre , por falta de motivación, y el dictado de nueva resolución"resulta inexacto y prescindible

Se relata que este tribunal , en funciones de Tribunal de Marca de la UE, en sentencia de 22 de septiembre de 2023, núm. 459/2023, acordó declarar la nulidad de la sentencia nº 101/2022, de 30 de septiembre dictada por el Juzgado por falta de motivación ordenando el dictado de nueva sentencia , y que, a juicio del juzgador a quo , "en modo alguno una motivación -aún sucinta- puede lesionar esos derechos procesales y constitucionales", con desglose de una serie de consideraciones en ocho numerales ( folios 34 a 38)

Tal exposición resulta inexacta, sucintamente, por los siguientes motivos:

(i) es evidente que lo que lesiona los derechos constitucionales es la falta de motivación ( art 24 y 120.3 CE) , no la motivación sucinta o por remisión

(ii) parte de un presupuesto erróneo y es considerar que la inicial sentencia nº 101/2022, de 30 de septiembre estaba motivada, cuando ya se explicó que carecía de razonamiento. Olvida el "juzgador a quo" que no basta con señalar (literalmente) "que se da una tremenda semejanza entre los signos (identidad de facto) y a la identidad aplicativa [...] la conclusión no puede ser otra que la de afirmar un notable riesgo de confusión, cuando no una confusión en toda regla ",ya que la motivación lo que exige es que se indique por qué se llega a tales afirmaciones. En palabras de STC 3/2011, de 14 de febrero

«el canon constitucional de la "motivación suficiente" no se ve satisfecho mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o inferencia: en aquel caso (factum) la plasmación de una valoración probatoria, y en este (ius), la presentación de las correspondientes premisas jurídicas (ratio decidendi), presupuestos de la conclusión decisoria (decisum)»

(iii) confunde la infracción de falta de motivación con la incongruencia. Es respecto de la esta última , y en concreto en los casos de incongruencia omisiva, en la que se exige para poder ser analizada por el órgano revisor la previa petición de subsanación de la omisión de pronunciamiento o complemento de la sentencia prevista en el art. 215 LEC ( SSTS 38/2014, de 30 de septiembre, 405/2015, de 2 de julio; 135/2019, de 6 de marzo citadas en la 1747/2023, de 18 de diciembre ).En cambio, son innumerables los supuestos en los que el TS analiza la denuncia de infracción de falta de motivación del art 218LEC, sin precisar la previa petición de complementación .Entre las más recientes SSTS 275/2024, de 27 de febrero o 153/2024, de 6 de febrero , y con referencia expresa a esa discriminación la STS 598/2019, de 7 de noviembre

Por otra parte, estamos ante un fundamento prescindible por lo siguiente:

i) la sentencia nº 101/2022, de 30 de septiembre carece de eficacia al estar anulada, por lo que huelga cualquier referencia sobre la misma

ii) también resulta innecesaria - además de desacertada - la crítica a la sentencia de este tribunal cuando nada aporta a la resolución de fondo. Lo que debe el juzgador es dar respuesta a la litis tal y como la han planteado las partes ( art 216 y 218LEC), no auto justificar su previa actuación o atacar la resolución del órgano judicial llamado a revisar la adecuación a Derecho de su actuación, cuando esa discrepancia no sirve para exponer una distinta visión de fondo de la cuestión controvertida

En definitiva, al margen de un eventual efecto placebo que para el juzgador a quo haya podido suponer ese excurso, el mismo resulta fútil e intrascendente. Lo único relevante es que se acata la resolución dictada por este tribunal, y que gracias a ello, ahora se completa la respuesta judicial de instancia, como veremos a continuación.

Solo reseñar, por último, que si el esfuerzo argumental desplegado en este fundamento que comentamos se hubiera dedicado en su día - como procedía - a explicar el riesgo de confusión, se hubiera evitado la duplicidad de resoluciones y la dilación en la respuesta judicial

SEGUNDO. La motivación. Incongruencia

1.En el recurso de forma principal se reitera nuevamente la infracción del art. 218 de la LEC por falta de motivación, así como de una incongruencia omisiva en relación con el art. 24.1 de la CE, con profusión de citas jurisprudenciales sobre la materia. Denuncia que, al margen del citado fundamento de derecho segundo , la nueva sentencia de 13 de noviembre de 2023 solo varía en seis parágrafos introducidos para ampliar la redacción, pero que no sirven para colmar las exigencias de motivación expuestas en la sentencia dictada por este tribunal nº 459/23 de 22 de septiembre, que reproduce en buena parte y porque, a su entender, (i) el punto 7 se amplía para copiar un cuadro de la demanda sin explicación alguna y respecto del (ii) punto 9, se amplía llevando a cabo a manifestaciones sin carácter jurídico alguno

Se vuelven a enfatizar las omisiones por no atender a las concretas circunstancias del caso como son (i) la actividad a la que se destina de promoción delegada en el sector geriátrico o asistencial por la demandada; (ii) la existencia de un único cliente -partner- que expresamente se recoge en la red social LinkedIn; (iii) la inexistencia de coincidencia en los servicios prestados por cuanto la actora ni presta dichos servicios; (iv) la falta de identidad entre los objetos sociales; (v) que el consumidor relevante es uno con especial conocimiento del sector; (vi) la falta de actividad efectiva por la parte actora en Europa; (vii) el conocimiento por la parte actora de la existencia y actividad de la demandada mucho antes de interponer el procedimiento, buscando un claro enriquecimiento injusto.

Indica que se vuelve a reiterar el párrafo estereotipado empleado en todas las sentencias que pueda dictar en materia de infracción marcaria, sin razonar que (i) el servicio de promoción delegada es lo mismo que la promoción; (ii) que tener un único cliente es irrelevante ; (iii) incidir en el vocablo THOR como si fuera diferenciador cuando su carácter diferenciador es frágil, sobre todo, en materia inmobiliaria, como apoyándose en la resolución de la OEPM con arreglo a alegaciones de un tercero , por lo que sostiene que no ha habido un razonamiento deductivo por parte del juzgador a quo con una valoración de los hechos y pruebas objeto de controversia de forma pormenorizada o detallada, sin que puede entenderse que "fusilar la demanda y la contestación pueda ser bastante para entender que se ha llevado a cabo el razonamiento legalmente exigible"volviéndose a hablar de productos cuando se trata de servicios

Añade que la falta de motivación se hace extensiva al no recoger razonamiento alguno respecto a la indemnización de los daños y perjuicios, sin subsanar defectos ya apreciados como (a) una referencia de la demanda al art 42LM cuando no existe ; (b) introducir como elemento decisorio el carácter renombrado de la marca, al que la actora no hizo alusión; (c) reiterar la condena de retirada del tráfico económico de los productos infractores y su destrucción como medida de aseguramiento, sin que haya sido solicitada y no resulta procedente y (d) respecto del daño emergente fundado en las facturas aportadas estimarlo procedente cuando las facturas han sido emitidas a favor de una tercera sociedad ajena al procedimiento

Concluye que estamos ante una sentencia "estereotipada", sin motivación, y por ello arbitraria, que provoca una inevitable indefensión por haberse producido un evidente desconocimiento de las razones que han sido tenidas en cuenta por el Juez a quo para resolver el procedimiento. A mayor abundamiento, añade que no se ha dado respuesta a cuestiones planteadas y/o traídas al debate por la demandada en su contestación, sin que baste con transponerla, por lo que procede su anulación, con la consiguiente devolución de las actuaciones

Valoración del tribunal

2.Ya hemos dicho que el canon constitucional de la "motivación suficiente" no se ve satisfecho mediante la simple exposición de una conclusión, fáctica o jurídica, sino que requiere un razonamiento o inferencia. El deber de motivar previsto en el art 218LEC y art 120.3CE, que integra el derecho a la tutela efectiva significa expresar los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales que fundamentan la decisión, o lo que es lo mismo su "ratio decidendi" ( SSTS 495/2009, de 8 de julio , y 8/2010, de 29 de enero), ya que su finalidad ,entre otras, es garantizar la ausencia de arbitrariedad; posibilitar el control de la aplicación razonada de las normas que se consideran adecuadas al caso y facilitar la crítica de la decisión en caso de discrepar de la corrección de la decisión.

Pero ello no significa que se exija que la argumentación sea exhaustiva en sentido absoluto y que alcance a todos los aspectos y perspectivas que ofrezca la cuestión litigiosa ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 341/2011, de 6 de junio) , siendo bastante que la respuesta judicial sea argumentada en derecho y que se vincule a los extremos sometidos por las partes a debate ( SSTS 457/2012, de 14 julio y 523/2012, de 26 de julio ), con admisión de la motivación por remisión ( SSTS 661/2011, de 4 de octubre , y 301/2012 de 18 mayo ).

Lo determinante , y es lo que sí garantiza el art. 24.1 CE, es que la resolución contenga los elementos y razones de juicio que permitan conocer cuáles han sido los criterios jurídicos que fundamentan la decisión y que la motivación esté fundada en Derecho; exigencia que no queda cumplida con la mera emisión de una declaración de voluntad en un sentido u otro, sino que debe ser consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento jurídico y no fruto de la arbitrariedad (por todas, STC 142/2012, de 2 de julio)

Tampoco cabe confundir motivación con acierto de la decisión. La motivación puede ser suficiente pero desacertada, sin que el mero error en cuanto al fondo constituya infracción del deber de motivación del art 218.2LEC ( STS 673/2021, de 5 de octubre)

3. Con arreglo a estos parámetros anticipamos ya que no hay infracción del art 218LEC denunciado por el apelante porque la sentencia expone los datos y argumentos que permiten concluir por qué estima acreditado el riesgo de confusión, que es lo esencialmente discutido.

Ello es así porque aunque la sentencia adolece de falta de precisión terminológica , como cuando reitera que hay " tremenda semejanza"de signos junto a la identidad aplicativa (aunque en ocasiones se desliza la expresión " productos" cuando son servicios , como en otras correctamente se dice ), lo cierto es que indica que ello es así porque (i) el juez a quo asume expresamente como propia la comparación que realiza el demandante que reproduce ( apartado 11) , de modo que se está ante una motivación por remisión y (ii) después se complementa con unas consideraciones adicionales, que desglosa en el apartado 15 . Podrá estarse en desacuerdo con ello, pero lo que no se puede decir es que la sentencia no esté motivada.

Tampoco deja de serlo porque no haya atendido los argumentos dados por la parte demandada, en unos casos descartados expresamente y en otros implícitamente, al no asumirlos

4. El resto de alegaciones referentes a la indemnización tampoco permiten apreciar la ausencia de motivación, pues las quejas relativa (i) al renombre de la marca , del que se dice que se acude como elemento decisorio cuando la actora no hizo alusión, o (ii) a la condena de retirada del tráfico económico de los productos infractores y su destrucción como medida de aseguramiento sin que haya sido solicitada, no constituyen propiamente vicios de motivación del art 218.2 LEC , sino de incongruencia del art 218.1 LEC por apartamiento de los términos del debate, que ya adelantamos, no permite la corrección de la sentencia, pues lo primero carece de efecto útil , al no ser el fundamento único de la condena indemnizatoria, de modo que prescindir de ello no altera el resultado final, y lo segundo no concurre, pues es una pretensión incluida en el apartado c) del pedimiento 2º de condena (folio 38 de la demanda ) .

5.Tampoco es un problema de motivación lo relativo a la condena del daño emergente. Otra cosa es si resulta acertada o no su fijación, atendido quien figura en la facturación aportada

6.Se desestima el motivo de apelación tildado como principal

TERCERO. - El riesgo de confusión. Uso en el tráfico económico

1. El recurso se explaya en sostener que hay una errónea o inexistente la valoración de la prueba que conduce a una conclusión equivocada sobre el riesgo de confusión

En su desarrollo, en extracto y al margen de abundantes citas jurisprudenciales , se refiere, en primer lugar, que el vocablo THOR ofrece una protección muy débil, ya que (i) hay una certificación del Registrador del Registro Mercantil Central por la que establecía que no figuraba registrada la denominación y (ii) el bloque documental nº27 acredita que en la OEPM aparecían hasta 144 signos distintivos y 22 marcas con la palabra THOR y en la EUIPO hasta 86 marcas más, incluyendo la clase correspondiente al asunto litigioso, a lo que añade el resultado de las búsquedas de Google con "THOR" e "inmobiliaria" o "empresa". A ello añade que en la red social LINKENDIN no aparece Thor Spain sin más, sino que se recoge la denominación social en su integridad

En segundo lugar, cuestiona la afirmación judicial de que hay total identidad aplicativa (identidad entre servicios) y coexistencia en un mismo mercado, el de la UE, en el que está implantada la demandante. Y lo hace al enfatizar que la prueba documental aportada acredita : (i) que la demandada destina su actividad de forma única a COFINIMMO (el mayor fondo patrimonialista belga en el sector de la salud) que conoce perfectamente la distinción entre aquella y el fondo americano vinculado a la MUE y (ii) que la actividad desarrollada es la promoción delegada en el sector geriátrico o asistencial y no residencial, por medio de filiales de su cliente, desarrollando y construyendo "llave en mano" los diversos edificios contratados destinados al servicio geriátrico por parte de CONFINMIMO, con pleno sometimiento a esta, sin relación alguna con el mercado

Considera por ello que no hay identidad aplicativa sino que son totalmente diferentes y que no se produce afección alguna a la posible clientela que pudiere tener la parte actora ni, por ende, generar confusión al consumidor teniendo presente que cuando interpuso la demanda no tenía presencia en España ni en el resto de ciudades europeas indicadas en la demanda , con remarque de que la primera actividad que desarrolla en España es iniciada a mediados de 2022, ya incoado el presente procedimiento, y un sector ajeno al sector geriátrico residencial, ya que se trata de la ejecución de un proyecto para la creación de un centro de datos en Fuenlabrada

En otro orden de cosas , se refiere, de una parte, al precedente de la OEPM e indica que la denegación de la OEPM no tuvo su origen por oposición de la actora, sino que la solicitud de marca interesada fue denegada por decisión de 19 de diciembre de 2018, por motivos alegados por terceros ajenos a este proceso, y, de otra parte, a la obtención en la EUIPO del registro de la marca THOR EU dentro de la clase 37 y que a su entender revela la debilidad del término THOR, que permite la inscripción sin confusión de signos similares para actividades similares.

Finaliza con una especie de resumen de sus argumentos que sostienen la ausencia de riesgo de confusión por (a) estar su actividad monopolizada por COFINIMMO, su único cliente; (b) falta de semejanza aplicativa entre la actividad de intermediación y compraventa inmobiliaria con la actividad de promoción delegada "llave en mano" con su único cliente sobre espacios sociosanitarios; (c) no acreditación alguna de actividad o negocio en España y Europa por la demandante; (d) el elevado grado de cualificación del público al que se dirige la demandada, al ser un público especializado y (e) que no estamos ante una marca renombrada

Valoración del tribunal.

3. Sabido es que la MUE otorga a su titular un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico, en lo que aquí interesa, cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación ( art 9.2 b RMUE), sin que conste invocado en la demanda el renombre de la marca, por lo que huelga toma mención a ello que pueda contener la sentencia, que en todo caso sustenta la infracción en el riesgo de confusión

4.Presuesto previo al análisis de confusión es que el uso inconsentido de la marca registrada debe producirse (a) en el tráfico económico y (b) en relación con productos o servicios con capacidad para menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial que consiste en garantizar a los consumidores la procedencia del producto o del servicio ( «función de indicación del origen»), que no es la única, al desempeñar otras funciones, como, en particular, la consistente en garantizar la calidad de ese producto o de ese servicio, o las de comunicación, inversión o publicidad ( STJUE de 18 junio 2009 , asunto L'Oréal o de 25 de julio de 2018, C-129/17, asunto Mitsubishi o la más reciente de 25 de enero de 2024, C-334/22, asunto Audia AG )

"Uso"del signo que se refiere a comportamientos activos por el tercero ( STJUE de 25 de julio de 2018, C-129/17) "en el tráfico económico",entendido como tal el que se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, caso Arsenal ; de 11 de septiembre de 2007, asunto Celine o 23 de marzo de 2010, C.236/08 , asunto Gooble France) y "en relación con productos o servicios", habiendo dicho el Tribunal de Justicia que las actividades enumeradas en el art 9 , ahora apartado 3, del Reglamento ( y del igual modo en el correlativo art 5 de la Directiva) constituye una enumeración no exhaustiva de tipos de uso para productos o servicios ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, caso Arsenal o de 23 de marzo de 2010, Google France y Google, C-236/08 o 2 de abril de 2020, Coty Germany C -567/18)

5. En el caso presente de la documental aportada consta adverado que la demandada lleva a cabo activamente un uso de signos tachados como infractores en el marco de su actividad empresarial, al ofrecer y prestar sus servicios en internet con los mismos ( impresiones de su web y video promocional , doc. nº 5 y 6 de la demanda), utilizarlo como denominación social (doc. nº 6-9 de la contestación), en sus documentos mercantiles (doc. nº 10, 12 a 23 y 25 de la contestación ) o en publicidad ( en redes sociales , doc. nº 7 de la demanda y 33 de la contestación) o como nombre de dominio (doc. nº 5 de la demanda y 33 de la contestación).

Ello implica una utilización con capacidad para menoscabar las funciones de la marca de la actora, como es la indicadora del origen, pues "los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata" (STJUEasunto Celine) ya que aparece ese signo como distintivo de los servicios ofrecidos por la demandada en el mercado, así como de la propia demandada. Además no se puede desechar que pueda afectar a la función de publicidad para informar y atraer al consumidor, esto es, en el uso de la MUE por la actora como elemento de promoción de sus servicios o instrumento de estrategia comercial

6. La conclusión anterior no se ve desdicha por el dato de que la compañía demandada destine su actividad a un único cliente (COFINIMMO), del que se dice que es el mayor fondo patrimonialista belga en el sector de la salud y perfecto conocedor de que es la sociedad demandada la que presta esos servicios, como empresa totalmente ajena a la sociedad americana titular de la MUE. Pretender que por ello la demandada no tiene "relación alguna con el mercado y, por ende, sin afección alguna a la posible clientela que pudiere tener la parte actora ni, por ende, a generar confusión al consumido (sic)" comose dice en el recurso resulta inatendible.

Llevado a sus últimas consecuencias, lo que parece sostenerse es que al prestar la demandada sus servicios en régimen de exclusividad con un solo cliente que le conoce no hay infracción marcaria, aunque se haga un uso inconsentido en el mercado de un signo confusorio con la marca prioritaria, lo cual, como regla, carece de cualquier base legal.

El que la compañía demandada solo se relacione ahora con un sujeto (COFINIMMO) es una circunstancia eventual y fruto de una decisión estratégica y unilateral de la demandada, sin certeza alguna de que no pueda variar, que no hace desvanecer que estemos ante un uso inconsentido de un signo en el tráfico económico en relación con servicios con capacidad para menoscabar las funciones de la marca de la actora al presentarse la mercantil demandada ante los operadores que actúan en el mercado con ese signo tachado de confusorio. Tampoco esa circunstancia limita el derecho de exclusiva de la actora, pues no tiene amparo en el art 14 del RMUE, que no contempla esa especie de "eximente de dedicación exclusiva"que parece invocar la apelante, injustificada atendidos los términos en que la demandada usa el signo en el mercado.

Acerca de la relevancia de las estrategias de marketing en el juicio de confusión, la STGUE de 12 de enero de 2006 ( asunto T-147/03) desechó la tesis de la Sala de Recursos de la Oficina según la cual las modalidades particulares de comercialización de los productos designados por la marca anterior permitían descartar la existencia de cualquier riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, al indicar que el mismo debe realizarse de forma prospectiva y según las condiciones objetivas de comercialización de los productos/servicios designados por las marcas. Argumenta

« dado que las modalidades particulares de comercialización de los productos designados por las marcas pueden variar con el tiempo y según la voluntad de los titulares de estas marcas, el análisis prospectivo del riesgo de confusión entre dos marcas, que persigue un fin de interés general -que el público pertinente no corra el riesgo de ser inducido a error en relación con el origen comercial de los productos en cuestión-, no puede depender de las intenciones comerciales de los titulares de las marcas, con independencia del hecho de que éstas se hayan llevado a cabo o no, intenciones que son por naturaleza subjetivas.

105. En cambio, debe subrayarse que las instancias de la OAMI están autorizadas a tener en cuenta las modalidades objetivas de comercialización de los productos, en particular con el fin de calibrar la importancia respectiva que debe concederse a los aspectos visual, fonético y conceptual de las marcas en conflicto.

[...]

106. En este sentido, el Tribunal de Primera Instancia no puede adherirse a la tesis de la interviniente según la cual en el presente asunto la Sala de Recurso ha tenido debidamente en cuenta las condiciones objetivas de comercialización de los productos de la demandante, en la medida en que estos productos son designados por una categoría de marcas determinada, es decir, las marcas privadas o las marcas de minorista. En efecto, esta afirmación pasa por alto, por una parte, el hecho de que los productos que llevan la marca anterior no se encuentran en los departamentos de los centros comerciales E. Leclerc, sino en puntos de venta especializados que pueden estar situados en la galería comercial aledaña, y, por otra parte, la circunstancia de que las marcas de minorista coexisten en el mercado -incluyendo los centros comerciales- con marcas de otros titulares que designan productos idénticos o similares.

107. De ello se sigue que la Sala de Recurso incurrió en un error de Derecho en el marco

de la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto al tomar en consideración las modalidades específicas de comercialización de los productos designados por la marca anterior, forzosamente limitadas en el tiempo y dependientes exclusivamente de la estrategia comercial del titular de esta marca.»

Sentencia después confirmada por el TJUE en sentencia de 25 de octubre de 2007 (C- 328/06) citada por la apelada. Y si bien la perspectiva de los tribunales exige tener en consideración todas las circunstancias fácticas concretas concurrentes, en el marco de un litigio por infracción ya en la previa sentencia de 12.11.2002 en el asunto Arsenal, el TJUE indicó que la función distintiva de la marca (arsenal) no quedaba desvirtuada por la advertencia según la cual los productos no eran productos oficiales del titular de la marca (el Arsenal FC) al razonar que

«aun suponiendo que un tercero pudiera invocar dicha advertencia para defenderse en un procedimiento por violación del derecho de marca, es necesario señalar que en el caso de autos no se puede descartar que ciertos consumidores interpreten que el signo designa a Arsenal FC como empresa de procedencia de los productos, sobre todo si dichos productos les son presentados después de haber sido vendidos por el Sr. Carlos, cuando ya no se encuentran en el puesto en el que figura la advertencia.

58. Por otro lado, procede observar que, en el caso de autos, tampoco se garantiza que todos los productos designados con la marca han sido fabricados o suministrados bajo el control de una única empresa, a la que puede hacerse responsable de su calidad, como exige la jurisprudencia del Tribunal de Justicia»

Se descarta, pues, esta línea argumental del recurso, sin que yerre la sentencia cuando afirma que el que la demandada tenga un único cliente no es concluyente, pues la certeza y seguridad que precisa la tutela del derecho de exclusiva que implica la marca no puede quedar, en principio, al albur de decisiones unilaterales y susceptibles de cambio del demandado a la hora de explotar sus productos/servicios

7. Asentado lo anterior, sabido es que el riesgo de confusión se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, que explica que se acuda a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJUE asunto Canon citada), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

8. Respecto de la confrontación de los signos,la primera aclaración es que en un litigio de infracción marcaria - como este- lo relevante es el cotejo de la MUE de la actora, tal y como está registrada , con los signos que en el tráfico económico usa la compañía demandada para identificarse ella, sus productos/servicios o su establecimiento en el mercado

En el caso presente se trata de la comparativa entre signos denominativos , de una parte el registrado THOR y los usados por la demandada como identificativo de su web ( www.thorspain.com ) o de la red social (https://es.linkedin.com/company/thorspain) en las que aparece el denominativo Thor Spain Private Equites o las expresiones siguientes

9.En segundo lugar, es constante la jurisprudencia que indica que la similitud debe verificarse según el plano visual, fonético o conceptual de los signos en litigio, atendida la impresión de conjunto producida, teniendo en cuenta sus elementos distintivos y dominantes, esto es , aquéllos que, por su mayor carga distintiva, es más fácil que el público destinatario guarde en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son menso relevantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

Ello no significa que deba tomarse en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto, pues su distintividad reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( STJUE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana), pues la pauta general es que el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar

A la hora de apreciar cuál es el elemento relevante o dominante, debe apreciarse la mayor o menor aptitud de este elemento para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada la marca, atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas. Al efectuar esta apreciación, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas del elemento en cuestión, incluido el hecho de que éste carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada la marca, ya que , por lo general, el público no considerará que un elemento descriptivo que forme parte de una marca compleja es el elemento distintivo y dominante de la impresión de conjunto producida por aquélla [STGUE de 6 de octubre de 2004, New Look/OAMI - Naulover]. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.

9. Aunque lleva razón la apelante de que la comparativa no debe reducirse al elemento THOR que figura en los signos empleados por la demandada, lo cierto es que éste es el elemento principal y más destacado del conjunto

En el caso de "Thor Spain"es evidente no solo por su posición inicial sino porque el locativo nacional Spainnada aporta al respecto, al limitarse a identificar el origen de la compañía

Y en el caso de "Thor Spain Private Equites"porque no solo porque su mayor tamaño y ubicación al inicio del conjunto lo revela, sino porque no se cuestiona que la expresión "private equites"significa "financiación privada" o "fondos de capital privado "para un público sin precisar un elevado nivel de inglés, y por ello resulta descriptiva de una característica de los servicios signados frente a THOR,que resulta totalmente distintiva para esa clase de servicios.

Tampoco el que se diga en la contestación que al signo THOR SPAINse adiciona la expresión "& AFFILIATED COMPANIES Stronger Together"en una página que figura en inglés, pues igualmente estamos una adición de carácter genérico, relativa a que con las compañías afiliadas son más fuertes juntos. Así se viene a reconocerse implícitamente en el recurso cuando ya no incide en ello

Frente a ello, como hemos dicho, THORresulta totalmente distintivo, sin que el dato de que ese término sea el denominativo del dios del trueno y fuerza en la mitología nórdica y germánica altere para nada tal afirmación, pues nada tiene que ver con los servicios identificados, por lo que no hay duda de que goza de una distintividad intrínseca ( STJUE de 25 de octubre de 2007, C-238/06 y sentencias de este tribunal nº158/2018, de 27 de marzo)

10. Al compartir ambas signos - la MUE prioritaria de la actora y los empleados por la demandada- la palabra THOR , que es el elemento único en el primer caso y principal en los segundos, si bien no cabe predicar identidad, es patente que se puede proclamar una alta semejanza visual, sonora y conceptual para el consumidor con conocimientos básicos de inglés, que es el contemplado por las partes , sin que ello hay sido cuestionado, por lo que se asume como correcta la apreciación de la instancia en este particular

11.Por último solo aclarar sobre este particular que no se comparte la tesis del recurrente de que el carácter distintivo de la MUE sea de escasa distintividad porque el uso de THOR como distintivo es habitual. Al contrario, consideramos, a falta de invocación de otra cosa por la actora, que la distintividad de la MUE resulta de grado medio, por la desconexión de "THOR"de los servicios para los que se registra, según hemos razonado

Para predicar la degradación de la fuerza distintiva que se pretende no basta la mera aportación de un listado de registros de las más varias clases del nomenclátor en los que aparece ese término. Esta minusvaloración requiere una prueba precisa y contundente, como la jurisprudencia precisa al tratar de la distancia o convivencia pacífica de signos similares como defensa para excluir el riesgo de confusión. Así, las SSTGUE de 3 de julio 2003 (asunto José Alejandro SL /OAMI (Budmen) y 11 de mayo de 2005 (asunto GRUPO SADA" vs OAMI (Sadia, S.A) enseñan que la mera cita de una lista de búsquedas sin ningún análisis ni de las marcas ni de los productos/servicios, a estos efectos no es bastante; criterio seguido por este tribunal en precedentes ocasiones como en la sentencia de 21 febrero 2013 (asunto joyería Suárez)

"no basta con realizar una simple búsqueda en la OEPM y confeccionar una lista de marcas que cumplan estos parámetros sino que, además, es necesario aportar una serie de datos como son la concreta presentación de estos productos en el mercado, la fecha de su introducción en el mercado y la posibilidad del conocimiento por parte de las actoras de su existencia en el mercado. Al haberse limitado las apelantes a la simple aportación de un listado sin más explicaciones, no cabe sino rechazar esta alegación"

Lo aquí aportado ( listado de búsquedas de OEPM, EUIPO y WIPO, o en un motor de búsqueda en internet , doc. nº 27 a 30, o de una web o historia registral de terceras sociedades, doc. nº 31 -32 ) se revela insuficiente para considerar que el público pertinente esté familiarizado con esa expresión como distintiva de servicios de las clases registradas (en especial, de la 37 como veremos, servicios de promociones inmobiliarias) cuando ni siquiera figura THOR como vocablo aislado, de modo que vaya a comprender inmediatamente, y sin más reflexión, su alcance, sin que , a mayores, la mera presencia de ese término en una búsqueda en internet permita afirmar que estemos ante un uso relevante a estos efectos, pues como declara la reciente STGUE de 25.10.2023 (asunto T-384/22) " el empleo de un término en varios sitios de Internet no es suficiente para determinar la frecuencia de su uso [ sentencia de 16 de diciembre de 2010, Fidelio/OAMI (Hallux), T-286/08 , apartado 47]."

Menos fuerza argumental tiene aún la invocación de la certificación del Registrador del Registro Mercantil Central por la que establecía que no figuraba registrada la denominación THOR en su día, pues la misma carece de trascendencia a nivel marcario, al reducir sus efectos a los societarios en orden a la identificación de la sociedad, pero no en el tráfico económico ( STJUE de 11 de septiembre de 2007, C -17/2006; asunto Celine, y SSTS 363/2012, de 7 de junio y 228/2013, de 12 de abril )

12.En conclusión, la semejanza de los signos es de grado elevado o superior, por compartir un elemento que despliega una eficacia nuclear en la distintividad de los signos, como prevé a STJUE de 8 de mayo de 2014 (asunto C-591/12 BIMBO DOUGHNUTS) que aclara que la STJUE de 6 de octubre de 2005 (Medion AG y Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH) no introdujo una excepción a los principios que regulan la apreciación del riesgo de confusión

13. En cuanto al ámbito aplicativolo relevante en una acción de infracción como la que nos ocupa es verificar si la actividad desarrollada por la parte demandada es idéntica o similar al ámbito aplicativo de la marca registrada cuya protección se reclama, teniendo presente (STJUE asunto Canon citada) que para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados « procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario».

Criterio pacífico seguido después, entre otras, en la STJUE de 11 de mayo de 2006 (asunto C-416/04 The Sunrider Corporation) y completado con la STJUE de 18 de julio de 2006, que no desecha como factor a considerar el canal de distribución de los productos de que se trate. En definitiva, los productos o los servicios complementarios son aquellos entre los que existe una estrecha conexión, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro, de manera que los consumidores pueden pensar que la empresa responsable de la fabricación de esos productos o de la prestación de esos servicios es la misma

Ámbito de aplicación -que delimita la extensión del ius prohibendi consagrado en el art 9 RMUE y art 10 de la Directiva, a salvo las marcas renombradas - que viene fijado por el registro, aunque en la actualidad no se lleven a término, ya que es una posibilidad que no se puede desechar de manera absoluta, tratándose de una potencialidad de las marcas de la actora mientras no se acuerde su nulidad o caducidad respecto de ellos. Lo que sí habrá que marginar son aquellos no relacionados en la lista, aunque la actora en el mercado los lleve a cabo o produzca (STGUE de 15 de marzo de 2006, Eurodrive Services and Distribution NV/OAMI- Gómez Frías (euroMaster)

14.Frente a lo deslizado por la demandada, lo relevante no son las actividades que desarrolla la actora según su web sino que su marca THOR está registrada, en lo que aquí interesa, para servicios de promociones inmobiliarias en clase 37, y que la demandada reconoce que su actividad consiste en la promoción delegada en el sector geriátrico o asistencial, desarrollando y construyendo "llave en mano" los diversos edificios contratados destinados al servicio geriátrico. Así se desprende de los contratos aportados y figura en la memoria de las cuentas anuales cuyo particular reproduce en su contestación

El que la actora al tiempo de la demanda tuviera o no presencia en España o en el resto de Europa o que la primera actividad desarrollada en España ya incoado el procedimiento sea la ejecución de un proyecto para la creación de un centro de datos en Fuenlabrada no es concluyente a estos efectos (hecho alegado y no controvertido en la audiencia previa), pues reiteramos que lo determinante es el ámbito registral de la marca

No se comparte, pues, el enfoque planteado por la recurrente, sino que lo que debemos cotejar son los productos/servicios para los que la marca está registrada con los productos/servicios que en el tráfico económico ofrece y comercializa- en sentido amplio- el demandado

15. Desde esta óptica nos resulta evidente que la promoción de espacios geriátricos-residenciales está incluida en los servicios registrados de promociones inmobiliarias, sin que se alegue razón alguna para considerar que esa promoción de inmuebles para uso socio-sanitario o geriátrico constituya una subcategoría diferenciada y autónoma respecto de los servicios de promociones inmobiliarias

No se aporta justificación que permita apreciar la existencia de subcategorías a las que se refiere la jurisprudencia ( STJUE de 11 de diciembre de 2014, OHMI/Kessel, C-31/14- o STS 611/2019, de 14 de noviembre, asunto "tortas del casar" con cita de STGUE de 8 de mayo de 2019, asunto T-269/18), que lo circunscribe a aquellos casos en que los productos o servicios están suficientemente diferenciados para poder constituir categorías o subcategorías coherentes

16. En cambio, no se participa de la pretendida semejanza con otros servicios registrados como los "Servicios de inversión inmobiliaria y servicios de adquisición, en concreto corretaje de centros comerciales al por menor, mercados al aire libre, construcciones de oficina, construcciones residenciales y hoteles y gestión de construcciones de oficina y construcciones residenciales" pertenecientesa la clase 36, pues no consta que la demandada desarrolle servicios de inversión o de corretaje , que es lo que se refiere y comprende esta clase ; ámbito de actuación distinta al desarrollo y gestión de proyectos inmobiliarios destinados a centros asistenciales y geriátricos

17. Pero ello no impide que, desde el punto de vista aplicativo, podamos afirmar la identidad de los servicios realizados por la demandada respecto con los amparados por la MUE de la actora. Se descarta por ello el error de valoración imputado a la sentencia de instancia en este particular

Conclusión no desdicha por el dato de que la demandada desarrolle sus servicios de promoción en el sector geriátrico o asistencial bajo el sistema o modalidad "llave en mano", esto es, de manera integral, omnicomprensiva de todo el proceso desde la búsqueda del suelo hasta su completa edificación y equipamiento, pasando por su previa ideación, licencias y construcción, según se desprende de los contratos aportados en la contestación. Se trata de una forma o modalidad de contratación a la hora de realizar la actividad, sin que constituya un factor diferencial de la misma que haga desvanecer su esencia

18. El examen de los factores relevantes del caso que nos ocupa, y en especial la identidad aplicativa y el alto grado de semejanza de los signos, nos aboca a confirmar la sentencia cuando aprecia la concurrencia de riesgo de confusión, pues el público destinatario de los servicios ofertados por la demandada puede creer que los mismos proceden de la actora, o en su caso, que entre ambas empresas hay vinculación económica, cuando no la hay.

19. Ello es así aunque este consumidor pertinente pueda tener un nivel de atención más elevado que el ordinario, atendida la categoría de servicios contemplada, que no es ciertamente de consumo habitual o corriente, sino más específico y de importe elevado . El que admitamos que este consumidor preste más atención y cuidado en su decisión, no permite disipar el peligro de confusión, y que cuanto menos asocie los servicios de la demandada (THOR SPAIN) a los de la actora (THOR), al aparecer la primera a ojos de un consumidor medio, también en este caso, como filial o asociada de la segunda en España.

20. Lo que no es admisible es pretender reducir el consumidor relevante al único cliente de la demandada (COFINIMMO) y como este es perfectamente conocedor de que la compañía demandada no tiene nada que ver con la sociedad americana titular de la MUE, deducir que no hay confusión. Esa reducción carece de base legal, pues ya hemos dicho que la demandada hace un uso del signo ajeno sin autorización en el tráfico económico no limitado a ese cliente

21. Para finalizar, y por agotar la respuesta, de una parte, si bien el precedente de la OEPM no es vinculante, no se alcanza a comprender que se diga que no vino motivado por oposición de la actora, pues la solicitud de marca interesada (THOR SPAIN) fue denegada por decisión de 19 de diciembre de 2018 entre otras por su incompatibilidad con la MUE nº 011583028 de la actora (doc. nº 9 de la demanda)

Y de otra, la obtención por la compañía demandada en la EUIPO del registro de la marca THOREU para servicios de construcción y edificación dentro de la clase 37 , además de ser un hecho sobrevenido ( pues se solicita tras la demanda y se obtiene tras el dictado del primer sentencia anulada) en nada afecta a lo dicho, pues no es objeto de este litigio analizar su validez ( a dilucidar ante la EUIPO) , sin que en todo caso sirva para revelar la debilidad del término THOR cuando el signo registrado es THOREU ( y no THOR EU como se dice en el recurso) y se alega por la actora que ese registro le pasó desapercibido. En todo caso hay que aclarar que carece de eficacia defensiva frente a la MUE prioritaria de la actora, al superarse la doctrina de la inmunidad registral con la STJUE de 21 de febrero de 2013, C-561/2011. A lo sumo esa invocación lo que refuerza es la identidad aplicativa antes apreciada, al estar los servicios registrados (y que se entiende que son los realizados por la solicitante) comprendidos en la MUE objeto de este procedimiento

22. Se desestima la alegación segunda del recurso

TERCERO. -La indemnización por daños y perjuicios

1.De las distintas condenas fijadas en la sentencia, el recurso solo ataca la relativa la indemnización de daños y perjuicios, además de lo dicho sobre la remoción y destrucción en el fundamento de la ausencia de motivación, que ya hemos aclarado que en realidad es una queja de incongruencia extrapetita, a desechar porque sí figura tal pretensión en el suplico de la demanda

La apelante invoca errónea valoración de la prueba e infracción del art. 43.5 de la LM e indebida aplicación del principio "ex re ipsa", con vulneración de la jurisprudencia Al margen de la queja de falta de razonamiento por tratarse de una sentencia estereotipada, si bien de forma no del todo ordenada, a efectos expositivos, en síntesis, las líneas argumentales, son las siguientes:

(1º) no valoración de los hechos concurrentes que revelan que no se ha causado daño a la actora ni que la demandada haya obtenido un beneficio económico por la utilización del signo Thor, al no tener un tráfico en el mercado por solo disponer de un cliente que ninguna vinculación tiene con la actora, cuya relación negocial es antigua

(2º) ninguna de las partes ha exteriorizado que la MUE sea una marca renombrada

(3º) ausencia de prueba de culpa o negligencia respecto a la infracción marcaria al no acreditarse ningún daño o perjuicio real a la actora con referencia a que (i) la demandada limita su actividad a un cliente (COFINIMMO), (ii) reducida a la promoción de servicios de promoción "llave en mano" de residencias geriátricas, (iii) desde 2008 y sobre todo desde el año 2018 , y cuando su resultado económico alto se interpone la demanda, (iv) sin presencia de la actora hasta el año 2022 en el mercado español con un proyecto sin relación con el sector geriátrico asistencial.

(4º) falta de prueba de los gastos de asesoramiento preliminar, al ser insuficientes las facturas aportadas

(5º) improcedencia de la solicitud de unas supuestas ganancias dejadas de obtener, que son inexistentes

(6º) indebida aplicación de la doctrina in re ipsa en la jurisprudencia encarnada en la STS 516/2019, de 3 de octubre, que glosa de forma extensa.

Valoración del tribunal

2.Conviene esclarecer ante la ausencia de precisión de la demanda, no corregida en la sentencia, y, que se mantiene en el recurso, que mientras el artículo 42 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (aplicable por remisión del art 129.2 y 130.2 RMUE) establece los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, el art 43 regula su extensión y fórmula de cálculo.

3. Centrados en el primero, son cuatro los títulos de imputación que maneja el legislador: la responsabilidad objetiva; por culpa, por advertencia y objetivada, aunque en realidad podríamos diferenciarlas en dos: objetiva, en caso de realización de alguno de los actos del art 42.1 LM, y subjetiva o por culpa, contemplado en el art 42.2 LM, que se presume en caso de existir requerimiento previo o tratarse la infringida de una marca renombrada

4.La sentencia sobre este particular dice "Conforme explicita la actora en su demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 42 de la LM , todos aquellos que, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en las letras a) del artículo 34.3 de la LM , estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados, es decir existe una responsabilidad objetiva.

Es decir, la Ley de Marcas y de Diseño condicionan la posibilidad de ejercer la acción indemnizatoria a la existencia objetiva una serie de actuaciones concretas (letras a) y f) del artículo 34.3 , salvo que se trate de productos y servicios de "primera comercialización".

En los demás casos, la indemnización también podrá ser concedida si existe previo conocimiento del infractor (obtenido mediante el preceptivo requerimiento), la marca fuera renombrada, lo que también sucede en nuestro caso, o mediara culpa o negligencia por parte de la demandada, lo que igualmente sucede (no se entiende de otro modo que la contraparte, haya replicado servilmente los derechos anteriores de mi mandante)"

Además de incurrir en alguna inexactitud, no le falta razón a la apelante al indicar que se está ante una argumentación estandarizada y posiblemente fruto de un "copia y pega" de otra sentencia, pues no se ajusta a los términos de la demanda, que en este particular peca de escueta, al limitarse a la cita del art 42 LM y dar por sentada la responsabilidad, centrándose en los daños reclamados (apartado 45 y ss. y apartado 97 y ss.). Lo anterior obliga a este tribunal a completar la respuesta de la instancia que, aunque su excurso argumental no sea ejemplar, adelantamos ya que acierta en el fondo.

5. Excluida la responsabilidad objetiva que no se invoca y la objetivada por renombre, al aclarar la actora, ahora apelada, que tampoco se aduce, no hay duda que concurre la responsabilidad por advertencia, al constar que en fecha 19.7.2021 la demandada recibió el burofax remitido por el despacho de letrados que asesora a la actora en el que se identifica la MUE y se requiere de cese ( doc. n11 de la demanda ) que no es atendido, sin que procede verificar- por razones de congruencia, art 218LEC- si concurre actuación negligente de la demandada cuando sobre ello guarda silencio la demanda

Desechamos con ello la tesis defensiva de ausencia de prueba de culpa o negligencia que se confunde en el recurso con la ausencia de daños

6.Afirmada la responsabilidad por daños y perjuicios, la sentencia condena a indemnizar a la actora por las pérdidas sufridas en la cantidad de 3.889,2.-€, y en concepto de lucro cesante en la cantidad que resulte más alta de las siguientes, a determinar en ejecución de esta sentencia, de conformidad con el art. 74.5 LP y arts. 712 y ss. LEC: el 1% de la cifra de negocio realizada con la explotación de su negocio inmobiliario bajo los distintivos THOR SPAIN/THOR SPAIN PRIVATE o el beneficio obtenido por la demandada con la explotación de su negocio inmobiliario bajo los distintivos THOR SPAIN/THOR SPAIN PRIVATE, en el curso de los cinco anteriores a la fecha de presentación de la demanda en ambos casos

En su línea argumental estandarizada, el juzgador a quo hace referencia a la doctrina in re ipsa (apartado 20 in fine) y a reproducir el art 43 LM, centrándose en justificar la remisión de la condena a ejecución de sentencia. Ello provoca, como en el caso anterior, que la Sala debe suplir el escueto esfuerzo argumental

7. El primero de los conceptos fijados en sentido estricto son los gastos de investigación( art 43.1LM)

Con ello se trata de resarcir gastos previos causalmente ligados a la obtención de pruebas razonables de la comisión de la infracción o de datos encaminados a la preparación de la defensa del derecho de exclusiva, como las gestiones dirigidas al cese de la conducta infractora y el asesoramiento legal para ello ( STJUE 28.04.2022, C-559/20)

En este caso la alegada falta de prueba de esos gastos para la preparación, asesoramiento y realización de requerimientos por estar solo amparada en facturas emitida por el despacho Elzaburu a un tercero distinto a la compañía actora no es atendible.

Tales facturas resultan suficientes no solo porque no hay dato alguno que permita afirmar su manipulación, sino porque vienen corroboradas con el affidavit aportado en la audiencia previa, que además anexa facturas emitidas a la compañía actora por el despacho de letrados al que el despacho español le gira las facturas.

No solo queda acreditada la realización de esos trabajos previos, que es lo determinante, sino que se desvanece cualquier atisbo de que los mismos no hayan resultado un gasto para la actora, al entrar dentro de la normalidad que sea el despacho que asume la gestión de la tutela de la propiedad intelectual de la compañía americana actora el que abone en primer lugar al despacho español encargado de tal actividad, para después cargarlos a la compañía americana

Se rechazo, pues, el alegato impugnatorio sobre este particular, sin que se haya aportado criterio objetivo alguno que permita modificar su importe

8. Resta por examinar el segundo concepto (la cantidad más alta entre el beneficio obtenido por la demandada o el 1% de la cifra de negocios)cuya determinación y cuantificación se difieren a ejecución de sentencia

El apartado 2 del art 43LM que , antes y después de la reforma de 2018, nos dice que para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado: a)las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación o los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, con la aclaración tras la reforma de 2018, que se contemplan "alternativamente" y b) la llamada "regalía hipotética", o más correctamente "(u)na cantidad a tanto alzado que al menos comprenda"la cantidad que como precio el infractor hubiera debido pagar al titular de la marca por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho.

Como recordamos en nuestra sentencia nº 13/2024, de 12 de enero «Este sistema , que es el establecido en la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual y su transposición, posteriormente transpuesto en nuestra legislación por la Ley 19/2006, de 5 de junio, está inspirado en el modelo alemán, primero jurisprudencial, y después positivizado, del dreifache Schadensberechnung o triple cálculo del perjuicio, en el caso de la infracción de los derechos inmateriales»que combina o recoge fórmulas cuya naturaleza sí es propiamente indemnizatoria ( reclamación del lucro cesante) «que precisa acreditar la relación de causalidad entre la conducta infractora y la pérdida o frustración de beneficios, comprensiva tanto de los casos de descensos de la cifra de negocio como los de menor aumento de dicha cifra si no hubiera tenido lugar la actuación infractora»con otras alternativas (pedir la restitución del lucro obtenido por el infractor con la injerencia o el valor de cesión del derecho en el mercado) que «responden a una restitución propia de una condictio por intromisión y no una solución propiamente indemnizatoria»,dado que lo que persigue no es resarcir el daño causado en el patrimonio del actor titular de la MUE, sino que, al moverse en un plano restitutorio, busca reequilibrar atribuciones patrimoniales injustificadas, que se extraen del patrimonio del infractor y se desplazan al titular del derecho de exclusiva infringido. Así dijimos en nuestra sentencia nº 106/2024, de 23 de febrero que esta opción

«no responde al quebranto patrimonial sufrido por el titular del derecho de exclusiva vulnerado, sino que busca evitar que quede en el patrimonio del infractor el beneficio patrimonial logrado con la infracción o el importe que se ahorra al no pagar al titular el derecho de uso del signo.

Esta exégesis es la recogida, en esencia, en la STS 504/2019, de 30 de septiembre en el llamado caso "Pasapalabra" , que aunque trate sobre propiedad intelectual resulta intrascendente en lo aquí nos ocupa, pues la trasposición de la Directiva citada mediante la Ley 19/2006, de 5 de junio, modificó no solo el art. 140 TRLPI sino con un contenido casi idéntico también al art 43 LM (como también la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (entonces vigente) y la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ) . Literalmente dice que

«no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. Se otorga al titular del derecho infringido esa pretensión restitutoria como consecuencia del contenido atributivo del derecho que el demandado ha infringido».

Esta sentencia se inserta en la línea patrocinada por el Alto Tribunal en la Sentencia nº 114/2009, de 9 de marzo en la que, con ocasión de la regalía hipotética, se dice que se trata de

«una medida indemnizatoria inspirada en las conditiones por intromisión, como respuesta a la posibilidad de que afluyan a una persona valores patrimoniales ajenos, por virtud de una invasión no autorizada del ámbito reconocido a la facultad de exclusión del titular de los bienes o derechos lesionados

[...]

Se trata, al fin, de un perjuicio para el titular y un beneficio para el infractor, uno y otro directamente derivados de la infracción y, además, evidentes - manifesta non egent probatione -. Al respecto, sentencias de 21 de abril de 1.992 , 23 de febrero de 1.998 , 28 de septiembre y 10 de octubre de 2.001 , 1 de junio de 2.005 , 5 de febrero de 2.008 , 2 y 4 de marzo de 2.009 ".

El que normativamente se consideren daños y perjuicios no debe impedir que no diferenciemos su naturaleza

9. La primera consideración de lo anterior es que yerra la apelante cuando refiere la improcedencia de la solicitud de unas supuestas ganancias dejadas de obtener, pues (i) olvida que lo que debe atacar el recurso no es la demanda sino la sentencia ( arts. 456, 458 y 465 LEC) y (ii) en todo caso ni ésta acuerda ni aquélla pide como resarcimiento las ganancias dejadas de obtener por la actora consecuencia de la violación de su marca, de modo que huelga comprobar si son inexistentes

10. La segunda consideración es que en la opción elegida no es necesario probar que el actor haya sufrido un daño entendido como quebranto patrimonial, pues ni actúa como presupuesto ni medida del importe de la restitución, como explicita la STS 504/2019, de 30 de septiembre

No ignoramos la STS 516/2019, de 3 de octubre de 2019 (caso NUBA) glosada en el recurso para invocar que es preciso la prueba del daño en la actora como requisito para estimar la pretensión de condena pecuniaria en un litigio por infracción marcaria, dado que en ella se deja sin efecto la condena acordada por la Audiencia Provincial con arreglo al art 43.5 LM. Ante idéntica alegación nos pronunciamos en la citada sentencia 109/2024, de 23 de febrero en los términos siguientes

«Aun entendiendo las dudas que pueda generar, no entendemos que la misma implique en realidad una alteración de la línea jurisprudencial que permite discriminar las exigencias probatorias en función del parámetro legal elegido por el titular marcario como fundamento de su pretensión patrimonial: si lo reclamado son los beneficios que el titular de la marca hubiera obtenido mediante el uso de la marca (ganancias dejadas de obtener), deberá probarlos y su importe delimitará la cuantía de la condena, pero si lo que se pide es el beneficio obtenido indebidamente por el infractor o la regalía hipotética, no será preciso probar por el actor titular de la marca que ha sufrido un daño en su patrimonio, ni éste delimita el alcance de la condena

Ello es así porque la propia STS 516/2019 , al comentar el art 43.2LM , reconoce que

«En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción»

No hay contradicción si vemos que la sentencia 516/2019 no emplea "perjuicio" como quebranto patrimonial al modo del art 1106CC , sino de forma amplia para incluir el enriquecimiento injustificado del infractor; enriquecimiento que también se produce cuando se deja de pagar aquello que debería haberse abonado para llevar a cabo la utilización de la marca ajena conforme a derecho, es decir, el precio, canon o royalty por la preceptiva licencia

Resulta oportuno traer a colación el posterior auto del TS de 23 de febrero de 2022 que inadmite el recurso de casación interpuesto contra una sentencia dictada por esta Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8.ª, actuando en su calidad de Tribunal de Marca de la Unión Europea, que en un caso de marca renombrada había condenado al pago de la regalía hipotética y en el que denunciaba por el recurrente la infracción del artículo 43.2 b) de la Ley de Marcas 17/2001, al no exigir la sentencia recurrida la necesidad de acreditar los daños y perjuicios sufridos por entender el recurrente que la elección de este criterio no le eximía de demostrar la causación de un perjuicio, tanto de su existencia ("an") como de su importe ("quantum"). Recurso que no se admite por falta de oposición de la resolución recurrida a la doctrina de la Sala Primera recogida en la STS nº 98/2016, de 19 de febrero que trascribe (remarcado añadido)

« La sentencia de esta Sala núm. 706/2010, de 18 de noviembre , con cita de las núm. 936/2009, de 2 de marzo , y 40/2008, de 5 de febrero , señala que el derecho del titular de la marca a la llamada regalía hipotética responde a la necesidad de que no quede sin protección el perjudicado por la infracción de la marca como consecuencia de la dificultad que normalmente representa probar en el proceso los beneficios obtenidos con ella por el infractor; y que se trata de un perjuicio evidente o necesariamente derivado de la infracción -"manifesta non egent probatione".

[...]

Precisamente la jurisprudencia ha configurado la regalía hipotética como opción para solventar los problemas de prueba y asegurar una indemnización sin necesidad de probar en concreto el daño causado. Por tanto, elegido este criterio indemnizatorio y reconocida y declarada la existencia de infracción, procederá la condena a indemnizar.Como dijo la ya citada sentencia de esta Sala 706/2010, de 18 de noviembre , probada la infracción de la marca de la actora, la opción indemnizatoria de la regalía hipotética "[n]o puede quedar frustrada por la ausencia de prueba de la realidad de los perjuicios, ante la evidencia "ex re" del lucro cesante a consecuencia, en la modalidad dicha, de una utilización de los signos registrados, jurídicamente admisible mediante licencia [...]».

Esta línea ya se sostenía en la sentencia de este tribunal nº 59/2020, de 24 de enero, y se reitera en la más reciente nº 155/2024, de 15 de marzo, y en ella nos reafirmamos al no ser desvirtuada por lo dicho en el recurso. Es el legislador el que preceptúa en sede de propiedad industrial qué se entiende por daño y perjuicio y cómo se debe fijar. Es decir, el art 43.2 LM establece el beneficio obtenido por el infractor o la licencia hipotética como parámetros resarcitorios, sin exigencia de un plus probatorio adicional, al no encontramos ante una simple reclamación de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual basada en el Código Civil. Por ello dijimos en la mentada sentencia nº 109/2024, de 23 de febrero, y ahora reiteramos, que en estos casos inspirados en el enriquecimiento injusto

« el titular del derecho de exclusiva, sin más requisitos adicionales que la norma no contempla, tiene derecho a exigir a quien indebidamente se ha inmiscuido en su esfera jurídica el abono del enriquecimiento ilícito obtenido por el infractor a consecuencia de la violación de la marca ajena o el enriquecimiento negativo por dejar de pagar el infractor la regalía correspondiente (abono de damnum cessans), por lo que , en estos casos es más fácil la apreciación de la doctrina ex re ipsa, de la que se hace eco la referida STS 516/2019

Conclusión que responde a la lógica de las cosas: de una parte, parece evidente que el infractor se beneficiará con su actuación infractora, pues de lo contrario no tiene sentido que lleve a cabo la misma, y, por otra parte, que la falta de abono del importe de la licencia correspondiente implicará una mejora patrimonial sin causa, de modo que ese beneficio en ninguno de esos casos puede ser conservado por el infractor en su patrimonio. Ello no significa que se presuma legalmente el daño, que no lo admite la STS nº 351/2011, de 31 de mayo , sino que en esos casos se puede entender, aplicando un principio de normalidad, que esa actuación ha generado ya un beneficio para el infractor (pues de no ser así no se explica para qué se lleva a cabo) ya un empobrecimiento del titular marcario (al dejar de percibir el royalty por la explotación no autorizada de su signo)

Además estimamos que es la lectura exigida por la Directiva 2004/48/CE que pretende la reparación derivada de la infracción, para lo cual en su art 3 impone a los Estados miembros implementar medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual que han de ser justos y equitativos, efectivos, proporcionados y disuasorios, no inútilmente complejos o gravoso, ni comportar plazos injustificables o retrasos innecesarios , y cuya aplicación evite la creación de obstáculos al comercio legítimo. No parece que imponer la carga de la prueba de daño es estos supuestos (beneficio obtenido por el infractor o regalía hipotética) responda a esas exigencias.»

Se descarta por ello la tesis impugnatoria del error en la valoración de los hechos reveladores de la ausencia de daños a la actora, al no ser predeterminantes de la restitución reclamada

11. La tercera consideración es que la alegación impugnatoria de que la demandada no ha obtenido un beneficio económico por la utilización del signo Thor, que es en realidad lo relevante, no es atendible por no haber sido planteada en la contestación, que centra toda su defensa en que su actividad (la de la demandada) no causa daños a la actora. Error de enfoque (ya que lo reclamado son los beneficios obtenidos por el infractor) que no se puede corregir en apelación, al no estar permitido alterar los términos del debate. Lo impide el art 456 LEC, que positiviza el principio "pendente apellatione nihil innovetur" (por todas STS 246/2016, de 13 de abril)

12.El diferimiento de la condena a ejecución de sentencia provoca que será en ese estadio procesal en el que deba dilucidarse hasta qué punto el uso indebido de la demandada de signos confusorios con la MUE en la identificación de sus servicios está ligado a los beneficios obtenidos , pues a lo que tiene derecho a percibir el actor no es a todos los beneficios obtenidos por la demandada, sino exclusivamente los que traigan causa de la violación de la MUE , es decir, "los obtenidos como consecuencia de la violación"

Habrá, pues, que discernir qué beneficios derivan causalmente de la infracción, y cuáles no, como dijimos en la sentencia nº 372/2008, de 23 de octubre, atendidas las circunstancias concurrentes, como son que esa actividad se centra en un solo cliente, sin vinculación alguna con la actora, y sin presencia de la actora en España en el sector socio-sanitario y geriátrico, ya que lo único que advera la actora con el doc. nº 2 de la demanda es la actividad del grupo empresarial del que forma parte, que no cabe confundir propiamente con esta, y en todo caso , limitándose a informar sobre la tenencia de inmuebles en algunas ciudades europeas ( en lo que afecta al ámbito territorial de la MUE) y la gestión de esos activos en una actividad que excede de los servicios de la clase 37 respecto de los que hemos apreciado la confusión

13.Ahora bien, el que no se comparta la decisión de la sentencia de remitir a ejecución de sentencia cuestiones que entendemos que deberían solventarse en la fase declarativa ( STS 278/2022, de 31 de marzo) no nos permite modificar el fallo en este particular, al no haberse denunciado en el recurso infracción procesal del art 209 y 219 LEC, de modo que no es posible de oficio su apreciación por imperativo del art 227.2 LEC y art 240.2 LOPJ ( ATC 282/2006, de 18 de julio y STS 318/2018, de 30 de mayo )

14.La cuarta consideración es que en todo caso debe confirmarse la procedencia del resarcimiento del 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los servicios ilícitamente marcados del art 43.5 LM, trayendo a colación la STS 375/2015, de 6 de julio, que, con cita de la STS 777/2010, de 9 de diciembre, recuerda que

«... nos hallamos ante una indemnización que opera automáticamente y cuya petición se encuentra implícita en la de indemnización de daños y perjuicios, y que, sin necesidad de elección alguna del perjudicado, se calcula en el porcentaje del 1 por ciento en relación con la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos ilícitamente marcados».

Sin desconocer la STS 516/2019, de 3 de octubre ( caso Nuba) ello no supone, a nuestro juicio, mutar la naturaleza de esta condena mínima indemnizatoria prevista en la legislación marcaria para convertirla en una sanción civil, si entendemos - como impone una lectura sistemática del precepto- esa indemnización de los daños y perjuicios del titular del derecho de exclusiva al que se refiere el art 43.5 LM en sentido normativo, compresivo también del beneficio indebido obtenido por el infractor (o del canon impagado por una hipotética regalía) .En este sentido lo hemos resuelto en la reciente sentencia de este tribunal nº 155/2024, de 15 de marzo

Cálculo que se hará con arreglo a la cifra de negocio según define el art 35 CCo , esto es, comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión, y que figura en las cuentas anuales

15. Finalmente, aunque se confirma la condena pecuniaria a cuantificar en ejecución de sentencia, debe aclararse que dicha estimación solo procede desde el momento de inicio de la responsabilidad patrimonial, esto es, desde el requerimiento de cese inatendido ( julio de 2021) , hasta que se haya dejado de usar el signo infractor, según enseña la STS 561/2019, de 23 de octubre, que versa sobre el alcance temporal de la indemnización de daños y perjuicios y cómo compatibilizar el plazo de prescripción de cinco años del art 45.2 LM con los presupuestos de la condena contemplados en el art 42 LM.

Al haberse pedido absolución plena entendemos que la apreciación de esta limitación temporal frente al plazo de 5 años previos a la demanda (presentada en diciembre de 2021) no altera el principio de congruencia del art 218 LEC

CUARTO- Costas

1.No procede efectuar imposición sobre las costas causadas en esta alzada al apelante al haber sido estimado en parte el recurso de apelación ( art 398 LEC )

2. No obstante limitar temporalmente la pretensión indemnizatoria y reducirla solo a una de las alternativas propuestas, la estimación de la demanda resulta sustancial, por lo que se mantiene la imposición de las costas causadas a la parte demandada ( art 394LEC)

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.