Sentencia Civil 192/2023 Audiencia Provincial Civil de Alicante nº 8, Rec. 1236/2022 de 31 de marzo del 2023

PRIMERO.- Consideraciones preliminares.

En primer lugar, la mercantil demandada fue declarada en situación de rebeldía y no se personó en la instancia hasta después de notificarle la Sentencia ahora impugnada para interponer el recurso de apelación. Como indica el artículo 496.2 LEC, la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de la demanda.

En segundo lugar, la intervención por funcionarios de la Policía Nacional de los llamados productos infractores que tuvo lugar el día 19 de marzo de 2013 en el local de ACERO ORO, S.L. sito en la calle Ingeniero Juan Bautista Escudero, parcela 262-A, local 16 de Córdoba, dio lugar a un procedimiento penal que concluyó con una Sentencia absolutoria dictada por el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba (Juicio Oral 143/18) de 29 de junio de 2020 (documento número 6 de la demanda), ratificada en grado de apelación por la Sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba (Procedimiento Abreviado 917/20) de 21 de enero de 2021 (documento número 7 de la demanda).

En tercer lugar, la eficacia no vinculante de una Sentencia penal absolutoria en un posterior proceso civil por los mismos hechos es reconocida por nuestra doctrina jurisprudencial ( STS número 792/21, de 18 de octubre de 2021):

" 3.- En consecuencia, como declaramos en la sentencia 301/2016, de 5 de mayo , los tribunales deben tomar en consideración los hechos declarados probados en resoluciones firmes dictadas por tribunales de una jurisdicción distinta, de modo que solo pueden separarse de tales hechos exponiendo las razones y fundamentos que justifiquen tal divergencia. Pero ello no impide que en cada jurisdicción haya de producirse un enjuiciamiento y una calificación en el plano jurídico de forma independiente y con resultados distintos si ello resulta de la aplicación de normativas diferentes. Y ello, como declaró la sentencia 23/2012, de 26 de enero , responde a:

"[...] los distintos criterios rectores de las distintas jurisdicciones y con la diversidad de las normativas que de manera principal se aplican por unas y otras, pues unos mismos hechos pueden dar lugar a que una persona pueda ser considerada responsable solidaria del pago de determinada cantidad por la jurisdicción social pero no por la jurisdicción civil, o que resulte absuelta por la jurisdicción penal, como ha sucedido en el caso de autos en que la querella fue archivada. Además, la estimación de la pretensión formulada ante la jurisdicción civil depende de la adecuada fundamentación fáctica y jurídica de la demanda. El hecho de que exista una condena de dicho demandado en una sentencia de la jurisdicción social no puede, por sí sola, solventar la deficiente fundamentación fáctica y jurídica de una demanda promovida ante la jurisdicción civil".

En cuarto lugar, de los 2.153 productos supuestamente infractores intervenidos el día 19 de marzo de 2013, solo figuran actualmente 13 muestras a disposición del Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba, sobre las que se realizó el informe relativo a la infracción de derechos de propiedad industrial de TOUS por parte de la perito Doña Carla, obrante en los autos. El resto de productos supuestamente infractores intervenidos fueron entregados a TOUS ante a inexistencia de espacio en las dependencias policiales sin que conste una autorización judicial previa.

SEGUNDO.- Alegaciones del recurso de apelación.

Una vez establecidas las consideraciones preliminares, el recurso de apelación deducido por ACERO Y ORO, S.L. se sustenta en las siguientes alegaciones:

1) infracción de normas procesales.

2) error en la valoración de la prueba.

3) improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios.

4) improcedente revisión de la Sentencia firme dictada en el orden penal.

TERCERO.- Infracción de normas procesales.

El primer submotivo de esta alegación denuncia la falta de competencia del Juzgado de instancia para conocer del litigio porque habiéndose intervenido los productos infractores en la ciudad de Córdoba, de conformidad con lo previsto en los artículos 52.1.13º LEC y 118 de la Ley de Patentes (al que se remite la Disposición adicional primera.1 de la Ley de Marcas) y el Acuerdo correspondiente adoptado por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, debió conocer el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada, al ser el competente en materia de infracción marcaria cuando ésta tiene lugar en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Rechazamos esta alegación porque:

i) no se propuso la falta de competencia mediante declinatoria según exigen los artículos 59, 63 y 64 LEC, trámite que le precluyó a la demandada al haber sido declarada en rebeldía.

ii) en cualquier caso, en la demanda se acumulan acciones de infracción de marcas de la Unión Europea, marca española y de diseño industrial español al existir conexión entre ellas y, conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional primera.3 de la Ley de Marcas (vigente ratione temporis), la competencia para su conocimiento se atribuye a los anteriormente denominados Juzgados de Marca Comunitaria y, según el artículo 86.bis.4 LOPJ (vigente ratione temporis), son los Juzgados de lo Mercantil de Alicante a quienes se atribuye la competencia de los Juzgados de Marca Comunitaria.

El segundo submotivo de esta alegación se refiere a la infracción de las normas del emplazamiento de la entidad demandada y de la notificación de la situación de rebeldía del demandado.

Consta en las actuaciones el emplazamiento de la mercantil demandada mediante correo certificado con acuse de recibo debidamente cumplimentado el día 9 de julio de 2021 en su domicilio sito en calle Ingeniero Juan Bautista Escudero, parcela 362-A de la ciudad de Córdoba, con lo que se cumple lo establecido en los artículos 155.1 y 160 LEC.

De otro lado, el Decreto de 13 de octubre de 2021, suficientemente expresivo de la situación de rebeldía de la mercantil demandada y la Diligencia de Ordenación de 20 de noviembre de 2021 en la que se acordaba el cambio de fecha para la celebración de la audiencia previa fueron notificados en el domicilio personal del Administrador de la mercantil demandada el día 13 de diciembre de 2021, en la persona de su madre, Doña Matilde, tras varios intentos infructuosos en el domicilio social, con lo que se dio pleno cumplimiento a lo establecido en el artículo 497.1 LEC.

En conclusión, el emplazamiento de la demandada y la notificación de la declaración de rebeldía se ajustaron a las normas procesales y no es posible que fundamenten la nulidad de actuaciones.

El tercer submotivo de esta alegación refiere falta de legitimación pasiva al identificar a la parte demandada en el apartado A)-1-a-ii) del fundamento de Derecho primero de la Sentencia con la denominación " & SILVER, S.L." Es manifiestamente inconsistente esta alegación porque sin ningún gran esfuerzo intelectual se puede apercibir cualquier persona que se trata de un lapsus calami pues desde el encabezamiento de la Sentencia, a lo largo de su extenso contenido y en el Fallo se refiere en múltiples ocasiones a la demandada con su denominación "ACERO Y ORO, S.L." Bien pudo la ahora apelante, en el caso de duda real, solicitar la rectificación del error material manifiesto mediante la vía prevista en el artículo 214 LEC.

CUARTO.- Error en la valoración de la prueba.

La apelante alega que la Sentencia impugnada no hace una valoración específica de la prueba referida a los objetos intervenidos en el local de ACERO Y ORO, S.L. el día 19 de marzo de 2013 sino que contiene una fórmula estereotipada y genérica para concluir que se ha producido una infracción de los derechos de propiedad industrial de TOUS y, además, prescinde de las consideraciones fácticas y valorativas contenidas en las dos Sentencias previamente dictadas en el orden penal.

Es cierto que en la Sentencia no existe un examen específico sino que se remite con carácter general a lo alegado por TOUS en su demanda sin delimitar cuáles son los productos infractores.

Según las Sentencias dictadas previamente en el orden penal, solo existe seguridad de que son productos procedentes de la intervención en el local de ACERO Y ORO, S.L. las trece piezas que aun permanecen retenidas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba porque el resto, hasta 2.153 productos intervenidos, fueron entregados a TOUS por los funcionarios policiales sin autorización judicial no pudiendo tener seguridad, diez años después, que estos productos procedan de ese establecimiento. En consecuencia, la posible declaración de infracción de los derechos de propiedad industrial de TOUS solo podrá realizarse sobre estas trece piezas o muestras.

La actora ejercitaba en la demanda dos acciones acumuladas:

1) acción de violación de las marcas UE y española identificadas en la página número 4 de la demanda, fundada indistintamente en la llamada doble identidad, el riesgo de confusión y en la protección reforzada de las marcas renombradas al amparo, respectivamente, de los apartados a), b) y c) del artículo 9.2 del Reglamento (CE) núm. 207/2009, del Consejo de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, y de los apartados a), b) c) del artículo 34.2 de la Ley de Marcas, según la redacción vigente al tiempo de la intervención (marzo de 2013), en relación con los artículos 41 y siguientes de la Ley de Marcas.

2) la acción de infracción del diseño industrial español, fundada en los artículos 45 y 47, en relación con los artículos 52 y ss. de la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (LPJDI).

Este Tribunal, en relación con las marcas, va a prescindir del fundamento de la acción de infracción marcaria basada en la doble identidad y en el riesgo de confusión y va a centrarse en la llamada protección reforzada de las marcas renombradas.

El significado y alcance de la especial protección de las marcas renombradas se contiene en la STJUE de 18 de junio de 2009 (C-487/07), cuya doctrina es seguida en la STS número 63, de 2 de febrero de 2017 y, a la que nos vamos a referir a continuación.

En primer lugar, hemos de partir de que es un hecho acreditado y no impugnado que las marcas de TOUS son marcas renombradas a la vista del extenso dosier que aporta como documento número 11 de la demanda.

En segundo lugar, debe concurrir el llamado "vínculo" entre la marca y el signo infractor, lo que es distinto del riesgo de confusión.

La citada STJUE de 18 de junio de 2009 declara: " 36 Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41)."

En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 , puntualiza qué debe entenderse por tal vínculo: primero argumenta que " cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que " el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo."

En consecuencia, la ausencia de confusión no excluye la infracción de la marca renombrada por lo que las citas de las Sentencias dictadas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba y por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Córdoba sobre la falta de riesgo de confusión en el caso por ellas enjuiciado no impide que pueda fundamentarse la infracción marcaria en la especial protección de las marcas renombradas que exigen solo el llamado "vínculo".

En nuestro caso, es evidente el llamado vínculo, bastándonos simplemente con dar por reproducido el informe pericial emitido por Doña Carla en el que se comparan de forma individualizada las trece muestras o piezas aun retenidas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba con las marcas UE y la marca española de TOUS y observar con claridad que, prácticamente, reproducen la imagen icónica representativa del "oso" y, de la "niña con trenzas".

En tercer lugar, no basta con el elemento del "vínculo" sino que se requiere, además, la concurrencia de las infracciones previstas en el artículo 9.2.c RMC y 34.2.c) LM: " 37 La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32).

38 Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27)."

Respecto del llamado perjuicio del renombre, la misma STJUE de 18 de junio de 2009 lo define: " 40 En lo que respecta al perjuicio causado al renombre de la marca, también denominado con los términos "difuminación" o "degradación", tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca."

En nuestro caso, las mismas Sentencias dictadas con anterioridad en el orden penal ponen de manifiesto la concurrencia de la infracción denominada "degradación" porque en ellas se declara que los productos infractores intervenidos presentan una deficiente calidad lo que merma el poder de atracción de las marcas de TOUS y, al mismo tiempo, ejercen una influencia negativa sobre la imagen de sus marcas.

En conclusión, hemos de confirmar la infracción de los derechos de exclusiva de las MUE's y de la marca española de TOUS basada en la protección reforzada de las marcas renombradas.

Igual ocurre, con la infracción del diseño industrial español número 149.837 (variantes A y E) porque a un usuario informado (en nuestro caso, puede ser un comprador habitual de joyas y bisutería) le producen la misma impresión general las piezas números 9 y 10 de la demanda (figura de la flor), teniendo en cuenta el elevado grado de creación del que disponía el autor.

En resumen, solo las trece piezas intervenidas y retenidas actualmente en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba infringen los derechos de propiedad industrial (marcas UE, marca española y diseño industrial español) de titularidad de TOUS.

QUINTO.- Improcedente condena a la indemnización de daños y perjuicios.

La siguiente alegación del recurso impugna la cuantificación de la indemnización por no ajustarse a lo dispuesto en el artículo 43.2 LM y, además, por la contradicción que presenta fijar una cuantía a tanto alzado y, simultáneamente, diferir la fijación de la cuantía en ejecución de Sentencia.

Rechazamos esta alegación por las siguientes razones:

En primer lugar, la parte actora eligió para la cuantificación de la indemnización el criterio previsto en el artículo 43.2.b) LM: " La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho." Igual criterio está previsto en el artículo 55.2.b) LPJDI respecto del diseño industrial español.

Este criterio de cuantificación es el conocido como la regalía hipotética, el cual es una ficción, porque de lo que se trata es de determinar el precio que, atendidas las circunstancias, el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a Derecho.

En nuestro caso, se aporta como prueba el informe pericial económico emitido por Don Jesús Manuel (documento número 12 de la demanda) y en el mismo se concluye que el canon que debe abonarse en contraprestación a la concesión de la licencia comprende dos partidas: de un lado, el llamado canon de entrada, por importe de 24.000,00.- € y; de otro lado, un canon mensual equivalente al 4% de las ventas en el establecimiento. En definitiva, TOUS no elige dos criterios de cuantificación establecidos en el artículo 43.2 LM sino uno solo, el conocido como regalía hipotética que comprende dos conceptos o partidas.

En segundo lugar, no existe la contradicción denunciada en el recurso porque la Sentencia acuerda diferir al trámite de ejecución la cuantificación de la partida relativa al canon mensual equivalente al 4% de las ventas en el establecimiento al carecer durante el proceso declarativo de la documentación necesaria para su fijación mediante una cantidad alzada en el Fallo de la Sentencia.

SEXTO.- Improcedente revisión de la Sentencia firme dictada en el orden penal.

Por último, se alega en el recurso que el pronunciamiento condenatorio relativo a la destrucción de los productos infractores contenido en el Fallo de la Sentencia de instancia contradice expresamente el tenor de las Sentencias dictadas anteriormente en el orden penal donde no solo se rechaza sino que además se requiere a TOUS que devuelva esos productos infractores a los acusados que resultaron absueltos y que, al parecer, se encuentran en poder de la actora en un local sito en la carretera de Vic El Guix número 3 de Manresa.

A la vista de lo expuesto más arriba, se limita la condena a la destrucción de los productos infractores, únicamente, las trece piezas o muestras retenidas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba respecto de las que hemos declarado que infringen los derechos de exclusiva y a las piezas o muestras idénticas que continúen en posesión de la mercantil demandada.

No puede extenderse la condena a la destrucción de los productos que siguen en posesión de TOUS porque no existe constancia de que los mismos infrinjan los derechos de exclusiva de los títulos de propiedad industrial invocados por TOUS en la demanda.

SÉPTIMO.- Costas causadas en la instancia.

Hemos de modificar el pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia porque se ha producido una estimación parcial de la demanda habida cuenta de que los productos infractores han quedado limitados a las treces piezas o muestras retenidas en el Juzgado de lo Penal número 2 de Córdoba y que figuran reflejados en el informe pericial de Doña Carla, obrante en los autos. Así pues, de conformidad con lo previsto en el artículo 394.2 LEC, no procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costas causadas en la instancia.

OCTAVO.- Costas causadas en esta alzada.

No procede efectuar especial pronunciamiento sobre las costa causadas en esta alzada al haber estimado en parte el recurso de apelación conforme dispone el artículo 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

NOVENO.- Destino del depósito.

Se acuerda la devolución del depósito constituido para la interposición del recurso de apelación al haberse estimado en parte según establece la Disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

VISTAS las disposiciones citadas y demás de general y pertinente aplicación.

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español.