Sentencia Civil Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1, Rec 265/2013 de 15 de Noviembre de 2013

Encabezamiento

AUD.PROVINCIAL SECCION N. 1

OVIEDO

SENTENCIA: 00334/2013

SENTENCIA Nº 334/13

ROLLO: 265/13

ILTMOS. SRES.

PRESIDENTE

DON JOSÉ ANTONIO SOTO JOVE FERNÁNDEZ

MAGISTRADOS

DON GUILLERMO SACRISTÁN REPRESA

DON JAVIER ANTÓN GUIJARRO

En Oviedo, a quince de noviembre de dos mil trece.

VISTOS en grado de apelación ante esta Sección 001, de la Audiencia Provincial de OVIEDO, los Autos de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 47/2011, procedentes del JDO. DE LO MERCANTIL N. 3 de GIJON, a los que ha correspondido el Rollo RECURSO DE APELACION (LECN) 265/2013 , en los que aparece como parte apelante, DOÑA Isabel y DON Salvador , representados por el Procurador de los Tribunales, DON PEDRO PABLO OTERO FANEGO, asistido por el Letrado DON

Antecedentes

PRIMERO.- Se aceptan los antecedentes de hecho de la Sentencia apelada.



SEGUNDO.- El Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Oviedo dictó Sentencia en los autos referidos con fecha diecinueve de marzo de dos mil trece, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 'Estimar íntegramente la demanda principal interpuesta por la mercantil Converse Inc contra Doña Isabel y Don Salvador y, en consecuencia, procede dictar los siguientes pronunciamientos: 1.- Se declara que Converse Inc, es titular de las marcas españolas nº 558.650, 558.651, 1.264.845 y 1.253.007, y goza de un derecho exclusivo en su uso, y excluyente de terceros no autorizados, así como del derecho a la primera comercialización en España de los productos para los que aquéllas están registradas.- 2.- Se declara que los demandados han infringido el derecho exclusivo de la actora el importar hacia España calzado deportivo Converse, que no está autorizado para su introducción en el territorio del Espacio Económico Europeo.- 3.- Se declara que los demandaos han infringido el derecho exclusivo de la actora al importar hacia España calzado deportivo Converse en parte no original.- 4.- Se condena a la Sociedad demandada a estar y pasar por las anteriores declaraciones.- 5.- Se condena a los demandados a cesar inmediatamente en toda actividad que viole o perturbe los derechos de la marca de la sociedad demandante, debiendo cesar en la importación de calzado deportivo distinguido con la marcas Converse de la actora que no haya sido autorizado expresamente para su introducción en el Espacio Económico Europeo, o en su caso, que el mismo sea no original.- 6.- Se condena a los demandados a destruir a su costa la total de la expedición de calzado Converse, consistente en 1.425 pares de zapatillas, al ser un producto que vulnera los derechos de la marca de la actora.- Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.- Desestimar íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por Doña Isabel y Don Salvador frente a la mercantil Converse Inc, Absolviendo a la parte demandada en la reconvención de las pretensiones formuladas en su contra e imponiendo a la demandante las costas de esta primera instancia.-'.



TERCERO.- Notificada la anterior Sentencia a las partes, se interpuso recurso de apelación por la parte demandante, que fue admitido en ambos efectos, previos los traslados ordenados, remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial con las alegaciones escritas de las partes, no habiendo estimado necesario la celebración de vista.



CUARTO.- Se señaló para deliberación, votación y fallo el día 12 de noviembre de 2013, quedando los autos para sentencia.



QUINTO.- En la tramitación del presente Recurso se han observado las prescripciones legales.

VISTOS, siendo Ponente el Iltrmo. Sr. Magistrado Don GUILLERMO SACRISTÁN REPRESA.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia que impugna la parte demandada y reconviniente, Dª Isabel y D. Salvador estima en su totalidad la demanda de la mercantil CONVERSE INC. contra los reseñados, y rechaza al mismo tiempo su reconvención, como consecuencia de lo cual acoge las declaraciones acerca de la titularidad de las marcas y la infracción por los demandados del derecho de importación, condenándoles a estar y pasar por tales declaraciones, a cesar en las actividades que violen o perturben esos derechos de marca, en concreto a la importación de calzado deportivo distinguido con la marca CONVERSE de la actora no autorizado expresamente para su introducción en el Espacio Económico Europeo o, en su caso, que el mismo sea no original, así como a destruir a su costa la totalidad de la expedición de 1.425 pares de zapatillas, al ser un producto que vulnera los derechos de la marca de la actora.

La resolución es impugnada por éstos con apoyo en una serie de motivos que pueden resumirse en los siguientes: error en la valoración de la prueba, en particular de la declaración del representante legal de la entidad actora así como de las periciales de parte aportadas con la demanda; inaplicación de los efectos de la cosa juzgada en relación con el procedimiento penal previo que fue sobreseído; indebida aplicación del artículo 34 c de la Ley de Marcas al encontrarse las zapatillas litigiosas en régimen aduanero de tránsito o depósito, y agotamiento del Derecho de Marca.



SEGUNDO.- El primer motivo critica la valoración de la prueba respecto a dos de las practicadas: por una parte el interrogatorio del representante legal de la entidad actora, por la otra los informes periciales tenidos en cuenta.

En cuanto a la declaración de D. Francisco como legal representante de la entidad CONVERSE INC, y su correspondiente consideración, cita el recurso como infringidos los artículos 292. 4, y 301 a 316 como de incorrecta aplicación en la sentencia. Esta genérica relación de preceptos, algunos de ellos de imposible aplicación, no puede ser tenida en cuenta. Debe tenerse en cuenta que el reseñado señaló que, si bien en la fecha en que tuvo lugar la importación de 1.425 pares de zapatillas, en el año 2.007, no formaba parte de la compañía, afirmó tener conocimiento de los hechos al haber tenido acceso directo con posterioridad al expediente, y que había sido él quien intervino más tarde en nombre de la demandante con los demandados en negociaciones. Se pretende con esta alegación que sean reconocidos aquellos hechos contenidos en la contestación y en la demanda reconvencional, añadiendo que ese desconocimiento ha causado indefensión.

Lo cierto y verdad es que no se dice con claridad qué tipo de indefensión ha tenido lugar y que en su mano tuvo la parte apelante haber pedido en esta segunda instancia (o en la primera cuando comprobó que no era de la empresa en la fecha en que tuvo lugar la operación que desencadenó la presentación de la demanda) la identificación de quién en el año 2.007 formaba parte de la entidad y proponer su interrogatorio como diligencia final, cosa que no hizo. En cualquier caso, no es sino una prueba de entre las restantes y a la que, además, la sentencia no ha otorgado una relevancia especial, de manera tal que la valoración ha sido la que permite el artículo 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , si bien no es posible aquel reconocimiento pretendido de hechos desde el momento en que las respuestas del reseñado han sido suficientemente concretas sobre cuantos aspectos le fueron preguntados.

La cuestión relativa a la crítica a la valoración de la prueba se extiende también a los informes periciales de D. Rafael y D. Jesús Manuel y comienza reiterando una vez más la excepción de cosa juzgada por haber sido incluidos dichos informes en las diligencias penales. Ni que decir tiene que con lo dicho con anterioridad se rechaza tal afirmación que vuelve a ser equivocada dadas las dimensiones de las diligencias penales y las civiles. A renglón seguido, señala que el primero incumplió el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ) al no constar el título oficial que tiene, además habla de relación de dependencia con la entidad actora, lo mismo que extiende hacia el segundo como consecuencia de lo cual señala que están incursos en tacha legal, conforme el artículo 340 del mismo texto legal .

Debe señalarse, por lo que hace a esta última afirmación, que las dos personas comparecieron en el acto del juicio en calidad de testigos peritos, a quienes no les es aplicable el precepto citado ni precisan de titulación especial bastando con que tengan 'conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieren los hechos del interrogatorio', conforme señala el artículo 370. 4, al que se remite el 380. 2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ). En cuanto a la vinculación con la actora en ningún momento fue rechazada por esta parte, y la presentación de los informes se debió a su previa elaboración para las diligencias penales; en cualquier caso, no fue utilizada la facultad de tacharlos que el artículo 377 LEC le permitía y que en estos momentos se recuerda.



TERCERO.- Dedica el recurso amplio espacio a discutir lo que considera error por inaplicación del principio de la cosa juzgada en este procedimiento civil del sobreseimiento de las previas diligencias penales abiertas por denuncia de la propia entidad aquí actora.

Esta cuestión debe tener en cuenta que es cierto que fueron incoadas diligencias penales como consecuencia de la denuncia de la entidad demandante en el mes de mayo del año 2.007 contra los hoy demandados, así como el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito (documentos números 20 a 22 de los acompañados con la demanda, en los folios 111 a 117); ahora bien, al mismo tiempo, debe señalarse que en el propio auto del Juzgado y en su parte dispositiva, además de dicho sobreseimiento, se añadía: 'sin perjuicio de las acciones civiles que corresponden a la perjudicada y que podrán ejercitar en su caso a través del procedimiento oportuno' (folio 112). Ni que decir tiene que la cosa juzgada, en su caso, tendría lugar en supuestos en los que se dictara 'sentencia absolutoria precisamente por declarar que no existió el hecho que fue objeto de enjuiciamiento en el ámbito criminal', pues el juez civil queda vinculado y 'no podrá ya fundar ninguna responsabilidad civil en la existencia del hecho que fue declarado inexistente por la jurisdicción penal' (con palabras de la sentencia número 15/2002 del Tribunal Constitucional). Pero lo cierto es que no nos encontramos siquiera con una sentencia, sino tan solo con un auto que acuerda el sobreseimiento por no aparecer justificada la perpetración del delito; pues bien, sobre ello tiene declarado la Sala 2ª del tribunal Supremo que 'el auto de archivo previsto en el apdo. 5 del art. 789.5.1ª LECrim , en su redacción vigente al tiempo de dictarse el auto de archivo invocado por la parte recurrente, es decir antes de la reforma llevada a cabo por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, en cuya virtud la materia pasó a regularse en el art. 779 , no produce efecto de cosa juzgada material' ( sentencias, entre otras de 23-1- 2008 , 23-5-2005 y 8-5-2002 , con cita en todas ellas, a su vez, de otras muchas); y, por su parte la Sala Primera, en la misma línea señala en sentencias de 28-4-1999 y 29-5-2001 , con palabras de la primera reseñada, que es una falta de exactitud jurídica la atribución de 'cualquier efecto de cosa juzgada' a un auto de sobreseimiento provisional dictado en diligencias previas.

Decae de este modo el motivo de recurso relativo a la cosa juzgada por sobreseimiento de las diligencias penales previas.



CUARTO.- Lo que realmente supone verdadera razón de la impugnación de la sentencia son dos cuestiones jurídicas: la omisión en la aplicación del artículo 34 de la Ley de Marcas y el agotamiento de este derecho.

Los demandados consideran que la adquisición de las zapatillas se produjo con plena legalidad al haberse hecho al distribuidor oficial de la entidad actora en los Estados unidos, tratándose de productos auténticos y además, que la actora había agotado su derecho de la marca por la comercialización a través de su página web, lo que supuso saltarse su cadena de distribución.

La sentencia responde a ello que CONVERSE acreditó que sus pedidos se realizan siempre a través de su distribuidor oficial en España, que es 'Proged SA Spain', y a través de su único distribuidor oficial en Estados Unidos que es 'Acces Sport Inc', y no 'Acces Sport LLC', tratándose de dos sociedades completamente diferenciadas, y no se acreditó el agotamiento del derecho dado que los productos importados por los demandados presentaban códigos de identificación propios de los Estados Unidos, lo que supone falta de autorización del titular para su comercialización en España.

Dice el recurso que se ha omitido la aplicación del apartado c del artículo 34 de la Ley de marcas , es decir que no es posible prohibir el uso no autorizado de la marca en productos que se encuentran en régimen aduanero de tránsito o depósito.

Se trata de un hecho que, si bien se recoge en el apartado 2.2 de su fundamentación jurídica en la contestación (folio 732), no ha sido así acreditado, antes al contrario: cuando declara Dª Isabel el 3 de agosto de 2.007 (folio 328) dice que 'su padre se encarga de las compras', así como que el destino de las zapatillas era 'para la venta en la tienda'; mientras que D. Salvador (folios 186 a 188) reconoce también la importación para la venta en las dos tiendas, una de su hija y otra propia. Es decir: no es un régimen de aduana sino de estricta importación para su venta en territorio español.

Y en cuanto al agotamiento del derecho de marca como consecuencia de la introducción de productos de la entidad actora por ella misma, con su consentimiento o por persona vinculada a ella, dice el recurso que se produjo en este caso a través de 'Acces Sport LLC'. Debe señalarse, en primer término, que quedó acreditado que la empresa vinculada a la actora no es la reseñada sino Acces Sport Inc', y que esta cuestión es extensa y prolijamente desarrollada en el fundamento segundo en el que se ofrece una argumentación que en el recurso no se desmonta. Es procedente señalar la jurisprudencia constante del Tribunal Supremo en esta materia como la de las sentencias que recoge la de instancia: de 12 noviembre 2.008 y 29 noviembre 2.006, que puede completarse con la más reciente también de la Sala Primera de 2 de abril de 2.009 , relativa a zapatillas de otra multinacional, y en la que puede leerse: 'En consecuencia, si el titular de la marca no puede prohibir - a salvo las excepciones admitidas, que en el caso que se decide no entran en juego -, por haberse agotado su derecho, el uso del signo cuando identifique productos auténticos comercializados en el Espacio Económico Europeo, por él o con su consentimiento, podrá hacerlo cuando se trate de productos comercializados, aunque sea en dichas condiciones, en países terceros, esto es, fuera del referido Espacio', y reseña sentencias anteriores como las de 1 de julio de 1.999 , 20 de noviembre de 2.001 y 8 de abril de 2.003 , y termina diciendo: 'Por otro lado, no impide el agotamiento la circunstancia de que productos del mismo tipo que los importados desde fuera del Espacio Económico Europeo hubieran sido vendidos con anterioridad por la titular de la marca o con su consentimiento en el Reino Unido y España, dado que, como precisó la sentencia de 1 de julio de 1.999 , los derechos conferidos por la marca sólo se agotan respecto de los ejemplares del producto comercializados con el consentimiento del titular'.

En consecuencia, no puede acogerse el recurso, procediendo la confirmación de la sentencia impugnada en sus propios y correctos términos.



QUINTO.- El rechazo del recurso determina la imposición de las costas causadas en la alzada, con aplicación del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ).

Por todo lo expuesto, la Sala dicta el siguiente:

Fallo

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada en los autos de los que el presente rollo dimana, debemos CONFIRMAR y confirmamos en todos sus pronunciamientos la sentencia recurrida, con imposición a la parte apelante de las costas causadas en la presente alzada.

Dese el desti no legal al depósito constituido para recurrir.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.