Sentencia Civil 351/2023 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 15, Rec. 2763/2022 de 15 de mayo del 2023

PRIMERO. Partes y acciones ejercitadas.

1. La parte actora es CALLVIN, S.A.R.L., compañía francesa dedicada principalmente al comercio de preservativos personalizados, siendo proveedora de gran número de establecimientos de venta de "souvenirs" recuerdos y regalos tanto en su país de origen como en diversos países europeos, entre ellos España.

2. La sociedad demandada es CONDONIA S.L., tiene como objeto social la comercialización de productos profilácticos y artículos y prendas de lenceria, por vía telemática .

3. El codemandado D. Onesimo es el administrador único de la sociedad demandada desde el 8 de febrero de 2011.

4. La actora ejercita una serie de acciones de forma cumulativa para la protección de su derecho de marca, de diseño y por competencia desleal. En concreto, solicita:

a. Que se declaren nulas las marcas españolas que relaciona por haber sido solicitadas de mala fe, por aplicación del artículo 51.1.b) Ley de Marcas.

b. Que se declaren nulos los diseños españoles por aplicación de lo dispuesto en el artículo 65 Ley del Diseño Industrial

c. Que se declare que parte demandada ha realizado actos de competencia desleal consistentes en actos de confusión, actos de imitación y actos objetivamente contrarios a las exigencias de la buena fe tipificados en los artículos 6, 11 y 4 de la Ley de Competencia desleal.

d. Que se declare que, con su comportamiento, la parte demandada le han causado daños y perjuicios que deben ser indemnizados.

e. Que se ordene la cancelación de las marcas y los diseños en cuestión.

f. Que se condene a los codemandados a cesar, por sí o por terceros, en la oferta y comercialización de los productos en cuestión y a no reanudar dicho uso.

g. Que se condene a los codemandados a retirar del tráfico económico y a destruir a su costa todos los productos infractores.

h. Que se condene a la parte demandada a indemnizarla solidariamente por los daños causados que cuantifica en 25.496€, por la infracción marcaria, y en 7.000€, por la infracción de los diseños.

SEGUNDO. Hechos probados.

5. La sociedad actora, CALLVIN, S.A.R.L., es una compañía francesa dedicada principalmente al comercio de preservativos personalizados, siendo proveedor de gran número de establecimientos de venta de "souvenirs", recuerdos y regalos tanto en su país de origen como en diversos países europeos, entre ellos España.

6. Vende sus productos en España, directamente o a través de distribuidores al menos, desde el año 2008. También ofrece sus productos a través de su sitio web www.callvin.com desde septiembre del año 2010. Con anterioridad ofrecía sus productos a través de la página www.french-card.com.

7. La sociedad demandada CONDONIA S.L. fue constituida el 22 de julio de 2005 y tiene como objeto social la "comercialización de productos profilácticos y artículos y prendas de lencería, por vía telemática", utilizando las web www.preservativo.com y www.condonia.com.

8. En el año 2006, el Sr. Onesimo, en aquel momento como empleado de la sociedad de la sociedad codemandada contactó con la actora, para que esta pidiera vender y distribuir sus preservativos en España.

9. Las conversaciones se mantuvieron a lo largo de varios años durante los cuales la actora facilitó a la demandada catálogos de sus diseños, empaquetado y presentación de los productos, así como los expositores para los mismos. Finalmente, las partes no llegaron a ningún acuerdo. La página web de la demandada tenía en los años 2010 y 2011 un diseño completamente distinto al que tiene en el año 2012, en el que pasa a replicar las principales características de la web de la demandante en aquellos años. Antes de 2012, la web www.preservativo.com únicamente se remitía a la web condonia.com con la que también operan las demandadas, como se ha dicho, para la venta online de preservativos y otros productos eróticos y no tenía contenido propio.

10. El 15 de mayo 2012, tras detectar que la demandada había incluido en su catálogo de marzo diseños de la actora y que el diseño de su página web una réplica del suyo, requirió a la demandada para que cesase en la copia sistemática de sus productos. Por la demandada se respondió por carta de fecha 4 de junio de 2012, donde se admitió conocer perfectamente el contenido de la página web www.callvin.com, tanto en su versión francesa como española y haber tomado fotografías de dicha página. También reconoció haber incluido diseños de CALLVIN, en concreto el diseño relativo al nombre "french-card" con el que la actora se identificaba anteriormente en su catálogo, así como haber solicitado la autorización a la actora para comercializar diseños con la marca "I LOVE", por entender que I LOVE no tenía carácter distintivo para constituir una marca.

11. A finales del año 2019 la actora detectó en el catálogo y en la página web www.preservativo.com de la codemandada numerosas réplicas de sus diseños y productos. Efectuado un nuevo requerimiento, el codemandado Sr. Onesimo, solicitó a CALLVIN un plazo para estudiar el asunto con detenimiento, aunque ya no dio respuesta alguna a pesar de los posteriores recordatorios y avisos que se le dirigieron al respecto.

12. La primera solicitud de marca "I love..." por parte de la demandada se produjo en abril de 2010, aproximadamente 4 años después del inicio de negociaciones entre las partes sobre una posible colaboración entre ellas, apareciendo ya en el catálogo de la demandada correspondiente a dicho año.

13. La actora también tuvo conocimiento de que la demandada no sólo vendía a través de la web www.preservativo.com productos con diseños idénticos a los de la actora, sino que tanto CONDONIA S.L. como el Sr. Onesimo habían procedido a registrar, desde 2011, varios de sus dibujos como marcas y como diseños ante la Oficina española de Patentes y Marcas y la Oficina de Propiedad Industrial de la Unión Europea.

14. Dichos productos no sólo se estaban distribuyendo y vendiendo en el mercado, sino que además la sociedad CONDONIA, S.L. ha venido solicitando el registro como marca de estos signos:

A nombre de Onesimo:

Marcas solicitadas a nombre de CONDONIA, S.L.

También solicitó el registro de los siguientes diseños:

15. También las demandadas comercializaron productos no registrados que la actora considera que son una réplica o imitación de dibujos ya ideados y utilizados por la demandante. Así lo expone la demandante mediante el siguiente cuadro comparativo:

TERCERO. Resolución recurrida y alegaciones de las partes en esta instancia.

16. La sentencia recurrida estima la acción de nulidad del registro solicitado de mala fe, por entender que la parte demandada procedió a sabiendas de su falta de titularidad, desestimando la excepción de uso tolerado y de prescripción.

17. También estima la acción de nulidad sobre los diseños de la demandada, rechazando las acciones ejercitadas al amparo de la LCD por aplicación del principio de complementariedad relativa al considerar que los hechos quedan bajo la cobertura de la normativa marcaria y de diseño industrial. Además, fija una indemnización en el 1% de la cifra de negocios realizada con los productos ilícitamente marcados, cuya cuantía deberá concretarse en trámite de ejecución de sentencia.

18. La demandada recurre la sentencia alegando error en la valoración de la prueba, incongruencia por omisión y extrapetitum, e infracción del art. 394 LEC .

19. Por su parte, la demandante impugna la sentencia por considerar que se procedido a una incorrecta aplicación del principio de complementariedad relativa, de forma que el juzgador de instancia debió enjuiciar y pronunciarse sobre las acciones de competencia desleal que la parte actora planteaba en su escrito de demanda.

CUARTO. Posición del Tribunal.

Sobre la incongruencia de la sentencia de instancia.

20. La parte demandada apela la sentencia de instancia, y pone de manifiesto su disconformidad con la condena a indemnizar " a la parte actora por los daños y perjuicios causados en la cuantía del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados y diseñados" cuando ninguna petición indemnizatoria se efectuó bajo la cobertura legal de la Ley de Marcas, sino que la actora lo hizo al amparo de la Ley de Competencia Desleal, y además concretando los términos de petición como más adelante se dirá.

21. Este pronunciamiento condenatorio respecto de la indemnización de daños y perjuicios solicitada por la parte demandante supone incurrir en un supuesto de incongruencia por error, resolviendo sobre una pretensión ajena a lo peticionado por la actora, y que en todo caso genera indefensión en la parte demandada en tanto no ha podido defenderse de una pretensión que realmente no se había solicitado, por lo que debe dejarse sin efecto. ( SSTC 15/1999, de 22 de febrero , 124/200, de 16 de mayo, entre otras), sin perjuicio del enjuiciamiento que de la acción de daños y perjuicios solicitada por la parte actora al amparo de la LCD se hace más adelante .

QUINTO. Sobre el error en la valoración de la prueba en la sentencia recurrida alegado por las demandadas.

Existencia de mala de fe en el registro de marcas y diseños industriales.

22. Apuntada por la parte demandada en su recurso la existencia de una incongruencia en la sentencia recurrida respecto al pago de la indemnización a la que ha sido condenada y a la que ya nos hemos referido en los párrafos precedentes, el primero de los motivos que se alega en este recurso es el error en la valoración de la prueba respecto de la acción de nulidad absoluta de las marcas que en su día registraron los citados demandados.

23. Tras reiterar en parte en el relato fáctico que ya se expuso en la demanda y que viene de admitido en la sentencia de instancia en lo que concierne a la existencia de conversaciones entre las partes durante un largo periodo de tiempo (varios años), las demandadas afirman que tras el requerimiento que recibieron el 15 de febrero de 2012, se informaron sobre la expresión "I love" y concluyeron que este no tenía la suficiente originalidad (tras consulta que dijeron haber efectuado a la OEPM y a diversos profesionales) y que es una copia además de la marca notoria "I love NY".

24. Solo tras este conocimiento las demandadas procedieron al registro de sus marcas y diseños, introduciendo elementos suficientemente diferenciados, sin que les conste que hubiese existido oposición de ningún tipo, ni siquiera de la marca renombrada "I love NY". Por dicha razón consideran que no existió mala fe en dicho registro.

25. Sin embargo, debe decirse que los recurrentes admitieron conocer que la actora utilizaba la expresión "I love" con el dibujo de un corazón y que nunca han impedido que la actora utilice sus marcas, aun cuando no estuviesen registradas, de forma que nunca han hecho ejercicio de los derechos que les conferían tales registros, circunstancia que entienden excluye la mala fe de su comportamiento.

26. La mala fe a la que se refiere el art. 51.1.b LM es un concepto que se aprecia en función de determinas circunstancias concurrentes de carácter objetivo: conocimiento actual o potencial del uso previo del signo registrado por parte de un tercero, y la consciencia de la incompatibilidad entre el signo usado y el signo registrado.

27. La jurisprudencia del TJUE se ha referido a este concepto ( STJUE, de 27 de junio de 2013, asunto C-320/12 , Malysia Dairy Industries, y STJUE, de 11 de junio de 2009, asunto C-529/07 , Lindt) diciendo: " para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido del artículo 51, apartado 1 letra b, del reglamento(CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, el órgano nacional debe tener en cuenta todos los factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo o marca comunitaria, y, en particular:

a. - el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a una confusión con el signo cuyo registro se solicita;

b. la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tal signo, así como

c. el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

28. En el presente caso la actora admite que conocía que los signos que registró estaban siendo utilizados por la actora, como no puede ser de otra forma tras admitir que durante largo tiempo se mantuvieron negociaciones para poder comercializar los productos de la actora.

29. También resulta relevante el elemento temporal, dado que se fueron solicitando registros marcarios y de diseño industrial ante un inminente fracaso en las negociaciones que se llevaban a cabo al respecto.

30. En concreto, admite la demandada que los contactos se iniciaron en el año 2006, se retomaron en el 2009 y por último en el 2011. Sin embargo, también reconoce que, tras una supuesta consulta con diversos agentes de Propiedad Industrial, decidió en fecha 27/04/2010 solicitar el registro de la misma, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, invocando falta de distintividad de los signos y diseños de la actora, para luego proceder, en un comportamiento totalmente contradictorio con sus alegaciones, al registro de signos prácticamente idénticos.

31. De todo ello se deduce fácilmente que los demandados tenían conocimiento del uso de los signos registrados por parte de la actora, y su intención de impedir que la actora los siguiera utilizando en España, que se deduce del momento en que se procede al registro de signos y diseños, próximo a la ruptura de las negociaciones entre las partes, que obviamente permitía excluir a la actora de actuar en el mercado nacional, de firma que nos resulta evidente que los demandados procedieron al registro de los signos y diseños de mala fe, por lo que debe ser desestimado el recurso de las demandadas en este punto.

32. Ninguna consideración cabe efectuar respecto de los registros de diseño industrial que fueron anulados por el juzgador de instancia y sobre los que las demandadas no efectúan alegación alguna en esta instancia, dado que no se contempla como causa de nulidad de su registro la mala fe del solicitante. Por todo ello, debe estimarse en parte el recurso de la actora, para dejar sin efecto el pronunciamiento sobre la condena a por los daños y perjuicios causados en la cuantía del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados y diseñados.

SEXTO. La aplicación del principio de complementariedad relativa.

33. El recurso interpuesto por las demandadas así como la impugnación a la sentencia que se interpone por parte de la actora nos lleva a tener que efectuar, una serie de consideraciones en torno a la correcta o incorrecta aplicación del principio de complementariedad relativa entre el derecho marcario y el derecho de la competencia desleal.

34. En efecto, la actora, en su escrito de impugnación de la sentencia, precisa que en su demanda no se ejercita acción de infracción marcaria alguna (ex arts 34.1 y 34.2.b LM ) precisamente porque al tiempo de interponer la demanda no disponía de derechos de propiedad industrial inscritos, y carecía de legitimación para el ejercicio de tales acciones. Por ello, sostiene la actora, que en la medida en que no se ejercitan tales acciones, no puede el citado principio de complementariedad relativa excluir la aplicación de la legislación sobre competencia desleal en la que se ampara el demandante, solicitando un pronunciamiento al respecto.

35. El principio de complementariedad relativa comprende una regla de distinción entre aquellos casos en que procede la aplicación de las normas de competencia desleal y aquellas otras que regulan el derecho marcario, y como dice el Tribunal Supremo en su sentencia de 18 de julio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2464 ), con cita de otras de fechas 2 de septiembre de 2015 y 11 de marzo de 2014 , " el criterio de complementariedad relativa sitúa la solución entre: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la ley de competencia desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( STS 586/2012, de 17 de octubre ).".

36. Acude el actor, justificadamente, a la protección que el actor puede obtener mediante las normas que persiguen la competencia desleal respecto de los actos concurrenciales respecto de los cuales no goza de una posición especialmente protegida, precisamente por no ser titular de derechos de propiedad industrial. En este sentido, nos dice la STS de 7 de julio de 2009 (ROJ:STS 441/2009 -ECLI:ESTS:2009:4441): "... al respecto debe señalarse que, de haber existido derecho de exclusiva, es decir protección específica en otra ley, era a ella a la que habría que acudir ( art. 11.1, inciso segundo LCD ), y ello no obsta a que en otro caso (ausencia de derecho de exclusiva por no haberse obtenido la protección específica, o haber caducado el derecho) se pueda acudir al amparo de la normativa de competencia desleal ex art. 11.2 y 2 LCD . En tal sentido, entre otras, Sentencias de 7 de junio de 2000 , 13 de mayo de 2002 , 1 de abril y 11 de mayo de 2004 , 4 de septiembre de 2006 y 17 de julio y 8 de octubre de 2007 ".

37. Por tanto, en el presente caso, tras haberse ejercitado una acción de nulidad de las marcas y diseños industriales que en su día registraron los demandados, nada impide que sea de aplicación la legislación anticoncurrencial, respecto de unos hechos diferentes a los que tienen por objeto dicha acción de nulidad, de forma que en contra de lo acordado por la sentencia de instancia, deberá enjuiciarse, tal como solicita la parte actora al enjuiciamiento de las acciones de competencia desleal ejercitada por la misma, quedando descartada la posible incongruencia que alegan las demandadas.

SEPTIMO. Sobre las acciones ejercitadas al amparo de la Ley de Competencia Desleal.

38. Como ya se ha dicho, ejercita la actora, de forma acumulada, una acción interesando una condena declarativa de comportamiento desleal, de cesación, remoción e indemnización por daños y perjuicios, al amparo de los arts. 6, 11 y 4 de la LCD, solicitando ser indemnizada en la cantidad que se determine en el procedimiento con arreglo a los parámetros establecidos en su escrito de demanda. Ya hemos adelantado en esta resolución que el principio de complementariedad relativa no es obstáculo para ello.

39. Consta acreditado el uso anterior al registro por parte de las demandadas de los dibujos precedentes

40. El primero de los supuestos de deslealtad a los que se remite la parte actora es el art. 6 LCD, que contempla los actos de confusión en los siguientes términos: " Se considera desleal todo comportamiento que resulte idóneo para crear confusión con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajenos.

El riego de asociación por parte de los consumidores respecto de la procedencia de la prestación es suficiente para fundamentar la deslealtad de una práctica"

41. Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 2017 declara que: " La confusión que es considerada desleal en el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal es la que guarda relación con los medios de identificación empresarial, esto es, los signos distintivos, la forma de presentación, los elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es el origen empresarial y que puede condensar determinadas percepciones positivas".

42. En este caso, la confusión nos resulta evidente, nos encontramos con reproducciones serviles cuando no idénticas, de la mayor parte de los signos que viene utilizando la parte demandante, remitiéndonos a tal efecto a los dibujos y reproducciones incorporadas al texto de la presente resolución, que nos parecen suficientemente elocuentes de que el comportamiento de los demandados es susceptible de generar confusión.

43. Dado que la cláusula general es sólo aplicable a los actos no contemplados o tipificados en los artículos 6 a 17 de la Ley de Competencia Desleal, resulta improcedente acudir a la fórmula general para enjuiciar comportamientos ya contemplados en otras disposiciones ( SSTS, entre otras, de 28 de septiembre de 2.005 , 20 de febrero y 11 de julio de 2.006 , 14 de marzo , 30 de mayo y 10 de octubre de 2.007 , 28 y 29 de mayo de 2.008 , y 1 de junio y 23 de julio de 2010 ).

SEPTIMO. Sobre la acción resarcitoria de daños formulada por la parte actora.

44. La actora impugna la sentencia de instancia alegando infracción del art. 218 LEC, indebida aplicación al supuesto de hecho enjuiciado del principio de complementariedad relativa sobre las normas de propiedad industrial y las normas de competencia desleal, cuestión a la que hemos dado respuesta en otros fundamentos anteriores de esta misma resolución, en el sentido al que solicita el ahora impugnante y que aquí ya se dan por reproducidos.

45. Consecuencia de lo anterior es estimar las acciones de cesación, prohibición y remoción de los efectos ( art. 32.2 y 3 LCD) en los términos interesados en el escrito de demanda.

46. Respecto de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, existe un pronunciamiento, resultado de la errónea estimación de una acción de infracción marcaria y de daños y perjuicios causados por dicha infracción, que " condena a CONDONIA, S.L. a indemnizar a la parte actora por los daños y perjuicios causados en la cuantía del 1% de la cifra de negocios realizada con los productos o servicios ilícitamente marcados y diseñados" y que no es cuestionada por ninguna de las partes, por lo que debe permanecer inalterable en esta instancia.

47. Sin embargo, la actora recuerda, en esta instancia, que cuantificó conforme al criterio del beneficio que dejó de obtener desde el año 2019 como consecuencia de los comportamientos desleales de los demandados, y que presentó un documento en que el perito contable de la sociedad CALLVIN, certificó que su volumen de negocios para el período comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 12 de febrero de 2021 fue de 72.692,90 €, con un margen de beneficio de 40.031,91 € respecto de los productos que las demandadas comercializaron ilícitamente.

48. En la demanda se solicita el beneficio dejado de obtener, que se cuantifica mediante una simple extrapolación de la ratio "beneficio obtenido/habitante", que extrapola de forma proporcional al mercado español, es decir, a la población española, de lo que resulta la cifra de 25.496 euros como beneficio que se ha dejado de obtener. Igualmente reclama en su demanda un daño emergente derivado de la inversión efectuada en el desarrollo de sus creaciones, que considera ha sido una inversión que las demandadas se han ahorrado al apropiarse indebidamente de los mismos en la cantidad prudencial y muy moderada de 7000 € (a razón de 200 € euros de inversión por diseño).

49. Estas peticiones son expresamente cuestionadas por la demandada, que respecto del importe que se le reclama pone de manifiesto cierta contradicción en la medida en que antes del procedimiento fue requerida por la cantidad de 60.000 euros el día 13 de enero de 2020 por un periodo comprendido entre 2012 a 2020, y ahora, sin otra explicación, la reclamación por periodo anual se incrementa prácticamente en el doble de su importe.

50. El único dato que aporta la actora para sustentar las cantidades que reclama en concepto de daños y perjuicios es una carta expedida por un profesional contable, que dice serlo de la sociedad actora, poniendo de manifiesto los datos sobre facturación y beneficio obtenido en Francia, tal como se acaba de exponer. Tampoco existe acreditación de ningún tipo respecto de los costes por creación de diseños, fijando discrecionalmente la cantidad de 200 euros por cada uno.

51. Bajo nuestro criterio, la prueba practicada no permite valorar adecuadamente la cuantificación del daño, pese a que se admite que la actividad llevada a cabo por los demandados ha resultado perjudicial parta los intereses de la actora.

52. La duda subsiste, para la cuantificación del perjuicio, de la extrapolación que se hace de los datos y resultados obtenidos en Francia, y su aplicación al mercado español.

53. No se ha acreditado que el mercado español se comporte de forma idéntica al español, y tampoco podemos concluir que el beneficio obtenido en España sería del 50%, como se dice ha ocurrido en el mercado francés, por lo que debemos efectuando una estimación, fijando un margen de beneficio del 25%, la cantidad en que debería ser indemnizada la actora debe ser en 12.748 euros.

54. Respecto a los costes de creación de diseños, existe una absoluta falta de justificación de la cantidad reclamada, por lo que ante la falta de determinación del perjuicio y de su cuantificación, procede desestimar la indemnización solicitada por este concepto.

OCTAVO. Costas.

55. Dado que el recurso se estima en parte, no deben imponerse a la parte recurrente las costas causadas en esta instancia por la interposición de dicho recurso, de conformidad al art. 398 LEC.

56. Dada la estimación parcial de la impugnación a la sentencia formulada por la parte actora, no se imponen en esta instancia las costas a ninguna de las partes, conforme al art. 398 LEC.

57. Dado que la estimación parcial de la impugnación formulada por la actora supone una estimación sustancial de la demanda, deben imponerse las costas de la primera instancia a la parte demandada, con arreglo al art. 394 LEC.