Sentencia Civil 509/2023 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 15, Rec. 181/2023 de 30 de noviembre del 2023

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. La actora, Amix Levante, S.L., presentó demanda el 25 de octubre de 2021 contra Pescados Videla, S.A., en la que pretende que se declare la caducidad por falta de uso de la marca española núm. M1.613.399 "AMIX" registrada para productos de la clase 29 a nombre de Pescados Videla, S.A.

2. Pescados Videla, S.A, compareció para oponerse a la demanda alegando, entre otros motivos, la falta de legitimación pasiva y el uso de la marca.

3. Gama Profit S.L, en su condición de compradora de la marca caducable, compareció para oponerse a la demanda.

4. La sentencia de primera instancia estimó íntegramente la demanda y declara caducada la marca objeto de este litigio por falta de uso. Únicamente Gama Profit S.L interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia, recurso frente al que se opone la actora.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

5. Son hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia los siguientes:

5.1. En la fecha de la presentación de la demanda, 25 de octubre de 2021, según el registro electrónico de la misma, Pescados Vileda era el titular registral de la marca española núm. 1.613.399 "AMIX" (denominativa), solicitada el 24 de enero de 1991 y concedido el 5 de marzo de 1992 (publicada dicha concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial el 16 de abril de 1992) para "carne, pescados, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas; huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles; salsas para ensaladas; conservas" en la clase 29.

5.2. Pescados Vileda, sin haber hecho previamente uso de dicha marca, trasmitió su titularidad a Gama Profit que la compró en documento privado de fecha 4 de junio de 2021. Solicitada a la OEPM la anotación de dicha transferencia el 21 de junio de 2021, ésta la hizo efectiva el 20 de diciembre de 2021, después de presentada la presente demanda.

5.3 La actora tuvo conocimiento de dicha adquisición, al ponerlo de manifiesto la sociedad Gama Profit, S.L. en el procedimiento ordinario núm. 283/2021 que se sigue ante el Juzgado de la Mercantil nº 4 de Alicante. En dicho proceso la demandante es una de las actoras y Gama Profit S.L. es demandada.

5.4. En dicho proceso, iniciado con una solicitud de medidas cautelares previas instadas por AMIX LEVANTE (entre otras actoras) contra Gama Profit por infracción de las marcas renombradas AMIX de la actora, por auto de 2 de junio de 2021, se acordó "el cese en el uso del nombre de dominio www.amix.com y se le prohíbe cautelarmente usar el término AMIX como parte de un nombre de dominio para el ofrecimiento o la venta de productos relacionados con la nutrición deportiva".

6. No resulta controvertido que la marca no fue utilizada por Pescados Videla, durante el tiempo que ha sido titular, mientras que Gama Profit sostiene que ha hecho uso relevante de la marca para evitar su caducidad después de su compra y antes de la presentación de la demanda.

TERCERO. La caducidad de la marca por falta de uso.

7. El art. 39 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, modificado por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre, establece que ·"si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de su registro, la marca no hubiere sido objeto por parte de su titular de un uso efectivo en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiere sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, la marca quedará sometida a los límites y las sanciones previstos en el artículo 21, apartados 3 y 5, el artículo 41, apartado 2, el artículo 54, apartado 1, letra a) y el artículo 59, apartados 4 y 5, salvo que existan causas que justifiquen la falta de uso". En consecuencia, el art. 54.1 LM prevé que "se declarará la caducidad de la marca mediante solicitud presentada ante la Oficina Española de Patentes y Marcas o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando no hubiera sido usada conforme al artículo 39 de esta Ley".

8. El art. 58.1 a) LM reconoce legitimación para el ejercicio de dicha acción de caducidad a "cualquier persona física o jurídica, así como las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios o comerciantes y las asociaciones de consumidores y usuarios, legalmente constituidas e inscritas conforme a la legislación estatal o autonómica que les resulte de aplicación, que se consideren perjudicados y tengan capacidad procesal".

9. A pesar de las menciones que la Ley de Marcas, modificada por el RDL 23/2018, hace a la OEPM, hay que recordar que la Oficina no ha asumido la competencia para conocer de dichas acciones hasta el 14 de enero de 2023 (D. Final RDL 23/18) y en el periodo transitorio han seguido siendo asumidas por la jurisdicción civil.

10. Ejercitada la acción de caducidad, conforme con lo dispuesto en el art. 57 LM, en primer lugar, corresponde "al titular de la misma demostrar que ha sido usada con arreglo al artículo 39 o que existen causas justificativas de la falta de uso", como expresamente ha reconocido el TJUE en su sentencia de 10 de marzo de 2022 (asunto Maxxus Group, C-183/21, ECLI: EU:C:2022:174)

11. En segundo lugar, el citado art. 57 LM añade que "no podrá declararse la caducidad de la marca si, en el intervalo entre la expiración del período de cinco años a que se refiere el artículo 39 y la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, se hubiera iniciado o reanudado un uso efectivo de la marca; no obstante, el comienzo o la reanudación del uso en un plazo de tres meses anterior a la presentación de la solicitud o demanda reconvencional de caducidad, plazo que empezará a correr en fecha no anterior a la de expiración del período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haber conocido el titular que la solicitud o demanda reconvencional de caducidad podría ser presentada".

12. Por lo tanto, no puede declarase la caducidad de la marca cuando, a pesar de no haberse hecho uso de esta en el plazo de cinco años, si antes de la fecha de la presentación de la demanda se hubiera iniciado su uso efectivo.

13. Dicha regla tiene otra excepción, ya que, conforme al citado art. 57 LM, no se pueden tener en cuenta, a los efectos de valorar el uso efectivo de la marca, los actos realizados dentro de los tres meses anteriores a la interposición de la demanda, cuando además sean posteriores a que el titular supiera que el actor podría presentar dicha demanda de caducidad.

CUARTO. - La legitimación activa.

14. La demandada Gama Profit niega que la actora tenga legitimación para emprender la presente acción, ya que no ha acreditado el "perjuicio" a que se refiere el art. 58.1.a) Ley de Marcas.

15. La actora en su demanda alega que tuvo conocimiento de la compra de la marca de Pescados Vileda " al ponerlo de manifiesto la sociedad Gama Profit, S.L. (empresa que está en proceso de adquisición registral de la marca cuestionada) en el procedimiento ordinario núm. 283/2021 que se sigue ante el Juzgado de la Mercantil nº 4 de Alicante . En dicho proceso la demandante es una de las actoras y Gama Profit S.L. es demandada. Gama Profit ha adquirido la marca aquí cuestionada para tratar de legitimar su acción infractora frente a las marcas AMIX de la representada".

16. Es evidente que, si la actora ha ejercitado contra la demandada Gama Profit una acción por infracción de la marca AMIX, en el que pretende que cese en el uso de dicho signo, y la demandada ha comprado a Pesados Vileda una marca idéntica a la litigiosa, marca que su titular no utilizaba, con la única finalidad de tratar de dar cobertura a su uso del signo AMIX, ese comportamiento puede perjudicar la pretensión del actor. Es posible que dicho comportamiento sea sencillamente una pueril maniobra para eludir un mandato judicial, pero lo cierto es que puede estar causando un perjuicio a la actora, que reivindica el monopolio del uso del signo. Por lo tanto, al alegar esos hechos concretos, está alegando su legitimación para ejercitar la acción.

QUINTO. - El uso efectivo de la marca en los tres meses anteriores a la presentación de la demanda.

17. En su contestación a la demanda, Gama Profit se opone a la caducidad alegando haber hecho uso de la marca desde su compra hasta la presentación de la demanda, lo que, conforme el art. 57 LM citado, le permite enervar la acción de caducidad. La demandada realmente no hace un relato coherente de sus usos, se limita a enumerar una serie de documentos o grupo de documentos que justifican actos que califica de uso efectivo o de actos preparatorios de tal uso. Esos actos se inician el 7 de octubre de 2021, mediante el encargo del diseño de un logo y unas etiquetas a una diseñadora gráfica de diferentes productos que se pretenden comercializar con la marca AMIX SEAFOOD, así como correos en los que se negocia con un proveedor el suministro de productos para su comercialización con la marca AMIX SEAFOOD o para la producción de una página web donde vender dichos productos con el nombre de dominio " www.amixseafood.com". En todo caso, hay que precisar que los únicos actos relevantes serían los realizados antes de la presentación de la demanda el 25 de octubre de 2021; los realizados después de esa fecha, son irrelevantes a estos efectos de enervar la acción de caducidad.

18. Sin embargo, la actora afirma que la demandada sabía que iba a emprender la acción de caducidad, por lo que no puede oponer los actos realizados tres meses antes de la demanda y posteriores a saber que la actora podría ejercitar la acción de caducidad, como establece el citado art. 57 LM.

19. En este mismo sentido, el art. 19.3 de la Directiva 2015/ 2436, del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, establece que: " El comienzo o la reanudación del uso en el plazo de los tres meses anteriores a la presentación de la solicitud de caducidad que empezó a correr, como muy pronto, al expirar el período ininterrumpido de cinco años de no utilización, no se tomará en cuenta si los preparativos para el inicio o la reanudación del uso se hubieran producido después de haberse enterado el titular de que podría presentarse la solicitud de caducidad".

20. En primer lugar, la actora alega y prueba, con los correos y copias de mensajes aportados con la minuta de prueba en la audiencia previa, que Gema Profit sabía que la titular de la marca Pescados Vileda no estaba utilizando la marca cuando se interesó por su compra y, por lo tanto, que se trataba de una marca caducable al encontrarse en desuso.

21. En segundo lugar, la demandada compra la marca dos días después que el Juez del Juzgado núm. 4 de Alicante acordase unas medidas cautelares, a instancias de la actora, ordenándole el cese en el uso del nombre de dominio " www.amix.com" y que se le prohíba cautelarmente usar el término AMIX como parte de un nombre de dominio para el ofrecimiento o la venta de productos relacionados con la nutrición deportiva. Pues bien, a pesar de la prohibición y precisamente con la finalidad de eludirla, busca una marca en desuso (AMIX) y con esa cobertura adquiere el nombre de dominio " www.amixseafood.com".

22. En esas condiciones, era perfectamente razonable prever que la actora podría ejercitar una acción de caducidad de la marca comprada, para proteger su propia marca AMIX, como ya había hecho cuando la demandada había utilizado el nombre de dominio " www.amix.com" ante los Juzgados de Alicante. Por lo tanto, los actos realizados durante los tres meses anteriores a la presentación de la demanda son irrelevante a los efectos de enervar la acción de caducidad.

23. En todo caso, de los actos enumerados por la demandada para justificar un uso efectivo, los únicos que serían anteriores a la presentación de la demanda el 25 de octubre de 2021, según la documentación aportada por la recurrente, serían, primero, el encargo del diseño de un logo y de unas etiquetas con la marca AMIX, y segundo, la búsqueda de un proveedor para comercializar los productos con el signo adquirido. El resto son posteriores a la presentación de la demanda, por ejemplo, el encargo de las etiquetas de los productos (fecha de confirmación del pedio 17 de noviembre del año 2021) y la puesta en marcha de la página web "www.amixseafood.com" (fecha de puesta en marcha de la web alegada por la propia demandada el 9 de diciembre del año 2021, doc. 10 de la contestación).

24. Este Tribunal en sentencia núm. 238/2021, de 12 de febrero ( ECLI:ES: APB:2021:235) ha señalado que:

" 15. El concepto de uso efectivo no es solo un concepto de derecho interno sino que se trata de un concepto propio del derecho comunitario. Según la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la UE, una marca es objeto de un uso efectivo cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca ( sentencias de 11 de marzo de 2003, Ansul, C40/01 , EU:C:2003:145 , apartado 43, y de 8 de junio de 2017, W. F. Gözze Frottierweberei y Gözze, C689/15 , EU:C:2017:434 , apartado 37 y jurisprudencia citada). En el mismo sentido la STJUE de 3 de julio de 2019 (asunto C-668/17 P - ECLI: EU:C:2019:557 -).

16. El Tribunal de Justicia ha establecido varios principios importantes con respecto a la interpretación del concepto "uso efectivo". En la Sentencia de 11 de marzo de 2003 (C-40/01 , Minimax), el Tribunal estableció los siguientes principios:

- uso genuino significa uso real de la marca (párrafo 35);

- por tanto, debe entenderse que el uso genuino denota un uso que no es meramente simbólico, sino que sirve únicamente para preservar los derechos conferidos por la marca (párrafo 36);

- el uso genuino debe ser compatible con la función esencial de una marca, que es garantizar la identidad del origen de los bienes o servicios al consumidor o usuario final, permitiendo a este último, sin posibilidad de confusión, distinguir el producto o servicio de otros que tienen otro origen (párrafo 36);

- el uso genuino implica el uso de la marca en el mercado para los productos o servicios protegidos por dicha marca y no solo el uso interno por parte de la empresa en cuestión (apartado 37);

- el uso real debe referirse a productos o servicios ya comercializados o a punto de comercializarse y para los que la empresa está preparando para atraer clientes, en particular en forma de campañas publicitarias (apartado 37);

- al evaluar si ha habido un uso genuino, deben tenerse en cuenta todos los hechos y circunstancias relevantes para establecer si la explotación comercial de la marca es real, en particular si dicho uso se considera justificado en el sector económico en cuestión para mantener o crear una participación en el mercado de los productos o servicios protegidos por la marca (párrafo 38);

- las circunstancias del caso pueden, por lo tanto, incluir la consideración, entre otras cosas, de la naturaleza de los productos o servicios en cuestión, las características del mercado en cuestión y la escala y frecuencia de uso de la marca (párrafo 39);

- por lo tanto, no es necesario que el uso sea siempre cuantitativamente significativo para que se considere genuino, ya que eso depende de las características de los productos o servicios en cuestión en el mercado correspondiente (párrafo 39)".

25. En el presente caso, los actos realizados, antes de que se presentara la demanda, no llegaron a traspasar los límites internos de la empresa, ya que no se trataba más que de encargar el diseño de un logo y de unas etiquetas, por lo que no podemos considerarlos, a estos efectos como uso real, por no tratarse de actos públicos. Pero es que, además, dichos actos infringían la orden judicial cautelar de cesar en el uso del signo AMIX, por lo que no podrían tenerse en cuenta para evitar la caducidad del derecho de la demandada.

26. Todo lo cual nos lleva a desestimar el recurso y confirmar la caducidad de la marca por falta de uso.

SEXTO. - La retroacción de la caducidad.

27. Por último, la recurrente impugna el pronunciamiento que retrotrae los efectos de la caducidad al 1 de junio de 2021, de conformidad con lo solicitado por el actor en su demanda.

28. El art. 60.1 LC dispone que " la marca registrada se considerará que no ha tenido, a partir de la fecha de la solicitud de caducidad o de la demanda de reconvención, los efectos señalados en la presente Ley en la medida en que se haya declarado la caducidad de los derechos del titular. A instancia de parte podrá fijarse en la resolución sobre la solicitud o demanda de caducidad una fecha anterior en que se hubiera producido alguna de las causas de caducidad".

29. Por lo tanto, como regla general los efectos de la caducidad se producen desde la fecha de la presentación de la demanda, pero, a instancia de parte, el juez podrá fijar una fecha anterior, en la que también se hubiera producido la causa de caducidad. Eso quiere decir, que, a instancias de la actora, pueden retrotraerse los efectos de la caducidad a un momento anterior al de presentación de la demanda, en el que lógicamente la marca ya estuviera incursa en esa causa de caducidad por falta de uso.

30. Literalmente la norma solo condiciona dicha petición a que la marca estuviera incursa en el momento al que se quiere retrotraer sus efectos en causa de caducidad. En el caso enjuiciado, es incontrovertido que, antes de su compra por Gama Profit la marca no había sido usada y que había trascurrido mucho más de cinco años desde su concesión. En consecuencia, la marca había incurrido en causa de caducidad por falta de uso antes de ser vendida el 4 de junio de 2021 y antes del 1 de junio de 2021, fecha a la que la actora pretende que se retrotraigan sus efectos.

31. Respecto de esta norma las Guías de Examen de la EUIPO dicen que:

" Si se solicita una fecha efectiva de caducidad anterior de conformidad con el artículo 62, apartado 1, del RMUE , esta solo podrá concederse, siempre que el solicitante de la anulación demuestre un interés legítimo (véase el punto 1.3.1 supra), si no se ha probado un uso efectivo de la marca impugnada tanto en el plazo de cinco años anterior a la fecha de la solicitud de caducidad como en el plazo de cinco años anterior a la fecha efectiva anterior solicitada. Esto se desprende de la redacción del artículo 62, apartado 1, frase segunda, del RMUE , que establece que puede fijarse una fecha efectiva anterior para la declaración de caducidad si el motivo de esta "se hubiera producido" en esa fecha. No obstante, incluso si se solicita tal fecha efectiva anterior, el interés primordial del titular de la MUE es probar el uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de caducidad. Si se demuestra el uso efectivo de la MUE impugnada dentro de dicho plazo, la marca caducidad de la marca impugnada no podrá ser declarada en absoluto. La prueba del uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años anterior a la fecha efectiva anterior solicitada solo podrá ser pertinente si no existe prueba del uso efectivo de la marca impugnada en el plazo de cinco años inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de caducidad". (Parte D Anulacion, Sección 2 Normas Sustantivas, 2 Caducidad, 2.2 Falta de uso de la MUE - artículo 58, apartado 1, letra a), del RMUE).

32. Aunque la norma no lo diga expresamente, es indudable, como dice la EUIPO, que la solicitud de retroacción no puede ser arbitraria, sino que ha de basarse en un interés legítimo de la solicitante.

33. Es cierto que en este caso dicho interés no se explicita en la demanda ni en la sentencia, pero dados los hechos que describen el conflicto entre las partes y el comportamiento de la demandada, es realmente fácil deducir que el motivo implícito de aquella petición sería retrotraer los efectos de la caducidad a la fecha anterior a la compra de la marca, con la que la demandada Gama Profit ha querido eludir el mandato cautelar judicial.

34. Lo que nos lleva a confirmar, también la fecha de retroacción.

SEPTIMO. Costas.

35. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, procede hacer imposición de las costas al apelante, al haber sido desestimado el recurso.