Es ponente el Ilmo. Sr. Don José María Ribelles Arellano.
PRIMERO.-Términos en los que aparece contextualizada la controversia en esta instancia. Hechos probados
1. La parte actora ejercita acción de infracción de marca y competencia desleal que se sustenta en los siguientes hechos:
1º) VIVA MODEL MANEGEMENT (en adelante, VIVA MODEL) es una sociedad francesa que se dedica, entre otras actividades, a la "asistencia a la publicidad mediante modelos" y la de "agente artístico" de modelos. VIVA MODEL BARCELONA S.L., por su parte, es una sociedad constituida en el año 2013 por VIVA MODEL, que es la licenciataria en España de los derechos de propiedad industrial de esta.
2º) VIVA MODEL es titular de la marca internacional denominativa núm. 0905203, con efectos en España, "VIVA MODEL MANEGEMENT", solicitada el 7 de junio de 2006 y concedida el 17 de mayo de 2007 (documento seis de la demanda), que identifica servicios de la clase 35 (" servicios de agencias de modelos, a saber, servicios de contratación y colocación de modelos, así como servicios de información sobre la moda; servicios de modelos para fines publicitarios o de promoción de ventas") y de la clase 41 (" servicios de agencias de modelos, a saber, formación de modelos; agencias de representación de artistas; agencias de modelos para artistas; servicios de artistas de espectáculos; organización de concursos de modelos; fotografía"). La demandante es titular, además, de otros títulos marcarios en otros países de la Unión Europea que incorporan los mismos vocablos (VIVA MODEL).
3º) La marca de la demandante VIVA MODEL es renombrada en España.
4º) La demandada AZUVIL LINGERIE, SL (en adelante, AZUVIL) está haciendo uso en el mercado del signo distintivo "VIVA MODEL", tanto en forma denominativa o con el gráfico que reproducimos a continuación:
El signo se utiliza para identificar un negocio on line de servicios de compañía con contenido sexual explícito.
5º) La codemandada Carina, socia y administradora única de AZUVIL, es titular del nombre de dominio " www.vivamodel.es", que la demandante estima que también infringe sus derechos.
2. La parte actora alegó que el uso por la demandada de los signos "VIVA MODEL" en sus distintas modalidades para identificar en el tráfico su negocio de servicios de compañía infringía los derechos exclusivos que ostenta sobre la marca internacional 0905203 "VIVA MODEL MANEGEMENT". De igual modo alegó que el uso del término MODEL para identificar servicios de contenido sexual explícitos constituía un acto de engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. Por ello solicitó que se declarara la existencia de la infracción y se condenara a la demandada al cese en el uso de los signos, a la cancelación del nombre de dominio y al pago de los daños y perjuicios causados.
3. La demandada, sin negar que la marca de la actora sea renombrada, se opuso a la demanda alegando que el uso del signo VIVA MODEL está amparado por la marca comunitaria UE 017964727, que fue solicitada y concedida a AZUVIL en el año 2018.
SEGUNDO.- De la sentencia, el recurso y la oposición.
4. La sentencia estima íntegramente la demanda. La juez de instancia, tras valorar la prueba practicada, llega a la conclusión que la marca de la demandante VIVA MODEL MANAGEMENT es renombrada. Considera, por otro lado, que el uso del signo VIVA MODEL por la parte demandada infringe los derechos de la actora, por lo que estima la acción marcaria y acoge en su integridad las pretensiones de condena formuladas por la demandante. Sin embargo, por aplicación del principio de complementariedad relativa, la sentencia desestima la acción de competencia desleal.
5. La sentencia es recurrida por la demandada. Cuestiona, de un lado, el renombre de la marca VIVA MODEL MANAGEMENT (motivo primero del recurso). Insiste en que es titular de una marca comunitaria que avala el uso del signo VIVA MODEL, máxime cuando protege servicios de clases distintas del nomenclátor internacional. Por último, rechaza que buscara aprovecharse del renombre de la marca de la actora, dado que desconocía su existencia.
6. La parte actora se opone al recurso y solicita que se confirme la sentencia. Además, impugna la sentencia, interesando que se estime también la acción de competencia desleal.
TERCERO.- Sobre el carácter renombrado de la marca de la demandante
7. El artículo 8 de la vigente Ley de Marcas, modificado por el Real Decreto Ley 23/2018, de 21 de diciembre, que incorpora a nuestro Ordenamiento la Directiva UE 2015/2436, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, supera la tradicional distinción entre marca notoria y renombrada, contemplando únicamente como causa de prohibición de registro la existencia de una marca anterior que " goce de renombre en España". El factor de distinción entre la marca notoria y la renombrada radicaba en el grado de conocimiento de la marca (por el sector pertinente del público al que se destinan los productos o servicios, en el caso de la marca notoria, y por el público en general, en el caso de la marca renombrada).
8. La Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 1999 (caso General Motors), interpreta el artículo 5.2º de la Directiva de la Directiva 89/104/CEE, sobre protección de las marcas que " gocen de renombre en el Estado miembro", en el sentido de que por marca renombrada habrá que entender aquella que sea conocida por una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por ella. Es decir, el concepto de "marca que goce de renombre en España" coincide esencialmente con el concepto de marca notoria del artículo 8.2º de la Ley de Marcas en su redacción anterior a la Reforma de 2018.
9. El Tribunal Supremo (Sentencia de 11 de marzo de 2014, ECLI ES:TS:2014:1107 ), con cita de la STJUE de 14 de septiembre de 2009 , señala que el concepto de marca notoria "supone un cierto grado de conocimiento por parte del público pertinente", añadiendo que este grado de conocimiento "debe considerarse alcanzado cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca comunitaria conoce esta marca" (apartado 24 de la STJUE de 14 de septiembre de 2014, a la que se remite). "Para ello, "el juez nacional debe tomar en consideración todos los elementos pertinentes de los autos, es decir, en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso, así como la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla (ap. 25).
De este modo es posible concluir, como ya lo hizo en su día la doctrina, que el requisito determinante de la notoriedad de la marca es su difusión entre el público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca y por los sectores interesados."
10. En este caso, la demandada no cuestionó en el escrito de contestación el carácter notorio de la marca de la demandante "VIVA MODEL MANAGEMENT", lo que sería suficiente para rechazar el primer motivo de impugnación del recurso ( artículo 456 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Además, con la demanda se aporta abundante documentación, que tampoco se impugna, que acreditan el renombre. De este modo, siendo VIVA MODEL una agencia de modelos con sede en distintas ciudades europeas, no es controvertido que en los años 90 lazó las carreras de conocidas supermodelos como Kisty Hume y Trish Goft (documento ocho de la demanda). Tampoco se discute que actualmente representa a modelos reconocidas a nivel mundial como Miriam, Sandra, Montserrat, Otilia, Pura y Vicenta. La actora aporta certificaciones de MANGO, BIMBA & LOLA y SAN PATRICK, del Grupo PRONOVIAS (documentos 9.1º) que corroboran el alto grado de conocimiento de la demandante como agencia de modelos. También acompaña artículos periodísticos con referencias al negocio de la actora (documento 9.2) o documentación sobre campañas publicitarias en las que han participado las demandantes para grandes firmas del mundo de la moda como "Chanel", "Louis Vuitton" o "Dior", entre otras (documento 9.5).
11. Sin necesidad de extendernos sobre otros documentos de prueba, como el número de seguidores en redes sociales o los volúmenes facturados en los distintos ejercicios, hemos de concluir, al igual que la sentencia apelada, que la marca VIVA MODEL MANAGEMENT goza de renombre en España.
CUARTO.- Infracción de la marca renombrada.Valoración del Tribunal.
12. La actora invoca la protección más general que atribuye al titular de la marca registrada el apartado b) del artículo 34.2º de la Ley de Marcas y la específica de la marca renombrada del apartado c) de dicho. Reproducimos a continuación ambos preceptos:
<< 2. Sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando:
(...)
b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
c) El signo sea idéntico o similar a la marca, independientemente de si se utiliza para productos o servicios que sean idénticos o sean o no similares a aquellos para los que esté registrada la marca, cuando esta goce de renombre en España y, con el uso del signo realizado sin justa causa, se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o dicho uso sea perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre.>>
13. AZUVIL insiste en que la acción de infracción en ningún caso puede prosperar por cuanto el uso del signo VIVA MODEL está amparado por el registro en el año 2018 de la marca comunitaria núm. 017964727. Sin embargo, venimos sosteniendo que no es necesaria la previa anulación de la marca registrada para que pueda ejercitarse con éxito la acción de infracción. La tesis de la inmunidad registral fue sostenida por el Tribunal Supremo hasta las Sentencias de 14 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5089) y 28 de octubre de 2014 (ECLI ES:TS:2014:5562), que cambia de criterio, ajustándolo a la jurisprudencia comunitaria, a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de febrero de 2013, que interpreta que el artículo 9.1º del Reglamento CE 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (el homólogo para la marca comunitaria del artículo 34 de la Ley de Marcas) en el sentido de que el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca.
14. De hecho, el artículo 41 bis de la Ley de Marcas , introducido por el RDL 23/2018, de 21 de diciembre de 2018, señala al efecto que "en las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 52, apartados 2, al artículo 53 o al artículo 59, apartado 5." En este caso, el registro de la demandada podría ser anulado con arreglo al artículo 52 de la LM.
15. A partir de ahí, consideramos, al igual que la sentencia apelada, que la demandada infringe los derechos de propiedad industrial de la actora. En efecto, acreditado el renombre de la marca VIVA MODEL MANAGEMENT, el análisis de la infracción debe hacerse conforme al apartado c) del artículo 34.2º de la LM. Existe gran similitud entre los signos enfrentados (VIVA MODEL MANAGEMENT, de un lado, y VIVA MODEL, denominativa, y
en su versión figurativa), dado que coinciden los dos elementos dominantes y con mayor fuerza distintiva. El vocablo "MANAGEMENT" (gestión o administración en inglés), presente en la marca de la demandante, es muy común en empresas de servicios o de asesoramiento, como se acredita con los documentos que se acompañan a la demanda.
16. El recurso aduce que las marcas identifican servicios distintos que pertenecen a diferentes clases. Es cierto que el ámbito aplicativo es distinto (servicios propios de una agencia de modelos, en el caso de la actora, frente a servicios de anuncios de contactos con contenido sexual explícito, en el caso de la demandada). Sin embargo, tratándose de una marca que goza de renombre, es posible superar el principio de especialidad para prohibir el uso de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios distintos a aquellos para los que está registrada la marca, siempre que se dé alguna de las circunstancias del apartado c) del artículo 34.2º. Además, como indica la parte actora, existe cierta proximidad en cómo se ofrecen los servicios en el mercado por una y otra parte, pues en ambos casos se utilizan fotografías de personas, la mayoría de las veces de mujeres jóvenes, en las que la apariencia física y la imagen cobra una especial relevancia (ello le lleva a la demandante a concluir que existe riesgo de confusión).
17. Estimamos que con el uso por la demandada del signo VIVA MODEL obtiene una ventaja desleal del renombre de la marca y ese uso perjudica dicho renombre y el carácter distintivo de la marca, tal y como exige el artículo 34.2, apartado c). La demandada se aprovecha deslealmente del renombre de la marca en la medida que el signo que utiliza puede atraer la atención del público, máxime cuando el negocio de prestación de servicios se lleva a cabo a través de un sitio web en internet. No es relevante el hecho de que AZUVIL desconociera la existencia de la marca anterior. Además, la demandada ha persistido en el uso de la marca tras las comunicaciones previas a la interposición de la demanda. De hecho, fue la abogada de la demandada la que en noviembre de 2019 requirió por primera vez a la actora para que cesara en el uso de la marca.
18. Por otro lado, el tipo de servicios prestados por la demandada, relacionados con el negocio de la prostitución, menoscaba la reputación del signo y causa un perjuicio evidente para el renombre de la marca. El carácter distintivo de la marca también se ve perjudicado, dado que existe el riesgo de que el público deje de vincular el signo VIVA MODEL exclusivamente con los servicios de agencia que presta la actora, al concurrir en el mercado con otros servicios distintos que se identifican con el mismo signo (riesgo de dilución).
19. En definitiva, debemos confirmar la existencia de la infracción, tanto por la identificación de los servicios que presta AZUVIL con el signo VIVA MODEL, como por el uso de los nombres de dominio www.vivamodel.com y "www.vivamodel.es". Y, dado que en el recurso no se impugna ninguno de los pronunciamientos relacionados con el cese de la actividad infractora, ni la condena a la indemnización de los daños y perjuicios causados, debemos desestimar el recurso y confirmar la sentencia apelada.
QUINTO.- De la impugnación del recurso. Actos de competencia desleal.
20. La parte actora, además de oponerse al recurso, impugna la sentencia en aquello que le es desfavorable, esto es, la desestimación de la acción acumulada de competencia desleal. Según la demandante AZUVIL ha cometido actos de engaño, por lo que ha infringido el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal. La sentencia desestima la acción de acuerdo con el principio de complementariedad relativa, dado que el supuesto de hecho está plenamente comprendido en el ámbito regulado por la Ley de Marcas.
21. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TS:2015:4245) recoge la jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, que sigue el denominado principio de complementariedad relativa . Dicha Sentencia dice al respecto lo siguiente:
"Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).
"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.
"De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.
"De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.
"Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido" (Sentencia 95/2014, de 11 de marzo).
En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre, al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez".
22. En este caso, la actora alega que, además de infringir su derecho de exclusiva, la demandada ha incurrido en actos de engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, al utilizar el término "MODEL", referido a "modelo", con lo que hace creer erróneamente al potencial usuario de sus servicios que las personas que los prestan son modelos. Esa alegación, a su entender, desborda el ámbito marcario y justifica un pronunciamiento separado sobre el ilícito concurrencial denunciado.
23. No estimamos que esa alegación, referida a uno de los términos presente en los signos utilizados por ambas partes ("MODEL"), conlleve una faceta anticoncurrencial distinta que justifique un análisis separado de esa conducta. Por otro lado, otorgada plena protección al estimarse la infracción marcaria, ninguna tutela añadida confiere la Ley de Competencia Desleal. En efecto, como hemos dicho, la palabra "MODEL", causa del eventual engaño a los consumidores, está presente en las marcas enfrentadas, por lo que se ha tomado en consideración en el análisis de la similitud de los signos. La evocación de un servicio prestado por modelos es relevante para valorar el riesgo de confusión, que se invoca en la demanda para impetrar protección con arreglo al apartado b) del artículo 34.2º de la LM. También se ha aducido al valorar la ventaja desleal obtenida por la demandada y se ha tomado en consideración por la sentencia apelada cuando señala que " la demandada escogió el signo ex profeso para inducir al público a creer que las personas cuyos servicios sexuales se ofrecen en su web son los supermodelos que representan las demandantes".
Por lo expuesto, procede desestimar la impugnación.
SEXTO.- Costas procesales
24. Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 398 de la LEC, se imponen a la apelante las costas del recurso y a la impugnante las costas de la impugnación.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
