Sentencia Civil 1722/2022 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 15, Rec. 816/2017 de 07 de diciembre del 2022

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. Tal y como resulta de los antecedentes, el objeto que debemos afrontar en esta resolución consiste en subsanar los diversos defectos que el Tribunal Supremo aprecia en nuestra Sentencia de 26 de julio de 2018, tal y como resultó complementada por el Auto de esta Sección de 26 de octubre de 2018. Tales defectos son los siguientes:

a) La insuficiente motivación de la indemnización por lucro cesante, correspondiente al sufrido por Coventya Tecnologies como consecuencia de la infracción de la patente ES 2 290 783.

b) La resolución de las cuestiones planteadas por las demandadas en relación con la procedencia de la indemnización.

c) Y, en la medida de lo posible, las relativas a las bases para la cuantificación.

2. Para contextualizar el ámbito de la infracción, y por tanto también de la subsanación a que hemos de hacer frente, extraemos algunos párrafos de la Sentencia del TS, con los que se justifica una doble infracción:

a) De una parte, del deber constitucional de motivación.

b) De otra, de lo previsto en el art. 219 LEC acerca de las cuestiones que pueden quedar reservadas para el incidente de determinación de los daños y perjuicios.

Esos párrafos son los siguientes:

"El auto de complemento, una vez ha justificado que debía tenerse por parte recurrente a Coventya Technologies, en el fundamento jurídico quinto entra a analizar la pretensión de esta entidad de que, una vez declarada la infracción de la patente, se le indemnizara por la ganancia dejada de obtener o lucro cesante, de acuerdo con unas bases que se establecían en las páginas 32 a 34 de la demanda.

(...)

El auto de complemento estima la pretensión indemnizatoria por el lucro cesante sufrido por Coventya Technologies, al incluir en el fallo un apartado h/ con el siguiente contenido: "la condena a Atotech España S.A.U. a indemnizar a Coventya Technologies por el lucro cesante que se le ha causado como consecuencia de la infracción, indemnización que se determinará en la fase de ejecución a partir de las bases a las que se ha hecho referencia en el fundamento jurídico quinto de la presente resolución". Pero omite la razón de la decisión, pues no razona su procedencia, ni mucho menos analiza y resuelve las objeciones que a esta pretensión había planteado la demandada.

(...)

El apartado 8 se limita a dejar constancia de en qué consistía la petición de indemnización por lucro cesante, tanto el derivado de productos recurrentes como el derivado de productos no recurrentes. Y deja constancia de que la propia demanda afirma que para esta determinación es preciso conocer el volumen total de ventas efectuadas por Atotech España, tanto a Ingalcinc como a otros posibles clientes a los que se haya suministrado la tecnología infractora de la patente.

El apartado 9, después de afirmar que las bases para la cuantificación del lucro cesante fijadas en la demanda son insuficientes, deja su determinación para la fase de ejecución de sentencia, "momento en el que asimismo deberá entrarse en las demás cuestiones opuestas en la contestación por la parte demandada".

Esta argumentación es claramente insuficiente, no muestra la ratio decidendi, las razones por las que procedía indemnizar a Coventya Technologies por el lucro cesante, y en la forma solicitada. Ni mucho menos da respuesta a las objeciones formuladas por las demandadas".

3. Creemos que es dudoso el ámbito del conocimiento que nos ha devuelto la Sentencia del Tribunal Supremo que nos ordena subsanar defectos de motivación. La duda consiste en si nos permite o no variar el signo de nuestra decisión anterior, favorable a conceder una indemnización a Conventya Technologies. Aunque pudiera parecer que no, al menos formalmente, en la medida que lo que se nos solicita es que suplementemos la argumentación, el ámbito de ese suplemento es tan extenso que creemos que no podemos descartar esa posibilidad, pues solo así podemos dar razonablemente respuesta a alguna de las cuestiones que quedaron sin respuesta en nuestras anteriores resoluciones. Por ello, y debido a la gran complejidad que presenta el asunto, no nos limitaremos a exponer las cuestiones que quedaron sin respuesta sino que ampliamos el ámbito a otras cuestiones que, aunque no están directamente concernidas por la resolución del TS, constituyen un contexto ineludible, sin el cual no se entendería bien el alcance de nuestra respuesta.

4. La duda que acabamos de referir nos ha conducido a dar un traslado a las partes a fin de que nos informaran acerca del alcance de la motivación que debíamos suplementar. Para la parte demandada ese alcance es mucho más extenso de cómo lo entiende la parte actora. Así, estiman las demandadas que el alcance de nuestra motivación debe extenderse a expresar los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas en relación con la pretensión indemnizatoria de COVENTYA TECHNOLOGIES y exponer las razones por las que procede o no indemnizar a COVENTYA TECHNOLOGIES por lucro cesante de forma motivada y, en la medida de lo posible, las bases de la cuantificación, cuando proceda. Para ello, deberá previamente resolver motivadamente las objeciones formuladas en el motivo noveno del recurso extraordinario por infracción procesal de esta parte contra la admisión de la pretensión indemnizatoria de COVENTYA TECHNOLOGIES y que son las opuestas en la contestación a la demanda (págs. 31 a 37 y 55 a 67) y reiteradas en el escrito de oposición al recurso de apelación de COVENTYA (págs. 83 a 107), tales como:

(i) Si ha existido duplicidad -contraria al artículo 66.2 LP- en la reclamación simultánea y acumulativa de los dos conceptos indemnizatorios reclamados de adverso (regalía hipotética más lucro cesante) -doble compensación que la Sentencia de la A.P. había inicialmente rechazado (apartado 71);

(ii) Si ATOTECH ESPAÑA fue o no requerida previamente por COVENTYA SAS, conforme a lo dispuesto en el art. 64 LP;

iii) Si COVENTYA TECHNOLOGIES ha acreditado el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la -negada- infracción- o si éste ha existido;

(iv) La procedencia o no de incluir en la reclamación de daños y perjuicios de COVENTYA TECHNOLOGIES conceptos ajenos al derecho de exclusiva (no reivindicados en la patente de COVENTYA SAS), entre otros:

a. los "productos recurrentes" (esto es, productos genéricos de uso común), no protegidos por la misma -como ya apreció la Sentencia de la A.P. en su apartado 68;

b. gastos derivados del montaje, transporte, formación o equipos auxiliares independientes al objeto de la patente.

(v) Si la prueba practicada habría confirmado o no la premisa del perito Sr. Jose Miguel (DOCUMENTO 27 de la demanda) según la cual INGALCINC necesariamente habría adquirido todos esos denominados "productos recurrentes" de COVENTYA TECHNOLOGIES o si por el contrario los podría haber adquirido a otros proveedores;

(vi) Si la fórmula de cálculo del lucro cesante planteada por COVENTYA TECHNOLOGIES (acudiendo para ello a la figura de un innominado "Cliente Tipo") se ajusta o no a la realidad del cliente INGALCINC y si constituye por ello un método de cálculo válido en base al art. 66.2 a) LP para determinar el quantum;

(vii) Si los datos de consumo de INGALCINC asumidos por el perito Sr. Jose Miguel serían o no ciertos, incluyendo el hecho de si INGALCINC había continuado comprando o no dichos productos a COVENTYA TECHNOLOGIES;

(viii) Si es o no conforme a Derecho la aparente aplicación, a la reclamación de lucro cesante por las supuestas ventas a "dos clientes tipo", de la presunción que establece el art. 329 LEC , como parece deducirse del Auto de complemento, atendidas las circunstancias del caso.

5. Conventya Technologies, en cambio, dice que en realidad, esta batería de objeciones a la reclamación indemnizatoria no aparece formulada en la contestación a la demanda, donde tan solo plantearon algunas de estas cuestiones, cuales son (i) si procede una indemnización por productos de consumo recurrente; (ii) si procede aplicar al caso la doctrina "ex re ipsa". En opinión de Coventya, el único déficit argumentativo atribuible al Auto de complemento en cuanto a las bases de cuantificación del lucro cesante es precisar el tipo de consumibles computables, que son los que constan en la oferta comercial de Coventya a Ingalcinc, criterio que ha sido adoptado por el perito contable Sr. Jose Miguel en el informe sobre el lucro cesante aportado como DOCUMENTO 27 de la demanda .

Afirma asimismo la actora que hay cuestiones que inevitablemente deben remitirse a la fase de ejecución, como son las siguientes:

[29]. Existe en autos información fiable, pericialmente determinada (i) de los consumos por Ingalcinc durante un periodo determinado de los productos suministrados por Atotech España para la explotación de la instalación infractora (Informe del Sr. Agapito de 2013); y (ii) del margen de beneficio neto de Coventya Technologies con el suministro de esos mismos productos.

[30]. En cambio, falta información sobre (i) el periodo durante el cual Atotech España ha suministrado los consumibles a Ingalcinc; y (ii) sobre otros posibles clientes a quienes Atotech España ha podido suministrar tales consumibles necesarios para el funcionamiento de la instalación patentada.

[31]. Esta información pendiente de conocer no afecta a las bases de cálculo de la indemnización (3.088,74 € mensuales, equivalentes a 1,35 € mensuales por kilo producido diario considerando una media de 3.000 kilos diarios). Pero la ecuación sólo podrá completarse cuando se conozca el volumen de ventas de Atotech España, dato que sólo podrá conocerse en fase de ejecución de sentencia.

SEGUNDO. Sobre la pretensión de resarcimiento hecha por Coventya Tecnologies y su compatibilidad con la realizada por Coventya SAS.

6. Dar cumplimiento adecuado a lo que ordena la Sentencia del TS que anula la nuestra creemos que exige partir de la reclamación que se efectúa en la demanda que es la siguiente, según extraemos del texto de nuestra propia Sentencia de 26 de julio de 2018:

" 50. Coventya Technologies, S.L., única demandante que impugnó la sentencia, insiste en la condena al resarcimiento de los daños y perjuicios y se remite a lo reclamado en la demanda, que se concreta en los siguientes conceptos:

a) Gastos de investigación por valor de 23.312 euros.

b) Enriquecimiento injusto obtenido por Atotech Deutschland GmBH con la infracción, concepto para el que se acudió al criterio de la regalía hipotética. Por este concepto se reclamó un canon fijo anual de 20.000 euros y, adicionalmente, el 15 % de la cifra de negocio por operaciones realizadas por Atotech Deutschland en España.

c) El lucro cesante sufrido por Coventya Technologies, S.L., encargada de comercializar en España los productos afectados por la infracción, que fija en la suma de 475.956,63 euros.

d) El enriquecimiento injusto obtenido por Ingalcinc, S.A. con la infracción, que fija en la suma de 460.776,16 euros".

7. Por tanto, dejando de lado los gastos de investigación, la parte actora reclama por tres conceptos distintos:

(i) por el enriquecimiento injusto obtenido por Atotech Deuschland para lo que acudió al criterio de la regalía hipotética (art. 66. b/ LP);

(ii) por el lucro cesante sufrido por la licenciataria Coventya Technologies, encargada de comercializar en España los productos amparados por la patente;

y iii) por el enriquecimiento injusto obtenido por Ingalcinc.

En nuestra sentencia nos pronunciamos sobre el primer concepto, que estimamos, y sobre el último, que desestimamos y sobre esas cuestiones no nos hemos de pronunciar en esta resolución porque no son pronunciamientos afectados por la declaración de nulidad que ha dispuesto el Tribunal Supremo. Nos hemos de pronunciar solo sobre el segundo, si bien ello no justifica que nuestro pronunciamiento pueda aparecer desconectado del resto de los pronunciamientos de nuestra resolución, razón por la que nos hemos referido a ellos.

8. El examen de la demanda pone de manifiesto que la reclamación por lucro cesante que formula Coventya Techonologies, la filial en España y encargada de la comercialización de los productos que incorporan la patente, se refiere a un daño completamente diferenciado al reclamado por la titular de la patente y matriz, Coventya SAS. Mientras el daño reclamado por la titular de la patente se refiere directamente a la infracción de la patente de la que es titular, el reclamado por la filial está referido a las ventas que ha dejado de efectuar en concepto de productos recurrentes (productos químicos) como no recurrentes (membranas) realizados por Atotech a Ingalcinc y a otros clientes que pudiera tener en España. Es decir, este daño está referido a las ventas que afirma la licenciataria que ha perdido como consecuencia de la infracción, ya que ha sido la infractora quien ha realizado tales ventas.

9. Mientras la demandada sostiene que existe incompatibilidad entre lo que se afirma en el auto al conceder indemnización por lucro cesante a Coventya Technologies y lo que se decía en la sentencia, que negaba el lucro cesante por su incompatibilidad con la regalía hipotética reconocida a Coventya SAS (apartado 71 de nuestra sentencia), la parte actora afirma que la Sentencia del TS ha reconocido esa compatibilidad de forma explícita.

10. El TS, al resolver el motivo séptimo del recurso por infracción procesal, lo que hace es afirmar que no existe incongruencia interna entre esos dos pronunciamientos, al estar referidos a partes distintas, pero no llega a afirmar que esa acumulación de pretensiones resarcitorias sea admisible sino que afirma "al margen de su procedencia jurídica" (se afirma en el apartado 8, párrafo 3.º, in fine del FJ 2.º).

11. Por tanto, la primera cuestión sobre la que es preciso que nos pronunciemos es precisamente si es procedente la acumulación de esas dos pretensiones resarcitorias, como sostiene la parte actora, o bien si es inadmisible, como sostiene la parte demandada. En el apartado 71 de nuestra Sentencia de 26 de julio de 2018 ya nos pronunciamos respecto de la imposibilidad de que el titular de la patente pueda acumular una pretensión de resarcimiento optando por la regalía hipotética y pretendiendo a la vez el resarcimiento por el lucro cesante.

12. La cuestión está en si las cosas son distintas cuando el daño no es reclamado por el titular de la patente sino por una filial a quien se atribuye la condición de licenciataria y la respuesta creemos que debe ser la misma. Conventya Technologies es una filial controlada por la titular de los derechos para la explotación en España del título. En cualquier caso, esto es, sea una simple filial o bien una licenciataria en exclusiva, lo que parece claro es que no está en ningún caso facultada para reclamar más (u otra cosa) de lo que podría reclamar la titular en el caso de explotar por sí misma la patente. Por consiguiente, si la titular no podría acumular una pretensión de resarcimiento del lucro cesante cuanto optó por el resarcimiento por medio de la regalía hipotética, tampoco esa opción la puede ejercitar legítimamente la licenciataria. La conclusión a la que llegamos es que la opción a que nos estamos refiriendo es de carácter único y alcanza a los diversos legitimados activamente para el ejercicio de las acciones de infracción, todo ello sin perjuicio de que quepa distinguir entre quien sea el beneficiado por el resarcimiento.

13. Por tanto, la conclusión a la que llegamos es que el complemento de la motivación nos aparta radicalmente de las conclusiones a las que llegamos en nuestra anterior resolución en cuanto a la acción de resarcimiento ejercitada por Coventya Technologies, acción que debemos desestimar íntegramente. Creemos que la anulación en este punto de nuestra anterior resolución nos faculta para apartarnos no solo de la justificación que dimos en aquella resolución sino también de las conclusiones alcanzadas y que ahora, a la luz de un razonamiento más completo, vemos injustificadas.

TERCERO. Sobre la existencia de requerimiento previo.

14. Lo que hemos dicho en el fundamento anterior nos exonera de entrar en el resto de cuestiones. No obstante, para mayor abundamiento lo haremos, siquiera sea brevemente.

15. La segunda cuestión que hemos de afrontar consiste en si Atotech España fue o no requerida previamente por Coventya SAS, conforme a lo dispuesto en el art. 64 LP de 1986, precepto que en su apartado 2.º exigía, como presupuesto de la acción de resarcimiento, haber sido advertidos acerca de la existencia de la patente.

16. Compartimos la argumentación que sobre este particular hace la parte actora. El requerimiento o puesta en conocimiento no era preciso porque no estamos ante conductas incardinables en el apartado 2 del art. 64 LP sino en el apartado 1, ya que la infracción imputada fue utilizar el procedimiento patentado. A ello hemos de añadir que existió requerimiento a la matriz en el año 2011 y en el año 2012 se instó frente a ella unas diligencias de comprobación de hechos, de forma que no nos representamos como posible que la filial nacional no estuviera al tanto de la existencia de la patente y de las imputaciones de infracción.

CUARTO. Sobre la prueba del daño.

17. El tercer punto sobre el que nos hemos de pronunciar es si Coventya Technologies ha acreditado el daño supuestamente sufrido como consecuencia de la infracción. Las demandadas sostienen que no ha resultado acreditado y la actora sostiene que sí y que así resulta de lo que se argumenta en la propia sentencia parcialmente anulada.

18. Efectivamente, en los apartados 60 y 61 de nuestra resolución argumentamos con carácter general respecto de la existencia de daño afirmando que estaba en la naturaleza de las cosas (daño ex re ipsa) y que también se podía deducir del hecho de que la infracción se cometiera en la instalación realizada a una de las codemandadas, que podría haber sido cliente de Coventya Technologies. Creemos que ello es argumentación suficiente respecto de la existencia de daño, aunque pueda discutirse si también lo es sobre su alcance concreto, particularmente si como consecuencia de ello Coventya se vio privada de poderle vender a Ingalcinc las membranas y a suministrarle productos recurrentes, como sostiene la actora. En nuestra opinión, se puede dudar acerca del alcance concreto del daño pero no así respecto de que Coventya se vio impedida de hacer esos suministros a que nos acabamos de referir.

QUINTO. Conceptos que tienen cabida en el lucro cesante.

19. El siguiente punto respecto del que es preciso dar respuesta motivada guarda relación con el ámbito o extensión de la acción de resarcimiento en el caso de haber optado por el lucro cesante. Concretamente, a lo que solicita la parte demandada que se dé respuesta es a si procedería incluir en la reclamación de daños y perjuicios de Coventya Technologies conceptos ajenos al derecho de exclusiva (no reivindicados en la patente de Coventya SAS), entre otros:

a. los "productos recurrentes" (esto es, productos genéricos de uso común), no protegidos por la misma -como ya apreció la Sentencia de la A.P. en su apartado 68;

b. gastos derivados del montaje, transporte, formación o equipos auxiliares independientes al objeto de la patente.

20. Sobre este particular ya nos pronunciamientos en la Sentencia en los siguientes términos:

"Los productos a los que deberá referirse el cálculo de ventas deben estar directamente relacionados con la instalación infractora, de forma que se excluirán los que puedan considerarse genéricos, esto es, útiles para cualquier otra instalación. Para valorar qué concretos productos se pueden tomar en consideración constituye un elemento de juicio importante el anexo V del informe pericial del Sr. Jose Miguel, perito de la actora (concretamente, obra a los folios 541 a 544, del tomo II), que corresponde a una oferta que la actora pasó a Ingalcinc en fecha 16 de marzo de 2012. Es preciso acudir a ese medio indirecto porque, sustancialmente, se trata de una instalación y los productos que guardan relación con ella son membranas, que constituyen el elemento esencial en torno al cual se enuclea la infracción".

21. La referencia a ese concreto particular del informe pericial (anexo V) significa que solo consideramos que el alcance del daño debía estar referido a las membranas y a los demás elementos de la instalación relacionados con ellas pero no así a los consumibles, que no aparecen en ese anexo sino en el VI. Por tanto, también aquí en nuestro auto de complemento entramos en contradicción con lo que habíamos resuelto en la Sentencia.

22. Por lo demás, lo que resolvimos en nuestra Sentencia es acorde a lo que dispone el art. 72 LP, precepto del que se deriva que el daño se limita a la utilización del procedimiento patentado y no incluye el derivado de otros conceptos relacionados con él, como sería el caso del mantenimiento de las instalaciones o el suministro de consumibles.

SEXTO. Sobre la prueba relativa a la continuación en el suministro.

23. Es preciso dar respuesta asimismo a la cuestión de si el resto de la prueba practicada indica que Ingalcinc necesariamente habría adquirido todos esos "productos recurrentes" de Conventya o si por el contrario los podría haber adquirido de otros proveedores.

24. Creemos que los términos en los que aparece planteada esa cuestión no son correctos porque desconocen el hecho de que el enjuiciamiento del lucro cesante, como el de toda hipótesis de daño, no se funda en verdades absolutas sino en juicios de probabilidad. Por tanto, no hace falta que resulte acreditado que Ingalcinc "necesariamente" habría seguido adquiriendo de Coventya los productos recurrentes sino que nos hemos de contentar con que razonablemente hubiera ocurrido eso y creemos que la respuesta es afirmativa. Como se afirma por la parte actora, este tipo de instalaciones requieren un constante mantenimiento y seguimiento por parte del proveedor de la instalación y de los consumibles, de manera que es disparatado suponer que el proveedor de los consumibles desconozca el tipo de instalación para el que se destinan los consumibles que suministra. Eso es lo que resulta de los tratos que se produjeron entre Coventya e Ingalcinc y eso es lo que con un alto grado de probabilidad es lo que ha venido ocurriendo entre Ingalcinc y Atotech, a juzgar porque no se ha alegado siquiera que el suministro lo haya efectuado un tercero.

SÉPTIMO. Sobre la fórmula de cálculo.

25. La siguiente cuestión consiste en si la fórmula de cálculo del lucro cesante planteada por Coventya Technologies (acudiendo para ello a la figura de un innominado "Cliente Tipo") se ajusta o no a la realidad del cliente Ingalcinc y si constituye por ello un método de cálculo válido en base al art. 66.2 a) LP para determinar el quantum.

26. Y trataremos de forma conjunta la siguiente cuestión, relativa a si los datos de consumo de Ingalcinc asumidos por el perito Sr. Jose Miguel serían o no ciertos, incluyendo el hecho de si Ingalcinc había continuado comprando o no dichos productos a Coventya Technologies.

27. Tal y como afirma la parte actora, es poco razonable que los datos facilitados por una de las codemandadas sean cuestionados por la parte demandada cuando todas las codemandadas litigan de forma conjunta. Los datos a los que se refiere son los únicos que se han podido obtener y, si bien es cierto que no harían una prueba plena y fiable del lucro, constituyen los únicos indicios en los que es posible fundar un juicio indiciario. Pese a ello, son los únicos datos que podemos conocer y, por tanto, los hemos de considerar como suficientes para justificar el juicio que hubiera que hacer sobre el lucro cesante, particularmente cuando las partes que tienen a su disposición fuentes de prueba más fiables no las han puesto a disposición de la adversa.

OCTAVO. Sobre la presunción del art. 329 LEC .

28. La última cuestión es relativa a si es o no conforme a Derecho la aparente aplicación, a la reclamación de lucro cesante por las supuestas ventas a "dos clientes tipo", de la presunción que establece el art. 329 LEC, como parece deducirse del Auto de complemento, atendidas las circunstancias del caso .

29. Sobre esta cuestión el tribunal no tiene nada que decir pues nada ha dicho, ni directa ni indirectamente sobre esa cuestión, en el auto de complemento ni tampoco lo exige la necesidad de justificación que exige el pronunciamiento del Tribunal Supremo.

NOVENO. Costas.

30. Dadas las singulares circunstancias que han determinado el dictado de la presente resolución, no procede hacer imposición de las costas.