Actúa como ponente la magistrada Nuria Lefort Ruiz de Aguiar.
PRIMERO. Términos en los que aparece contextualizado el conflicto en esta instancia
1. La parte actora, Paniker S.L. (en adelante Paniker), presenta demanda en ejercicio acumulado de las siguientes acciones:
i) frente a Corman Speciality, S.L.U. (en adelante Corman) y Claudio, acción de incumplimiento contractual, declarativa de deslealtad y daños y perjuicios por importe de 360.062 euros,
ii) frente a Claudio e Yplaxco Polyurethanes, S.L. (en adelante, Yplaxco) acción declarativa de deslealtad.
Según la versión de la actora los hechos que imputa a los demandados constituirían, además del incumplimiento contractual que sólo afecta a los dos primeros, ilícitos concurrenciales consistentes en violación de secreto empresarial, inducción a la infracción contractual, así como contravención de la cláusula general de buena fe.
2. Los demandados se opusieron a la demanda negando el carácter de secreto empresarial de la información relativa al producto de la actora denominado Koltac, así como la existencia del incumplimiento contractual que se imputa a Corman y al Sr. Claudio. Añaden que la actora no ha acreditado la realización de inversiones en relación con la elaboración del producto denominado Koltac, así como de la existencia de los daños y perjuicios que se reclaman en este pleito.
3. La sentencia estima parcialmente la demanda con base en los siguientes argumentos:
i) no existe violación de secreto empresarial y ello por haber acreditado la demandada la falta de coincidencia en la composición de los productos comercializados por las litigantes bajo la denominación Koltac (Paniker) y Dimapul 378 (Iplaxco), por lo que no concurre el hecho en el que la actora funda la demanda, esto es, la violación de la composición y fórmula del Koltac.
ii) no se han acreditado los presupuestos de la inducción a la terminación regular del contrato.
iii) Se ha acreditado que el Sr. Claudio actuó de mala fe, con infracción de la cláusula general del artículo 4 de la LCD, en la captación del cliente que lo era de la actora, Thesize, valiéndose para ello de la información que tenía en virtud de su relación contractual con Paniker.
iv) Corman incumplió el pacto de confidencialidad incluido en el contrato de know how y transferencia de tecnología, suscrito con Paniker el 1 de abril de 2010, al revelar a Yplaxco la identidad del cliente de la actora y las características del producto que necesitaba. Desestima la acción de incumplimiento contractual ejercitada frente al Sr. Claudio y ello porque no se ha instado la doctrina del levantamiento del velo.
v) No se han acreditado los hechos en que se funda la reclamación de daños y perjuicios. El contrato con Corman no es un contrato en exclusiva, sino que esta compañía podía desarrollar otras actividades a la vez que las contratadas con Paniker, lo que supone que no procede la reclamación por rentas desleales. En cuanto al lucro cesante, no admite la reclamación al no aportar la actora ningún documento que sirva de base a la misma, así como no acredita que únicamente venda a Anclajes el producto Koltac. Por último, en cuanto al importe reclamado como daño emergente respecto de las instalaciones que realizó Paniker para atender la fabricación del producto Koltac, algunas de las facturas aportadas, algunas de 2016, se refieren a un conjunto de inversiones, sin que se haya aplicado amortización alguna, ni se informe si se ha podido reutilizar el material o la maquinaria a la que se refieren.
4. Recurre la parte actora alegando la existencia de un error en la aplicación del derecho y en la valoración de la prueba, con base en los argumentos que desarrollaremos al examinar cada uno de los motivos de recurso.
5. Recurre Yplaxco y solicita que, al haber sido absuelta de todas las pretensiones formuladas en su contra, sea condenada la actora al pago de las costas causadas en la instancia.
SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.
6. La presente resolución ha de partir de los hechos que se consideran relevantes y no han resultado controvertidos en esta alzada que, resumidamente, son los siguientes:
6.1. Paniker es una empresa fundada en 1.992, cuyo objeto social consiste en la fabricación y comercialización de adhesivos industriales y otros productos similares o relacionados. Entre ellos, el adhesivo industrial KOLTAC CR 8002 A y B (en adelante Koltac).
6.2. Corman es una sociedad unipersonal, creada en 2009 por el Sr. Claudio, que es también el administrador único. El objeto social es la fabricación, comercialización y distribución de toda clase de productos químicos y derivados.
6.3. El 1 de abril de 2010, Corman y Paniker concluyeron un contrato de know how y transferencia de tecnología en virtud del cual Corman se comprometía a transferir a Paniker conocimientos en exclusiva y a prestar asistencia técnica. Las partes se obligan a guardar confidencialidad sobre la información o documentación que se faciliten mutuamente. El contrato impone al Sr. Claudio un pacto de no competencia, durante un plazo de cinco años desde la finalización del contrato, restringido a los conocimientos suministrados en los términos del contrato.
6.4. El contrato entre Corman y Paniker se resolvió el 7 de diciembre de 2017, al haber dejado de pagar Paniker la remuneración pactada a Corman en los dos meses anteriores.
6.5. La sociedad Anclajes Químicos, S.L. (en adelante Anclajes) y Paniker firmaron el 18 de diciembre de 2015 un acuerdo de confidencialidad y secreto en virtud del cual Paniker se abstendría de tener relaciones comerciales con los clientes o desarrollos obtenidos de la información confidencial de Anclajes, salvo consentimiento explícito de Anclajes.
6.6. Ente el 19 de octubre de 2016 y el 16 de septiembre de 2017 Anclajes vendió a la sociedad Thesize Surfaces, S.L. (en adelante Thesize) el producto suministrado por Paniker denominado Koltac. Thesize devolvió el Koltac en varias ocasiones por problemas inherentes al producto (caducidad, baja cohesión, etc.).
6.7. El 11 de mayo de 2017 se constituyó la sociedad Iplaxco Polyurethanes SL (en adelante Yplaxco) cuyo único socio y administrador, el Sr. Florentino, es cuñado del Sr. Claudio. En octubre de 2017 Yplaxco se homologó como proveedor habitual de resinas de Thesize con un producto que cumple la misma función que Koltac y que se denomina Dimapul.
TERCERO. - De la violación de secreto empresarial.
7. El art. 13 LCD, en su redacción anterior a la reforma aplicable al caso por razones temporales, definía como una conducta desleal la violación de secretos en los siguientes términos:
"1. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente (...)".
Esta redacción del art. 13 LCD coincidía en lo sustancial con el art. 39 del Tratado ADPIC/Trips (Anexo 1C del Tratado de Marrakech, de 15 de abril de 1994, por el que se constituyó la OMC), por el que se garantiza una protección eficaz contra la competencia desleal ( art. 10 bis CUP, versión de 1967). El art. 39.2 ADPIC establece que una información constituye secreto empresarial cuando: es secreta, posee valor competitivo y se toman medidas para mantener el secreto. En el mismo sentido, se expresa el artículo 2 de la Directiva 2016/943, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.
8. El juicio de deslealtad debe partir de la delimitación de la información que se dice divulgada, a fin de determinar si la misma merece la consideración de secreto empresarial. Tal condición es predicable tanto de informaciones técnicas, como de otro tipo, como puede ser la información de carácter comercial, siempre que tengan un valor competitivo. Es imprescindible que esa información sea desconocida por los terceros interesados en disponer de ella. Por último, es preciso que se hayan adoptado medidas para mantener en secreto la información.
9. La recurrente se alza contra el pronunciamiento que desestima la concurrencia de los requisitos para considerar acreditada la existencia de la violación del secreto empresarial. Argumenta que la información secreta que se dice compartida de forma desleal no es en ningún caso la composición del producto Koltac, sino la información referente a las necesidades de Thesize. Expone que esa información de carácter técnico y comercial era secreta y Corman y el Sr. Claudio tomaron conocimiento de la misma precisamente en el cumplimiento de su relación profesional con Paniker. Afirma que trasmitieron dicha información a Yplaxco, lo que permitió a esta sociedad, aprovechando esos conocimientos obtenidos de forma ilegítima, presentar a Thesize para su homologación la resina Dimapul. Reivindica para esa información la condición de secreto empresarial.
10. Los demandados Corman y Claudio se opusieron a la demanda negando la condición de secreto empresarial de la composición del Koltac, así como de la información sobre las necesidades de Thesize. Sobre esta segunda cuestión, la demandada Yplaxco pone de manifiesto la imposibilidad de que esa información pueda ser considerada como secreto empresarial, toda vez que era conocida por las empresas del sector que concurrieron a la homologación como proveedores junto Yplaxco, resultando esta última certificada como suministrador de Thesize de la resina Dimapul.
Valoración del tribunal.
11. En el presente supuesto, la actora en la demanda identifica la información que dice secreta en la elaboración del producto Koltac CR-8002. En el folio 2 de la demanda dice textualmente "La elaboración de KOLTAC CR-8002 está cubierta con medidas, para proteger el secreto de elaboración". Posteriormente, en el folio 13, señala que el producto fabricado por Yplaxco (Dimapul) es "el mismo producto sustitutorio de KOLTAC CR-8002". Afirma, con la finalidad de acreditar el hecho anterior, que "Yplaxco está adquiriendo el producto Sythanol", así como que "este producto es componente esencial del KOLTAC".
12. En la audiencia previa la actora señala que la cuestión no es tanto la formulación del producto Dimapul, que no es idéntica a la del Koltac, como el hecho de que el Sr. Claudio conocía, por su relación con Paniker, las necesidades de Thesize, información que era confidencial y secreta. La sentencia descarta la existencia de violación de secretos empresariales con base en el hecho de que la composición de los productos Koltac y Dimapul es distinta.
13. Como hemos señalado ya, para que exista violación de secreto empresarial a los efectos del artículo 13 es esencial la previa delimitación de la información que se dice divulgada de forma desleal, ese será el punto de partida para determinar, primero si merece la consideración de información secreta y, segundo, si ha sido divulgada por los demandados incurriendo en deslealtad. En este caso, como hemos visto, la parte actora identifica en la demanda la información que reputa secreta con "la elaboración" y la composición. En la audiencia previa introduce un hecho que está implícito en la demanda, pero no ha sido expresamente mencionado como secreto empresarial, cual es el conocimiento por el Sr. Claudio de las necesidades de Thesize y en el recurso plantea que la información que merece la consideración de secreto empresarial deslealmente divulgado, es el conocimiento que el Sr. Claudio tenía de los problemas que Koltak estaba causando a Thesize.
14. No podemos admitir la modificación por la actora de los hechos en los que funda la condena con base en el artículo 13 de la LCD, sin causar grave indefensión a la demandada. Es por ello que, en coincidencia con lo resuelto por la juez a quo, entendemos que no se ha producido la violación del secreto empresarial que se denuncia en la demanda, sin pronunciarnos sobre los hechos y cuestiones que la actora introduce en el debate de forma extemporánea.
CUARTO. De la inducción a la terminación irregular del contrato.
15. La sentencia descarta la concurrencia de este ilícito concurrencial al entender que el Sr. Claudio es sujeto activo en la relación jurídica extinguida al ser él quien se encargaba de tratar todos los defectos del producto de Paniker con Thesize.
16. La apelante reitera cuanto expuso en la demanda en cuanto a la existencia de una relación contractual en la que, a través de Anclajes, Paniker era proveedor de Thesize, relación que cesó como consecuencia de la actuación desleal de los demandados que indujeron a ésta última a dejar de comprar el producto elaborado por la actora.
Valoración del tribunal.
17. No podemos compartir las conclusiones de la apelante en cuanto a la inducción a la terminación irregular del contrato. En primer lugar, porque no existía un contrato entre Paniker y Thesize, sino que el suministro se realizaba a través de un intermediario, Anclajes, que, en su caso, sería la parte directamente afectada por la inducción a la terminación irregular del contrato, sin perjuicio de la afectación indirecta de la actora en tanto proveedor de Anclajes. Pero es que además la prueba aportada para acreditar la inducción a la terminación del contrato resulta insuficiente. La relación contractual era relativamente reciente (un año) y estuvo jalonada, tal como reconoce la propia actora y corroboran los testigos, de dificultades y problemas. En ese escenario Thesize (con carácter previo a suspender la compra de Koltac) realiza una convocatoria, abierta a todos los competidores en el mercado, con la finalidad de homologar a sus proveedores, es decir, de comprobar si los productos que ofrecen se ajustan a sus necesidades. La actora, pese a afirmar que el producto fabricado por Yplaxco es equivalente al fabricado por ella, no concurrió a ese proceso de homologación. Ello supone que fue la propia inactividad de la actora la que dio lugar a la pérdida del contrato.
QUINTO.- De la violación de la buena fe. Cláusula general del artículo 4 de la LCD :
18. La sentencia recurrida considera que el Sr. Claudio actuó de forma contraria a la buena fe, incurriendo en el ilícito concurrencial previsto en el artículo 4 de la LCD, cuando "valiéndose de la información que tenía en virtud de la relación contractual con PANIKER y CORMAN, informó a su cuñado, vigente el anterior contrato laboral, creando éste último una sociedad que presentó una oferta de un producto adecuado a las necesidades del cliente THESIZE." Y ello como consecuencia de haber procedido a la captación de clientela con anterioridad a la extinción del vínculo laboral. El demandado Sr. Claudio no ha recurrido este pronunciamiento, por lo que es firme.
19. La actora considera que debe condenarse también a las codemandadas Corman e Yplaxco por comportamiento contrario a la buena fe al amparo de lo dispuesto en el artículo 4 de la LCD y ello porque el Sr. Claudio no hubiera podido realizar los actos que se declaran desleales sin la colaboración de las dos sociedades mencionadas a las que debe extenderse la condena.
Valoración del Tribunal.
20. La sentencia ha considerado probado un hecho que afecta al Sr. Claudio y no cabe discutirlo en esta alzada al no haber sido recurrido este pronunciamiento. No obstante lo anterior, la Sala entiende que no es posible imputar, como pretende la recurrente, a las personas jurídicas los actos que se dicen realizados por su administrador, el Sr. Claudio, por lo que no cabe extender la consideración de sujetos activos del ilícito concurrencial a las mencionadas sociedades. Los actos desleales atribuidos al Sr. Claudio lo fueron a título personal y en atención a la relación familiar que le unía con su cuñado y administrador de Yplaxco, por lo tanto, no imputables a esta sociedad.
SEXTO.- Incumplimiento contractual.
21. La sentencia recurrida concluye que Corman incumplió el pacto de confidencialidad que le vinculaba a Paniker al comunicar a Yplaxco la identidad de Thesize, compañía que adquiría a Anclajes el adhesivo Koltac que fabricaba la actora. Este pronunciamiento es firme al no haber sido recurrido por la parte a la que perjudica. La apelante sostiene que las obligaciones asumidas por Corman en el contrato de constante referencia deben extenderse al Sr. Claudio y ello por ser el único propietario y administrador único de Corman. Sostiene que, de no entenderse así el contrato se convertiría en un auténtico fraude. Añade que, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1258 del Código Civil, debe entenderse que la obligación de confidencialidad impuesta a Corman, se extiende también al Sr. Claudio, sobre quien, en virtud de lo establecido en la cláusula 10 del contrato, pesa la obligación de no competencia por un plazo de 5 años.
Valoración del Tribunal
22. No podemos compartir la argumentación de la recurrente, de la literalidad el contrato resulta que es la sociedad Corman la que asume las obligaciones que en el mismo se establecen, concretamente la de confidencialidad. Ello supone que es la sociedad quien debe asumir las consecuencias de dicho incumplimiento, con independencia de cómo y a través de quién se haya producido, sin que sea posible extenderlas a la persona física que hubiere ejecutado la actividad infractora. El hecho de que la cláusula 10 del contrato imponga al Sr. Claudio una obligación de no competencia, en modo alguno contradice la anterior conclusión. Al contrario, pone de manifiesto que, cuando las partes han querido que el contrato imponga obligaciones a la persona física que representa a la persona jurídica, así lo han establecido expresamente.
SÉPTIMO.- Daños y perjuicios.
23. La sentencia rechaza la reclamación de daños y perjuicios de la actora que reitera en el recurso cuanto expuso en la demanda a fin de justificar la reclamación. Reclama la cantidad de 20.616 euros por rentas desleales, al constar acreditado que Corman vendió a Anclajes entre enero y julio de 2017 un adhesivo denominado Pulax por un importe total de 98.174,32 euros, lo que entiende que constituye un incumplimiento contractual de Corman que le ha privado de percibir el margen de 21% del importe de las ventas que asciende a la cantidad reclamada por este concepto. Cuantifica en 131.991,29 euros el lucro cesante que se le ha causado como consecuencia de la pérdida del cliente Thesize que dejó de comprar el Koltak. Reclama en concepto de daño emergente la cantidad de 177.454,72 euros correspondiente a las inversiones realizadas para la fabricación de Koltak que han resultado inútiles al haber dejado de comprar Thesize dicho producto.
Valoración del Tribunal
24. Debemos rechazar la reclamación de daños y perjuicios. Estos deben derivar de los actos de competencia desleal y de incumplimiento contractual que ha declarado existentes la sentencia de instancia y que no han sido recurridos.
25. El incumplimiento contractual que la sentencia de instancia considera acreditado cometió Corman no se refiere a la venta a un tercero de productos, sino al hecho de haber suministrado información a Yplaxco sobre las necesidades de Thesize. Tal como concluyó la sentencia de instancia, el contrato no prohibía a Corman vender a un tercero, lo prohibido era la transmisión del know how que la demandada pudiera obtener como consecuencia de la relación con Paniker, es decir, se ceñía a la utilización de los conocimientos obtenidos por la demandada en ejecución del contrato en relación con el adhesivo fabricado por la actora y denominado Koltak, sin limitar en ningún caso la posible actividad comercial de Corman, pues el contrato se limita a la transferencia de tecnología y conocimientos, de forma que la exclusividad que se establece en la cláusula 5 en ningún caso puede referirse a algo más que el objeto del contrato. La actora y apelante no ha acreditado que con la venta del adhesivo Pulax a Anclajes, Corman estuviera trasgrediendo el pacto de exclusividad, es decir, transmitiendo a un tercero el conocimiento que se había comprometido a trasmitir en exclusiva a Paniker. Es cierto que la sentencia considera probado que Corman transmitió conocimiento a Yplaxco, pero la cantidad que se reclama por rentas desleales aparece totalmente desvinculada de ese incumplimiento, sin que por otra parte la actora haya desplegado actividad probatoria alguna dirigida a probar, siquiera de forma indiciaria, cuál sería la consecuencia económica del incumplimiento que imputa a Corman.
26. En cuanto al importe reclamado en concepto de lucro cesante, en coincidencia con lo resuelto por la juez a quo, entendemos que no procede. La recurrente cuantifica el lucro cesante en el margen dejado de percibir como consecuencia de haber cesado Thesize en la compra del producto fabricado por Paniker denominado Koltak. La única deslealtad que ha sido declarada en estos autos es la que se imputa al Sr. Claudio y que consiste en una infracción de la buena fe al haber trasmitido, constante el contrato que le vinculaba con la actora, información a un tercero respecto de las necesidades de Thesize. Los daños y perjuicios reclamados deben guardar relación de causalidad o bien con el incumplimiento contractual de Corman o con la deslealtad en que incurrió el Sr. Claudio y lo cierto es que no se ha probado la relación de causalidad entre la deslealtad y/o el incumplimiento y el hecho de que Thesize dejara de comprar el producto fabricado por Paniker (Koltak) y empezara a comprar el que fabrica Yplaxco (Dimapul) y ello porque, tal como razonamos en el fundamento Cuarto, epígrafe 18, no se ha probado la relación de causalidad entre el cese de relaciones comerciales y el incumplimiento contractual que se imputa a Corman o la deslealtad que se imputa al Sr. Claudio. Por el mismo motivo debe rechazarse la reclamación relativa al daño emergente.
OCTAVO.- Costas de primera instancia y apelación.
27. Yplaxco recurre la sentencia en cuanto a la no condena en costas de la actora, pese a la desestimación de la acción frente a ella ejercitada. En aplicación del criterio establecido en el artículo 394 de la LEC, la desestimación de la demanda ha de comportar la condena a la actora al pago de las costas causadas, salvo cuando existan dudas de hecho o de derecho que permitan excepcionar la regla general. En el presente supuesto no concurren dudas, por lo que, con estimación del recurso, procede condenar a la actora al pago de las costas causadas en la instancia a Yplaxco, sin que proceda hacer pronunciamiento alguno en cuanto a las causadas en esta alzada.
28. La desestimación del recurso planteado por Paniker ha de comportar la condena a la apelante al pago de las costas causadas en esta alzada ( artículos 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
