Sentencia Civil Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15, Rec 277/2004 de 07 de Junio de 2005

Encabezamiento

AUDIENCIA PROVINCIAL DE BARCELONA

SECCIÓN DECIMOQUINTA

ROLLO Nº 277/2.004

JUICIO ORDINARIO Nº 75/2.003

JUZGADO DE 1ª INSTANCIA Nº 21 DE BARCELONA

SENTENCIA Núm.

Ilmos. Sres.

D. IGNACIO SANCHO GARGALLO

D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ

D. JORDI LLUÍS FORGAS I FOLCH

En la ciudad de Barcelona, a siete de junio de dos mil cinco.

Vistos en grado de apelación, ante la Sección Quince de esta Audiencia Provincial, los presentes autos de Juicio Ordinario número 75/03 seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 21 de Barcelona , a instancia de BIOVET, S.A representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Nuria Tor Patino y asistida de su letrado D. José Enrique Astiz Suárez contra DIVASA FARMAVIC, S.A representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella y asistida de su letrado D. Feliú Comellas Camps; los cuales penden ante esta Superioridad en virtud de recurso apelación interpuesto por ambos litigantes contra la sentencia dictada en los mismos el día 26 de enero de 2.004 , por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de dicho Juzgado.

Antecedentes

PRIMERO.- La parte dispositiva de la sentencia apelada es del tenor siguiente: "FALLO: Desestimar la demanda interpuesta por BIOVET, S.A representada por la Procuradora de los Tribunales Dª. Nuria Tor Patino contra DIVASA FARMAVIC, S.A representada por el Procurador de los Tribunales D. Carlos Pons de Gironella, desestimar la demanda reconvencional interpuesta por los referidos contra la actora, con imposición a la actora de las costas derivadas de la demanda y a la demandada las de la demanda reconvencional".

SEGUNDO.- Contra la anterior sentencia se interpuso recurso de apelación por las representaciones de BIOVET, S.A y de DIVASA FARMAVIC, S.A mediante escrito del que se dio traslado a la contraparte y, admitido el mismo en ambos efectos, se elevaron los autos a esta Superioridad y comparecidas las mismas se siguieron los trámites legales y se señaló para la celebración de la vista el día 25 de mayo de 2.005, celebrándose con el resultado que obra en la diligencia que antecede.

TERCERO.- En el presente juicio se han observado y cumplido las prescripciones legales.

VISTO, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. JOSÉ LUIS CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ.

Fundamentos

PRIMERO.- La actora, laboratorio de diagnóstico veterinario fundado hace más de veinte años y que despliega su actividad ofreciendo asesoramiento, información y servicios junto a productos de gran calidad (vacunas, antibióticos, antiinflamatorios o antiparasitarios), resulta ser titular de la marca nº 2.364.113 "SULVET", destinada a distinguir productos de la clase 5ª del Nomenclator internacional, marca que fue solicitada con fecha 12 de diciembre de 2.000 y concedida el día 21 de junio de 2.001.

La demandada, DIVASA FARMAVIC, S.A, cuya principal actividad es la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos y veterinarios, distribuye un fármaco animal (concretamente, un calmante del tipo bloqueante adrenérgico) denominado "SUIVET" marca que, a juicio de la actora, puede ocasionar confusión con la registrada por ella.

Con base en tal premisa y en el ius prohibendi derivado de sus derechos marcarios, interesó que fuese declarada la referida violación y que se condenase a la demandada a cesar en el uso del mencionado denominativo, a abstenerse de utilizar en el futuro cualquier signo que pueda originar confusión con sus signos distintivos, a la remoción de los productos o efectos a medio de los cuales se haya podido materializar la infracción, a resarcirle de los perjuicios irrogados con su conducta y a publicar la sentencia condenatoria en cuatro diarios de tirada nacional, así como al pago de las costas procesales.

SEGUNDO.- DIVASA FARMAVIC, S.A, constituida en 1.970, sostiene que desde 1.989 ha venido utilizando de forma ininterrumpida el denominativo "SUIVET" para distinguir el referido producto, cuyo conocimiento entre los sectores interesados defiende, en el sentido de afirmar que su signo goza de la notoriedad a que se refiere el artículo 6 bis del Convenio de la Unión de Paris .

Con fundamento en esa sola mención interesó el rechazo de las pretensiones ejercitadas en su contra, y al tiempo de contestar a la demanda en cuyo petitum se contenían aquéllas, amplió el objeto de la controversia mediante la oportuna reconvención, en la que, tras interesar que se hiciese declaración expresa de dicha notoriedad, acababa por solicitar: a) la nulidad de la marca de la actora conforme a lo que establece el artículo 52, en relación con el 6 de la Ley 17/2.001, de 17 de diciembre, de Marcas ; b) la declaración de que sus derechos marcarios habían sido violados por aquélla; c) la condena de la actora a cesar en su ilícito actuar, a retirar del tráfico los efectos a medio de los cuales hubiese verificado la denunciada infracción, a abstenerse en el futuro de utilizar cualquier signo que pudiese confundirse con la denominación "SUIVET", así como a indemnizarle los daños ocasionados y a publicar la sentencia condenatoria en dos diarios de tirada nacional; todo ello con fundamento normativo en el artículo 34.5º de la referida Ley de Marcas y en los artículos 5, 6 y 12 de la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal , por estimar que su actuar resulta también susceptible de ser incardinado en la órbita de esta última normativa.

TERCERO.- La sentencia impugnada entendió que los productos distinguidos con las dos marcas enfrentadas, resultaban diferentes en su composición y en sus aplicaciones veterinarias (y es cierto que el de la actora, el "SULVET" es un compuesto de sulfamida con propiedades antibacterianas apropiado para tratar enteritis bacteriana, neumonías, etc, mientras que el de la demandada, el "SUIVET" es, como queda dicho, un calmante contra el estrés) y que la profesionalidad y especialización del mercado al que iban dirigidos evitaban el más mínimo riesgo de confusión, y con base en ese único argumento rechazó, tanto la demanda inicial como la reconvención.

Los recursos de ambas partes contra la citada resolución han devuelto a esta Sala la cognición plena del litigio, toda vez que BIOVET, S.A reproduce la acción de violación ejercitada en su día, mientras que la demandada reitera la notoriedad de que disfruta su marca y, con fundamento en dicha circunstancia, las acciones de nulidad, de violación y ilicitud concurrencial que, en su día, vertiera en su demanda reconvencional.

Un adecuado planteamiento del recurso nos obliga a atender, en primer término, a la acción de nulidad del signo inscrito en favor de la actora con base en la afirmada notoriedad y, por ello, analizar si concurre esta concreta circunstancia en el signo de quien accionó por vía de reconvención.

CUARTO.- Nuestro sistema de signos distintivos gira, como sabemos, alrededor de los principios de especialidad y registro y tiene como eje fundamental, a la hora de estudiar la violación de la marca, el llamado riesgo de confusión.

En virtud de aquéllos, podemos decir que sólo la inscripción en el Registro de Marcas confiere al titular de la marca una plena protección jurídica y que ésta, sea frente a la inscripción de otras marcas, sea frente a su utilización no autorizada, únicamente se extiende a los supuestos en los que el signo ajeno se registre o se use para designar productos o servicios idénticos o similares a aquéllos para los cuales esté solicitada o registrada la marca anterior y, sólo en la medida en que pueda generarse un riesgo de confusión entre ambos, atendido a que el fin primordial de la marca consiste en identificar el origen empresarial del producto o servicio que designa.

Ahora bien, la realidad nos muestra la existencia de unas marcas que son muy conocidas en el mercado o que han adquirido en el mismo notoriedad, renombre o reputación, ya sea por los esfuerzos publicitarios hechos por su titular, ya por el tiempo de implantación, ya por la calidad de los productos o servicios que identifican, que no puede decirse que resulten plenamente protegidas de llevar a sus últimas consecuencias los antedichos principios. De ahí que el Convenio de la Unión de Paris para la protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1.883 (CUP ), tratase de otorgar un instrumento eficaz al titular marcario en alguno de los países de la Unión, cuya marca fuese muy conocida en otro, para que no se viese perjudicado por la aplicación a ultranza del principio de registro en los supuestos en los que un tercero se le hubiese adelantado en el registro del signo.

QUINTO.- El reflejo del mecanismo representado por el artículo 6 bis del mencionado Convenio no fue otro en nuestra legislación (a la que aquél no fue incorporado hasta el 1 de febrero de 1.974) que el artículo 3.2 de la Ley 32/1.988, de 10 de noviembre , el cual, para quien no defendía la autoejecutividad del CUP, solamente posibilitaba el ejercicio de la acción de nulidad de la marca registrada, dentro del principio de especialidad, y bajo determinadas condiciones.

Más generosa que aquélla, la actual Ley 17/2.001, de 7 de diciembre , consciente de la obligación de incorporar a nuestro régimen de los signos distintivos las disposiciones comunitarias e internacionales, ha reforzado el tratamiento de la marca notoria y de la renombrada, y posibilita al usuario extraregistral de una marca notoria el ejercicio de la acción de nulidad dentro del principio de especialidad en todo caso - art. 6, 1 a) y 6. 2 d )- y, fuera del mismo, cuando el signo que la lesione sea idéntico o semejante y designe un producto o servicio idéntico o semejante y "exista riesgo de confusión en el público" (comprensivo del riesgo de asociación) -6, 1 b) y 6. 2 d)-.

Además, al usuario del mencionado signo le es dable ejercitar el ius prohibendi en cualquier caso, siempre que sea dentro del principio de especialidad - art. 34, 2 a) y 34, 5 - y fuera de él cuando el signo que la lesione sea idéntico o semejante y por ser idénticos o semejantes los productos o servicios "implique un riesgo de confusión del público" (comprensivo del riesgo de asociación entre el signo y la marca), ampliándose las posibilidades en ambos casos cuando la marca notoria (o renombrada) haya ingresado en el Registro, ya que el titular podrá ejercitar, tanto la acción de nulidad como la de prohibición, incluso fuera del principio de especialidad, cuando el uso del signo oponente haya sido realizado sin justa causa y pueda existir riesgo de asociación entre ambas o "pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada" - arts. 8.1 y 34, 2 a) y 5 -.

SEXTO.- Una de las novedades de la nueva ley española de 2.001, que es la que resulta aplicable al litigio, ha sido la de incorporar una definición de esta clase de signo ("a los efectos de esta Ley, se entenderá por marca o nombre comercial notorios los que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa, sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o nombre comercial..." - art. 8, 2-) y la de distinguirla de la marca renombrada o conocida "por el público en general" -art. 8, 3-.

Con ello, amén de disipar la polémica existente hasta la fecha, la legislación española se ha adecuado, también en cuanto a este extremo, tanto a la normativa internacional (representada por el Acuerdo por el que se crea la Organización Mundial del Comercio firmado en Marrakech el 15 de abril de 1.994, del que forma parte como Anexo I.C el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, el llamado ADPIC, cuyo artículo 16.2º se refiere a la marca notoria como la conocida "en el sector pertinente del público"), como a la comunitaria (en la que la Directiva 89/104/CEE de 21 de diciembre de 1.988 , relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas y el Reglamento (CEE) 40/1.994, sobre la Marca Comunitaria , se pronuncian en idéntico sentido).

Por su parte, la Recomendación aprobada conjuntamente por las Asambleas de la Unión de Paris y de la OMPI en septiembre de 1.999, pese a que omite cualquier definición de la marca notoriamente conocida, introduce en su artículo 2.1º b), una serie de factores a tener en cuenta para determinar la notoriedad del signo, entre los que cabe citar, "el grado de conocimiento o reconocimiento en el sector pertinente del público", "la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier utilización de la marca", "la duración, la magnitud y el alcance geográfico de cualquier promoción de la marca, incluyendo la publicidad o la propaganda y la presentación en ferias o exposiciones, de los productos o servicios a los que se aplique la marca", "la duración y el alcance geográfico de cualquier registro o cualquier solicitud de registro de la marca en la medida en que reflejen la utilización o el reconocimiento de la marca", "la constancia del satisfactorio ejercicio de los derechos sobre la marca, en particular, la medida en que la marca haya sido declarada como notoriamente conocida por las autoridades competentes" o "el valor asociado de la marca".

SÉPTIMO.- El Tribunal de Justicia de la Comunidad ha ido también construyendo una doctrina respecto de este particular. Ya la STJCE de 22 de junio de 1.999 -asunto C-342-97, Lloyds Scgunhfabrik Meyer & Co. CmbH-Klijsen Andel BV- afirmó que "para determinar el carácter distintivo de la marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (para lo que debe hacer) tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca...la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las Declaraciones de las Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales" (considerandos 22 y 23), de donde se desprende, sigue diciendo dicha resolución, que "no puede indicarse de forma general, por ejemplo, mediante porcentajes determinados relativos al grado de conocimiento de la marca en los sectores interesados, cuando una marca tiene un fuerte carácter distintivo" (considerando 24).

OCTAVO.- Por su parte, la sentencia dictada por el Tribunal de Justicia el día 14 de septiembre de 1.999 en el asunto C-375/97 -General Motors Corporation-Yplon -, que resuelve la cuestión prejudicial promovida por el Tribunal de Commerce de Tournai (Bélgica) acerca de la correcta interpretación del citado artículo 5.2º de la DM , afirma entre otros extremos que: A) El público entre el cual la marca debe haber adquirido renombre es el interesado por esta marca, "es decir, dependiendo del producto o servicio comercializado, podrá tratarse del gran público o de un público mas especializado"; B) Ni la letra ni el espíritu del precepto enjuiciado "permiten exigir el conocimiento de la marca por un determinado porcentaje del público así definido"; C) El grado de conocimiento requerido debe considerarse alcanzado "cuando una parte significativa del público interesado por los productos o servicios amparados por la marca anterior conoce esta marca"; D) En el examen de este requisito, el Juez nacional habrá de tomar en consideración todos los elementos pertinentes en autos, en particular, "la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla"; y, E) La exigencia de que la marca goce de renombre "en el Estado miembro" se satisface con que exista en una parte sustancial de éste.

NOVENO.- En el supuesto enjuiciado, la actora por reconvención maneja diversos argumentos para tratar de acreditar la notoriedad del signo "SUIVET".

Así, sostiene que ha venido usando el mismo para distinguir "un producto farmacéutico de uso veterinario consistente en un calmante del tipo bloqueante adrenérgico" -pág. 3 de su escrito de contestación-, desde que solicitara su registro con fecha 20 de octubre de 1.989 en la Subdirección de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación -doc. 2 de los acompañados con dicho escrito-; que aparece en la página web de la Agencia española del Medicamento con fecha 16 de mayo de 2.000 -doc. 9- y en la Guía de productos zoosanitarios editada por la patronal de VETERINDUSTRIA (Asociación empresarial de la Industria de la Sanidad y la Nutrición Animal), correspondiente a los años 1.997 y a 2.000 -docs. 10 y 11-.

Para acreditar la efectiva comercialización del producto, ha aportado ejemplares de empaquetado del mismo -docs. 13 y 14- y catálogos de especialidades y de precios de los artículos que vende, correspondientes a los años 1.999 y 2.000 -docs. 15 al 17-. Y para evidenciar el volumen de dichas ventas, los documentos 18 a 1.495 -fs. 614 a 2.064, ambos inclusive- resultan ser facturas, en las que aparecen plasmados los suministros que ha realizado desde 1.996 hasta 2.003 a clientes situados a lo largo de toda la geografía nacional y en las que el producto cuestionado puede observarse de manera invariable.

Con ser patentes dichos detalles, no debemos reputarlos sino como indicios entre otros muchos a los fines que se pretenden, demostrativos, eso si, del uso del signo que se viene haciendo por el titular marcario, pero incapaces, por si solos, de acreditar el conocimiento de aquél dentro del sector interesado; máxime, cuando la parte contraria ha atacado la virtualidad de los mismos afirmando que, de las más de mil facturas aportadas, sólo en ciento seis aparece adquirido el producto en cuestión y que, aunque no resulta adecuado comparar los ingresos de DIVASA por dicho producto con los que obtuvo ella por el suyo, dado el distinto volumen que tienen ambas empresas, no puede afirmarse que aquél sea económicamente trascendente para dicha competidora.

DÉCIMO.- En periodo probatorio se practicó a instancia de la recurrente una prueba pericial consistente en un estudio de mercado en relación con la marca "SUIVET", dirigido a acreditar el grado de conocimiento de la marca y de su fabricante -fs. 2.131 a 2.157- y efectuado por la firma MILLWARD BROWN SPAIN, S.A. y, concretamente, por D. Raúl , que acudió al acto del juicio a efectos de su ratificación.

Por lo que respecta a su metodología, en él se dice -f. 2.138- que fue realizado a través de una encuesta telefónica CATI (computer arded telephone interview) y que "para definir y acotar lo que era el Universo del sector y poder extraer una muestra a encuestar, DIVASA FARMAVIC, S.A elaboró dos listados...", uno de clientes del sector, formado por empresas clientes suyos actuales y de no clientes (que, según la recurrente supone más del 85% del mercado), y otro de laboratorios fabricantes y que, a partir de dichos listados se elaboraron un total de 136 encuestas (106 con clientes -36,6% del universo- y 30 con laboratorios fabricantes -53,6% del universo-) -f. 2.139-.

Los resultados arrojados por dicha encuesta, celebrada entre el 21 y el 31 de julio de 2.003 -f. 2.139-, fueron los siguientes: A) mencionadas las marcas "STRESNIL", "SUACRON" y "SUIVET", el 83% de los clientes encuestados y el 50,0% de los laboratorios afirmaron conocer la primera, el 57,5% de clientes y el 40,0% de laboratorios la segunda y el 56,6% de clientes y el 43,3% de laboratorios la marca "SUIVET", mientras que el 11,3% de clientes y el 36,7% de laboratorios afirmó no conocer ninguna; B) el 81,8% de clientes y el 73,3% de los laboratorios encuestados afirmaron que la marca "STRESNIL" era fabricada por laboratorios ESTEVE; el 77,0 de clientes y el 50,0% de laboratorios dijeron que "SUACRON" era fabricada por BAYER, mientras que el 66,7% de clientes y el 46,2% de laboratorios conocían que "SUIVET" era fabricado por la recurrente; C) por último, el 88,6% de clientes y el 100% de laboratorios dijeron conocer la marca "STRESNIL" desde hace más de tres años; el 86,9 de clientes y el 75,0% de laboratorios hicieron lo propio con la marca "SUACRON", mientras que sólo el 75,0% de clientes y el 46,2% de laboratorios admitieron que conocían la marca "SUIVET" desde hacía más de tres años -fs. 2.142 a 2.146-.

DÉCIMO PRIMERO.- Fue la STJCE de 16 de julio de 1.998 -asunto C-210/96, Gut Springenheide-, con algún remoto precedente americano (Coca Cola Company v. Chero Cola Company, en 1.920), la primera que puso sobre el tapete de forma explícita el papel que los sondeos de opinión y de los estudios de mercado pueden desempeñar como instrumentos probatorios a la hora de acreditar la imagen que una indicación marcaria o publicitaria provoca en los destinatarios de la misma. Y, aunque referida a un supuesto de hecho distinto del que ahora nos ocupa (por cuanto versaba sobre el margen de error que podía producir una mención concebida para fomentar las ventas de huevos), de ella cabe extraer alguna premisa digna de ser tenida en cuenta a la hora de valorar desde un punto de vista probatorio este tipo de mecanismos.

En primer término, es indudable que el sondeo o estudio realizado ha de tener un mínimo carácter representativo, el cual se logrará acudiendo, bien a un determinado número de entrevistados representativos del grupo de destinatarios al que se dirija (si es que nos inclinamos por un muestreo por parte alícuota), o bien a un número de destinatarios elegidos al azar (si optamos por el llamado muestreo por probabilidad). Hay que tener presente, también, a este respecto la fiabilidad que merezcan los trabajos de campo, que dependerá de la profesionalidad de los entrevistadores y de los técnicos que trabajen después sobre los resultados obtenidos, a los que deberá de traerse al proceso judicial con objeto de facilitar el que los litigantes puedan preguntarles acerca de las cuestiones que tengan por conveniente. E, incluso, el tipo de preguntas que se hayan incorporado al cuestionario y, hasta el orden de las mismas, ya que de estos extremos dependerá el resultado que se obtenga del mismo.

DÉCIMO SEGUNDO.- Ninguna objeción cabe poner en relación con la cualidad profesional de quines realizaron, tanto el trabajo de campo, como la ulterior interpretación del mismo, ni acerca del método empleado, naturaleza del cuestionario u orden del mismo, ya que fue el adecuado a los fines que se pretendían.

Ahora bien, no puede decirse lo mismo del sector de gente sobre el que se practicó el muestreo, que no se antoja que fuera el más representativo de entre todos los posibles, por cuanto estaba formado por un listado proporcionado por la propia empresa interesada en el resultado de la prueba. Y ello, aunque dicha litigante venga en afirmar que suponía "más del 85% del mercado".

Con todo, y pese a ser realizado en condiciones tan favorables para los intereses de la recurrente DIVASA FARMAVIC, S.A, no puede decirse que los resultados obtenidos sean del todo concluyentes, ni que dicha diligencia haya arrojado consecuencias incontestables en relación con la pretendida notoriedad del signo objeto del análisis.

La marca "SUIVET" ha resultado ser la menos conocida de las tres cuya mención se ofreció a los encuestados, ya que sólo un 56,6% de los clientes y un 43,3% de los laboratorios afirmaron conocerla. También arrojó el peor de los resultados comparativos cuando se interesó la procedencia del medicamento, ya que sólo un 66,7 de los clientes y un 46,2 de los laboratorios conocían este extremo, pese a ser clientes de la fabricante y frente a los porcentajes más generosos obtenidos por las otras dos marcas. Y, por último, el conocimiento histórico del producto también resultó malparado en relación con los restantes, pues sólo el 75% de los clientes y el 46,2 de los laboratorios (en este caso frente al 100% y el 75% de las otras) afirmaron que conocían la marca "SUIVET" tres años antes de tener lugar la entrevista. Que es, precisamente, el momento al que hay que referir la pretendida notoriedad, esto es, al día 12 de diciembre de 2.000, fecha en la que fue solicitada por la sociedad BIOVET, S.A la marca "SULVET", con la que aparece confrontado el signo de la reconviniente.

No cabe deducir, pues, de tan escaso bagaje la conclusión perseguida al no cumplirse, apenas, ninguna de las condiciones que, tanto el artículo 8.1º de nuestra Ley 17/2.001 , como la Recomendación de septiembre de 1.999, exigen para que pueda considerarse notorio un signo. Ni se ha probado que goce de un manifiesto reconocimiento en el sector pertinente, pues los porcentajes obtenidos no invitan a pensar eso, pese a que todos los encuestados eran clientes de la recurrente (pues fue ella, tal y como se ha dicho, la que facilitó el listado sobre el que se practicó el muestreo), ni se ha acreditado gasto alguno por parte de su titular en la promoción del signo, ni consta que se haya dictado resolución alguna en favor de su notoriedad, ni en España ni en ningún otro país de los de la Unión (admitiendo como admite la Recomendación los precedentes judiciales extranjeros a estos efectos), ni se ha revelado que exista un valor asociado a la marca en cuestión (STJCE de 14 de septiembre de 1.999, ap. 27).

Por otro lado, para rechazar definitivamente la pretensión enjuiciada, cabe hacer mención del requerimiento remitido a instancias de la actora (y ahora demandada por reconvención) y, sobre todo, de las respuestas ofrecidas al mismo por la agente de DIVASA FARMAVIC, S.A. Mientras que en la misiva remitida con fecha 18 de junio de 2.001 afirma haber recibido la invitación a cesar en el uso de la marca "SUIVET" y añade que está "procediendo a estudiar el asunto" -f. 421-, en la fechada el 17 de septiembre de aquel año afirma que "desconocía absolutamente la existencia del registro de la marca nº 2.364.113 SULVET" -f. 422-, concluyendo que desea solucionar el conflicto y que "está dispuesta a comercializar productos con el nombre SUIVET" -f. 422-, lo que puede ser demostrativo de la buena fe observada hasta ese momento, pero no se compadece bien con la que debiera ser la actitud del titular de un signo reconocido en el sector correspondiente, que trata de defender la pervivencia del mismo.

DÉCIMO TERCERO.- El rechazo de la demanda reconvencional debe completarse con una parca mención a las acciones concurrenciales ejercitadas por DIVASA FARMAVIC, S.A, que trató de defender su marca, también, desde la óptica proporcionada por esta concreta normativa.

Ya hemos puesto de manifiesto en multitud de ocasiones (por todas, nuestras Sentencias de 10 de marzo de 2.000 -Rollo 1.400/97, asunto The Walt Disney Company y otra/ Procofix de promociones Cles, S.A y Memory Screen Group, S.L- y de 24 de abril de 2.002 -Rollo 790/99, asunto Metro Glodwing Mayer/Destilerías MG, S.A -) la complementariedad relativa de que gozan los textos legales reguladores de ambas clases de conflictos, la Ley de Marcas ya citada y la Ley 3/1.991, de 10 de enero, de Competencia Desleal (LCD ), y la necesidad de huir de la más pura aplicación del principio de especialidad tendente a la preponderancia de una u otra norma, sobre todo en supuestos en los que la legislación marcaria se muestre reacia a amparar los signos supuestamente vulnerados y, ello, pese a no olvidar los distintos objetivos que los mismos persiguen, pues mientras la LM tiende a proteger (como decíamos en nuestra sentencia de 4 de junio de 1.998 - Rollo 1.324/96, asunto Smirnoff/Príncipe Igor -) "un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, eficaz erga omnes y concedido por su registro", la LCD no tiene como fin, al menos directamente, proteger al titular de la marca, pues como señala su Exposición de Motivos, no pretende resolver conflictos entre competidores, sino "ser un instrumento de ordenación de conductas en el mercado", siendo los destinatarios de su protección, en consecuencia, no los titulares de los signos, ni los empresarios, sino todos los que participan en el mercado, incluso los consumidores y el mercado mismo.

Más, en este procedimiento se trata de dar solución a dos signos enfrentados y ello ha de hacerse desde una óptica puramente marcaria y con los instrumentos normativos que en dicha parcela del derecho privado existen, que no son otros que los proporcionados por la Ley de Marcas. Otra cosa cabría sostener si hubiese resultado de aplicación la antigua Ley 32/1.988 , cuyas deficiencias a la hora de proteger la marca notoria ya han sido puestas de manifiesto y bajo cuyo imperio solía acudirse, con intención de salvarlas, al expediente ofrecido por los artículos 6 y 12 de la LCD , que eran utilizados como eficiente mecanismo para lograr análogos objetivos que el ius prohibendi o la nulidad extramuros del principio de especialidad que el artículo 3.2 de aquélla no posibilitaba. Pero, por contra, al regular, como hemos visto, la nueva Ley 17/2.001 , de forma mas holgada el problema que ahora nos atañe, no nos es dado someter a aquel tamiz concurrencial un conflicto cuya solución ya nos viene ofrecida por aquélla, pues eso equivaldría a reproducir un juicio normativo a todas luces injustificado.

DÉCIMO CUARTO.- Despojado el signo de la demandada del plus de notoriedad que se le ha querido otorgar, cumple analizar la acción de violación que la actora BIOVET, S.A ejercitó en la demanda inicial del procedimiento en defensa de su marca nº 2.364.113 "SULVET", destinada a identificar productos de la clase 5ª del nomenclator, que fue solicitada con fecha 12 de diciembre de 2.000 y concedida el día 21 de junio de 2.001.

El artículo 34.2º de la Ley 17/2.001 (en adelante LM ) afirma, en lo que aquí importa, que "el titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada; b) cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca".

El ius prohibendi que reconoce tal precepto tiene, pues, su campo de actuación dentro del principio de especialidad y busca, sólo, evitar el riesgo de confundibilidad que pueda ocasionar quien sin estar legitimado por el registro para el uso de una marca, distinga con ella (idéntica o semejante a otra registrada) productos o servicios idénticos o similares a los identificados con ésta.

DÉCIMO QUINTO.- El principio de capacidad diferenciadora del signo -que quiebra según el tenor del artículo 4.1 de la Directiva sobre aproximación del Derecho de marcas, 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1.988 , bien cuando la marca examinada sea idéntica a una marca anterior y los productos y servicios que pretenden distinguir ambas sean idénticos, bien cuando por ser las marcas idénticas o similares e idénticos o similares los productos o servicios designados con ambas, exista por parte del público un riesgo de confusión, que comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior-, resulta atacado en el caso de la actora a través de un signo similar (SULVET-SUIVET) y dicho conflicto se produce dentro del principio de especialidad, toda vez que los productos distinguidos por ambos, además de pertenecer a la misma clase del nomenclator (lo cual no es determinante, pero si harto ilustrativo) resultan ser, en los dos supuestos, fármacos destinados a la aplicación veterinaria, bien que se trate en un caso de un sulfamida con propiedades antibacterianas y en el otro un calmante antiestrés. De donde se infiere que es preciso valorar si existe o no riesgo de confusión, riesgo que solamente puede producirse cuando se usa el signo a título de marca (STJCE de 14 de mayo de 2.002 -asunto "Michael Hölterhoff v. Ulrich Freiesleben"-, el uso es relevante y se produce en el tráfico económico (STJCE de 12 de noviembre de 2.002 -asunto "Arsenal Football Club c. Matthew Reed"-)

DÉCIMO SEXTO.- En el ámbito marcario la comparación entre signos y productos, necesaria para alcanzar la razonable convicción de que el denunciado riesgo de confusión se ha producido, ha de pasar, necesariamente, por la confrontación entre el signo registrado, en la forma en que lo ha sido y, de otro lado, el signo usado en la forma en que está siendo usado (así lo manifestábamos en nuestra sentencia de 27 de julio de 2.000 -Rollo 720/98, asunto "Confeciones Ory, S.A/Ori, S.P.A y Aureaspagna, S.L "-), si bien, la reciente doctrina del Tribunal de Justicia de Luxemburgo resulta alejada del tradicional criterio que venía afirmando que, mientras el riesgo de confusión en derecho marcario era un concepto puramente normativo, en otros ámbitos de la actividad comercial, entre los que el relativo a la competencia desleal resulta ser el exponente mas genuino, debían de valorarse otras circunstancias a la hora de efectuar el juicio de confundibilidad, entre las que merecía destacarse los canales de distribución, los precios de los productos, u otros análogos.

Así, a raíz de la STJCE de 11 de noviembre de 1.997 -asunto C-251/1.995, Sabel BV contra Puma AG Rudolff Dassler Sport - se inicia una línea jurisprudencial dirigida a formular un concepto unitario de la figura del riesgo de confusión, comprensiva del riesgo de asociación (línea que consolidan las SSTJCE de 29 de septiembre de 1.998 asunto C-39/1.997, Canon Kabuschiki Kaischa contra Metro Goldwin Mayer, Inc- y de 22 de junio de 1.999 -asunto 342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV -). En aquella resolución se afirma que la apreciación del riesgo de confusión depende, tal y como se desprende del décimo Considerando de la Directiva, "de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado o solicitado (léase registrado), del grado de similitud de la marca y el signo y entre los productos o servicios designados...y debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" (considerando 22).

Es por ello que, de acuerdo con lo que sostenía también nuestra Jurisprudencia ( STS de 16 de mayo de 1.995 -caso Nutrexpa -), el juicio de confundibilidad entre los diversos signos confrontados ha de alcanzarse a través de una visión de conjunto sintética, de la totalidad de los elementos integrantes de los mismos, sin descomponer su unidad fonética y gráfica y que las semejanzas, de haberlas, es preciso que estén referidas, no sólo a los elementos individualizados de cada una de las marcas, sino también y principalmente a la generalidad o conjunto de las distintas partes que comprenden la misma. Y todo ello, a la luz de un consumidor medio, "al que se supone normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" ( STJCE de 16 de julio de 1.998 -caso Gut Sprigenheide -).

DÉCIMO SÉPTIMO.- Tales premisas son suficientes para estimar existente el mencionado riesgo, por cuanto la confrontación de los signos en litigio arroja un resultado positivo, bien por la vía de la confusión, desde un punto de vista fonético, gráfico y conceptual (SULVET-SUIVET), bien por la vía de la asociación ya que, pese a estar dirigidos los productos por ellos designados a profesionales del sector que, difícilmente, van a confundir un producto antibacteriano con un calmante, no se antoja imposible, ni tan siquiera complicado, que puedan llegar a presumir la existencia de un vínculo entre los titulares de ambos.

Ello determina el éxito de la acción de violación ejercitada, solución que ha de conllevar, necesariamente, los siguientes pronunciamientos, que se reiterarán, como no puede ser de otra manera, en la parte dispositiva de la presente: a) la declaración de que el uso del distintivo "SUIVET" por parte de la demandada DIVASA FARMAVIC, S.A, para identificar un fármaco de aplicación veterinaria, constituye una infracción del derecho exclusivo derivado de la titularidad de la marca nº 2.364.113 "SULVET", concedido a la sociedad BIOVET, S.A; b) la condena a la citada infractora a estar y pasar por dicha declaración y a cesar inmediatamente en dicha conducta, debiendo retirar del tráfico económico el producto, material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya podido materializar la infracción de la marca violada; y, c) la publicación a costa de la demandada de la parte dispositiva de la presente resolución, estimándose suficiente que la misma se verifique en un solo diario de tirada nacional, a elección del demandante.

No cabe, por contra, atender a las pretensiones de futuro que, a modo de acción de jactancia ejercita la demandante, relativas a una eventual condena a no usar en el futuro "cualquier signo que pueda crear error o confusión" con los signos de la actora, toda vez que para que el citado riesgo debe de valorarse cuando se produzca y, para ello, es preciso verificar un juicio de confundibilidad como el que se ha llevado a cabo en la presente, que sólo puede realizarse en el ámbito de la Jurisdicción de Jueces y Tribunales.

DÉCIMO OCTAVO.- Mención aparte merece la pretensión relativa al resarcimiento de los perjuicios que se dicen causados a consecuencia del actuar cuya ilicitud ha sido declarada.

La actora recurrente interesó que le fueran indemnizados, al amparo de lo que establece el artículo 41.1 b) LM , limitándolos al lucro cesante padecido y optando, a efectos de concretar el mismo, por el criterio contenido en la letra b) del artículo 43.2º de dicho texto legal , esto es, por el representado por "los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación". También hizo mención del criterio contenido en el ordinal 5º de dicho precepto, en virtud del cual tiene derecho, "en todo caso y sin necesidad de prueba alguna... al uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados".

DÉCIMO NOVENO.- Es constante la Jurisprudencia que exige la cumplida prueba del daño causado para que el mismo pueda llegar a ser resarcido (por todas, SSTS de 11 de diciembre de 1.993 -caso Solán de Cabras-, 19 de noviembre de 1.994 -caso Loewe- o 25 de noviembre de 1.994 -caso Európtica -), afirmando algunas sentencias que no basta para dar por probado el daño la circunstancia de que a toda infracción de propiedad industrial se le suponga que causa un perjuicio ( STS de 6 de marzo de 1.995 -caso Johnson Tacto -).

La teoría del daño ex re ipsa, que esta Sala ha utilizado en alguna ocasión, aparece anudada a hipótesis en las que la sola comisión de la conducta infractora hace presumir un resultado lesivo o dañoso para quien aparece como sujeto pasivo de la misma (res ipsa loquitur), lo cual, no tiene lugar, como dice la Jurisprudencia citada en todas y cada una de las infracciones acaecidas en materia de propiedad industrial, pero sí en aquéllas en las que el perjudicado ha optado como criterio resarcitorio por la llamada regalía hipotética, o "precio que el infractor hubiera debido pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho" ( art. 43. 2 c) LM ) pues, en estas situaciones ha de presumirse que, con independencia del montante a que dicho precio ascienda, el titular del signo cedido siempre cobrará algo por la concesión de la licencia..

No es esta la hipótesis planteada, en la que la actora y recurrente interesó ser resarcida con arreglo a los beneficios que hubiera obtenido el infractor como consecuencia de la violación, modalidad más afín al enriquecimiento injusto que al propiamente indemnizatorio, pero que precisa de una cumplida prueba del provecho que al infractor le ha generado la infracción que ha llevado a cabo de la marca de la contraparte.

Obran en las actuaciones las facturas aportadas por la propia demandada, comprensivas de las ventas de todos sus productos desde 1.996 hasta 2.003 -fs. 614 a 2.064, ambos inclusive-. De igual modo, ha sido practicada pericial dirigida a probar este particular -fs. 2.327 y ss-, en la que el auditor de cuentas D. Bruno , establece la cantidad a la que ascendieron los beneficios netos obtenidos por la demandada con la venta del producto infractor.

Ahora bien, pese a constar pormenorizados todos y cada uno de los productos suministrados por ella, entre los que se encuentra el medicamento designado con la marca infractora (SUIVET), de ello no cabe deducir que todos los beneficios obtenidos a consecuencia de la venta de dicho producto puedan ser atribuidos a la infracción que ha sido enjuiciada, toda vez que la venta de aquél comenzó mucho antes de que la infracción pudiera tener lugar. Recordemos que las ventas se remontan, al menos al año 1.996 (que es el primero del que constan las facturas facilitadas por DIVASA) y que la infracción no pudo acaecer con anterioridad al 12 de diciembre de 2.000, fecha en la que fue solicitada por la actora la marca lesionada.

De ahí que consideremos mas adecuado utilizar el canon del 1 por 100 incorporado, como criterio de valoración mínima del daño, por el ordinal 5º del artículo 43, que habrá de calcularse en periodo de ejecución sobre la cifra de negocios realizada por la infractora con los productos ilícitamente marcados, a partir de aquella fecha (12 de diciembre de 2.000) y tomando como fundamento las propias pruebas documental y pericial existentes en las actuaciones.

VIGÉSIMO.- La parcial estimación de la demanda determina que no se haga mención de las costas procesales ocasionadas a su consecuencia. El rechazo de la reconvención conlleva la imposición a quien la interpuso de las costas originadas a causa de la misma ( art. 394 LEC ).

No se hacen mención de las costas del recurso que se acoge parcialmente, mientras que las del interpuesto por DIVASA FARMAVIC, S.A serán costeadas por dicha litigante ( art. 397 LEC ).

Fallo

Que con parcial estimación del recurso interpuesto por la representación de BIOVET, S.A y total rechazo del ejercitado por la representación de DIVASA FARMAVIC, S.A contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª Instancia nº 21 de los de Barcelona con fecha 26 de enero de 2.004 , cuya parte dispositiva obra transcrita en los antecedentes de la presente, DEBEMOS REVOCAR Y REVOCAMOS la misma y en su lugar dictamos otra por la que, acogiendo en parte la demanda interpuesta por BIOVET, S.A:

1.-) DECLARAMOS que el uso del distintivo "SUIVET" por parte de la demandada DIVASA FARMAVIC, S.A para identificar un fármaco de aplicación veterinaria, constituye una infracción del derecho exclusivo derivado de la titularidad de la marca nº 2.364.113 "SULVET", concedido a la sociedad BIOVET, S.A.

2.-) CONDENAMOS a la citada infractora a estar y pasar por dicha declaración y a cesar inmediatamente en dicha conducta, así como a retirar del tráfico económico el producto, material publicitario, catálogos u otros documentos en los que se haya podido materializar la infracción de la marca violada.

3.-) ACORDAMOS la publicación a costa de la demandada de la parte dispositiva de la presente resolución, estimándose suficiente que la misma se verifique en un solo diario de tirada nacional, a elección de la demandante.

4.-) CONDENAMOS a la infractora a abonar a la actora, en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados, el 1 por 100 de la cifra de negocio obtenido con los productos ilícitamente marcados, a partir del día 12 de diciembre de 2.000, y tomando como fundamento para su cálculo las propias pruebas documental y pericial existentes en las actuaciones, cálculo que se verificará de acuerdo con estas bases en periodo de ejecución de sentencia.

DESESTIMAMOS íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por DIVASA FARMAVIC, S.A.

La parcial estimación de la demanda determina que no se haga mención de las costas procesales ocasionadas a su consecuencia. El rechazo de la reconvención conlleva la imposición a quien la interpuso de las costas originadas a causa de la misma ( art. 394 LEC ).

No se hacen mención de las costas del recurso que se acoge parcialmente, mientras que las del interpuesto por DIVASA FARMAVIC, S.A serán costeadas por dicha litigante.

Y firme que sea esta resolución, devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia, con testimonio de la misma para su cumplimiento.

Así por ésta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia en el mismo día de su fecha, por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, celebrando Audiencia pública. DOY FE.