Sentencia Civil 155/2023 Audiencia Provincial Civil de Burgos nº 3, Rec. 459/2022 de 03 de mayo del 2023

PRIMERO .- Por la mercantil PRINK IBERIA S L (en adelante Prink) se formula demanda contra SANZHER INFANTE SL (en adelante Sanzher) para que se declare el incumplimiento del contrato de franquicia Prink de fecha 16 de septiembre de 2013 que liga a las partes y, en concreto, de las siguientes cláusulas: la 6.15 relativa al incumplimiento del pacto de no competencia y la pertinente indemnización (1) y las cláusulas 11.1 y 11.2 que se refieren de un lado (2) al incumplimiento del pacto que obliga a la demandada a cesar en el uso de los elementos que configuran la imagen del establecimiento y de retirar y devolver el rotulo así como al incumplimiento de la obligación de modificar de forma evidente la decoración de su punto de venta tras la finalización del contrato y de otro lado (3) el incumplimiento de la obligación de cesar en el Know-How que el franquiciador demandante proporcionó a la demandada y a la de restituir todo el material recibido del franquiciador y los materiales previstos en el contrato, más la indemnización prevista en la cláusula 11.3 que indica la demanda en cada caso, así como las peticiones de condena de hacer aparejadas a la declaración de incumplimiento contractual. Asimismo se solicita que la demandada sea condenada al pago de las facturas impagadas a Prink por un total de 10.430,70 € más los intereses legales de la Ley 3/2004 de medidas de lucha contra la morosidad.

Las acciones de incumplimiento contractual ejercitadas se fundan en que la demandada franquiciada, Sanzher, de forma simultánea, a terminar y resolver por carta de fecha 13 de marzo de 2019, el contrato de franquicia de 16 de septiembre 2013, destinó el local objeto del mismo, a la comercialización de productos (consumibles compatibles para impresoras y servicios relacionados) de la marca TUINK, idénticos a los de la marca Prink, no respetando el pacto de no competencia, manteniendo el proyecto de decoración y ordenación Prink y en consecuencia, la misma imagen del establecimiento Prink y haber procedido los días previos y posteriores a la carta de resolución, a la descarga de material de Prink, de uso exclusivo para sus franquiciados.

La sentencia de instancia estima parcialmente la demanda en cuanto estima la primera de las pretensiones declarativa relativa al pacto de no competencia más la indemnización por el perjuicio causado que fija en 8.936 € y también condena a la demandada al pago de las facturas impagadas por importe de 10.430, 70 € más los intereses solicitados en la demanda hasta el día que se proceda a su abono; sin embargo desestima totalmente las otras dos pretensiones relativas al incumplimiento de los pactos postcontractuales recogidos en las cláusulas 11.1 y 11.2, todo ello sin imposición de las costas procesales a ninguna de las partes

Contra dicha sentencia se alza Prink en cuanto a los pronunciamientos desestimados, tanto declarativos como condenatorios de hacer e indemnizatorios, por entender no probado el incumplimiento de los pactos contenidos en las cláusulas 11.1 y 11.2 en relación con las obligaciones de cesar en el uso del know how, de modificar de forma evidente la decoración del establecimiento para diferenciarse de la imagen del establecimiento de Prink y de devolver el rotulo de establecimiento a Prink, alegando fundamentalmente en defensa de su recurso que en primer lugar la sentencia yerra al tratar la pretensión del mantenimiento de la imagen imitativa y de devolver rotulo del establecimiento como un conflicto marcario o de propiedad industrial cuando el objeto del juicio es meramente contractual fundado en los incumplimientos denunciados del contrato de franquicia y, en segundo lugar, la errónea apreciación por la juzgadora de instancia de la prueba practicada.

La parte demandada se opone al recurso y solicita la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO .- Motivo primero: en cuanto a que, una vez finalizado el contrato, se ha incumplido el pacto 11.1 del contrato que obliga a la demandada a cesar en el uso de los elementos decorativos que configuran la imagen de los establecimientos Prink y que conlleva, el pacto 11.2, la obligación de modificar de modo evidente la decoración del punto de venta o establecimiento. Así como también el incumplimiento de la obligación de cesar en el uso y devolver el rotulo de establecimiento Prink.

Tiene razón la apelante que en el Fundamento jurídico Cuarto de la sentencia de instancia la cuestión planteada sobre el uso del rotulo y la imagen del establecimiento se aborda desde un punto de vista marcario o de propiedad industrial, afirmando la juzgadora a quo que, dado que como la demandada utiliza la marca y rotulo Tuink registrados, si la demandante considera que se ha producido una vulneración de su marca Prink lo que tiene que hacer es ejercitar las acciones ante la jurisdicción competente (jurisdicción mercantil). Sin embargo, estamos con la apelante que las pretensiones articuladas no se canalizan en la demanda como un conflicto entre la marca o el rotulo registrado Prink frente a la marca, rotulo o diseños industriales registrados de la competidora Tuink, empresa tercera ajena al conflicto planteado en esta litis, sino que deben reconducirse a determinar , si tras la finalización del contrato de franquicia, la demandada Sanzher ha respetado o no los pactos u obligaciones contenidos en las cláusulas 11.1 y 11.2 y, por ello lo que se ha de hacer es interpretar el alcance de la obligaciones contractuales y examinar y valorar las pruebas practicadas en las actuaciones que permitan concluir si concurre incumplimiento o no imputable a la demandada, lo que pasamos a analizar.

Examinada la documental obrante en los autos y en particular las fotografías, como señala la juzgadora a quo, la marca mixta Prink y la marca Tuink no coinciden en el nombre (aunque fonéticamente suenen muy similares), ni en la tipología de las letras, ni en los signos que las acompañan (una especie de margarita frente a un pequeño bocadillo) y, sin embargo no por ello podemos concluir que el rotulo del establecimiento, tras la finalización del contrato, fuese modificado como exige el pacto 11.2 porque, aunque la demandada ha cesado en el uso del vocablo Prink, como elemento esencial del rotulo, y lo haya sustituido por el de "Tuink" en su frontal superior (que presenta, igualmente, un número de identificación del establecimiento y su página web) no puede decirse lo mismo respecto de los otros elementos accesorios identificativos del mismo que también aparecen en la parte superior del local comercial y conforman junto al rotulo un todo o conjunto identificativos; y nos estamos refiriendo a los lemas que le acompañan, "CARTUCHOS PARA IMPRESORAS" y a "CARTUCHOS Y TÓNER" que la franquiciada ha mantenido intactos hasta después de finalizado el contrato de franquicia. Por otra parte, el conjunto formado por el vocablo Prink del rotulo y los lemas referidos que, por su disposición destacan especialmente en la fachada del edificio, es, a nuestro juicio, un signo o indicación esencial en la identificación del establecimiento para el consumidor o cliente y, en consecuencia, el mantenimiento de esos elementos accesorios por la demandada en la manera que están predispuestos genera, sin lugar a dudas, un riesgo de confusión en los clientes. Y ese riesgo también se manifiesta, aun más si cabe, por el uso que la demandada franquiciada ha seguido haciendo de los elementos publicitarios del escaparate que aparecen, con unas grandes letras, que ocupan casi en su totalidad ambos laterales del escaparate o fachada de la tienda ("¿ Para qué pagar más?, "Ahorra hasta un 60%" "Tóner" "Cartuchos" "papel" "Cartuchos originales de todas las marcas" "Canon" "Epson" "Brother " etc.) y que por ello , resulta innegable que, igualmente, conforman la imagen exterior del establecimiento o punto de venta de la franquiciadora Prink.

De lo expuesto, se infiere, claramente, que a la finalización del contrato de franquicia con Prink, la demandada no ha modificado los elementos exteriores accesorios gráficos, decorativos o publicitarios que caracterizan el punto de venta Prink pero es que, igualmente iniciada , sin solución de continuidad, su nueva relación comercial con la competidora Tuink no procedió, en el interior del punto de venta, a modificar " de modo evidente" (como apostilla la cláusula 11.2) la decoración a fin de que sea diferente y no pueda confundirse con el que caracterizaba la decoración del punto de venta Prink", eliminando no solo el rotulo propiamente dicho sino también los elementos accesorios del interior. El establecimiento que comenzó a explotar la demandada bajo la marca Tuink presenta una disposición interior casi idéntica con la que mantenía Prink que solo se rompe con la existencia y presencia de los productos (consumibles para impresoras y otros servicios) grafiados con la marca comercializada Tuink, pero sin cambiar elemento decorativo exterior e interior alguno. Así el interior del establecimiento tiene la misma orientación y distribución tanto de la zona de atención directa al público y caja como en la zona de exposición de productos, además mantiene el mismo material y color del recubrimiento de las paredes, la misma colocación de los estantes, baldas, palomillas, etc. Esta similar disposición se observa, de forma patente, al confrontar la primera fotografía que aparece en el doc. 27 de la demanda y la fotografía doc. 13 de la contestación, en la que un cliente situado en la puerta de entrada la primera impresión que recibe es que se trata del mismo establecimiento y más concretamente, se observa en la disposición de los productos en la estantería o en las palomillas de la zona derecha del local que, por su ordenación y disposición, presentan una gran identidad, también favorecida porque el formato de los productos o cartuchos de tinta de ambas marcas, Prink y Tuink son, prácticamente e similares, una cajas grandes blancas rectangulares con indicación de la marca del producto en color negro o gris en el frontal que se va difuminando y que produce ,aun tratándose de dos marcas diferentes, un efecto visual similar. Se aporta correo electrónico de un consumidor que descontento con el servicio recibido por la Tienda Tuink, creyendo que era tienda Prink descubre la confusión tras formular su reclamación ( doc. 28).

La semejanza, casi identidad, entre la decoración de la tienda o punto de venta de cartuchos e impresoras que la demandada explotó, primero, bajo la marca Prink -análoga a la imagen de los restantes de la cadena (doc.9 y 10 de la demanda )- y, luego, con la marca Tuink, competidora de Prink que se constituye con exfranquiciados de ésta quienes, igualmente, de modo concurrencial no modificaron, de forma evidente, la decoración del establecimiento con la imagen asociada a Prink, identificada que se hace indiscutible al contrastar esa imagen corporativa y decoraciones, interiores o exteriores Prink con la de otras marcas competidoras como "Tintared", "ColorPlus", "la fábrica del Cartucho" y "Debuena Tinta", como se puede ver en el reportaje del doc. 29 de la demanda.

La franquiciada era conocedora de la importancia del valor de la imagen uniforme y homogénea de Prink porque así se expresa en el expositivo y clausulado del contrato de franquicia y en el Anexo B. Por lo que podemos concluir que ha quedado demostrado que la demandada incumplió el contrato por cuanto si bien cesó en el uso del rotulo Prink propiamente dicho, sustituyendo simplemente por el rotulo Tuink, sin embargo no modificó "de modo evidente " o "de manera relevante", como exigía la cláusula 11.2, todos los caracteres gráficos y decorativos accesorios, tanto exteriores como interiores, de manera que el nuevo punto de venta Tuink no resultó diferente al anteriormente explotado de Prink, más al contrario mantenía una continuidad de imagen que desde luego provocó confusión entre su clientela, que únicamente beneficio a la demandada que en los siempre difíciles momentos de emprender una nueva andadura empresarial, se aprovechó de aquella continuidad y homogeneidad de imagen identificativa del punto de venta Prink .

El incumplimiento del pacto que obliga a la franquiciadora demandada a modificar de modo relevante el rotulo y los elementos gráficos y decorativos exteriores e interiores no puede justificarse en el hecho de que, conforme al artículo 6.1 del contrato hubiese pagado el acondicionamiento y decoración de su tienda y por tanto, la propiedad de dichos elementos le haya sido transmitida a la demandada y, en todo caso, lo seria hasta la finalización del contrato, sin embargo en este caso el contrato fue resuelto 6 meses antes de su vencimiento, unilateral e injustificadamente por la propia demandada como expone la sentencia de instancia en el Fundamento jurídico Segundo.

En suma, la demandada ha incumplido los pactos 11.1 y 11.2, pues salvo el cambio del vocablo Prink por Tuink, ha mantenido inalterado, "de modo esencial o relevante" el resto de elementos accesorios gráficos, decorativos y publicitarios interiores y exteriores y en consecuencia, conforme al artículo 1124 CC, procede la estimación de la condena de hacer dirigida a modificar la decoración exterior e interior de la tienda, eliminando todo el material y elementos decorativos y publicitarios que evoquen a la marca Prink. Ahora bien, la parte actora en su escrito de recurso de apelación expresa con claridad, en la pg 35 que no solicita la restitución de dicho material, salvo en lo relativo al rotulo del establecimiento (sin concretar exactamente a qué se refiere). Por nuestra parte entendemos que la restitución es innecesaria porque el vocablo Prink es un vinilo o panel externo de lámina plastificada que ha sido eliminado tapándolo con la mención Tuink -como puede verse que hacen dos operarios en alguna fotografía obrante en las actuaciones- y la eliminación del rotulo por dicho procedimiento puede cumplir idéntica finalidad que la restitución de dicha lamina plastificada.

Mayores dificultades plantea la indemnización solicitada por la actora, ex artículo 11201 y 1124 CC, por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del incumplimiento contractual de Sanzher de las obligaciones de cesar y modificar la imagen del establecimiento tras la finalización del contrato. Dicha indemnización se articula conforme a la cláusula 11.3 que dispone "En la eventualidad de que el franquiciado no cese de utilizar las marcas, inclusive todos los elementos indicados anteriormente, en los plazos arriba indicados, deberá pagar al franquiciador una indemnización por los daños y perjuicios causados de 200 € por cada día de incumplimiento". La propia parte actora apelante es consciente de la abusividad y falta de equilibrio de esta cláusula penal, por ello propone, en primer lugar, una moderación de 100 €/día lo que supone una indemnización total de 114.800 € hasta la fecha del juicio de instancia más su actualización hasta la fecha de su pago y, subsidiariamente, sugiere que su importe sea moderado por el propio tribunal al amparo de la facultad que a estos efectos le corresponde, proponiendo la apelante que se pueda considerar el importe del lucro cesante por el incumplimiento del pacto de un año de no competencia de no competencia, cuantificado judicialmente en la instancia en 8.936 €, multiplicado por los tres años transcurridos desde la finalización del contrato que asciende el total a 28.400 €. Cantidad que consideramos injustificada porque no responde a la prueba del verdadero perjuicio causado a la parte actora e, igualmente, desproporcionada si tenemos en cuenta que, conforme a la cláusula 6.1 y 6.2, el coste de la tienda ascendió a 20.000 € más IVA . Por todo ello, ante la falta de justificación de las bases para fijar la indemnización, cuestión que le fue planteada a la letrada de la parte apelante en la vista del recurso sin obtener mayor justificación al respecto, consideramos no procede fijar indemnización alguna.

TERCERO .- Motivo segundo: En cuanto al incumplimiento del pacto 11.1 que obliga al demandado a cesar inmediatamente en el know how que el franquiciador le ha proporcionado y restituir todo el material recibido por el franquiciador y los materiales previsto en el contrato.

Señala la sentencia apelada que no hay prueba alguna que la demandada haya incumplido la obligación de no utilizar o difundir la información técnica, organizativa y comercial de Prink así como su know how y que no existe cláusula alguna en el contrato que obligue a la devolución o destrucción de todos los materiales físicos y los sistemas y aplicaciones informáticas. Según el escrito de recurso la sentencia apelada incurren en una errónea interpretación del contrato y una apreciación de la prueba arbitraria e ilógica, y entiende que una valoración acertada de la misma acredita que Sanzher se ha apropiado del Know how de Prink para fines distintos del contrato de franquicia y no ha devuelto los materiales a la finalización del contrato.

Se discute la interpretación de la Cláusula 11.1 que establece que, a la finalización del contrato por cualquier motivo, " el franquiciado deberá cesar inmediatamente de usar ( ..) el know how que el franquiciador le haya proporcionado" . En el mismo sentido, la cláusula 6.16 también señala que el franquiciado (o sus empleados) se comprometen a no divulgar, ni utilizar (incluso después del cese del presente acuerdo) las informaciones técnicas, comerciales y organizativas así como el know-how proporcionado por el franquiciador.

Del propio contrato de franquicia se desprende que Prink ha elaborado un know-how comercial y técnico propio y que el mismo se va actualizando a lo largo de la vigencia del contrato y que Prink autoriza a sus franquiciados a usar de ese know-how para el desarrollo del contrato de franquicia Prink y éstos se obligan a operar en sus establecimientos aplicando su know-how.

En primer lugar, como señala la sentencia apelada no hay prueba que acredite que la demandada haya divulgado o utilizado aquellas informaciones "reservadas" o el know-how después de finalizado el contrato. Sí, es verdad que la actora ha justificado con el informe PWC que, en los seis meses anteriores e incluso dos días después de enviar a la demandante la carta resolviendo el contrato (pero antes de recibir el reporte por la empresa franquiciadora), realizó 160 cursos y se descargó 144 archivos, sin embargo no puede entenderse que por el hecho de realizar los cursos y las descargas de archivos en fechas próximas a instar la resolución del contrato suponga, automáticamente, divulgación o utilización del know how para su nuevo proyecto comercial con Tuink porque la demandada, antes de dicha fecha, ya tenía a su disposición una ingente información proporcionada por los manuales operativos y materiales que durante la vigencia del contrato le fueron entregados por la demandante para ofrecer la asistencia técnica necesaria sobre las características de los productos conforme dice la cláusula 5.4; manuales y software que además, según consta en el contrato fueron pagados y adquiridos por el propio franquiciado lo que parece, compaginar mal con la prohibición de imprimirlos o reproducirlos. Por otra parte el volumen realizado de cursos o archivos descargados, per se, no puede ser prueba de su uso indebido en el nuevo establecimiento Tuink. Además, aunque la explotación por la demandada de la nueva franquicia Tuink está integrada por ex franquiciados de Prink descontentos con su gestión, no aparece acreditado que esta actuación concurrencial se hubiese aprovechado indebidamente del know-how Prink y no se sirviese de un know-how propio máxime cuando la nueva franquicia ya llevaba operando cierto tiempo; se trata de meras suposiciones o hipótesis de la parte apelante, sin que el testimonio del Sr. Leoncio, director de sistemas de Prink en el sentido que tales descargas tiene un valor singular para la explotación del nuevo establecimiento Tuink, constituya por si sola una prueba firme al respecto. En todo caso, correspondía a la parte demandante apelante la carga de probar un hecho positivo como es que una vez cerró el acceso a su sistema operativo, Sanzher siguió aplicando el know-how de Prink, y no basta con afirmar que siguió haciendo uso indebido del mismo porque no se ha dirigido prueba alguna encaminada a probar que la demandada hiciese uso de un know-how propio de Tuink.

En segundo lugar, contrariamente a lo que dice la sentencia apelada la cláusula 11.1 in fine sí establece que el franquiciado " asimismo deberá restituir todo el material recibido por el franquiciador, el rotulo y los materiales previsto en el presente contrato ". Ahora esta obligación de restitución es excesivamente genérica e indeterminada al referirse " todo el material recibido" y se admite que durante los casi seis años de vigencia del contrato se ha hecho entrega de numerosos materiales, por lo que es prácticamente imposible su cumplimiento a la vista del apartado V del suplico de la demanda (" entregar todos los ejemplares o copias de los manuales y todo de todo el material al que ha tenido acceso mediante los aplicativos Prink durante el contrato" ...) sin que previamente se hubiese indicado especificado el material (que aunque propiedad de la actora, fue adquirido por la demandada franquiciada) que por su importancia comercial y técnica debía ser reintegrado, cuando además no existe ninguna cláusula del contrato que imponga al franquiciado la obligación de conservar hasta su finalización, todos los materiales recibidos de la franquicia.

CUARTO .- Al estimarse parcialmente el recurso no procede expresas imposición de las costas procesales de esta alzada ( artículo 398.2 LEC).

Vistos los artículos legales citados y demás de general y pertinente aplicación