Sentencia Civil 367/2023 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 4, Rec. 419/2021 de 24 de mayo del 2023

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación .

1. DIGITAL LINK MARKETING S.L. (en adelante, DLM) demandó a la entidad mercantil HREF DIGITAL S.L. y a don Pablo Jesús acumulando frente a los demandados, indistintamente, acciones de competencia desleal y de propiedad industrial por infracción marcaria.

2. Si bien en el cuerpo de la demanda se alude a varias conductas que supuestamente ilustran sobre actos de confusión por parte de los demandados y de aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, es importante advertir que la súplica final de la demanda ciñe las pretensiones declarativa y de cesación a una concreta conducta de los demandados que la actora califica como desleal, y que consiste en copiar y utilizar en sus canales de comunicación el contenido de los anuncios -"post"- previamente publicados por DLM en los diferentes canales a través de los cuales lleva a cabo su actividad comercial. También es importante señalar que la pretensión de resarcimiento (puntos 6 y 7 de la súplica de la demanda), en línea con el contenido del informe pericial aportado con la demanda, se proyecta expresamente sobre los daños y perjuicios ocasionados por los actos desleales de los demandados.

3. Paralelamente, la actora invoca la titularidad de dos marcas españolas, ambas mixtas, que los demandados habrían infringido usándolas en sus canales de comunicación sin consentimiento de la titular, generando con ello un riesgo de confusión. Se refiere: i) a la marca número 3.634.327, "CANAL DE CHOLLOS", solicitada el 17 de octubre de 2016 y registrada a nombre de DLM para servicios de clase 35 (publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina) y 38 (telecomunicaciones de información, inclusive páginas web, redes sociales y aplicaciones de mensajería), y ii) a la marca número 3.634.333, "CANAL DESCUENTOS", solicitada el 18 de octubre de 2016 y registrada a nombre de la demandante para servicios de las mismas clases que la anterior. Las marcas litigiosas aparecen así registradas en la OEPM:

La demanda acumula una acción declarativa de la violación marcaria (3) y otra de cesación (4), con concreta pretensión de condena de las demandadas a cancelar el nombre de dominio www.canaldechollos.com, así como los canales de Telegram @canaldechollos y @canaldescuentos. Además, la pretensión de publicación de la sentencia (5) debe entenderse, a tenor de la fundamentación jurídica en que se sostiene, vinculada también a las de infracción de marca, con fundamento en el artículo 41 1 f) de la Ley de Marcas (LM), y no a las acciones de competencia desleal con fundamento en el artículo 32. 2 de la Ley de Competencia Desleal (LCD).

4. Los demandados contestaron a la demanda con oposición, y formularon además reconvención contra la actora cuyo objeto era la reivindicación de la marca española "CANAL DE CHOLLOS" a favor de HREF Digital S.L., por haber sido solicitado su registro con fraude de los derechos de la reconviniente.

5. Sin alteración advertida de las pretensiones de las partes que se haya producido en la audiencia previa, el juicio en primera instancia finalizó con la sentencia del juzgado de lo mercantil íntegramente desestimatoria tanto de la demanda como de la reconvención, en los términos que ya hemos reproducido en los antecedentes de hecho de esta resolución.

6. El único recurso de apelación al que hemos de dar respuesta ha sido interpuesto por la representación procesal de la demandante, DLM. Pretende en definitiva la revocación de la sentencia de primera instancia para que, analizando de nuevo la prueba practicada, -erróneamente valorada, a juicio del apelante, en la sentencia del juzgado- sean sus pretensiones iniciales íntegramente estimadas. La demandada-reconviniente no apeló la sentencia, de modo que la desestimación de la acción reivindicatoria de la marca "CANAL DE CHOLLOS", ex artículo 2.2. de la LM, es ya firme.

7. Es preciso señalar, visto el tenor de la primera de las alegaciones defensivas de la parte apelada y las limitaciones del ámbito de conocimiento del órgano de apelación sobre las que advierte en su escrito, que en virtud del recurso de apelación interpuesto por el actor contra una sentencia, en este caso íntegramente desestimatoria de la demanda, "el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre) y la Sala Primera del Tribunal Supremo -de cuya sentencia 668/2015, de 4 de diciembre procede el texto entrecomillado anterior- para la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación merece "una severa crítica" (en igual sentido la STS núm. 808/2009, de 21 de diciembre o la 649/2014, de 13 de enero de 2015). La STS 59/2017, de 30 de enero, reitera la doctrina anterior y recuerda que no puede admitirse el argumento consistente en que la revisión que la Audiencia puede hacer de las pruebas se limita a ponderar si la valoración hecha por el Juzgado es ilógica, arbitraria, o se aparta de las previsiones del art. 316 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

SEGUNDO.- Infracción marcaria .

8. El registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y, en particular, le faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca ( art. 34 2 letra b) de la Ley de Marcas).

9. En la demanda se describe la infracción por la utilización no consentida que los demandados hacen de las marcas registradas, en particular, por lo que se refiere a la marca nacional nº. 3.634.327, mediante el uso de su denominativo "Canal de chollos" en la parte superior izquierda de al menos una de las páginas de la web de la demandada, así como mediante su incorporación al propio nombre de dominio (www.canladechollos.com) y a una dirección de Telegram (t.me/canaldechollos.1). Y por lo que se refiere a la marca nacional nº. 3.634.333, mediante su incorporación a una dirección de Telegram (t.me/canaldescuentos.1). Así pues, la confrontación en que la infracción consiste se hace entre signos similares, no idénticos -porque la demandada no usa ninguna de las dos marcas según han sido registradas, sino únicamente su componente denominativo-, pero entre servicios sustancialmente idénticos, integrados en las clases 35 y 38 para las que han sido registradas las marcas de la actora (en particular, servicios de selección de ofertas de productos con precios especialmente llamativos detectadas en internet, procedentes de webs de mayoristas de comercio electrónico, tipo Amazon o Alibaba), de manera que la demanda de violación presupone que la conducta de la demandada implica un riesgo de confusión por parte del público.

10. En el marco de litigios sobre registro de marcas de la Unión -recursos contra resoluciones del Tribunal General-, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha declarado en muchas ocasiones que la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca, sino que tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Esta doctrina es particularmente pertinente para señalar, en juicios de infracción, que el carácter distintivo de una marca mixta o compleja no presupone necesariamente el de sus componentes denominativos o gráficos aisladamente considerados o, en otros términos, que la utilización por el demandado de un signo coincidente o similar con uno de los componentes de una marca compuesta tenga, por si solo, potencialidad para menoscabar la función esencial de la marca, que es la de servir a los consumidores para identificar la procedencia empresarial de los productos o servicios marcados.

11. Puede ocurrir, en efecto, que el signo controvertido no sea idéntico a la marca registrada, sino similar, y que la similitud consista en la reproducción de una parte de una marca compleja, la indicación o parte denominativa en este caso, que por sí sola carece de carácter distintivo, o que se trata de una expresión genérica que más bien designa un tipo o especie de producto/servicio, o que alude a las características descriptivas de una clase de productos o servicios. De la misma manera que el registro como marca de una determinada indicación no proporciona al titular registral un monopolio -o un derecho de exclusiva- sobre cualquier combinación posible que incluya la indicación que se ha registrado como marca ( Auto del TJUE de 1 de junio de 2006, C-324/05, "Power"), tampoco el acceso al registro de una marca compuesta o mixta confiere al titular un derecho de exclusiva que le permita impedir el uso por terceros de una parte del signo que, por sí sola, no tiene carácter distintivo, de modo que ese uso no podrá, en tales circunstancias, menoscabar la función esencial de la marca.

12. De hecho, no es infrecuente que indicaciones o expresiones que, por carecer de carácter distintivo o por cualquiera de los demás motivos legales que determinan la nulidad absoluta, no podrían tener acceso al registro como marcas, se integren válidamente en marcas registradas complejas -denominativas o mixtas- sin que, por esa única razón, el titular registral pueda impedir que terceros, sin su autorización, hagan uso de la indicación. La clave está, de nuevo, en que el ejercicio del derecho de exclusiva que la marca proporciona a su titular debe quedar reservado a los casos en que el uso del signo por el tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, Arsenal FC).

13. A estos efectos, es pertinente señalar que la actora solicitó en 2017 el registro como marca de la Unión del signo "canal de chollos", y que la EUIPO denegó el registro de conformidad con lo prevenido en el artículo 7 1, letras b) y c) y 2 del Reglamento de la Marca de la Unión Europea, esto es, por carecer de carácter distintivo y por tratarse de una indicación de las que "pueden servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio". No conocemos el contenido concreto de las objeciones del examinador de la Oficina, pero sí el sentido de la resolución (doc. Nº. 30 de los aportados con la contestación a la demanda), que es el de denegar la solicitud de registro al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo.

14. En el ámbito del comercio electrónico en que centran su actividad tanto la actora como la entidad demandada -y antes de la constitución de esta, el propio Sr. Pablo Jesús-, un canal de chollos o un canal de descuentos alude a un sitio de internet -originariamente, de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, que popularizó el uso comercial de sus "canales", una herramienta particularmente útil para conectar directamente con un amplio grupo de usuarios- en el que se seleccionan y clasifican, con una breve descripción, ofertas especialmente llamativas entresacadas de las que los fabricantes publican en grandes portales, como Amazón o Alibaba. Las dos indicaciones son, por lo tanto, genéricas, descriptivas de una modalidad conocida de oferta comercial electrónica que emplean muchos operadores en la red o en aplicaciones con herramientas de uso comercial. No es concebible, por ello, que el uso que cualquier tercero haga de la expresión canal de chollos o canal de descuentos para referirse a esta clase de servicios pueda menoscabar la función esencial de una marca cuyo carácter distintivo no radica precisamente en la indicación, sino en una composición dominada por un gráfico (una letra mayúscula C -chollos- o D -descuentos- con un punto en su interior, inscrita a su vez en un círculo).

15. Al valorar el riesgo de confusión en la confrontación entre una marca previamente inscrita y otra solicitante, el TJUE ha señalado que cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coinciden en un elemento de carácter escasamente distintivo en relación con los servicios de que se trate, la apreciación global del riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento 2017/1001, lleva frecuentemente a afirmar que no existe dicho riesgo ( sentencia de 18 de junio de 2020, Primart/EUIPO, C702/18 P, EU:C:2020:489, apartado 53). Del mismo modo, cuando el signo controvertido solo toma de la marca registrada un componente carente por sí solo de carácter distintivo, la conclusión es que no hay infracción, porque la conducta de la demandada no tiene en tal caso entidad para menoscabar la función esencial a que sirve el registro de la marca. Al haberlo declarado así la sentencia apelada, el recurso debe ser desestimado en cuanto a este extremo.

TERCERO.- Actos desleales . En particular, actos desleales de imitación.

16. Como ya hemos advertido, las pretensiones declarativa y de cesación están en la demanda exclusivamente referidas a una concreta conducta de los demandados que la actora califica como desleal, y que consiste en copiar y utilizar en sus canales de comunicación el contenido de los anuncios -"post"- previamente publicados por DLM en los diferentes canales a través de los cuales lleva a cabo su actividad comercial.

17. Así delimitada la conducta sobre la que incide la demanda, es claro que, como en definitiva también concluye la sentencia apelada, no es subsumible en el ilícito del artículo 6 de la Ley de competencia desleal (LCD), actos de confusión, ni en el de las prácticas engañosas por confusión del artículo 25, ni tampoco en el del artículo 12 relativo a la explotación de la reputación ajena. La conducta descrita se refiere a las prestaciones mismas y consiste en un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (en este caso, el de la propia demandante, que es la que localiza, selecciona y edita los "post" en sus canales, de los que la demandada directamente los toma con el consiguiente ahorro de costes). El artículo 6, lo mismo que el artículo 12, se refiere a las presentaciones o creaciones formales, en palabras de la STS 306/2017, de 17 de mayo, a " elementos que, en definitiva, informan a los consumidores destinatarios de los bienes y servicios sobre cuál es (su) origen empresarial y que pueden condesar determinadas percepciones positivas". Sobre el ilícito del artículo 12, la STS 513/2010, de 23 de julio, explica que protege el correcto funcionamiento del mercado al amparar al competidor cuyo esfuerzo dio lugar a una reputación adquirida en aquel por sus creaciones formales y de la que indebidamente otro se aprovecha; su objeto son las creaciones formales que utiliza el demandante, esto es, los instrumentos o medios que llevan hasta el consumidor información sobre la actividad, las prestaciones o los establecimientos de otro participante en el mercado.

18. Al utilizar una empresa de comercio electrónico anuncios de ofertas similares, incluso idénticos, tomándolos directamente, o mediante una somera manipulación, de los que selecciona y edita la demandante, no genera en el público confusión acerca de la procedencia empresarial del servicio que presta, sino que imita las prestaciones de un tercero y parasita su esfuerzo. Por eso, frente al planteamiento que desarrolla la sentencia de primera instancia y en el que también insiste el recurso de apelación, la conducta cuya declaración como desleal se acota en la demanda no es constitutiva de actos desleales de confusión del artículo 6 -o de prácticas engañosas por confusión del artículo 25-, ni tampoco de explotación de la reputación ajena del artículo 12. Ni siquiera de la imitación confusoria del artículo 11. 2 LCD, porque lo que ésta presupone es un riesgo de asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación que no es concebible en su relación con esta clase de empresas. Los anuncios y las condiciones de venta que publicitan están a su vez tomados de portales de internet o de otros ofertantes bajo criterios de selección idénticos, con lo que dos empresas que se dediquen a la misma actividad de intermediación/afiliación sobre ofertas especialmente atractivas, detectarán, seleccionarán y destacarán con frecuencia los mismos anuncios, sin que, por esta razón, los consumidores asocien o puedan llegar a asociar a las dos empresas distintas de servicios de selección de ofertas. Únicamente podría tener su encaje, dentro de este último precepto, en la modalidad de los actos de imitación que comportan un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno (la STS 887/2007, de 17 de julio, ya señaló que las situaciones contempladas en el apartado 2 del artículo 11 no tienen carácter cumulativo, sino alternativo).

19. La caracterización jurisprudencial general de los actos desleales de imitación resulta de la STS 570/2014, de 29 de octubre, a la que más recientemente alude la STS 451/2021, de 25 de junio:

« El artículo 11 de la Ley 3/1991 establece, con carácter general, la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno».

Interesa destacar que la imitación de prestaciones que comporta un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno no debe nunca concebirse en términos que, precisamente, neutralicen el principio básico que el propio artículo 11 proclama, que es el de la libre imitación de las iniciativas y prestaciones profesionales y empresariales.

20. La concreta situación de actos de imitación con aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno participa de los requisitos de las otras modalidades del artículo 11 apartado 2, -aparte de los generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial que se exigen para todo acto desleal-, y son, a tenor de la citada STS 887/2007, de 17 de julio, tres de carácter positivo y dos negativos. El primer requisito positivo es la existencia de una imitación, la cual debe consistir en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos. El segundo hace referencia al objeto de la protección que son las prestaciones, las creaciones materiales, a diferencia del objeto a que se refieren los artículos 6 y 12, que son los signos distintivos en sentido amplio, las creaciones formales. El tercero, que admite a su vez tres situaciones diferentes y alternativas, se centra en este caso en el aprovechamiento del esfuerzo ajeno. En cuanto a los requisitos de índole negativa -exclusión del ilícito-, el primero consiste en que la prestación o iniciativa empresarial ajena (de un tercero de la LCD) no esté amparado por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley ( art. 11.1, inciso segundo, LCD), y el segundo, solo referido a dos de las tres modalidades alternativas de imitación desleal, es el relativo a la inevitabilidad, al que se refiere el art. 11.2, párrafo segundo, LCD , diciendo que "la inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la práctica". Ninguno de los dos requisitos negativos tiene, por lo tanto, incidencia en nuestro caso.

21. Un primer obstáculo para la apreciación en este caso de una imitación desleal radica en el primero de los requisitos positivos que señala la jurisprudencia, porque difícilmente cabe considerar que una imitación consistente en la reproducción parcial de anuncios -cierto "grado de similitud"- que, según el estudio pericial aportado con la demanda, se ha detectado en un porcentaje que llega a alcanzar entre un 15% y el 23,63% en el periodo considerado, constituya a estos efectos la copia de un elemento esencial de las prestaciones de la demandante en el que se concrete su "singularidad competitiva" o su "peculiaridad concurrencial". No es discutible que la presentación de las ofertas -tamaño, color, foto ilustrativa, referencias técnicas, texto descriptivo etc- puede marcar diferencias competitivas importantes entre dos empresas dedicadas al mismo género de negocio; pero que la singularidad de Digital Link Marketing S.L. radique precisamente en su peculiar forma de presentar los anuncios, o simplemente que su esfuerzo de edición se centre en proporcionar a los anuncios seleccionados un atractivo visual o informativo propio y característico de su empresa, es un dato que no podemos considerar demostrado porque, en realidad, no cuenta con más prueba que la declaración testifical de sus propios empleados. Porque es claro, además, que los datos relativos a número de unidades, precio o duración de la oferta, así como las fotos o la descripción de características técnicas del producto no son generados por la propia DLM, sino por el vendedor del que se toma y selecciona la oferta, de modo que el grado de coincidencia que obtiene el informe pericial debe tomarse con reservas en tanto no está contrastado con el grado de coincidencia que cada post publicado por DLM presenta, a su vez, con el del portal o productor que originariamente ofrece el producto.

22. Lo expuesto no quiere decir que para que exista imitación desleal por aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno sea necesario que se constate una reproducción mecánica, plena o exacta, sino que la imitación " ha de permitir suprimir esfuerzos propios dirigidos a conseguir una prestación competitiva con la del pionero y, por ende, ahorrarse sustanciales costes de producción y comercialización de la misma. Es preciso que el imitador haya reducido sus costes de producción o comercialización más allá de lo que objetivamente se considera admisible para el correcto funcionamiento del mercado" ( STS 888/2010, de 30 de diciembre). Esta última precisión es la decisiva, porque ni siquiera el testimonio del Sr. Ildefonso, antiguo colaborador del Sr. Pablo Jesús, tachado por razón de enemistad, sostiene una actividad sistemática o meramente preferente de copiado de los anuncios de DLM. Es indudable que en ocasiones el Sr. Pablo Jesús o la sociedad de la que es administrador ha seleccionado para sus canales o su web anuncios publicados por competidores, y esa conducta es, en principio, lícita, porque lícito es imitar las prestaciones o las iniciativas empresariales ajenas, salvo cuando están amparadas por un derecho de exclusiva. Todo acto de imitación de prestaciones comporta un ahorro de costes para el imitador; pero para que pueda existir una imitación desleal ha de detectarse un aprovechamiento indebido del esfuerzo ajeno, un aprovechamiento sustancial, no admisiblepara el correcto funcionamiento del mercado, en palabras del TS. En este caso, ni es posible concluir que exista imitación de prestaciones singulares, en el sentido y con el grado que exige la jurisprudencia, ni cabe tampoco concluir, con la necesaria seguridad, que la conducta de los demandados haya acarreado para la actora una imposibilidad o simple dificultad de amortizar sus supuestos mayores costes de producción, con lo que no cabe tampoco apreciar la concurrencia del elemento de aprovechamiento del esfuerzo ajeno.

23. Los hechos nuevos a que se refiere igualmente el recurso, por considerar que la sentencia los valora indebidamente, inciden principalmente sobre la interfaz de la web de la demandada, "michollo.com", y de una aplicación de móvil ofrecida por Href Digital S.L., que la apelante considera deliberadamente próxima a la suya en cuanto a la disposición de contenidos y funcionalidades, con potencialidad para generar confusión/asociación. Baste decir, al margen de otras consideraciones, que la conducta desleal que supuestamente ilustran tales hechos nuevos es diferente de la que integra la pretensión de la demanda; no se trata de nuevos hechos relativos a la concreta conducta desleal " consistente en copiar y utilizar en sus canales de comunicaciones... el contenido de los post subidos por (la demandante) en los diferentes canales a través de los cuales presta su servicio" (petición declarativa 1 de la demanda), sino a otra diferente que es, por lo tanto, ajena al litigio según los términos en que quedó acotado con los escritos alegatorios y en el acto de la audiencia previa.

CUARTO.- Costas y depósito .

24. Al igual que hizo la sentencia de primera instancia, no haremos tampoco especial imposición de las costas de esta alzada en aplicación de la excepción que el artículo 394 de la LEC, al que remite el artículo 398 LEC, prevé para los casos que plantean serias dudas de derecho, que en este caso se centran en la valoración de la naturaleza e intensidad de la conducta de los demandados desde la perspectiva del ilícito del artículo 11 de la Ley de competencia desleal.

25. Al ser el recurso desestimado, se ha de disponer la pérdida del depósito constituido para recurrir y su aplicación conforme al destino legal ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 9).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,