Sentencia Civil 382/2023 Audiencia Provincial Civil de A Coruña nº 4, Rec. 69/2022 de 26 de mayo del 2023

PRIMERO.- Planteamiento del litigio. Resolución en primera instancia y recurso de apelación .

1. CONSERVAS DEL NOROESTE S.A. (en adelante, CONNORSA) es titular de la marca española nº. 2.744.229, "Cíes", mixta, para productos de clase 29 de la clasificación de Niza, que designa carnes, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles. Solicitada el 5 de diciembre de 2006 y concedida el 24 de mayo de 2007. La marca aparece así en el registro de marcas de la OEPM:

2. CONNORSA argumenta en su demanda que la entidad demandada, PASTEURIZADOS CÍES S.L., hace uso de su propia denominación social para identificar sus productos, en envases y en su página web, enfatizando la indicación "Cíes" según resulta del reportaje fotográfico aportado con la demanda. Argumenta la demandante que el signo que la demandada utiliza infringe el derecho de exclusiva que le confiere el registro de la marca española nº. 2.744.229, con la que coincide en el indicativo principal, "Cíes", con el correspondiente riesgo de confusión y ocasionando daños a la actora. La demanda acumula así una acción declarativa de la violación marcaria con otras de cesación y remoción de efectos que incluye la condena a cambiar su denominación social por otra que no emplee la palabra "Cíes" y a suprimir la página web www.pasteurizadoscies.com, absteniéndose de utilizar cualquier otro que incluya la palabra "Cíes"; también acumula una acción de indemnización de daños y perjuicios concretada en el 1% de la cifra de negocios de la demandada desde la fecha del primer requerimiento de cesación, y otra de publicación de la sentencia a su costa en dos diarios.

3. La demandada contestó a la demanda con oposición, y formuló además reconvención contra la actora cuyo objeto era la declaración de nulidad del registro de la marca española nº. 2.744.229, "Cíes", por incurrir en una de las causas legales de nulidad absoluta -invocó el apartado c) del artículo 5 LM, relativo a las indicaciones de procedencia geográfica- o, subsidiariamente, su caducidad por no uso.

4. El juicio en primera instancia finalizó con la sentencia del juzgado de lo mercantil íntegramente desestimatoria tanto de la demanda como de la reconvención, en los términos que ya hemos reproducido en los antecedentes de hecho de esta resolución.

5. El único recurso de apelación al que hemos de dar respuesta ha sido interpuesto por la representación procesal de la demandante, CONNORSA. Pretende en definitiva la revocación de la sentencia de primera instancia para que, analizando de nuevo la prueba practicada, -erróneamente valorada, a juicio del apelante, en la sentencia del juzgado- sean sus pretensiones iniciales íntegramente estimadas. La demandada-reconviniente no apeló la sentencia, de modo que la desestimación de las acciones de nulidad y de caducidad de la marca "Cíes" es ya firme.

SEGUNDO.- Hechos relevantes para la resolución del recurso de apelación .

6. La titularidad y vigencia de la marca española nº. 2.744.229 de CONNORSA está documentalmente demostrada. Interesa destacar que la actora la emplea para identificar conservas de pescado/moluscos, si bien como una de sus marcas secundarias en el mercado nacional porque el grueso de su producción se comercializa bajo la marca "Cabo de Peñas".

7. La entidad mercantil Pasteurizados Cíes S.L. se constituyó con esa misma denominación el 27 de enero de 1998. Su objeto social es la "la compraventa al por mayor y la exportación e importación de moluscos y crustáceos, en general, así como su depuración, cultivo y reproducción, tanto en instalaciones flotantes como en tierra; la elaboración, transformación y conserva de productos del mar y de la pesca, así como su comercialización". Aunque la mayor parte de su producción - principalmente, moluscos envasados al vacío- se sirve a empresas de distribución para que la vendan al público con su propia marca -productos de "marca blanca"-, desde fecha no precisada, al menos desde 2016, Pasteurizados Cíes S.L. usa también su propia denominación social como marca de producto resaltando la palabra "Cíes", en ocasiones sin la indicación S.L.U. ("Pasteurizados CÍES" o "CÍES Pasteurizados") y normalmente junto con un signo gráfico consistente en dos eslabones dorados entrelazados.

8. En 2015 la demandada solicitó la inscripción en el registro de marcas de la OEPM de la marca "Pasteurizados CIES, S.L.U.", mixta, para productos de clase 29 de la clasificación de Niza; la solicitud -nº. 3.586.335- se refería al signo siguiente:

En virtud de la oposición deducida por CONNORSA, como titular de la marca prioritaria nº. 2.744.229, "CÍES", la Oficina, estimando el recurso de alzada interpuesto por la opositora, denegó el registro, considerando en definitiva que entre los dos signos existe similitud denominativa evidente, así como una manifiesta relación entre las áreas comerciales en que despliegan sus efectos, con lo que se genera un riesgo de confusión que incide en la prohibición prevista en el artículo 6, apartado 1 b), de la Ley de Marcas. Pasteurizados Cíes S.L. no impugnó la resolución de la OEPM en vía jurisdiccional.

9. En 2017 Pasteurizados Cíes S.L.U. volvió a solicitar el registro como marca del mismo signo, esta vez para servicios de clase 35 de la clasificación de Niza (solicitud nº.3.671.238, para "servicios de venta al por mayor y al por menor en comercios y/o a través de redes mundiales informáticas de moluscos pasteurizados"). De nuevo en este caso, la OEPM estimó el recurso de alzada interpuesto por CONNORSA contra la primera resolución que había concedido el registro y, finalmente, lo denegó con idéntico fundamento en el artículo 6. 1 de la LM y por similares razones de coincidencia denominativa y relación de proximidad entre las áreas comerciales aplicativas, con capacidad para generar en el público riesgo de confusión (asociación). Pasteurizados Cíes S.L. se conformó de nuevo con la resolución administrativa, sin impugnarla en vía jurisdiccional.

10. La web de la demandada - https://pasteurizadoscies.com- se abre con una primera página en la que el mismo signo que se trató de registrar figura en la parte superior izquierda. En las etiquetas de la mayor parte de las fotografías de su gama de productos (mejillón, berberecho, almeja, combinado de moluscos y pulpo pasteurizado) es visible el gráfico del doble eslabón junto a la indicación "Cíes", en color amarillo que destaca sobre el del fondo.

11. Mediante burofax de fecha 14 de junio de 2017, un despacho de abogados en nombre de CONNORSA requirió a Pasteurizados Cíes S.L.U. para que cesase en el uso del nombre de dominio, del "logo" que figura en su página de inicio y del signo "Cíes" con el que identifica sus productos, por ser incompatibles tales conductas con el derecho de exclusiva que confiere a la requirente el registro de la marca nº. 2.744.229 "Cíes". La requerida respondió a la petición a través de un despacho de abogados negando que el signo empleado por Pasteurizados Cíes S.L., del que dijo que llevaba haciendo un uso intenso desde 1998, pueda generar riesgo de confusión con la marca registrada. El requerimiento fue reiterado en julio de 2017, tras conocer la titular registral la solicitud de registro de la marca "Pasteurizados Cíes S.L.U." para servicios de clase 35, finalmente denegada.

TERCERO.- Similitud del signo infractor y con el ámbito aplicativo de la marca registrada: riesgo de confusión.

12. El registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y, en particular, le faculta para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando el signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca ( art. 34 2 letra b) de la Ley de Marcas).

13. En la demanda se describe la infracción por la utilización no consentida que la demandada hace de la marca registrada nacional nº. 2.744.229 "Cíes", mediante la inclusión de la indicación en la dirección de internet (URL) que da acceso a la página en la que publicita sus productos (www.pasteurizadoscies.com), el uso del signo en la parte superior izquierda de la página inicial de web de la demandada, así como mediante el uso de la palabra "Cíes" como marca en las etiquetas de la mayor parte de los envases de la gama de productos de moluscos pasteurizados que comercializa la demanda. Así pues se trata de confrontar una marca con un signo similar, no idéntico (limitado al componente denominativo de la marca registrada), que la demandada usa para identificar productos no idénticos, sino similares (la marca no ha sido concretamente registrada para identificar moluscos o moluscos no vivos, ya sea enlatados, envasados de otra manera o frescos, pese a que también son productos de la clase 29 de la clasificación de Niza, sino para "carnes, pescado, aves y caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles").

14. La clave radica, así las cosas y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 2 letra b) LM, en el riesgo de confusión, incluido el de asociación: El riesgo de confusión consiste, como tiene declarado el TS, en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance. Se trata, en definitiva, de que, en las hipótesis de similitud -no identidad- entre signos y/o productos/servicios, el derecho de exclusiva que la marca proporciona a su titular se ciña a los casos en que el uso del signo por el tercero menoscabe o pueda menoscabar las funciones de la marca y, en particular, su función esencial, consistente en garantizar a los consumidores la procedencia del producto ( STJUE de 12 de noviembre de 2002, C-206/01, Arsenal FC).

15. Las pautas o directrices jurisprudenciales para la apreciación del riesgo de confusión han sido reiteradas en varias sentencias de la sala Primera del Tribunal Supremo de los últimos años, v.gr., STS 95/2014, de 11 de marzo y, más próximamente, STS 528/2022, de 5 de julio. Esta última las resume -desprovistas de notas jurisprudenciales de procedencia- en los extremos siguientes:

i) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

ii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

iii) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

iv) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

v) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

16. Conceptualmente, el riesgo de confusión a que se refiere el artículo 6 1 b) de la LM, al regular las prohibiciones relativas de registro, no es diferente del que contempla el artículo 34 2 letra b), al acotar el derecho de exclusiva del titular. Pero, como señaló el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a propósito de la Directiva 89/104 en su sentencia de 12 de junio de 2008, asunto C-533/06, "O2 Holdings Limited", la apreciación del riesgo de confusión en el marco de acciones de infracción impone considerar el uso específico que del signo hace el demandado; ha de limitarse, por lo tanto, "a las circunstancias que caracterizan dicho uso". Es un enjuiciamiento diferente del que se impone en sede de solicitud de registro, en el que interesa confrontar el signo aspirante con la marca ya registrada y, por lo tanto, con "todas las circunstancias en que se podría utilizar la marca solicitada si fuese registrada".

17. No es cierto, por lo tanto, que negar -como hace la sentencia apelada- la concurrencia del riesgo de confusión en el marco de una acción de violación, suponga desactivar las previas decisiones de la OEPM sobre la denegación del registro de marcas sustancialmente idénticas a la infractora. Al denegar un registro por razón de la preexistencia de una marca registrada incompatible, el aspirante ya no podrá dotar a su signo de la protección que el registro confiere y, en particular, no podrá esgrimir el derecho de exclusiva que la Ley vincula a la titularidad de una marca inscrita (salvo el caso de marcas notorias); pero no por ello es posible afirmar que el riesgo de confusión ha de estar necesariamente presente en cualquier uso que de ese mismo signo haga quien previamente ha visto denegado su registro. El propio TS ha señalado recientemente, en el caso de una marca de la Unión denegada por resolución de la EUIPO confirmada por el Tribunal General por razón de riesgo de confusión con otra marca inscrita, que, " como hemos advertido en otras ocasiones, estas resoluciones no nos vinculan" ( STS 528/2022, de 5 de julio, f.j. Quinto, apartado 5).

18. Ello no obstante, a diferencia de lo que mantiene la sentencia apelada, no apreciamos en este caso que concurran razones para valorar de manera diferente el riesgo de confusión entre la marca de la actora y los signos "Cíes" que, en distintas variedades, la demandada utiliza para identificar sus productos. La sentencia de primera instancia se aparta explícitamente de los criterios de las dos resoluciones de la OEPM y asienta su decisión desestimatoria de la demanda, por una parte, en la falta de coincidencia aplicativa, incidiendo particularmente en el peculiar proceso de elaboración de los productos que comercializa la demandada (moluscos pasteurizados); y, por otra, en la escasa distintividad de la marca registrada así como en la neutralización del riesgo de confusión merced a la incorporación por la demandada de elementos gráficos diferenciadores. Tales argumentos no son, en nuestro parecer, aceptables.

19. En la demanda no se afirma que los productos que la demandada comercializa bajo el signo supuestamente infractor sean idénticos a los que acotan el registro de la marca. En los hechos segundo y quinto de la demanda se resume el contenido de las resoluciones de la OEPM que se refieren a "semejanzas aplicativas evidentes" o a "relación entre áreas comerciales", y en el hecho sexto se afirma que Pasteurizados Cíes S.L. usa la marca para productos " relacionados con la clase protegida por la actora". La falta de identidad aplicativa es evidente, pero no es un argumento suficiente para negar el riesgo de confusión sino, en su caso, para atenuarlo a medida en que disminuye la proximidad o similitud entre los productos o servicios, bien entendido que la confrontación debe hacerse entre los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada y los que el demandado identifica con el signo controvertido. No es relevante, por lo tanto, el concreto uso que la titular registral haga de su marca. Y a este respecto cumple señalar que los productos de clase 29 para los que ha sido registrada la marca litigiosa -en particular, el pescado, por ser el más próximo a los moluscos marinos no vivos- no presuponen un determinado procesamiento, preparación o envase. En nuestro parecer, aun no siendo idénticos, los productos para los que la marca ha sido registrada y los que la demandada comercializa con el signo infractor, sí son similares o próximos; la proximidad resulta de la propia clasificación de Niza, que incluye los moluscos no vivos en la misma clase 29; pero también se deriva del género de necesidades que unos y otros satisfacen, así como de los canales o marcos de comercialización o distribución, que son también habitualmente comunes.

20. El signo que la demandada emplea en el etiquetado de sus productos está dominado por la palabra "Cíes" junto al gráfico del doble eslabón, una y otro en color amarillo que destaca sobre el fondo; coincide así con la marca registrada en el indicativo "Cíes" -una indicativo geográfico alusivo al conocido archipiélago integrante del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, pero no un indicativo de la procedencia geográfica de un producto que, por esta razón, incurra en la prohibición absoluta del artículo 5 1 c) LM, en contra de lo que argumentó la parte apelada-. Sin lugar a dudas, el elemento denominativo es el que predomina en este caso en el registro de la marca de la actora, frente a un componente gráfico muy secundario que ni siquiera reivindica colores; es también el que mayor potencialidad presenta para ser retenido e invocado por el consumidor medio de esta categoría de productos, el consumidor "normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz" que, en este contexto, es el que acude a tiendas o superficies comerciales, o que consulta en internet sobre productos alimenticios procesados y envasados, que conoce entre otras la marca registrada de productos alimenticios "Cíes" y que, razonablemente, vinculará al mismo productor o a otro relacionado con él un producto alimenticio del mismo género o similar igualmente marcado con el indicativo "Cíes". No compartimos la apreciación que, sin suficiente base argumental, la sentencia apelada hace a propósito de la escasa distintividad de la marca de la actora o de su indicativo "Cíes"; de hecho, la demandada concentra en ese mismo indicativo el signo con el que identifica sus productos, precisamente aprovechando el prestigio de las Islas Cíes, junto con la brevedad, sonoridad y facilidad para la evocación de su nombre.

21. Igualmente consideramos que se infringe la marca registrada con el signo que la demandada sitúa en la parte superior izquierda de la primera página de su web, idéntico al que trató de registrar en 2015 y 2017 (lo hemos reproducido en el apartado 8, f.j. Segundo, de esta resolución) y que le fue denegado. El referido signo, aunque en su indicativo reproduzca la denominación social de la demandada, destaca intencionadamente la palabra "Cíes" con letras de trazo más grueso y de mayor tamaño, frente a otras dos -"pasteurizados" y SLU"- que apenas alteran la función identificadora que deliberadamente se asigna en el conjunto al vocablo principal. El mensaje que transmite la peculiar configuración del signo genera riesgo de confusión por razón de su similitud denominativa con la marca registrada, porque da o puede dar a entender que el mismo productor conocido por sus productos "Cíes", u otro con su autorización, elabora y presenta al público una gama de productos próxima consistente en distintas preparaciones de moluscos pasteurizados y envasados al vacío.

22. Desde el enfoque circunstancial que impone para el juicio de infracción la jurisprudencia del TJUE, no apreciamos, en cambio, que concurra riesgo de confusión en el registro y empleo del nombre de dominio "pasteurizadoscies.com", ni en cualquier otro uso de la denominación social de la demandada que se ciña al ámbito identificativo que le es propio. La etiqueta de un producto alimenticio debe necesariamente identificar al fabricante (en general, así lo impone el Reglamento UE 1169/2011, del Parlamento Europeo y del Consejo), y no es uso a título de marca el que del vocablo "Cíes" pueda hacer la demandada al reproducir en ese contexto, o en otro comercial, societario o administrativo semejante, su propia denominación social. Lo que la demandada no puede hacer sin incurrir en infracción de la marca española nº. 2.744.229, "Cíes", es usar su denominación social a título de marca, que es lo que hace, según hemos visto, con el signo que emplea en la primera página de su web, la que encabeza la descripción de sus productos.

CUARTO.- Acciones por violación de la marca:Estimación parcial del recurso y de la demanda .

23. Con el alcance que resulta de lo razonado en el fundamento jurídico anterior, al estimar el recurso de apelación estimaremos también en parte la acción declarativa de la violación marcaria que se ejercita en la demanda y con ella la de cesación del apartado 2º de la súplica de la demanda, con fundamento en el apartado 1 a) del artículo 41 LM (la condena de la demandada a abstenerse en el futuro de infringir la marca mediante actos de comercio con el signo "pasteurizados Cíes").

24. El apartado c) del mismo precepto ampara también el derecho a de la actora a imponer al demandado, en tanto que infractor de la marca registrada, la retirada del mercado, a su costa, de los productos de alimentación que porten la marca "pasteurizados Cíes", con destrucción o eliminación de etiquetas, soportes, cartelería, rotulación, catálogos, etc que hagan uso de la marca "pasteurizados Cíes". De nuevo advertimos que nuestra decisión no abarca el uso que la demandada pueda hacer de su propia denominación social, "Pasteurizados Cíes S.L.", en el ámbito que le es propio, que excluye, por lo tanto, su empleo como marca o signo de identificación o de procedencia empresarial de productos o servicios. No acogeremos, por ello, las peticiones 5ª y 6ª de la demanda, que se refieren a la modificación de la denominación social o a la eliminación del nombre de dominio de la demanda.

25. Conforme al artículo 41 1 b), asiste a la actora el derecho a ser indemnizada de los daños y perjuicios sufridos; y puesto que el artículo 43, apartado 5, reconoce al titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, el derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados, la petición 7ª de la demanda ha de ser así acogida, con el consiguiente ajuste a la cifra de negocios correspondiente a los productos ilícitamente marcados, lo que excluye las ventas de productos realizados bajo otras marcas o sin marca de producto. El acotamiento temporal de la pretensión, que la propia demandante refiere a la fecha del primer requerimiento desatendido, ha de ser igualmente acogido.

26. El apartado letra f) del mismo artículo 41 1 LM reconoce al titular de la marca el derecho a imponer al infractor la publicación de la sentencia a su costa mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas. La función a la que sirve esta acción se cumple, en este caso, ordenando la publicación de la sentencia -nota alusiva al encabezamiento y literalmente el fallo- en la edición provincial de Pontevedra del diario La Voz de Galicia o, alternativamente, en el diario Faro de Vigo, siendo innecesaria, en atención a la gravedad de la infracción, la doble publicación que solicita la demandante.

QUINTO.- Costas y depósito .

27. Al ser el recurso parcialmente estimado -y, con él, la demanda- no es procedente hacer especial imposición de las costas de ninguna de las dos instancias ( Artículos 394 y 398 de la LEC).

28. Se dispondrá la devolución a la parte apelante del depósito constituido para recurrir ( disposición adicional decimoquinta de la LOPJ, apartado 8).

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,