Sentencia Civil 820/2022 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 700/2022 de 22 de diciembre del 2022

PRIMERO: En la demanda presentada el 14 de marzo de 2020 se ejercita una acción de infracción de los derechos de propiedad industrial existentes sobre las variedades vegetales de arándanos (Vaccinium corymbosun L.) denominadas "EMERALD" (Concesión EU 23932) y SNOWCHASER (Concesión EU 39516) en la que solicita el cese en todo acto de explotación respecto a la variedad vegetal y se condene a los demandados al arranque y destrucción de plantas y frutas de la variedad vegetal de arándano y a indemnizar a las demandantes con la cantidad de 12923,10 € por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la violación de sus derechos sobre la variedad vegetal EMERALD, en concepto de regalía hipotética, y la suma de 1483,42 € en concepto de indemnización razonable, a la publicación del fallo en una revista especializada y en los boletines oficiales de la Oficina Comunitaria de Variedades Vegetales y la Oficina Nacional de Variedades Vegetales.

La sentencia dictada en primera instancia, tras rechazar la excepción de prescripción de la acción y apreciar la falta de legitimación pasiva de la codemandada Las Posadillas SCoop. And., desestima la demanda al considerar que las demandantes no han justificado que, conforme requiere el art. 7.3 del Reglamento de protección de obtenciones vegetales, no han tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de la variedad.

Frente a dicha resolución, la parte demandante formula recurso de apelación en el que formula las siguientes alegaciones: 1) La extensión de la protección. Protección en cascada. El art. 7 del RD 1261/2005; y 2) El ejercicio de la acción penal por las demandantes.

La parte demandada-apelada se opuso al recurso interpuesto y solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Con carácter previo y a efectos de delimitar el debate en segunda instancia, procede poner de manifiesto que, de las cuestiones debatidas y resueltas en la instancia, el recurso de apelación limita su discrepancia a la cuestión relativa a su legitimación activa para el ejercicio de la acción de infracción al amparo del art. 7 RD 1261/2015 y, en concreto, a la valoración de si, efectivamente, ha quedado justificado en la instancia que las demandantes, como titular y licenciataria de la variedad vegetal EMERALD y SNOWCHASER, no han tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre los componentes de dicha variedad.

Para la resolución del recurso debemos partir de los siguientes antecedentes fácticos relevantes que resultan de la documental aportada por las partes al procedimiento:

* Florida Foundation Seed Producers INC (en adelante FFSP) es titular sobre las variedades vegetales de arándanos (Vaccinium corymbosun L.) denominadas "EMERALD" (Concesión EU 23932) y SNOWCHASER (Concesión EU 39516). Por su lado, la mercantil Rústicas del Guadalquivir SL es licenciataria exclusiva en la Unión Europea para la variedad "EMERALD" y "SNOWCHASER"

* El 29 de octubre de 2004, FFSP solicitó la concesión de la protección para la variedad vegetal EMERALD publicándose la solicitud el 15 de diciembre de 2004 siendo concedido el título de obtención vegetal por la OCVV el 4 de mayo de 2009. En cuanto a la variedad SNOWCHASER, FFSP solicitó la concesión de la protección el 28 de febrero de 2007, publicándose la solicitud el 15 de abril de 2007 y obtenida la concesión el 9 de febrero de 2015.

* Durante el año 2014 se inició un proceso de regularización entre la Universidad de Florida y los agricultores de la provincia de Huelva para la producción, entre otras, de las variedades de arándanos EMERALD y SNOWCHASER, alcanzándose acuerdos con algunas cooperativas en febrero de 2015.

* En marzo de 2015 se iniciaron diligencias policiales (diligencias NUM000) en virtud de denuncia formulada por GESLIVE, a quien FFSP había encomendado la gestión, representación y defensa de sus derechos de propiedad industrial, por la explotación no autorizada de la variedad de arándano EMERALD en la finca "Calderón-Los Arenales" propiedad de la mercantil Los Arenales de Mazagón SL. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Moguer instruyó diligencias previas con nº 675/2015 frente a D. Ramón y Dª Flor. Incoado Procedimiento Abreviado, el Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva dictó Auto de fecha 21 de noviembre de 2018 por el que se decretaba la nulidad del Auto de apertura de juicio Oral de 11 de junio de 2018 dictado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Moguer y acordaba el sobreseimiento de las actuaciones.

* No es un hecho controvertido y así resulta en las diligencias penales practicadas que, entre febrero y junio de 2014, que en la finca propiedad de la demandada, se procedió a la plantación de 43077 plantas de la variedad EMERALD y 6593 de la variedad SNOWCHASER.

TERCERO.- La sentencia dictada en la instancia estima la excepción da falta de legitimación activa de las demandantes al considerar que, a los efectos de los artículos 13.3 del Reglamento 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994 , relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales, art. 13.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero , de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales y 7.3 del Reglamento de protección de obtenciones vegetales, no se ha justificado que hayan ejercitado las acciones necesarias para defender su derecho frente la multiplicación o reproducción no consentida sobre la variedad protegida. En concreto, argumenta el magistrado a quo que, del mismo modo que lo hizo Geslive, las demandantes debieron ejercer las acciones penales conducentes a identificar al autor de los actos de reproducción y multiplicación.

En el recurso de apelación, la actora impugna este pronunciamiento y sostiene que las plantas de las variedades protegidas fueron objeto de reproducción y multiplicación en el año 2013 y que conocieron las actuaciones realizadas sobre este material de reproducción y multiplicación en el año 2015, por lo que les resultó imposible realizar actuación alguna en defensa de sus derechos durante dicha fase. En consecuencia, aun cuando las demandantes se hubieran personado en el proceso penal, les hubiera sido imposible identificar a los autores de los actos de reproducción y multiplicación. Por otro lado, a pesar de que sostienen que desde el año 2013 no existía posibilidad razonable de ejercer sus derechos en la fase de reproducción y multiplicación, discrepan de la valoración llevada a cabo en la instancia que asume el criterio del Juzgado de lo Penal nº 2 de Huelva de negar la legitimación de Geslive para actuar en nombre de FFSP, como titular sobre las variedades vegetales de arándanos "EMERALD" y SNOWCHASER y de la mercantil Rústicas del Guadalquivir SL como licenciataria de las mismas en la Unión Europea.

CUARTO.- El marco normativo aplicable para resolver la cuestión planteada en apelación viene determinado por el Reglamento 2100/94 del Consejo, de 27 de julio de 1994, relativo a la protección comunitaria de las obtenciones vegetales en cuyo artículo 13.2 se confiere al titular de una protección comunitaria de variedad vegetal el derecho a autorizar las operaciones siguientes con componentes de una variedad o material cosechado de la variedad:

a) producción o reproducción (multiplicación);

b) acondicionamiento con vistas a la propagación;

c) puesta en venta;

d) venta u otro tipo de comercialización;

e) exportación de la Comunidad;

f) importación a la Comunidad;

g) almacenamiento con vista a cualquiera de los objetivos anteriores [letras a ) a f)].

Asimismo, el art. 13.3 establece que esta protección " (...) se aplicará al material cosechado sólo si éste se ha obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, y siempre y cuando el titular no haya tenido una oportunidad razonable para ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad".

En la misma línea, el art. 13.1 de la Ley 3/2000, de 7 de enero , de régimen jurídico de la protección de las obtenciones vegetales establece que " Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 14 y 15, se requerirá la autorización del obtentor para los actos mencionados en el apartado 2 del artículo anterior, realizados respecto del producto de la cosecha, incluidas plantas enteras y partes de plantas, obtenido por utilización no autorizada de material de reproducción o de multiplicación de la variedad protegida, a menos que el obtentor haya podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación" Finalmente el Reglamento de protección de obtenciones vegetales aprobado por RD 1261/2005 de 21 de octubre en el art. 7.3 dispone que " Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero . Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero , deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha".

Sobre las facultades que el Reglamento 2100/94 otorga al titular de una variedad vegetal resulta imprescindible citar la STJUE de 19 de diciembre de 2019 (As. C-176/18) en la que se distingue la protección primaria que se aplica a la producción o reproducción de los componentes de una variedad (art. 13.2 a) del Reglamento) de la protección secundaria que recibe el material cosechado y que se encuentra fuertemente limitada por los requisitos adicionales fijados en el apartado 3 del art. 13. En aquellos supuestos en los que el fruto obtenido de las plantas no sea utilizable como material de propagación, que es lo que ocurre en el caso analizado, la citada Sentencia establece que "(...) la plantación de esa variedad protegida y la cosecha de los frutos de los plantones de dicha variedad no pueden calificarse de "operación de producción o reproducción (multiplicación)" de componentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento n.º 2100/94 , sino que deben considerarse una producción de material cosechado que, con arreglo a dicha disposición, puesta en relación con el artículo 13, apartado 3, de este Reglamento, solo requiere la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales cuando ese material cosechado se haya obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida, a menos que ese titular haya tenido una oportunidad razonable de ejercer sus derechos sobre dichos componentes de la variedad". Asimismo, se justifica que la protección que el Reglamento pretende ofrecer a los obtentores no debe ir más allá del fomento de la actividad de desarrollo de nuevas variedades sin que deba poner en peligro "(...) la defensa de intereses públicos, tales como la protección de la producción agrícola y el abastecimiento del mercado con materiales que ofrezcan determinadas características, o el propio objetivo de continuar incentivando la selección constante de variedades mejoradas". Como corolario de lo expuesto, el TJUE concluye que los art. 13.2 a) y 13.3 del Reglamento " debe interpretarse en el sentido de que la actividad de plantar una variedad protegida y cosechar sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, exige la autorización del titular de la protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a dicha variedad vegetal en la medida en que concurran los requisitos establecidos en el artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento".

Este sería el régimen aplicable para las actuaciones previstas en el art. 13.2 del Reglamento 2100/94 una vez concedida la protección comunitaria de una obtención vegetal. Ahora bien, en lo que se refiere al periodo anterior a la concesión de esa protección, el obtentor, al amparo del art. 95 del Reglamento, puede exigir una indemnización razonable a cualquier persona que, en el periodo comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria y la concesión haya realizado un acto que, una vez reconocida la concesión habría sido prohibido en virtud de esta protección. La STJUE de 19 de diciembre de 2019 concluye que en la medida que el art. 95 del Reglamento solo ofrece al titular de una variedad vegetal "43. (..) la posibilidad de exigir una indemnización razonable, no le confiere otros derechos, como por ejemplo el derecho de autorizar o prohibir el empleo de componentes de esa variedad vegetal en el periodo mencionado en dicho artículo 95. Este régimen de protección se distingue, pues, del régimen de autorización previa que se impone cuando las operaciones contempladas en el artículo 13, apartado 2, del Reglamento nº 2100/94 se ejecutan después de que se haya concedido la protección comunitaria.

44 De ello se desprende que, en lo que respecta al período de protección mencionado en el artículo 95 del Reglamento nº 2100/94 , el titular de esa protección comunitaria de obtenciones vegetales no puede prohibir la ejecución de las operaciones mencionadas en el artículo 13, apartado 2, de este Reglamento invocando la falta de consentimiento por su parte, de modo que la ejecución de tales operaciones no constituye un "empleo no autorizado", en el sentido del artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento. (...)

46. Así pues, los frutos obtenidos a partir de estos plantones no deben considerarse frutos obtenidos mediante un empleo no autorizado, en el sentido del artículo 13, apartado 3, de dicho Reglamento, ni siquiera en el caso de que hayan sido cosechados después de la concesión de la protección comunitaria de obtenciones vegetales. En efecto, como se desprende de la respuesta dada a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, la plantación de los componentes de una variedad vegetal y la cosecha de sus frutos, que no son utilizables como material de propagación, no constituye una operación de producción o de reproducción de componentes de una variedad, en el sentido del artículo 13, apartado 2, letra a), del Reglamento nº 2100/94 .

QUINTO.- Una vez expuesta la normativa y doctrina jurisprudencial aplicable procede analizar si, en el caso de autos, concurren los presupuestos para el ejercicio de las acciones que las demandantes dirigen frente a la mercantil Los Arenales de Mazagón SL, propietaria de la finca "Calderón-Los Arenales" en la que entre febrero y junio de 2014 se procedió a la plantación 43077 plantas de la variedad EMERALD y 6593 de la variedad SNOWCHASER.

Con carácter previo resulta esencial poner de manifiesto que, dada la fecha de concesión de la protección de la variedad EMERALD (4 de mayo de 2009) y la variedad SNOWCHASER (9 de febrero de 2015) la tutela que ostentan las demandantes frente a los actos de plantación de las variedades protegidas procedentes de la utilización no autorizada de materiales de reproducción es diferente pues, en el caso de la variedad EMERALD, los hechos tuvieron lugar una vez concedida la protección y, en el caso de la variedad SNOWCHASER, en el periodo trascurrido entre la publicación de la solicitud y la concesión de la protección.

Variedad SNOWCHASER: de los derechos del obtentor durante el periodo de protección provisional

Tal y como se ha expuesto en el anterior fundamento de derecho, la STJUE de 19 de diciembre de 2019 ha interpretado el art. 13.3 del reglamento 2100/94 en el sentido de que la plantación de los componentes de una variedad vegetal y la cosecha de sus frutos que no sean utilizables como material de propagación no pueden considerarse obtenidos "mediante el empleo no autorizado de componentes" de dicha variedad vegetal en la medida que la codemandada adquirió los componentes de esa variedad a un tercero no autorizado por las demandantes en el período comprendido entre la publicación de la solicitud de protección comunitaria de obtenciones vegetales relativa a esa variedad vegetal y la concesión de dicha protección.

La concesión de la protección de la variedad vegetal SNOWCHASER a favor de FFSP tuvo lugar el 9 de febrero de 2015 y la plantación y cosecha de arándanos de esta variedad en la finca de la demandante se produjo entre los meses de febrero a junio de 2014, esto es, en el periodo de periodo de protección provisional, ello nos lleva, en el mismo sentido que resolvió la STS 282/2020 de 11 de junio, a considerar que no procede reconocer el derecho de las demandantes a obtener en concepto de indemnización razonable, al amparo del art. 95 del Reglamento 2100/94, la suma de 1483,42 € por la plantación y obtención de frutos de la variedad SNOWCHASER.

Variedad EMERALD: ejercicio del derecho del obtentor sobre la plantación y el material cosechado

El ejercicio de las acciones ejercitadas frente a los actos de plantación y cosecha de los frutos de la variedad de arándanos EMERALD procedentes de la utilización no autorizada de material de reproducción tiene su fundamento en el apartado 3 del art. 13 del Reglamento 2100/94, que permite extender la protección prevista en el apartado 2 al material cosechado, siempre y cuando se cumplan dos condiciones: que se hubiera obtenido mediante el empleo no autorizado de componentes de la variedad protegida; y que el titular no hubiera tenido oportunidad razonable de ejercitar sus derechos sobre dichos componentes de la variedad.

En el caso analizado no constituye un hecho controvertido que las plantas de arándanos cultivadas en la finca "Calderón-Los Arenales" proceden del empleo no autorizado de componentes de la variedad EMERALD, la cuestión que ha de resolverse y en la que se funda la excepción de falta de legitimación activa es si FFSC, como titular la de la variedad protegida, y Rústicas del Guadalquivir SL, como licenciataria en exclusiva de esta variedad para la Unión Europea, han podido ejercer razonablemente su derecho en relación con dicho material de reproducción o de multiplicación.

A estos efectos, el art. 7.3 del Reglamento de protección de obtenciones vegetales dispone que " Se entenderá que el obtentor no ha podido ejercer razonablemente su derecho cuando desconocía las actuaciones efectuadas con el material de reproducción o multiplicación de su variedad respecto al artículo 12.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero . Una vez conocidas las actuaciones a que se refiere el apartado anterior, para acogerse a la extensión del derecho reflejada en los artículos 13.1 y 13.2 de la Ley 3/2000, de 7 de enero , deberá haber realizado previamente las acciones necesarias para ejercer dicho derecho en la fase de la multiplicación o reproducción en que se hayan producido estas actuaciones sobre su material. Solamente en el caso de demostrarse imposibles estas actuaciones, podrá intentar ejercer dichos derechos sobre el producto de la cosecha".

Conforme a esta disposición reglamentaria, de lo que se trata, en definitiva, es de determinar que el obtentor ha desplegado una cierta diligencia en el ejercicio de su derecho frente a aquel que ha llevado a cabo la actividad ilícita en la fase de multiplicación o reproducción de la variedad protegida y ante la imposibilidad de ejercer razonablemente su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación quedar facultado para el ejercicio de sus derechos sobre la plantación y el producto de la cosecha. Para ello, resulta necesario que el titular del derecho, cuando menos, proporcione un principio de prueba que permita inferir que le ha resultado imposible ejercer sus derechos sobre las actuaciones realizadas sobre el material de reproducción multiplicación previstas en el art. 13.2 del Reglamento. En este sentido la SAP de Valencia, secc. 9ª, nº 787/2016 de 6 de julio afirma que " Resultaría veleidoso (incluso contrario a la diligencia que ha de exigirse al titular de cualquier derecho) que tolerara la fuente y origen de la infracción (pudiendo razonablemente ejercitar la acción) y persiguiera las consecuencias ilegales de esta. Ese debe ser el sentido que ha de conformar el art. 13.3 del Reglamento CE".

En el recurso de apelación se sostiene que los demandantes no tuvieron la "oportunidad razonable de ejercer su derecho" pues, si bien el proceso de reproducción y multiplicación de las plantas de las variedades objeto del procedimiento se desarrolló y concluyó en 2013, siguiendo el ciclo vegetativo de la especie que es de un año, no conocieron las actuaciones realizadas sobre este material hasta 2015, dos años después de concluir la fase de multiplicación o reproducción. Sin embargo, esta afirmación resulta contradictoria con el hecho de que, tal y como consta en los documentos nº 15 a 19 de la demanda, la entidad Rústicas del Guadalquivir SL, como licenciataria en exclusiva para la Unión Europea de estas variedades y representante de FFSP, ha ido negociando con distintas cooperativas y asociaciones agrarias de la provincia de Huelva un acuerdo de regularización de explotaciones no autorizada. En la propia demanda se afirma que en marzo de 2014 se alcanzó un acuerdo general de regularización de cultivos de diferentes variedades de arándanos, por tanto, no es posible concluir que las demandantes desconocieran las actuaciones no autorizadas realizadas en la zona sobre le material de reproducción de su variedad vegetal hasta el año 2015. Tampoco se ha justificado que se hayan realizado acciones necesarias para ejercer sus derechos en esta fase de multiplicación o reproducción ni que estas actuaciones hayan resultado imposibles. En este sentido, en las diligencias penales dirigidas frente a quienes resultaron ser empleados de la mercantil propietaria de la finca en la que se cultivaron las plantas no se interesó la práctica de diligencia de prueba alguna tendente a acreditar el origen del material vegetal y a identificar a proveedor o suministrador alguno.

Analizados los hechos y la prueba practicada, esta sala considera que, aun cuando el sobreseimiento de las actuaciones penales se fundó en una cuestión procesal relativa a si Geslive podía actuar como acusación particular al no tener la condición de perjudicada ni ser titular del bien jurídico protegido, no es controvertido que esta entidad tenía encomendada la gestión, representación y defensa de los derechos de propiedad industrial sobre la variedad EMERALD por lo que su actuación en las diligencias penales se enmarcaba en la encomienda atribuida por las demandantes en este procedimiento. A pesar de ello, la parte actora no ha justificado la concurrencia del requisito adicional exigido en el art. 13.3 del Reglamento 2100/94 para que pueda operar la protección secundaria reconocida sobre el material cosechado, en concreto, la imposibilidad de ejercer razonablemente su derecho en relación con el material de reproducción o de multiplicación.

Como se ha expuesto, desde principios de 2014 Rústicas del Guadalquivir SL estuvo negociando con cooperativas y asociaciones agrarias de la zona la regularización de cultivos en explotaciones no autorizadas, lo que indica que en ese momento ya debía conocer la utilización no autorizada sobre el material de reproducción y multiplicación en la provincia de Huelva, sin que conste que haya realizado actuación alguno tendente a ejercer su derecho sobre dicho material. Ni siquiera, en las diligencias penales se propuso, a través de la entidad encargada de la defensa de sus derechos de propiedad industrial, la práctica de diligencias de investigación tendentes a averiguar el origen del material e identificar a los proveedores.

En consecuencia, en la medida que no se aprecia la concurrencia de la condición exigida en el art. 13.3 del Reglamento 2100/94 relativa a la oportunidad razonable de haber podido ejercer su derecho en relación con el material de reproducción o multiplicación de la variedad protegida para otorgar al obtentor la protección secundaria sobre las plantas que no constituyan material reproductor y sobre el producto de la cosecha, tampoco cabe estimar la pretensión ejercitada frente a la variedad EMERALD por lo que, conforme a los argumentos expuestos, procede desestimar el recurso de apelación.

SEXTO.- Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC, en relación con el artículo 394 del mismo texto legal, las costas del recurso deben imponerse a la parte apelante al desestimarse todas sus pretensiones.