Sentencia Civil 195/2024 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 527/2023 de 30 de abril del 2024

PRIMERO: En la demanda presentada el 29 de abril de 2022 se ejercita una acción de infracción de los derechos de propiedad sobre el nombre comercial nº 235481 "AKÍ BRICOLAGE" (denominativo) y sobre las marcas nacionales mixtas nº 1258504 "AKÍ" y nº 2622593 "AKÍ" por el uso en el mercado por las demandadas de los signos distintivos de la actora, subsidiariamente, solicita que se declare que estas conductas constituyen un acto de competencia desleal subsumible en los artículos 4, 6 y/o 12 de la Ley de Competencia Desleal con condena: a) a estar y pasar por esta declaración; b) a cesar y abstenerse en el futuro, en el uso de los signos "AKÍ" y "AKKÁ"; c) a retirar a su costa del tráfico económico la totalidad de los documentos, medios o materiales publicitarios, incluyendo cualquier uso en internet, y cualesquiera otros documentos o publicaciones sean analógicos o digitales en los que se haya materializado la violación de marca o, en su caso, los actos de competencia desleal declarados; d) a compensar económicamente a la actora, en concepto de indemnización por daños y perjuicios y/o por enriquecimiento injusto, mediante el pago de la cantidad a que asciendan los beneficios obtenidos por la misma como consecuencia de los actos de violación de marca o, en su caso, de competencia desleal desde la primera utilización de los signos afectados hasta que cese definitivamente la utilización de los mismos, a determinar en ejecución de sentencia conforme a las bases fijadas; y e) a pagar, en caso de que se declare la violación de marca, una indemnización coercitiva conforme a lo previsto en el art. 44 LM.

La sentencia dictada en primera instancia estima la demanda, declara que el uso por la demandada de los signos distintivos AKÍ y AKKÁ para venta de colchones y sofás vulnera los derechos de propiedad industrial de la actora y condena a la cesación de los actos de infracción, a retirar los elementos de publicidad y documentos que utilicen la denominación referenciada, a indemnizar a la actora por daños y perjuicios conforme al criterio previsto en el art. 43 5º LM y a abonar una multa coercitiva de 600 € hasta el cese del uso, fijándose el dies a quo en ejecución de sentencia.

Frente a dicha resolución, la parte demandada interpone recurso de apelación en el que formula las siguientes alegaciones: 1) falta de motivación en cuanto a la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de la codemandada; 2) improcedente resolución por el tribunal de instancia de las acciones ejercitadas respecto al nombre comercial "AKÍ SOFÁS" y al nombre comercial "AKKÁ SOFÁS"; y 3) improcedente condena a la indemnización de daños y perjuicios ex art. 43.5 LM.

La parte demandante-apelada se opuso al recurso interpuesto y solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.- Para la resolución del recurso debemos partir de los siguientes antecedentes fácticos relevantes que resultan de la documental aportada por las partes al procedimiento:

* Leroy Merlin SLU es titular, entre otros, de los siguientes derechos marcarios:

* Marca nacional denominativa nº 2916907 "AKÍ" solicitada con fecha 6 de abril de 1988 para distinguir productos y servicios de las clases 20 y 35 del nomenclátor internacional.

* Marca mixta número 1258504 "AKÍ", solicitada con fecha 14 de junio de 1988 para distinguir productos y servicios de la clase 20 del nomenclátor internacional.

* Nombre comercial nº 0235481(0) - AKI BRICOLAGE, solicitada con fecha 23 de julio de 2002 para distinguir "su negocio dedicado al comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos), de la clase 35 del nomenclátor internacional.

* Marca mixta número 2622593 "AKÍ", solicitada con fecha 15 de noviembre de 2004 para distinguir productos de la clase 20 y 35 del nomenclátor internacional

* El 26 de agosto de 2021, Dª Jacinta presentó solicitud de nombre comercial nº 0432273(8) - AKÍ SOFAS para las clases 10, 20, 24, 27 y 30.

Frente a esta solicitud Leroy Merlin SLU formuló oposición y, apreciada la existencia de identidad fonético-denominativa y conceptual con el elemento esencial del signo solicitado, AKI, el 9 de mayo de 2022 se dictó acuerdo por el que se concedía parcialmente el nombre comercial para los productos de la clase 30 y se denegaba para las clases 10, 20, 24 y 27. La citada resolución ha sido recurrida.

* El 21 de diciembre de 2021, Dª Jacinta presentó solicitud de nombre comercial nº 0436351(5) - AKKÁ SOFAS para las clases 10, 18, 20, 24, 27 y 30.

Frente a esta solicitud Leroy Merlin España SLU formuló oposición y, apreciada la existencia de semejanza gráfico-denominativa, conceptualmente y que la grafía y color de las letras es muy similar a la oponente, y semejanza o afinidad aplicativa con las marcas AKI, se dictó acuerdo de fecha 2 de diciembre de 2022 por el que se concedía parcialmente el nombre comercial para los productos/servicios de las clases 10, 18 y 30 y se denegaba para las clases 20, 24 y 27. La citada resolución ha sido recurrida.

* El signo "AKI SOFÁS" se utilizó como rótulo de un establecimiento de venta de muebles y complementos para el hogar sito en Tomares (Sevilla) regentado por la mercantil Suroeste del Descanso SL. Posteriormente este establecimiento utilizó como rótulo el signo "AKKÁ SOFÁS".

* El 19 de noviembre de 2021 Leroy Merlin España SLU remitió requerimiento a la Sra. Jacinta para el cese en el uso del signo "AKÍ SOFÁS". El 24 de febrero de 2022 Leroy Merlin España SLU remitió otro requerimiento a la Sra. Jacinta para el cese del uso del signo distintivo "AKKÁ SOFÁS". El 4 de marzo de 2022, la mercantil Suroeste del Descanso SL a través de su letrada contestó a los requerimientos.

TERCERO.- De los términos en que se plantea la litis en esta segunda instancia

La sentencia dictada en la instancia considera que los signos utilizados en el establecimiento de la localidad de Tomares como rótulo de establecimiento, así como en los folletos y publicidad de los productos comercializados presentan una completa identidad en el elemento denominativo y una semejanza en el elemento gráfico y los colores utilizados lo que, unido a la similitud de los servicios que designan, determina que se deba apreciar la infracción denunciada por la actora. A mayor abundamiento, se razona que el riesgo de confusión abstracto se verifica por las resoluciones adoptadas por la OEPM en mayo y diciembre de 2022.

Asimismo, se desestima la excepción de falta de legitimación pasiva de la Sra. Jacinta al haber sido quien instó la inscripción de los signos distintivos objeto de controversia.

Finalmente, una vez declarada la infracción de los signos distintivos titularidad de la demandante, se acogió íntegramente las pretensiones de condena a la cesación, retirada de productos y material publicitario e indemnizatoria formuladas en la demanda.

La demandada, en su recurso de apelación, alega en primer lugar la falta de motivación en la condena a Dª Jacinta por la infracción de las marcas, pues su actuación consistió exclusivamente en la solicitud de inscripción de las marcas objeto de controversia. Esta intervención no se produce en el tráfico económico.

En segundo lugar, respecto a las acciones ejercitadas con respecto al nombre "AKÍ SOFÁS", resulta improcedente que se haya estimado la totalidad de las acciones ejercitadas, pues en el momento de interposición de la demanda se había cesado en el uso de este signo lo que, a su entender, determina que no deba ser admitida la acción declarativa, la de cesación y la de daños y perjuicios.

A continuación, se impugna el pronunciamiento de la sentencia que aprecia una completa identidad de las marcas de la actora con el signo "AKKÁ SOFÁS" y defiende que no existe coincidencia en la forma y colores del elemento gráfico ni semejanza a nivel fonético, de tal manera que no se produce un riesgo de confusión en el consumidor medio, máxime cuando la unificación de las marcas Leroy Merlín y AKÍ ha llevado a la práctica desaparición de esta última.

Finalmente, se alega la improcedencia de la condena a la indemnización de daños y perjuicios con fundamento en el art. 43.5 LM al no haberse acreditado el daño.

Para resolver las cuestiones planteadas en esta segunda instancia, este tribunal examinará, en primer lugar, si los signos "AKÍ SOFÁS" y "AKKÁ SOFAS" vulneran los signos distintivos registrados a nombre de la demandante y, en caso de que el resultado de este análisis resulte negativo, si su utilización puede ser calificada como una conducta desleal con fundamento en los artículos 4, 6 y 12 LCD. Finalmente, si se apreciara infracción marcaria o de competencia desleal, se analizará si la Sra. Jacinta debe responder de las conductas que hayan sido calificadas como infractoras.

CUARTO.- De la protección conferida al titular del derecho de marca.

Conforme a este planteamiento, conviene recordar que la marca registrada otorga a su titular un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación ( art 34.2 b) LM) o cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dicha marca registrada ( art 34.2.c) LM).

El riesgo de confusión del art 34.2.b) LM se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada

La STS de 9 de mayo de 2016 realiza un exhaustivo examen de los criterios a seguir para examinar la semejanza entre marcas estableciendo que " Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas". Con relación a las marcas mixtas que son las analizadas en el caso de autos, se dispone que " como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana )".

Tal y como nos recuerda la SAP de Madrid, secc. 28, nº 144/2021 de 9 de abril " el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación. Así lo ha considerado la jurisprudencia comunitaria, en las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 ; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 ; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc (GIORGIO).

Se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Por otra parte, debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c . Puma AG , Rudolf Dassler Sport, de 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV -, de 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y de 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI.

Además, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, como precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 - Durferrit GmbH c. OAM -.

En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencias de la Sala 1ª del TS números 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ).

Finalmente, en orden a realizar el juicio de confusión resulta asimismo muy ilustrativa la STS de 11 de marzo de 2014 (Caso Ginebra Premium Bombay Sapphire), en la que se realizan las siguientes precisiones

i) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.

ii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.

iii) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.

iv) Debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

v) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales.

En el caso de autos, procede analizar de forma separada los dos signos identificados como infractores por la parte actora (AKÍ SOFÁS Y AKKÁ SOFÁS), pues presentan diferencias relevantes desde el punto de vista fonético y gráfico.

En este sentido, con relación al primer de los signos debe apreciarse una identidad total en el vocablo AKÍ que es el que dota de distintividad al signo "AKÍ SOFAS". Además, desde el punto de vista gráfico, a excepción del color negro de las sombras del rótulo utilizado, puede apreciarse una identidad en cuanto a la tipografía del rótulo de color amarillo, con formas redondeadas y en el que coincide la forma de la tilde y el uso del color rojo. Esta Sala considera que resulta evidente la imitación del signo del que es actual titular la mercantil Leroy Merlín SLU, de tal forma que es razonable pensar que puede ocasionar un riesgo de confusión en el consumidor medio sobre el origen empresarial del establecimiento en el que se ha utilizado el signo "AKÍ SOFÁS". Por todo ello, con relación al signo AKÍ SOFÁS esta Sala comparte la conclusión alcanzada en la instancia en cuanto a la declaración de vulneración de los derechos de marca de la demandante sin perjuicio de lo que con posterioridad se resolverá sobre las consecuencias anudadas a esta infracción.

Sin embargo, la comparación de los signos distintivos protegidos con el signo "AKKÁ SOFÁS" nos lleva a otra conclusión. En este sentido, ya no cabe apreciar una identidad fonética entre los elementos del signo que otorgan distintividad a la marca (AKÍ Y AKKÁ). Por otro lado, la tipografía del rótulo es diferente a la utilizada en las marcas de la parte demandante, las líneas son rectas y no redondeadas y el trazo de la tilde presenta evidentes diferencias, pues se configura de forma triangular adaptada al contorno que deja la grafía de la letra A. Finalmente, las letras de color amarillo aparecen delimitadas con un borde negro sin el efecto de profundidad que incorpora la marca de la parte actora.

La posible evocación con el término AKÍ que podría suscitar la utilización del vocablo AKKÁ queda mitigada con las diferencias en la grafía de las letras. En atención a los argumentos expuestos, esta Sala no considera que la utilización de este rótulo de establecimiento y su aplicación al material publicitario y comercial de los productos que ofrece provoquen una conexión mental en el consumidor que lo asocie con las marcas cuya protección se pretende.

QUINTO.- De las consecuencias de la declaración de vulneración por el signo AKÍ SOFÁS

A continuación, corresponde analizar la procedencia de las acciones de condena formuladas de la que constituye presupuesto necesario la declaración de vulneración de los derechos marcarios de la actora por el uso del signo AKÍ SOFÁS.

No constituye una cuestión controvertida que, tras recibir la demandada el requerimiento en el cese del uso del nombre comercial AKÍ SOFÁS, procedió a la retirada del rótulo en el establecimiento sito en Tomares, así como de los productos, catálogos, etiquetas, tarjetas, facturas o cualquier otro soporte que lo incluyera, de hecho, en la actualidad el nombre comercial que se utiliza en este establecimiento es el de AKKÁ SOFÁS. Por tanto, no cabe apreciar que en la fecha de presentación de la demanda concurriera el presupuesto del uso necesario para que pueda prosperar la acción de cesación ( art. 41.1 a) LM) y, en consecuencia, tampoco procede condenar a la demandada al abono de las multas coercitivas previstas en el art. 44 LM.

De la misma forma, en la medida que no se ha acreditado que en el momento de presentar la demanda continuaran en el mercado los efectos de la infracción en el sentido de que se mantengan en el tráfico económico productos, embalajes, envoltorios en los que se utilice el signo infractor, procede desestimar la acción de remoción ( Art. 41.1 c) LM).

Quedaría por analizar si concurren los presupuestos que fundamentan el ejercicio de la acción indemnizatoria. Leroy Merlin España solicita en su demanda como efecto de la vulneración de sus derechos de marca una indemnización consistente en los beneficios que la demandada haya obtenido como consecuencia de la infracción de las marcas de la actora, aunque, finalmente, la sentencia dictada en la instancia condenó a la parte demandada a abonar por este concepto el criterio fijado en el art. 43 5º LM, el 1% de la cifra de negocios. En su recurso, la parte demandada alega que no se ha acreditado el daño ocasionado con la conducta infractora.

Sobre la necesidad de acreditar el daño en las acciones de infracción de marca se pronuncia la STS 516/2019 de 3 de octubre, citada por la propia demandada en los siguientes términos. " La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios "del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:

"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas diccione sutilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

En el caso de autos, la parte actora no ha justificado ni acreditado el daño concreto que le ha ocasionado la infracción de sus derechos marcarios. A diferencia de otros supuestos analizados por este tribunal, no concurren las circunstancias que permitirían concluir que nos encontramos ante una situación de daños ex re ipsa. En este sentido, en el acto del juicio, el director de marca y comunicación de Leroy Merlín España afirmó que tras la fusión de Akí Bricolaje y Leroy Merlín se inició un proceso en el que todos los establecimientos se unificaron bajo la marca Leroy Merlín. Este proceso finalizó en 2022 cuando se sustituyó el signo AKÍ en el último establecimiento que quedaba en Alcobendas, afirmando que en el año 2021 solo quedaban dos o tres establecimientos operando en el mercado con el signo AKÍ. En cualquier caso, el testigo aclaró que ello no supone que la demandante haya abandonado la marca AKÍ, sino que la intención es aprovechar el prestigio de la misma para identificar otros proyectos como los servicios de instalaciones y reformas.

En la medida que no se ha acreditado que cuando se utilizó el signo AKÍ SOFÁS en el establecimiento de Tomares, aún operaran otros establecimientos de la actora con la marca AKÍ en la provincia de Sevilla y sin que se haya practicado ningún medio de prueba tendente a acreditar la producción del daño causado por la conducta infractora, no procede condenar a la demandada al abono de una indemnización.

SEXTO.- De la acción de competencia desleal

En la medida que respecto al signo AKKÁ SOFÁS se ha desestimado la acción de infracción de marca, procede analizar en esta segunda instancia la acción de competencia desleal formulada de forma subsidiaria en la demanda.

La parte actora sostiene que la utilización de este signo distintivo genera confusión respecto a la procedencia empresarial de los establecimientos que pueden asociarse o confundirse con los originales de Leroy Merlín España. Asimismo, entiende que constituye un acto incuestionable de aprovechamiento indebido de la reputación de la mercantil a través de un acercamiento desleal a su forma de identificación en el mercado. Por ello, la parte demandante fundamenta la acción en la infracción de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, en concreto, los artículos 6 (actos de confusión), 12 (aprovechamiento de la reputación ajena) y 4, cláusula general en el que se incardina la conducta de parasitación de las inversiones realizadas en el desarrollo y consolidación del negocio identificado bajo la marca AKI y el menoscabo de la posición concurrencial de esta empresa al erosionar la singularidad y distintividad del signo

Con carácter previo hemos de tomar en consideración la doctrina jurisprudencial que delimita el ámbito de actuación de la normativa sobre marcas y competencia desleal. Como nos recuerda la STS 504/2017 de 15 de septiembre, con cita en la STS 94/2017 de 15 de febrero "(...) la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi a favor de su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por la eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios.

2.- También decíamos en dicha resolución que la coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por lo que se ha venido en llamar una "complementariedad relativa" ( sentencias 586/2012, de 17 de octubre ; 95/2014, de 11 de marzo ; y 450/2015, de 2 de septiembre ). Vista la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensade su exclusiva.

La solución ha de provenir de la determinación de en qué casos debe completarse la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

Por un lado, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas, en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos. De ahí que haya de comprobarse si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

Por otro, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido (sentencia 95/2014, de 11 de marzo ).

Como dijimos en la sentencia 586/2012, de 17 de octubre : "[e]n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez"."

En el caso de autos, el alegato fáctico contenido en la demanda no permite justificar una dimensión anticoncurrencial específica que la distinga del desvalor protegido por la normativa marcaria. Sin embargo, la demandante centra su argumentación en la existencia de un riesgo de confusión del signo AKKÁ SOFÁS con los sus derechos marcarios sobre el signo AKÍ, circunstancia que ha sido rechazada desde la perspectiva marcaria. Tampoco se añade ningún elemento que fundamente el perjuicio que el uso del signo AKKÁ puede ocasionar a la actora desde un punto de vista concurrencial. En este sentido, tal y como ha quedado expuesto en el anterior fundamento de derecho, resulta relevante a estos efectos que Leroy Merlín España iniciara hace años un proceso en el que todos los establecimientos se unificaron bajo la marca Leroy Merlín, proceso que finalizó en 2022 cuando se sustituyó el signo AKÍ en el último establecimiento que quedaba en Alcobendas.

En definitiva, la invocación de los actos de competencia desleal y las consiguientes acciones son una mera duplicación de la protección reconocida por la normativa marcaria, por lo que procede desestimar la acción de competencia desleal formulada con carácter subsidiario.

SÉPTIMO.- De la legitimación pasiva de Dª Jacinta.

Por último, quedaría por analizar la legitimación pasiva de la Sra. Jacinta en la infracción de los derechos de propiedad industrial sobre el signo AKÍ. Sostiene la parte recurrente que la intervención de la Sra. Jacinta se ha limitado a la solicitud del registro de la marca AKÍ SOFÁS sin que esta actuación pueda considerarse en sí misma una conducta infractora, pues no cabe imputarle un uso del signo en el tráfico económico para identificar un servicio idéntico o similar a aquellos para los que la marca está registrada.

En la contestación a la demanda se indicaba también que la Sra Jacinta no formaba parte de la mercantil Suroeste del Descanso SL, sociedad codemandada en este procedimiento en cuyos establecimientos se ha utilizado el signo AKÍ.

Analizadas las alegaciones de la apelante, este tribunal entiende que en la relación de hechos expuesta se han omitido una serie de circunstancias que justifican la legitimación pasiva de la Sra. Jacinta. En primer lugar, no es un hecho controvertido que Suroeste del Descanso SL utilizó el nombre comercial AKÍ SOFÁS con el conocimiento de la Sra. Jacinta quien, en agosto de 2021, presentó ante la OEPM la solicitud de registro como nombre comercial. Por otro lado, pese que los requerimientos de cese en el uso de los signos AKÍ SOFÁS Y AKKÁ SOFÁS se dirigieron frente a ella, finalmente fue la mercantil Suroeste del Descanso SL quien dio respuesta a estos requerimientos. Finalmente, esta sociedad ha ido utilizando en sus establecimientos los nombres comerciales que sucesivamente ha ido solicitando la Sra Jacinta, lo que evidencia, sin perjuicio de que no ostente ningún cargo orgánico en dicha sociedad ni participe en su capital social, la existencia de una vinculación que justificaría la actuación coordinada de ambos demandados.

A mayor abundamiento, el 9 de mayo de 2022 la OEPM dictó resolución estimando parcialmente la oposición y concediendo la marca para los productos de la clase 30, por lo que una vez registrada, los derechos conferidos por la marca se retrotraen al momento de la solicitud. Tal y como expone la parte actora en el escrito de oposición al recurso de apelación, el art. 39.4 LM prevé que el uso de la marca con consentimiento del titular se considerará hecho por el mismo. Por tanto, la estimación de la excepción de falta de legitimación pasiva llevaría a una situación absurda, pues en función de que la demanda se formule durante el proceso de solicitud de marca o una vez resuelta su concesión se daría distinta respuesta a la decisión sobre la responsabilidad de quien finalmente ha sido reconocido como titular del derecho.

Por todo lo expuesto, procede confirmar la desestimación de la excepción de falta de legitimación pasiva de la Sra. Jacinta y declarar su responsabilidad sobre la vulneración de los derechos marcarios del signo AKÍ cuya titularidad ostenta Leroy Merlin España SLU.

OCTAVO.- Dado que la estimación parcial del recurso determina la estimación parcial de la demanda, de conformidad con el art. 394.2 LEC, en primera instancia, cada parte abonará las costas causadas a su instancia y las comunes por mitad.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC, en relación con el artículo 394 del mismo texto legal, dada la estimación parcial del recurso no procede imponer a las costas devengadas en esta segunda instancia.