Sentencia Civil 69/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 44/2023 de 01 de marzo del 2024

I. ANTECEDENTES

1.- Con fecha 18 de junio de 2021, TELEVISIÓN AUTONÓMICA DE ARAGÓN, S.A.U.

(en adelante, "ARAGÓN TV") solicitó el registro como marca para las clases 38, "Servicios de Telecomunicaciones; Difusión de programas de radio y televisión", y 41 "Servicios de educación; Servicios de entretenimiento; Servicio de diversiones; Producción de programas de radio y televisión; Montaje de programas de radio y televisión", del siguiente distintivo:

2.- SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. ("SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL" en adelante) y OSBORNE DISTRIBUIDORA, S.A.U., hoy GRUPO OSBORNE, S.A.

("OSBORNE" en adelante), formularon oposición. La primera fundamentó su oposición en la marca nacional M1782273 "5 J", denominativa, para productos de la clase 29, invocando los artículos 6.1.b) y 8 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas ("LM"). En concreto, SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL basó su oposición en el producto "carne". OSBORNE fundamentó su oposición en el artículo 9.1.c) LM, aduciendo que el elemento "5 JOTAS" de la marca solicitada constituía una transformación del elemento central, sustantivo y dominante de una serie de obras protegibles como propiedad intelectual de cuyos derechos era titular.

3.- El 30 de mayo de 2022, se dictó resolución desestimando la oposición y acordando la concesión de la marca solicitada.

4.- SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL y OSBORNE interpusieron recurso de alzada, que fue resuelto en sentido desestimatorio por resolución del director de la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 7 de febrero de 2023.

5.- No conformes, SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL y OSBORNE recurrieron en vía judicial.

II. RECURSO DE SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL

6.- En el acto de la vista, el letrado de las recurrentes precisó que, en cuanto a SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL, el recurso se circunscribía a la denegación de la oposición formulada con fundamento en el artículo 8 LM, aquietándose a la respuesta obtenida de la OEPM en cuanto a la oposición formulada con causa en la prohibición relativa de registro contemplada en el artículo 6.1.b) LM.

7.- Delimitado de esta forma el ámbito de nuestra labor fiscalizadora, debemos aludir, en primer lugar, al análisis realizado por el órgano remitente sobre la aplicabilidad de la prohibición establecida en el artículo 8 LM, recogido en la consideración jurídica quinta de la resolución recurrida.

8.- Dicho análisis principia señalando los requisitos que han de concurrir para la entrada en juego del artículo 8 LM, en términos que se acomodan a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la materia, proyectándolos a continuación sobre las circunstancias del caso, en los siguientes términos:

8.1.- Identidad o similitud de las marcas en conflicto. La resolución se remite al análisis realizado sobre este punto al abordar la oposición formulada con fundamento en el artículo 6.1.b) LM. Con arreglo a dicho análisis (que se recoge en la consideración jurídica segunda), "es clara la existencia de una similitud denominativa y conceptual entre los signos enfrentados", habiéndose afirmado con anterioridad, en cuanto al primero de los planos señalados, que "denominativamente, entre los citados signos, existe una similitud derivada del parecido fonético entre los signos enfrentados" y, con respecto al plano conceptual, que "los signos en conflicto tienen un significado idéntico".

8.2.- Renombre de la marca invocada en apoyo de la oposición. En este punto, la OEPM considera acreditado el renombre de la marca oponente para "algunos de los productos y servicios registrados, en concreto, para "productos cárnicos procedentes de cerdo ibérico", durante un periodo de tiempo considerable y con intensidad suficiente, habida cuenta de los documentos aportados en los que se acredita publicidad, las muestras de actividad promocional, publicitaria, patrocinios".

8. 3.- Riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada suponga un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o le sea perjudicial. En este apartado, la OEPM comienza por fijar el marco de análisis, estableciendo las siguientes premisas: (i) el uso sin justa causa de la marca solicitada se presume, incumbiendo al solicitante la acreditación de que le asiste una razón válida que justifica tal uso; (ii) los riesgos a los que se hace referencia tienen su origen en la asociación o vínculo entre los signos por parte del "público"; (iii) la determinación de dicho vínculo dependerá de las circunstancias particulares del caso, atendiendo a los factores que hilo seguido se enumeran (con cita de la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, Intel, apartado 42); (iv) cuanto mayor sea el carácter distintivo y el renombre de la marca anterior, más fácilmente podrá admitirse la existencia de perjuicio, (v) se define el riesgo de obtención de una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, con cita de las sentencias del Tribunal General de 19 de junio de 2008, T-93/06, Mineral Spa, apartado 40, de 22 de marzo de 2007, T-215/03, Vips, apartado 40, y de 30 de enero de 2008, T-128/06, Camelo, apartado 46). A continuación, señala el órgano remitente que, aun siendo conscientes de que en la prohibición del artículo 8 LM no aplica el principio de especialidad, hay que tomar en consideración la cercanía o lejanía entre los productos enfrentados, en el caso, entre los "productos cárnicos procedentes del cerdo ibérico", por ser estos para los que se reconoce el carácter renombrado de la marca anterior, y los servicios de las clases 38 y 41 para los que se pretende registrar la marca solicitada. Para concluir que entre dichos productos y servicios "existe una tan notable falta de relación en cuanto a su naturaleza, canales de comercialización, público destinatario, etc, que no es presumible que concurran cualquiera de los siguientes requisitos legales "a) se pudiera obtener una ventaja desleal del carácter distintivo del renombre de la marca anterior, o b) pudiera ser perjudicial para dicho carácter distintivo o dicho renombre".

9.- El recurso se sustenta en los siguientes motivos:

9. 1.- Error en cuanto a la valoración de la similitud fonética de los signos enfrentados.

9.2.- Contradicción en cuanto a la valoración de la similitud/identidad de los signos enfrentados en el plano conceptual.

9.3.- Error en la valoración sobre la existencia de vínculo entre los signos enfrentados, al no tomar en cuenta el alto carácter distintivo de la marca oponente.

9.4.- Error en cuanto a la valoración de las consecuencias derivadas de la distancia de los sectores profesionales y del público destinatarios de los productos y servicios de los productos reivindicados por la marca oponente y la impugnada.

9.5.- El uso del signo solicitado perjudica el carácter distintivo de la marca anterior, por dilución, menoscabo o difuminación, provocando un serio riesgo de que se modifique el comportamiento económico del consumidor medio.

9.6.- Aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de la marca anterior.

Examen de las cuestiones planteadas y respuesta del Tribunal

10.- Estimamos pertinente comenzar nuestro examen formulando ciertas observaciones de carácter preliminar. En este sentido cabe apuntar que, si bien, en términos generales, la resolución impugnada identifica adecuadamente y en línea con lo señalado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea los parámetros que han de ser utilizados para el examen de si debe entrar en juego o no la prohibición de registro consagrada en el artículo 8 LM, el órgano remitente incurre en ciertas imprecisiones o silencios en relación con aspectos fundamentes que rebajan el valor de su análisis y que explican en buen grado el contenido de la demanda.

11.- Amén de las inconsistencias apreciables en la letra de la resolución por lo que se refiere al juicio de identidad o semejanza de los signos enfrentados, en concreto desde la perspectiva conceptual, llama la atención, señaladamente, la indefinición de aquella en cuanto a la razón última de la decisión adoptada.

12.- En efecto, del discurso argumental de la resolución recurrida se desprende que se deniega la protección impetrada por SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL al amparo del artículo 8 LM, por no cumplirse el tercero de los requisitos a los que la jurisprudencia supedita tal protección, correctamente identificados en la resolución recurrida (vid. párrafo 8.3 supra). Tal juicio se sustenta explícitamente en que existe una " tan notable falta de relación en cuanto a su naturaleza, canales de comercialización, público destinatario, etc." de los productos para los que se ha reconocido el carácter renombrado de la marca oponente y de los servicios cubiertos por la marca impugnada que no es presumible que concurra ninguna de las situaciones riesgosas a las que alude el precepto de referencia.

13.- Ahora bien, la lectura de la resolución no permite establecer si lo que no se aprecia, por los factores apuntados, es la existencia de "vínculo" o la existencia de las situaciones riesgosas que señala la norma, respecto de las cuales el establecimiento en la mente del público pertinente de un vínculo entre las marcas en conflicto opera como presupuesto, tal y como recoge la propia resolución. Nos encontramos, con independencia de la relación que guardan, ante dos elementos distintos de ineludible concurrencia, Resulta ilustrativa a este respecto la sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 2 de octubre de 2015, T-624/13, The Tea Board/OAMI-Delta Lingerie (Darjeeling), ECLI: EU:T:2015:743:

"68. Por otro lado, el artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 implica que las tres infracciones a las que se refiere, cuando se producen, son consecuencia de un cierto grado de similitud entre la marca anterior y la marca posterior, en virtud del cual el público interesado relaciona ambas marcas, es decir, establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda [véase la sentencia de 14 de diciembre de 2012, Bimbo/OAMI - Grupo Bimbo (GRUPO BIMBO), T- 357/11 , EU:T:2012:696 , apartado 29 y jurisprudencia citada]. Así pues, la existencia en el ánimo del público pertinente de un vínculo entre la marca cuyo registro se solicita y la marca anterior es un requisito implícito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento no 207/2009 [véanse las sentencias de 25 de mayo de 2005, Spa Monopole/OAMI - Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), T-67/04 , Rec, EU:T:2005:179 , apartado 41 y jurisprudencia citada, y de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI - Mitico (Master), T-480/12 , Rec, EU:T:2014:1062 , apartado 26 y jurisprudencia citada]".

Y, más adelante:

"88. En defecto de ese vínculo de asociación en el ánimo del público, no es posible que el uso de la marca posterior se aproveche indebidamente del carácter distintivo o el renombre de la marca anterior o sea perjudicial para éstos (véase el auto Japan Tobacco/OAMI, apartado 87 supra, EU:C:2009:282 , apartado 27 y jurisprudencia citada)".

14.- En este contexto, se explican los esfuerzos de la demandante en realzar determinados factores que, según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, resultan pertinentes para la apreciación del establecimiento en la mente del público de un vínculo entre las marcas enfrentadas, por una parte, y, por otra, en justificar la concurrencia de las situaciones riesgosas descritas en el último inciso del artículo 8.1 LM.

15.- Igualmente, dentro de este capítulo de observaciones preliminares, debemos hacer referencia al contenido de las contestaciones presentadas. En este punto, cabe notar que el discurso de ARAGÓN TV se vuelca en la imposibilidad de establecer vínculo alguno entre las marcas en conflicto, dada la disimilitud de los productos y servicios concernidos, en la inexistencia de riesgo de aprovechamiento alguno para esta parte o de perjuicio para la contraria y en la justificación para solicitar la marca cuestionada. Por su parte, la OEPM rechaza que el consumidor medio pueda establecer vínculo alguno entre las marcas enfrentadas, por la disparidad de los productos y servicios amparados, siendo este el eje de su argumentación, y tacha de mero ejercicio de especulación el discurso desplegado por SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL acerca del riesgo de causación de un daño reputacional.

16.- Los demandados no plantean controversia acerca de la concurrencia de los dos primeros de los tres requisitos exigidos para la entrada en juego del artículo 8 LM (identidad o similitud de las marcas en conflicto y renombre de la marca anterior).

17.- Cabe concluir, por lo tanto, que las cuestiones que debemos abordar en nuestro examen son: (i) el establecimiento o no, por el público concernido, de un vínculo entre el signo anterior y el signo preexistente; y (ii) en caso de respuesta positiva a dicho interrogante, la concurrencia o no de alguno de los escenarios contemplados en el último inciso del apartado 1 del artículo 8 LM.

18.- Ello obliga a dilucidar, con carácter previo, cuál es el público pertinente. En efecto, como señala la sentencia Darjeeling, la definición del publico pertinente es un presupuesto previo necesario para la aplicación del artículo del artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (con el que se corresponde el artículo 8.1 LM). Más en particular, señala esta sentencia (apartado 70), "la existencia de una similitud entre los signos en conflicto, la de un posible renombre de la marca anterior y, por último, la de un vínculo entre los signos en conflicto deben apreciarse en relación con ese público".

19.- En tal sentido, a la vista de los campos aplicativos de los signos enfrentados, cabe apreciar que los productos y servicios cubiertos por uno y otro están destinados al público en general. No comprendemos la referencia que en la resolución recurrida se hace al público destinatario como elemento determinante de una "tan notable" falta de relación entre los productos para los que se le reconoce a la marca oponente la condición de renombrada y los servicios cubiertos por la marca controvertida.

Sobre la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público

20.- Por lo que se refiere a la delimitación conceptual de este elemento y los factores pertinentes para su apreciación, tomaremos como referente (a título de mero botón de muestra, ya que la única razón de que la mencionamos en particular es porque se trata de la más próxima en el tiempo, apareciendo a esta fecha como la última de una saga de resoluciones en el mismo sentido) la sentencia del Tribunal General (Sala Segunda) de 7 de junio de 2023, T-339/22, Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO - Esquitino Madrid (Conguitos), ECLI: EU:T:2023:308, que, en relación con el artículo 8.5 del Reglamento nº 207/2009, se pronuncia en los siguientes términos:

"18. Por lo que respecta al cuarto requisito, los perjuicios a que se refiere, cuando se producen, son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud del cual el público pertinente relaciona ambas marcas. En otros términos, el público pertinente establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602 , apartado 50 y jurisprudencia citada).

[...]

20. El hecho de que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de un vínculo entre esas marcas (sentencia de 27 de noviembre de

2008, Intel Corporation, C-252/07 , EU:C:2008:655 , apartado 60)".

Y, en cuanto a su apreciación:

"21. La existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como el grado de similitudentre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o serviciosdesignados por las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado del carácter distintivo dela marca anterior, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan- Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602 , apartado 52 y jurisprudencia citada)".

21.- Como ya quedó expuesto con anterioridad, la OEPM y ARAGÓN TV rechazan la concurrencia del elemento que nos ocupa con base en la disparidad de los productos para los que la marca oponente goza de renombre y los servicios para los que se solicitó la marca controvertida. En la resolución recurrida, como razón única del signo de la decisión adoptada, se subraya la intensidad de dicha desemejanza al aludir a "una tan notable falta de relación en cuanto a su naturaleza, canales de comercialización, público destinatario, etc.", sin mayores discursos.

22.- Frente a tal enfoque, la demandante enfatiza la confluencia de una serie de elementos no considerados en la resolución recurrida, o no considerados adecuadamente, que, conforme a la doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, podrían abocar a la apreciación de la existencia de vínculo en el caso de autos.

23.- Primeramente, debemos hacer referencia al grado de similitud de las marcas en conflicto. El análisis sobre la semejanza de signos llevado a cabo en la resolución recurrida se focalizó, por lo que se refiere a la marca posterior, en los componentes denominativos "5" y "JOTAS", integrándolos, de manera que, para llevar a cabo dicho análisis, se tomaron como términos de comparación el signo "5J" constitutivo de la marca oponente y, en cuanto a la marca cuestionada, "5 JOTAS". Con esta base, la resolución recurrida concluye que "denominativamente, entre los citados signos, existe una similitud derivada del parecido fonético entre los signos enfrentados" y "con respecto a la dimensión conceptual, los signos en conflicto tienen un significado idéntico". No obstante, se añade a continuación: "A la luz de todo lo anterior, es clara la existencia de una similitud denominativa y conceptual entre los signos enfrentados...".

24.- SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL defiende que, desde el punto de vista fonético, más que de similitud ha de hablarse de identidad. Señala, además, la inconsistencia entre la afirmación de que, en el plano conceptual, los signos en conflicto tienen un significado idéntico y la referencia, hilo seguido, a la existencia de mera similitud.

25.- Cabe observar que el planteamiento de la resolución recurrida, en cuanto a los elementos que habían de tomarse como referentes para llevar a cabo el análisis sobre la semejanza de signos, no ha sido cuestionado por ARAGÓN TV.

26.- Situados ante dicho escenario, consideramos que los alegatos de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL son asumibles solo en parte. En efecto, la impresión fonética que producen los signos enfrentados es altamente similar, sin llegar a ser idéntica ("cinco jota" y "cinco jotas", respectivamente). En cambio, desde el punto de vista conceptual, sí cabe hablar de identidad, en la medida en que la primera acepción de "jota" en el Diccionario de la RAE es "letra j y sonido que representa".

27.- SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL critica la resolución recurrida por no haber tenido en cuenta, a la hora de valorar la existencia de vínculo, el fuerte carácter distintivo intrínseco de su marca, que califica de "única" o "esencialmente única" siguiendo la estela de la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, C-252/07, Intel Corporation (Intel), ECLI: EU:C:2008:655.

28.- Dicha sentencia, tras referirse (apartado 42) a los criterios pertinentes para apreciar si existe el vínculo que nos ocupa, en términos similares a los apuntados en anteriores párrafos (vid. párrafo 20 supra), realiza una serie de precisiones en relación con los mismos. En concreto, en cuanto al que aquí estamos examinando, tras observar que cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o adquirido por el uso, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público evoque la marca anterior (apartado 54), señala que "en la medida en que la capacidad de una marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado y, por consiguiente, el carácter distintivo de dicha marca serán más fuertes en el caso de que dicha marca sea única -es decir, en el caso de una marca denominativa como INTEL, si nadie ha utilizado el vocablo que la conforma para ningún producto o servicio a excepción del titular de la marca para los productos y servicios que comercializa-, es preciso verificar si la marca en cuestión es única o esencialmente única" (apartado 56).

29.- Por nuestra parte, no apreciamos que el signo "5 J" que integra la marca oponente presente un carácter distintivo intrínseco fuerte. No entendemos suficiente a tales efectos el mero hecho de que el signo carezca de significado en relación con los productos reivindicados, único argumento que, en el marco del análisis de la existencia de riesgo confusorio llevado a cabo en el escrito de oposición, esgrime SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL en pro del alto carácter distintivo de su marca (folio 30 del expediente). La combinación de los elementos "5" y "J" no presenta ninguna característica particular en relación con las reglas lingüísticas, sintácticas, fonéticas o gramaticales, ni ninguna otra característica inusual que dote al signo de la alta cualidad distintiva que le atribuye la parte.

30.- La demandante aduce también en favor de sus tesis la superposición del público relevante, frente a las consideraciones vertidas en la resolución recurrida señalando al respectivo público destinatario como uno de los indicadores de la notable falta de relación entre los productos y servicios cubiertos por las marcas enfrentadas. Ya hemos expresado nuestro criterio sobre este punto en párrafos precedentes, en línea con los planteamientos de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL (vid. párrafo 19 supra). Consideramos que tanto los productos cubiertos por la marca oponente como los servicios para los que se registró la marca controvertida están destinados al público en general.

31.- A los factores hasta ahora señalados (alta similitud fonética, identidad conceptual, superposición del público pertinente, siendo este el público en general) podemos sumar el gran renombre de la marca oponente. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha utilizado en numerosas ocasiones la expresión "renombre excepcional" para calificar un renombre que va más allá del público interesado por los productos para los que se registró la marca concernida (sentencia Conguitos, apartado 37, y la jurisprudencia allí citada). Entendemos que este es el caso de la marca oponente, conocida del gran público en la totalidad del territorio español.

32.- Llegados a este punto, conviene recordar que el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de vínculo (vid. párrafo 20 supra).

33.- Así las cosas, consideramos que la marca controvertida provoca, cuando menos, un efecto evocador de la marca anterior en el público pertinente, habida cuenta el grado de similitud existente entre las marcas enfrentadas, el hecho de que dicho público pertinente está constituido por el público general, con un nivel de atención medio, y el carácter excepcionalmente renombrado de la marca anterior, sin que por la acusada disparidad de los productos y servicios cubiertos por una y otra marca quepa excluir tal asociación.

34.- Hemos de concluir, por tanto, en la existencia de un vínculo entre las marcas en conflicto en la mente del público, en el sentido que requiere el artículo 8.1 LM

Sobre la concurrencia de alguno de los tipos de infracción a los que se refiere el artículo

8.1 LM

35.- El artículo 8.1 LM prevé diversas infracciones: aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior (parasitismo), perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior (dilución), perjuicio a la notoriedad de la marca anterior (degradación). Sobre la apreciación de este elemento, la jurisprudencia ha señalado las siguientes pautas: (i) basta que exista uno de los escenarios señalados para que la disposición de aplique; (ii) la existencia de un vínculo entre los signos en conflicto en el ánimo del público no es suficiente por sí sola para concluir que existe una de las situaciones previstas en el precepto de referencia; (iii) en consecuencia, el titular de la marca anterior ha de aportar la prueba de que con el uso de la marca solicitada se incurre en una de las situaciones apuntadas; (iv) a tal efecto, el titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de una vulneración efectiva y actual contra su marca, bastándole con acreditar que existen elementos que permiten apreciar un riesgo serio de que dicha vulneración se produzca en el futuro; (v) la existencia de la infracción consistente en el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior, debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios para los que se solicita la marca posterior, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo, mientas que la existencia de la infracción consistente en el perjuicio para el carácter distintivo o e renombre de la marca anterior debe apreciarse atendiendo al consumidor medio de los productos o servicios cubierto por esta marca, normalmente informado y razonablemente atento y reflexivo (sentencia Intel, apartados 28, 32, 71, sentencia Darjeeling, apartados 94 a 97, sentencia Conguitos, apartado 59).

36.- En el caso que nos ocupa, la demandante alega que concurren todas las situaciones infractoras previstas en el artículo 8.1 LM.

37.- El primero de los apartados de la demanda dedicado a esta temática se refiere al deterioro o perjuicio del carácter distintivo del signo titularidad de SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL.

38.- El perjuicio causado al carácter distintivo de una marca ("dilución", "menoscabo" o "disminución"") consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró y respecto de los cuales se ha utilizado, ya que el uso de la marca posterior por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca anterior y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca anterior, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto ( sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2009, L'Oreal y otros, C487/07, ECLI: EU:C:2009:378, apartado 39, que cita la sentencia Intel, apartado 29). Para apreciar la concurrencia de esta infracción, resulta indiferente que el titular de la marca posterior obtenga o no una ventaja comercial real del carácter distintivo de la marca anterior (sentencia Intel, apartado 78).

39.- La prueba de que con el uso de la marca posterior se causa o se puede causar un perjuicio al carácter distintivo de la marca anterior requiere demostrar que, como consecuencia del uso de la marca posterior, se ha producido una modificación del comportamiento económico del consumidor medio de los productos o servicios para los que se registró la marca anterior o existe un serio riesgo de que tal modificación se produzca en el futuro (sentencia Intel, apartado 77, sentencia Darjeeling, apartado 100).

40.- Debe destacarse que el concepto de "modificación del comportamiento económico del consumidor medio" enuncia un requisito de carácter objetivo y no puede deducirse únicamente de elementos subjetivos, como la mera percepción de los consumidores. De este modo, el hecho de que aquellos adviertan la presencia de un nuevo signo similar a un signo anterior no basta por sí solo para acreditar la existencia de un perjuicio o de un riesgo de perjuicio para el carácter distintivo de la marca anterior ( sentencia Darjeeling, apartado 101, que cita la del Tribunal de Justicia de 14 de noviembre de 2013, C-383/12, Environmental Manufacturing/OAMI, ECLI: EU:C:2013:34).

41.- Descendiendo al caso, SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL pretende justificar la existencia de una posibilidad significativa de que por el uso de la marca cuestionada se produzca un cambio en el comportamiento económico del consumidor medio de los productos señalados con su marca con los siguientes argumentos: (i) el uso de la marca cuestionada por ARAGÓN TV afectará a la asociación inmediata que el público pertinente de la marca anterior establece entre esta y los productos que bajo ella se comercializan, en la medida en que pueden pensar que tales productos pertenecen a la denominación de origen "Jamón de Teruel/Paleta de Teruel", puesto que el ámbito natural de difusión de ARAGÓN TV es la Comunidad Autónoma de Aragón, donde se localiza dicha denominación de origen; (ii) cabe que ARAGÓN TV incorpore a sus patrocinios cualquier publicidad sobre productos cárnicos de cualquier otra marca competidora, pudiendo llevar a los consumidores de los productos comercializados bajo la marca anterior a pensar en la existencia de algún tipo de relación asociativa o mercantil entre dichos patrocinadores y la titular de la marca anterior.

42.- El discurso de la demandante no puede tener favorable acogida. Como ya se dijo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no exige la aportación de pruebas de un perjuicio real y admite también un serio riesgo de que se produzca tal perjuicio, permitiendo el uso de deducciones lógicas. Ahora bien, esa misma jurisprudencia precisa que dichas deducciones no deben ser el resultado de meras suposiciones, sino que se deben sustentar en un análisis de probabilidades que tenga en cuenta las prácticas habituales en el sector empresarial pertinente y cualquier otra circunstancia del caso concreto (sentencia Darjeeling, apartado 102, que cita la sentencia Environmental Manufacturing/OAMI). La demandante no satisface dicho estándar. Los riesgos que se alegan no pasan del plano de lo hipotético, en la medida en que, en ausencia de cualquier análisis mínimamente constatable desde el punto de vista objetivo, consideramos poco probable que el consumidor de los productos designados por la marca anterior pueda ser llevado a dudar de la procedencia de tales productos por las circunstancias que en la demanda se apuntan.

43.- Aunque el correspondiente apartado de la demanda alude en su rúbrica únicamente al perjuicio del carácter distintivo, el discurso que allí se despliega alude también el riesgo de causación de un perjuicio al renombre de la marca prioritaria.

44.- El perjuicio causado al renombre de la marca ("difuminación", "degradación", "envilecimiento") se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa un signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca (sentencia L'Oreal, apartado 40).

45.- Los argumentos que SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL presenta aquí nos remiten, en primer lugar, al riesgo de que ARAGÓN TV decida incorporar a su parrilla programas con determinados contenidos (programas de Tarot o de videntes, programas de citas o contactos o programas de contenido erótico o pornográfico), lo que, se nos dice, además de debilitar su marca, la degradaría. En segundo lugar, la demandante alude a que ARAGÓN TV usa la marca que registró en un canal temático dedicado a la jota aragonesa, argumentando que las características peyorativas asociadas a este tipo de composiciones musicales (se alude al carácter zafio o reaccionario y al contenido político o descalificatorio que pueden tener algunas coplas del género) menoscaban la imagen de prestigio y excelencia alcanzada por la marca anterior.

46.- Nuestra respuesta en este punto debe ser la misma que la dada a los cargos de dilución. Carecemos de fundamento para poder llegar a considerar como real y cierta la situación riesgosa que se nos dibuja. El discurso de la demandante se asienta en meros juicios generalizadores de determinadas prácticas que se nos pretenden presentar, sin datos contrastables y valiéndose de casos puntuales, como habituales en el sector y en inferencias puramente subjetivas que resultan cuestionables por la propia lectura del material bibliográfico en el que dicen apoyarse.

47.- Al aprovechamiento indebido del carácter distintivo o renombre de la marca anterior se dedica el último de los apartados de la demanda.

48.- El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca" ("parasitismo", "free riding") está ligado a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por esta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre (sentencia L'Oreal, apartado 41). El carácter indebido del aprovechamiento obtenido en esas circunstancias nace de la explotación, sin compensación económica alguna y sin tener que desarrollar un esfuerzo propio para ello, del esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca anterior para crear y mantener la imagen de esta (sentencia Darjelling, apartado 123, con cita de la sentencia del Tribunal General (Sala Primera) de 6 de julio de 2012, T-60/10, Royal Shakespeare, ECLI: EU:T:2012:348).

49.- El riesgo de que el uso sin justa causa de la marca solicitada permita aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior concurre cuando el consumidor, sin confundir necesariamente el origen de los productos o de los servicios objeto de las marcas en conflicto, siente una atracción especial por los productos o los servicios del solicitante por la sola razón de que los designa una marca idéntica o similar a la marca anterior renombrada (sentencia Darjeeling, apartado 124, sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Quinta) de 22 de marzo de 2007, T-

215/03, VIPS, ECLI: EU:T:2007:93)

50.- Para determinar si del uso del signo se obtiene una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca, ha de procederse a realizar una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso, entre ellos, la intensidad del renombre y la fuerza del carácter distintivo de la marca, el grado de similitud entre las marcas en conflicto y la naturaleza y el grado de proximidad de los productos o servicios de que se trate. En este sentido, tiene dicho la jurisprudencia que cuantos mayores sean el carácter distintivo y el renombre de la marca, más fácilmente podrá admitirse la existencia de una infracción y que cuanto más inmediata y fuerte sea la evocación de la marca, mayor será el riesgo de que con el uso actual o futuro del signo se obtenga una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca o bien se cause perjuicio a los mismos (sentencia L'Oreal, apartado 44, sentencia Darjeeling, apartado 125, y jurisprudencia que en ellas se cita).

51.- En el presente caso, nos encontramos ante signos con una acusada similitud fonética y con una marca anterior que goza de un renombre excepcional (vid. párrafo 31 supra). Tales factores permiten fundadamente considerar que el uso de la marca controvertida podría dar lugar a un aprovechamiento indebido del renombre ganado por la marca anterior, mediante la traslación a la nueva marca de los valores positivos asociados por el común del público a la precedente.

52.- Cabe notar que, según la jurisprudencia comunitaria, no se puede excluir que un renombre extremadamente alto pueda constituir por sí mismo un indicio del riesgo futuro y no hipotético del aprovechamiento indebido obtenido por la marca solicitada en relación con servicios disímiles de aquellos para los que se registró la marca anterior ( sentencia Darjeeling, apartado 134, que cita la del Tribunal General (Sala Primera) de 14 de diciembre de 2012, T-357/11, GRUPO BIMBO, ECLI: EU:T:2012:696).

53.- Por otro lado, también señala esa misma jurisprudencia que, toda vez que la norma no exige, para la entrada en juego de la protección especial que se reconoce a la marca renombra, una similitud de los productos o servicios cubiertos por los signos en conflicto, la apreciación de que existe una "enorme diferencia" entre aquellos y de que los consumidores no supondrán que exista la menor relación entre los titulares de una y otra marca no puede bastar para excluir el riesgo de un aprovechamiento obtenido del renombre excepcional de la marca anterior. Se explica que, cuando se trata de una marca anterior con un renombre excepcional, aunque los productos y servicios objeto de los signos en conflicto sean muy diferentes, no es inconcebible que el público pertinente llegue a transferir los valores de esa marca anterior a los productos y servicios designados por la marca solicitada (sentencia Darjeeling, apartados 138 y 139, y jurisprudencia que cita).

54.- Entendemos que los anteriores planteamientos son plenamente trasladables al caso que nos ocupa.

55.- Nos queda dar respuesta a los alegatos de ARAGÓN TV justificando la solicitud de la marca controvertida, lo que puede entenderse como referencia a la concurrencia de justa causa en el uso de la misma.

56.- En concreto, indica esta parte que, con el propósito de promocionar la candidatura de la jota aragonesa para recibir la consideración de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, proyectó una serie de programas de televisión que comprendían actuaciones de cante y danza propios de esta manifestación del folclore y de la cultura aragoneses, observando que el término "JOTAS" escogido para su identificación permitía que el espectador, sobre todo el aragonés, identificase adecuadamente el contenido de dichos programas, así como desarrollar el vínculo emocional de aquel con una expresión cultural propia.

57.- Tales descargos no resultan de recibo. Ninguna explicación se nos brinda acerca de la elección de la cifra 5 para acompañar a "JOTAS", siendo así que la combinación de ambos elementos evoca claramente la marca oponente, cuyo excepcional renombre impide considerar con fundamento que resultara desconocida para la solicitante de la nueva marca.

58.- A la vista del análisis que antecede, hemos de concluir que el recurso ha de ser estimado.

III. RECURSO DE OSBORNE

59.- OSBORNE formuló oposición invocando su condición de titular de los derechos sobre determinadas realizaciones protegidas como propiedad intelectual, al amparo del artículo 9.1.c) LM. En relación con esta materia, en la demanda se denuncia incongruencia omisiva, toda vez que tanto la resolución de concesión como la resolución resolviendo el recurso de alzada interpuesto contra la misma, guardaron silencio sobre este extremo. Observa OSBORNE que dicho silencio vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, en su vertiente de derecho a obtener una respuesta fundada en derecho, toda vez que la causa de oposición invocada es autónoma y suficiente.

60.- Ahora bien, tales alegatos no se traducen luego, en el suplico de la demanda, en ninguna clase de pedimento dirigido a la declaración de que se han vulnerado los derechos fundamentales de OSBORNE o la nulidad de actuaciones, con consiguiente retroacción de las mismas. En tales circunstancias, entendemos que lo procedente es que pasemos a resolver directamente sobre la causa de oposición.

61.- Los derechos que en la demanda se consideran afectados provienen de la siguiente realización:

62.- En concreto, OSBORNE basa su posición en que la marca controvertida vulnera el derecho de transformación que ostenta sobre la realización anterior. El discurso de la demanda se prodiga en consideraciones de carácter general acerca del significado y alcance del derecho de transformación consagrado en el artículo 21 LPI, que se completan con la indicación de que el examen sobre la concurrencia de la causa de denegación de registro contemplada en el artículo 9.1.c) LM responde a bases diferentes de las que deben utilizarse en el examen de la causa de prohibición relativa del artículo

6.1.b) LM y la referencia a determinados supuestos en que la OEPM denegó una solicitud de marca con fundamento en el artículo 9.1.c) LM. No se establecen conectores con el caso concreto, más allá de la afirmación de que la marca controvertida constituye una clara y flagrante transformación de la realización a la que nos venimos refiriendo y que ARAGÓN TV no contaba con la autorización de OSBORNE, ni para transformar la realización preexistente, ni para explotar la realización resultante del acto de transformación.

63.- Las pretensiones de OSBORNE no pueden ser acogidas. La razón de ser del artículo 9.1.c) LM estriba en la protección de las obras de propiedad intelectual preexistentes. En este sentido, el precepto contempla las diferentes situaciones vulneradoras que pueden darse (reproducción, imitación, transformación), en función de la introducción o no de variaciones y, en su caso, del alcance de las variaciones introducidas, en la obra de propiedad intelectual preexistente que pretende protegerse. Ahora bien, tal régimen solo se comprende a partir de la premisa de que la creación protegida por derecho de autor preexistente resulte reconocible en la realización que conforma el signo que se pretende registrar como marca.

64.- No es ese el caso. Los únicos elementos de la obra preexistente reconocibles en la marca controvertida son "5" y "Jotas", pero, tratándose de elementos comunes, ni siquiera cabe apreciar elementos de proximidad en su grafía, ni en la forma en que se insertan en la composición. Resultan patentes, por lo demás, las diferencias entre los restantes elementos que conforman la realización y la composición resultante. Todo ello nos lleva a concluir que la realización preexistente no resulta reconocible en la realización que integra el signo que pretendía registrarse como marca, con el resultado ya anticipado.

65.- El hecho de que este motivo de oposición al registro de la marca solicitada por ARAGÓN TV no deba prosperar no incide en la suerte del recurso.

IV. COSTAS

66.- La estimación del recurso determina que las costas ocasionadas por este procedimiento hayan de ser a cargo de la parte demandada, de conformidad con el artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,