Sentencia Civil 119/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 1090/2022 de 12 de abril del 2024

PRIMERO: PLANTEAMIENTO DEL RECURSO. -

1.- En fechas 23 y 24 de mayo de 2009 la ASOCIACIÓN CROSSOVER (en adelante CROSSOVER) celebró un evento denominado "Salón del Manga de Granada".

2.- El día 30 de septiembre de 2009, la ASOCIACIÓN JUVENIL E-VELETA JUVENTUD (en adelante E-VELETA) solicitó el registro de las siguientes marcas mixtas "Salón del Manga de Andalucía" y "Salón del Manga de Granada", para "organización de exposiciones con fines culturales" de la clase 41ª del Nomenclátor. Las marcas fueron concedidas el 28 de enero de 2010:

3.- En noviembre de 2009 E-VELETA organizó otro evento denominado "Salón del Manga de Andalucía" bajo la dirección de don Juan Ramón. Ese mismo mes CROSSOVER organizó a su vez el "Salón del Manga de Granada especial Japón".

4.- En el año 2010, CROSSOVER se dispuso a organizar su tercer Salón del Manga de Granada. Sin embargo, recibió un requerimiento de E-VELETA en el que le instaba a dejar de utilizar la denominación "Salón del Manga de Granada" por riesgo de confusión con las marcas que tenía registradas.

5.- En fecha 10 de noviembre de 2010, CROSSOVER solicitó el registro de la siguiente marca mixta, en clase 41ª del nomenclátor, para distinguir servicios de "Educación, formación, esparcimiento, actividades educativas y culturales. La marca fue concedida el 5 de abril de 2011 bajo el número 2.956.427:

6.- CROSSOVER utilizó ese signo en el cartel celebrado ese año 2010 del siguiente modo:

7.- En la edición celebrada en 2012 utilizó la siguiente cartelería:

8.- En los eventos celebrados por CROSSOVER en los años sucesivos (2013 a 2018), el cartel anunciador incluía la presentación evolucionada de la marca. A modo de ejemplo, incluimos a continuación el correspondiente al año 2013 y al año 2017, aunque en la demanda se insertan los carteles de los seis años:

9.- En fecha 7 de febrero de 2014, don Juan Ramón solicitó el registro de la marca mixta 3.109.853, en clase 41ª del nomenclátor, para distinguir servicios de "Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". La marca fue concedida el 16 de julio de 2014, con la siguiente presentación:

10.- En fecha 24 de marzo de 2017, el Sr. Juan Ramón dirigió un requerimiento a CROSSOVER para que no utilizase el término FICZONE en el evento que estaba previsto para el 1 y 2 de abril siguiente.

11.- En fecha 3 de abril de 2017, CROSSOVER solicitó la marca mixta 3.659.184, en clase 35ª del nomenclátor internacional de marcas, para distinguir servicios de "Organización de ferias comerciales y publicitarias. Servicios de venta al detalle a través de las redes mundiales de informática y en todo tipo de comercios de artículos de merchandising. Importación y exportación de productos. Gestión de negocios comerciales". Su presentación es la siguiente:

12.- Don Juan Ramón se opuso al registro de esta última marca por riesgo de confusión con la marca FREAKZONE, pero la OEPM desestimó la oposición. La marca fue concedida el 16 de octubre de 2017

13.- CROSSOVER presentó demanda contra E-VELETA y contra don Juan Ramón en ejercicio de las siguientes acciones: (i) declarativa de la titularidad de las marcas "Salón del Manga FICZONE" y "FICZONE"; (ii) acción de nulidad absoluta de la marca FREAKZONE por registro de mala fe; (iii) subsidiariamente, acción de nulidad relativa de la marca FREAKZONE por confusión con la marca "Salón del manga FICZONE"; (iv) acción de infracción por el uso que los demandados han hecho de término FREAKZONE, que se considera una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre sus marcas; (v) acción de daños y perjuicios dirigida frente a E-VELETA, que subsidiariamente se fija en el 1% de la cifra de negocios realizada por E-VELETA en la organización de eventos concernidos; (vi) acción dirigida a don Juan Ramón para la cesación del uso de la marca FREAKZONE u otros que impliquen riesgo de confusión con las marcas de la actora y prohibición de reiteración futura; (vii) retirada del tráfico económico de los productos infractores; (ix) imposición de una multa coercitiva de 600€ diarios dirigida a los dos codemandados.

14.- La sentencia de la anterior instancia estimó sustancialmente la demanda en los siguientes términos: (i) declaró la titularidad de la demandante respecto de las marcas "Salón del Manga FICZONE" y "FICZONE"; (ii) declaró la nulidad absoluta por registro de mala fe de la marca FREAKZONE; (iii) declaró que el uso de la marca FREAKZONE por los demandados constituye una violación de los derechos de propiedad industrial de la actora sobre sus marcas; (iv) condeno a don Juan Ramón a cesar en el uso de la marca FREAKZONE y en la realización de actos de confusión y aprovechamiento de las marcas de la actora, con prohibición de reiteración futura, así como a la retirada del tráfico económico de los productos marcados; (vi) condenó a E-VELETA a indemnización daños y perjuicios, en base al cómputo del 1% de la cifra de negocios obtenidos con marca "FREAKZONE", desde el año 2017 hasta el cese de utilización; (vii) desestimó la pretensión de imponer de multas coercitivas.

15.- Frente a la mentada sentencia ha interpuesto recurso de apelación la representación de don Juan Ramón.

SEGUNDO: INCONGRUENCIA OMISIVA. -

1.- El apelante denuncia vulneración del artículo 24 CE porque la sentencia no se ha pronunciado sobre la excepción de falta de legitimación pasiva de E-VELETA. Resalta al respecto que la asociación no es titular de la marca FREAKZONE y que de lo único que se encargaba era de convocar eventos.

2.- El motivo no puede prosperar, ante todo, por falta de gravamen. La supuesta vulneración del artículo 24 CE debió ser denunciada por la parte que supuestamente sufrió la lesión de su derecho, es decir, E-VELETA. Pero esta codemandada no ha interpuesto recurso de apelación.

3.- Por otro lado, cabe indicar que la sentencia resuelve, aunque sea de modo implícito, sobre la legitimación pasiva de E-VELETA, al considerarla usuaria del signo FREAKZONE, sin perjuicio de que la titularidad corresponda a don Juan Ramón.

4.- En cualquier caso, si interesado considera que la cuestión controvertida no había quedado resuelta, debió solicitar el complemento de sentencia ante el propio juzgador de primera instancia, tal y como exige el artículo 215.2 LEC y la jurisprudencia que lo interpreta (v.gr. sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2010, con cita de las de 12 de noviembre y 16 de diciembre de 2008).

5.- Al no haberse denunciado oportunamente la incongruencia omisiva, la Sala no podría apreciar el vicio ni, en consecuencia, podría subsanar la supuesta omisión, lo que significaría asumir la posición del juzgador de la anterior instancia resolviendo "per saltum" sobre la concreta pretensión preterida. Ello no solo vacía de contenido el sentido integrador pleno del objeto procesal en la primera instancia, sino que priva a la segunda instancia de su esencial finalidad revisora respecto de lo resuelto en la instancia primera Así lo hemos entendido en anteriores resoluciones de esta Sala, como la sentencia núm. 168/2016 de 4 de noviembre, con cita otras anteriores.

TERCERO: NULIDAD ABSOLUTA POR REGISTRO DE MALA FE. -

1.- La sentencia de primera instancia declaró que el registro de la marca FREAKZONE en el año 2014 es nulo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51,1 b) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas (LM), por haberse efectuado de mala fe. Los razonamientos que se expone en la sentencia, en esencia, son los siguiente:

(i) el signo mixto SALON DEL MANGA-FICZONE, registrado para la clase 41ª, era ampliamente conocido y usado en los eventos del sector celebrados en Andalucía, tal y como declaró el testigo don Camilo;

(ii) El titular y la usuaria del signo han pretendido expulsar o dificultar la organización de estos eventos por la parte demandante. Está acreditado que el signo permaneció sin uso público desde 2014 a 2017, es decir, un mes antes de la celebración del evento organizado por CROSSOVER.

(iii) los demandados ya efectuaron otro requerimiento con igual finalidad en el año 2010;

(iv) los cambios en la forma de presentar el signo registrado por los actores no son relevantes porque siempre ha permanecido el término que denota y recoge la distintividad del producto, es decir "FICZONE".

2.- El recurrente argumenta que las dos asociaciones competidoras estuvieron conviviendo pacíficamente hasta el año 2009 y que, en ese año, el requerimiento se efectuó porque una empresa denominada JOINTO pretendió organizar el evento bajo la denominación "Salón de Manga de Granada".

3.- Este argumento realmente no desvirtúa la realidad de que, en el año 2009, E-VELETA registró la marca "Salón del Manga de Granada"; seguidamente requirió a CROSSOVER para que dejara de utilizar este término; y que por eso motivo el demandante cambió la denominación del evento en las sucesivas ediciones. Debemos aclarar que la sentencia esgrime este antecedente simplemente como indicativo del "modus operandi" empleado por los demandados.

4.- Señala el recurrente que es titular de la marca FREAKZONE desde el año 2014, pero ya venía usando este signo desde el año 2009. Al respecto alude al documento núm. 8 de la contestación, que contiene un cartel anunciador de las II Jornadas del Manga de Puerto Real. Tras este título aparece a continuación el siguiente título de segundo grado: "La zona Freak de Cádiz". El mismo documento muestra seguidamente otro cartel anunciador con el mismo título, si bien esta vez con el título de segundo grado "freakZone Cádiz". El documento en cuestión va encabezado con un texto explicativo bajo el título "Jornadas del manga de Puerto Real 2009". En ese texto se indica que para diferenciar las Jornadas de otros eventos similares habría que plantear un nombre distintivo, como podría ser "Salón del Manga de Puerto Real: la Zona Freak de Cádiz (o tal vez Freakzone Cádiz)"

5.- La lectura de este documento no nos permite extraer conclusiones certeras acerca de si el evento de Puerto Real se llegó a celebrar, ni bajo qué título. Más bien parece que los organizadores barajaron varios signos distintivos, pero no nos informan de cómo cristalizó en la práctica, si es que realmente lo hizo. En todo caso, faltaría por acreditar ese mismo uso en anualidades sucesivas.

6.- El apelante aduce que CROSSOVER admitió que la marca registrada en 2011 (Salón del Manga FICZONE) no la utilizó desde el año 2012 sino que empezó a usarla en el año 2017. Esta afirmación no es correcta, pues lo que el actor afirmó en su demanda es que los eventos celebrados en los años 2012 y siguientes recogen en su cartelería el vocablo más significativo de la marca (FICZONE). El juez "a quo" refiere al respecto que lo importante es el elemento esencial del signo que denota y recoge la distintividad del producto. Este último argumento no se desvirtúa por el apelante.

7.- Señala el recurrente que los codemandados no tenían intención de expulsar al competidor o dificultar la organización de eventos. Así se hubiera podido acreditar mediante el interrogatorio de las partes, que no fue admitido por el juzgador; y así se justificó por el testigo don Camilo. Cabe indicar al respecto, que el apelante no ha reiterado en esta segunda instancia su petición de interrogatorio y que no corresponde a los testigos efectuar valoraciones de tipo jurídico.

8.- Lo cierto es que el apelante no combate los aspectos que conducen al juez "a quo" a alcanzar la conclusión de que los demandados sí tenían intención de expulsar a la actora: (i) que los demandados no usaron la marca FREAKZONE desde el año 2014 hasta el 2017; (ii) que efectuaron el requerimiento en el año 2017 un mes antes de la celebración del evento.

9.- Sentado cuanto antecede, ninguno de los motivos impugnatorios esgrimidos en el recurso en relación a acción de nulidad absoluta puede ser admitido.

CUARTO: ACCIÓN DE NULIDAD RELATIVA DE LA MARCA FREAKZONE ( ARTÍCULO 6.1.B) LM ) Y ACCIÓN DE INFRACCIÓN DE LAS MARCAS DE LA ACTORA ( ARTÍCULO 40 EN RELACIÓN CON EL 34.2 LM ). -

1.- La sentencia de primera instancia aborda el análisis de la acción de nulidad relativa de la marca FREAKZONE, aunque en la demanda se planteaba esta acción como subsidiaria de la acción de nulidad absoluta. Sin embargo, sus fundamentos no pueden considerarse puramente de refuerzo, porque también constituyen la base para la estimación de la acción de infracción marcaria, que es la tercera que se ejercita en la demanda. El recurrente, por su parte, combate indiscriminadamente la acción de nulidad relativa y la de infracción.

2.- La sentencia de la anterior instancia señala que los términos FICZONE y FREAKZONE presentan una esencial similitud en los siguientes aspectos: (i) gráfico, resaltando que ambas incrementan el tamaño de la letra Z; (ii) fonético (-por razón de la pronunciación inglesa de ambos, /Fik/ el primero y /Fri:k/ el segundo, no identificable la diferencia para el hablante de lengua española y usuario medio de estos eventos]; y (iii) conceptual (en cuanto el primero atiende a un contenido de ficción -al objeto-, mientras el segundo -friki en español- alude al sujeto consumidor e interesado por tales contenidos de ficción).

3.- Esta valoración se discute por el apelante con el argumento de que la declaración de don Camilo permite deducir que el público que acude a este tipo de eventos es selecto. Sin embargo, consideramos insuficiente esta afirmación, pues lo cierto es que no existe cumplida prueba de que el consumidor medio que acude a estos actos distinga perfectamente a un organizador respecto del otro, sin necesidad de comprobar el logo utilizado en la cartelería.

4.- Señala el recurrente que el informe pericial aportado por el actor no se ratificó en la vista. Este argumento también es insuficiente para desvirtuar la valoración efectuada en la sentencia. La pericial no pierde validez, aunque el perito no se haya ratificado en el acto de la vista. Por otro lado, la valoración que efectúa el juez "a quo" ha podido tener en cuenta ese informe, pero no se asienta de modo exclusivo en el mismo, sino en las máximas de experiencia que baraja el propio juzgador.

5.- El apelante invoca la resolución de la OEPM que desestimó la oposición que don Juan Ramón planteó frente al registro de la marca mixta 3.659.184 solicitada por CROSSOVER en abril de 2017. En esa Resolución, la OEPM concluyó que no existía riesgo de confusión por las diferencias denominativas y aplicativas. En esa ocasión lo que se confrontaba era la marca prioritaria FREAKZONE y la marca mixta FICZONE que se proponía registrar CROSSOVER en 2017. El análisis que aquí cabe hacer no es idéntico, pues ahora están en juego ambas marcas de la actora (las registradas en 2011 y 2017). En cualquier caso, las conclusiones de la OEPM no resultan vinculantes.

6.- La Sala comparte con el juzgador que el término FREAKZONE es confundible con el término FICZONE por las razones ya expuestas que no es preciso reiterar.

7.- Una vez anulada la marca FREAKZONE, hemos de analizar si los demandados utilizaron ese término para la realización de las mismas actividades que aquellas para las que está registrada las marcas de los actores. Es cierto que la marca FICZONE está registrada para la clase 35ª y FREAKZONE, hoy anulada, estaba registrada para la categoría 41ª. Sin embargo, la marca SALON DEL MANGA FICZIONE, registrada en 2011, sí se asoció a la categoría 41ª. En cualquier caso, los eventos organizados por los demandados con el signo FREAKZONE a partir de 2017, que se relacionan en la demanda son Salones de Comics. Estos eventos tienen asimismo encaje en la clase 35ª, por lo que, a la hora de examinar la acción de infracción, no observamos que existan diferencias aplicativas significativas.

8.- El recurrente mantiene que no existe riesgo de confusión porque el usuario de estos eventos va al Salón del Comic, con independencia de quien lo organice. Según su tesis, da igual quien convoque, pues lo importante es la venta en los stands.

9.- Este argumento no es aceptable. La organización del evento es una actividad económica como tal distinta de la venta en los stands y, por tanto, susceptible de tener sus propias marcas. Por otro lado, la identificación del organizador no puede ser indiferente al consumidor, que tomara la decisión de acudir o no al evento en función de las prestaciones y servicios que le ofrezca la organización.

QUINTO: INDEMNIZACIÓN. -

1.- Los argumentos planteados por el recurrente para rebatir la indemnización no pueden prosperar por falta de gravamen. Cabe resaltar que la sentencia no impone al aquí recurrente ninguna condena económica. La única parte condenada al respecto es E-VELETA, que no ha interpuesto recurso.

2.- Para agotar el razonamiento, diremos que la STS núm. 516/2019 de 3 de octubre dejó claro que la fijación de una indemnización requiere la acreditación del perjuicio. Ahora bien, no limitó los medios para alcanzar esa acreditación, incluida la prueba de presunciones o la aplicación de la doctrina "ex re ipsa", como usualmente acontece en este tipo de litigios. Esa presunción puede desvirtuarse mediante prueba en contrario, por lo que el Alto Tribunal declaró que no cabe fijar una indemnización cuando se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar un perjuicio.

3.- El Tribunal Supremo ha terminado de aclarar su doctrina en la STS 320/2022 de 20 de abril, en la que consideró procedente la indemnización porque entendió que la infracción necesariamente tuvo que haber ocasionado algún perjuicio.

4.- En este caso el propio recurrente admite cierto perjuicio, aludiendo a las críticas que pueden sufrir unos y otros en las redes sociales. Lo cierto es que el riesgo de confusión generado en este caso por la utilización del signo infractor permite presumir la existencia de perjuicio. Esta presunción en modo alguno ha sido destruida ( artículo 217.3 LEC)

SEXTO: COSTAS. -

1.- La sentencia de primera instancia declaró que estimación la estimación de la demanda era sustancial. El juez "a quo" efectuó esta declaración al hilo de la desestimación de la pretensión consistente en la imposición de multas coercitivas.

2.- Compartimos con el juez "a quo" que la pretensión indicada no puede influir en el signo estimatorio o desestimatorio de la demanda porque es totalmente accesoria e instrumental respecto al resto de pretensiones. Tampoco se justifica que este extremo fuera un elemento relevante de la controversia, sino que más bien se trataba de una cuestión derivada y de carácter menor en el conjunto del litigio. Por consiguiente, partiendo de que se ha producido una estimación sustancial de la demanda, es correcta la imposición de costas a los demandados ( artículo 394.1 LEC).

3.- Las costas derivadas de esta alzada deben ser impuestas a la parte apelante al resultar desestimadas todas las pretensiones de su recurso, tal como prevé el artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en relación al artículo 394 del mismo texto legal.

Vistos los preceptos legales citados y los demás de general y pertinente aplicación