Sentencia Civil 855/2022 del Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 1742/2021 de 18 de noviembre del 2022

PRIMERO. METALURGICA TORRENT, S.A. interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Olegario por la que solicitaba la declaración de caducidad por falta de uso de la marca española 345032 "PINACHO" (denominativa).

La Marca española 345032 "PINACHO" (denominativa), se encuentra registrada para designar productos de la clase 7 "tornos", y fue solicitada en fecha 19-02-1959. Su titularidad la ostenta actualmente el demandado D. Olegario, desde la fecha 03-06-2002.

Su titular inicial, D. Carlos Francisco, utilizó la marca "PINACHO" para identificar y distinguir en el mercado los tornos de su fabricación.

Desde el año 1985, la fábrica de tornos PINACHO se encuentra ubicada en Castejón del Puente (Huesca), actual sede social de METALÚRGICA TORRENT, S.A. (METOSA), que es la empresa propietaria de la fábrica y que viene explotando desde hace décadas la marca "PINACHO".

D. Luis Francisco y/o D. Olegario, ambos, hijos de D. Carlos Francisco, han venido interviniendo en el órgano de administración de METOSA desde 1978.

En fecha 25-05-2006, la Junta General Extraordinaria y Universal de METOSA cesó en el cargo de administradores solidarios a los hermanos Luis Francisco e Olegario, modificándose el órgano de administración de METOSA, por el de un Administrador Único, por plazo de cinco años, cuyo nombramiento recayó en Olegario

En fecha 02-04-2013, la Junta General Extraordinaria y Universal de METOSA cesó en el cargo de Administrador Único a D. Olegario, nombrando en su lugar a D. Adrian, que dio paso en el año 2016 a Alexander, actual Administrador Único de METOSA.

METOSA, al menos desde el año 1981, viene utilizando en el mercado de forma ininterrumpida para distinguir la fabricación y comercialización de tornos, así como sus accesorios, la marca "PINACHO" constituida por la configuración gráfico- denominativa siguiente:

METOSA es a su vez actual titular de la Marca española 984844 (mixta) desde la resolución de fecha 15-04-2002, marca que reproduce dicha configuración del signo, registrada para distinguir " máquinas y máquinas-herramientas y en particular de toda clase de tornos", en la actual clase 7. Fue anteriormente solicitada por Carlos Francisco en fecha 24-09-1981, y concedida mediante resolución de fecha 05-04-1982.

En la misma fecha de la anterior solicitud D. Carlos Francisco solicitó también las marcas españolas núms. 984.843, 984.845, 984.846, 984.847, 984.849, 984.850 y 984.851, todas ellas, también constituidas por el referido signo.

Estas marcas solicitadas por Carlos Francisco en fecha 24-09-1981, y luego transferidas a METOSA, constituidas todas ellas por el logo, fueron fusionadas en el año 2011 en un solo expediente de marca, resultando de dicha fusión el expediente de Marca española nº 3002135.

En definitiva, desde la fecha 15-04-2002, METOSA es titular registral de la Marca española nº 3002135, en cuyo expediente se fusionaron (21-10-2011) las marcas españolas núms. 984.843, 984.844, 984.845, 984.846, 984.847, 984.849, 984.850 y 984.851.

D. Olegario adquirió la titularidad del registro de la Marca española no. 345032 PINACHO (denominativa), casi dos meses después de que METOSA ya fuera titular registral de la Marca española nº 3002135, en cuyo expediente se fusionaron las marcas españolas núms. 984.843, 984.844, 984.845, 984.846, 984.847, 984.849, 984.850 y 984.851.

D. Olegario, en fecha 05-12-2012, formalizó con METOSA, sobre la Marca española no. 345032 PINACHO (denominativa) de la que era titular, un contrato de cesión a precario de dicha marca.

Mediante carta de fecha 02-02-2018, dirigida a una entidad vinculada a METOSA, el demandado, cesado desde fecha 02-04-2013 como Administrador Único de METOSA, comunicó la rescisión del contrato de cesión a precario que él propiamente, mediante autocontratación, suscribió con METOSA; siendo dicha rescisión efectiva -así lo expresa el demandado en la comunicación- a partir de la fecha 15-03-2018.

Habida cuenta el derecho anterior que el demandado ostenta sobre la Marca española no. 345032 PINACHO (denominativa) METOSA ha sido requerida para que cese con carácter inmediato en el uso de la marca que durante décadas lleva utilizando pacíficamente en el mercado.

Se ejercita acción de caducidad por falta de uso de la marca 345032 "PINACHO" (denominativa), de la que es titular el demandado.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda D. Olegario alega que la marca PINACHO MIXTA fue solicitada como una actualización de la marca PINACHO DENOMINATIVA, que buscaba ofrecer una protección adicional para el elemento gráfico. El 15/4/2002, se inscribe en la OEPM la transferencia de la marca PINACHO MIXTA de D. Carlos Francisco a METOSA.

Años antes de dicha inscripción, METOSA ya pagaba a D. Olegario un canon mensual por el uso de la marca (al menos desde enero de 1993), puesto que la transmisión de la marca se efectuó el 6/6/1990, fecha en que D. Carlos Francisco vende a D. Olegario la marca PINACHO DENOMINATIVA por 1.600.000 pesetas.

Se suscribieron así diversos contratos de licencia:

1. Contrato de licencia (1990-1994)

El 1/5/1990, D. Carlos Francisco cede a METOSA la marca PINACHO DENOMINATIVA a cambio de una renta mensual de 500.000 pesetas.

2. Contrato de licencia (1994-2012)

El 1/1/1994, D. Olegario cede a METOSA la marca PINACHO DENOMINATIVA a cambio de una contraprestación de 500.000 pesetas. Este contrato da continuidad a la cesión de 1990, de forma que D. Olegario ya aparece como titular de la marca. Se aportan las facturas giradas para pago de la contraprestación.

3. Contrato de licencia (2012-2018)

El 5/12/2012, D. Olegario y METOSA, representada por D. Olegario, firman un tercer contrato de licencia. En esta ocasión la marca se cede a precario:

"TERCERA. En el momento en que el cedente así lo decida y de forma unilateral podrá resolver el presente contrato dada la condición en que ha sido cedida la marca (a precario), sin que ninguna de las partes pueda reclamar nada a la otra por este concepto".

El 17/10/2012, D. Olegario y D. Luis Francisco firman un documento denominado "Finiquito de relaciones comerciales de toda índole". El mismo, además de regular otras cuestiones, incluye la siguiente cláusula:

"QUINTA.- MARCA PINACHO PROPIEDAD DE D. Olegario

A partir del 31 de noviembre de 2012 el señor D. Olegario seguirá cediendo la marca "PINACHO" de su propiedad a METOSA; a partir de entonces a precario (a título gratuito, es decir sin coste alguno); y por tanto, siempre a disposición de su propietario. La marca podrá ser utilizada por esta sociedad o cualquiera otra empresa del grupo, en la medida que sea utilizada en producto tornos, convencionales o numéricos, de calidad".

El 5/12/2012 METOSA celebra una Junta General Extraordinaria Universal que acuerda por unanimidad la firma de un contrato de cesión a precario de la marca PINACHO DENOMINATIVA. La misma autoriza a D. Olegario, aunque incidiese en la autocontratación, para que firme los documentos necesarios en nombre de METOSA.

El 2/2/2018, D. Olegario comunica a METOSA la rescisión del contrato de cesión a precario al amparo de lo previsto en su cláusula tercera.

Finalmente, el 3/3/2008, D. Olegario solicita, a su nombre, el registro de la marca PINACHO COMUNITARIA MIXTA en la EUIPO.

Dada la titularidad de la marca denominativa que ostenta D. Olegario se llevaron a cabo negociaciones para su adquisición con MT Global Foundation ("MT"), designada heredera universal por D. Luis Francisco y propietaria de METOSA. Las negociaciones resultaron infructuosas.

El 22/9/2017, MT contesta a D. Olegario señalando lo siguiente:

"Cantidad que, además, se ha tratado de justificar con la inclusión de la marca, necesaria para la continuidad de los negocios a gestionar, y que, de conformidad con los acuerdos existentes entre tú y tu hermano, siempre iba a estar a nuestra disposición".

La propia MT reconoce que la marca PINACHO DENOMINATIVA es necesaria para la continuidad de los negocios de METOSA.

La marca PINACHO DENOMINATIVA ha sido utilizada ininterrumpidamente.

Concluye la contestación a la demanda que es insólito que sea la propia METOSA la que cuestione el uso de la marca, toda vez que es ella misma la que lleva usando la marca de forma ininterrumpida durante décadas (y durante muchos años pagando por ella) y la que actualmente sigue usando la marca.

TERCERO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo mercantil estimó la demanda, declarando la caducidad por falta de uso de la marca española nº 345.032 "PINACHO", denominativa, de la clase 7ª del Nomenclátor, con imposición a la parte demandada de las costas causadas.

Considera la sentencia que la cuestión a resolver es si el uso del signo denominativo 'PINACHO' como integrante del signo mixto supone un uso del titular de la marca que impida la caducidad, cuando aquel uso está amparado por un contrato de cesión a precario del demandado a favor de la demandante.

Añade que lo que viene a sostener la parte demandada es que, a consecuencia del contrato de cesión a precario realizado por el demandado a la sociedad demandante en virtud de contrato de 5.12.2012, cada vez que el demandante hace uso de su signo mixto denominativo y gráfico [-que incorpora como parte del mismo el término 'PINACHO'-] el demandado está haciendo utilización en el mercado de su signo y registro denominativo, aun cuando el uso del signo mixto esté registrado con ambos elementos a favor de la demandante, y de modo previo a la titularidad del demandado.

Cuando la demandante hace uso en ferias comerciales, promoción y publicidad escrita, medios digitales y páginas web, de mensajes en texto utilizando el término 'PINACHO', como parte del signo mixto, está realizando un uso del signo de su titularidad mediante la utilización del elemento más distintivo y diferenciador, cual es el denominativo frente al gráfico, en cuanto coincidente con el apellido del fundador del taller/fábrica y de la dirección de la empresa durante décadas.

Concluye que cuando el demandante hace uso del signo mixto en sus dos elementos gráfico y denominativo, o solo el denominativo que contiene la parte diferenciadora del signo respecto a los tornos comercializados, está haciendo uso del signo marcario propio nº 3.002.135.

El uso que invoca el demandado por razón de un contrato de cesión a precario de 5.12.2012 resulta simbólico y carente de contenido diferenciador de productos en el mercado.

Añade que en el proceso de cesión y de fusión de signos se omitió y excluyó el signo denominativo 'PINACHO' con nº 345.032, que el fundador cedió en fecha 3.6.2002 (aunque en la contestación se dice que falleció en el año 2000] a uno solo de sus hijos, hoy demandado, y no a la sociedad como hizo con el resto de signos denominativos fusionados.

Solo diez años después, a finales de 2012, y cuando el demandado conocía la salida del grupo familiar del órgano de administración de la sociedad demandante en favor de terceros, es cuando procede a formalizar autocontrato [el demandado actuó como titular de la marca cedida y como administrador social de la sociedad cesionaria-] de cesión a precario del registro de su propiedad nº 345.032 en favor de la demandante, a sabiendas de que ésta ya tenía registrado a su favor el signo mixto que incorporaba el denominativo 'PINACHO' como elemento diferenciador.

Desvinculado el demandado de la dirección y administración de la sociedad, (i) no consta que el mismo se haya dedicado durante los cinco años anteriores a la demanda a la actividad relacionada con la fabricación y comercialización de tornos, por sí o por tercero, (ii) la cesión a precario se hizo sin utilidad o ventaja o beneficio alguno para la cesionaria, en cuanto podía utilizar aquella denominación bajo el amparo de su propio registro mixto y anterior; y (iii) que la misma se realizó sin plazo ni precio, no realizando ni demandante ni demandada actuación alguna para la protección de la marca nº 345.032 y ningún pago al agente de marcas.

CUARTO. Recurso de apelación interpuesto por D. Olegario.

Se refiere el primero de los motivos del recurso al uso de la marca denominativa "PINACHO".

METOSA, con sus actos propios, ha admitido durante décadas que estaba usando la marca denominativa "PINACHO". Durante décadas ha desplegado actos inequívocos, que incluyen declaraciones expresas e importantes desembolsos económicos, que acreditan que siempre fue consciente de que estaba usando dicha marca.

En el recurso se relacionan determinados actos inequívocos:

- Ha firmado, a lo largo de 28 años (1990-2018), hasta tres contratos de cesión de la marca denominativa "PINACHO".

- Ha pagado importantes cantidades de dinero por el uso de dicha marca.

- Ha ofrecido 500.000 dólares para comprar la marca y poner de este modo fin a la cesión en precario.

METOSA usó la marca denominativa "PINACHO" del recurrente en un "medio de soporte" en el que era perfectamente posible la utilización de su marca. Esto significa que no estaba usando su marca mixta, sino la marca denominativa "PINACHO", lo que evita que ésta haya podido caducar ( art. 39.3 LM).

La ley y la jurisprudencia desautorizan la tesis de la sentencia de que el uso del término "PINACHO" realizado por METOSA corresponda a una "actualización" de la marca "a fin de irlo adecuando a las tendencias estéticas y gustos delmercado".

En su escrito de oposición al recurso se refiere METOSA a las vicisitudes que sufrió la marca denominativa "PINACHO" y a que los actuales administradores de METOSA están desvinculados de la familia Carlos José.

Señala que el demandado D. Olegario no ha dado ninguna clase de explicación que justifique los motivos por los cuales la empresa METOSA no ostentaba la titularidad registral de la marca objeto de caducidad por falta de uso, para quien la marca tiene un "valor sentimental".

Concluye (p. 12 del escrito de oposición al recurso) que la denominación PINACHO la utiliza METOSA para distinguir los tornos que fabrica y comercializa, e indicar al respecto su origen o procedencia empresarial; y la denominación PINACHO es el principal elemento del signo mixto, sin que ello obligue a METOSA a utilizar única y exclusivamente como marca dicha configuración gráfico-denominativa.

Valoración del tribunal.

1. Los actos de METOSA evidencian el uso de la marca denominativa PINACHO. Reconocimiento del uso.

Debemos advertir previamente que resulta irrelevante que la marca denominativa "PINACHO", tenga para D. Olegario o no valor sentimental por el hecho de que conserve su titularidad. Es también irrelevante a los efectos que nos ocupan la alegación referida a que METOSA adquiere el derecho registral sobre el signo PINACHO con anterioridad a que lo haga D. Olegario, puesto que la marca denominativa es anterior a las derivadas, aunque en realidad dicha adquisición se efectuó mediante escritura pública de fecha 6/6/1990.

Igualmente irrelevante resulta cualquier aspecto relacionado con la hipotética infracción de una marca denominativa anterior, que no es la cuestión que aquí nos ocupa.

Lo cierto es que las partes han sido siempre conscientes de que de la marca denominativa no fue nunca titular METOSA, y que dicha marca era anterior al resto de marcas que sucesivamente se fueron registrando. El 24/9/1981, D. Carlos Francisco presenta la solicitud de registro de la marca PINACHO (MIXTA) ante la OEPM. Declara expresamente que la marca se solicita "c omo derivada de la marca nº 345.032 (que es la marca denominativa) para designar productos de la clase 7 ("Máquinas y máquinas-herramienta y en particular toda clase de tornos").

Los contratos suscritos en relación a la marca denominativa PINACHO son evidencia de ello.

Lo que hace METOSA es asegurarse el uso de la marca durante el periodo 1990-2018.

En los dos primeros contratos (1990-2012) se abona una contraprestación por la licencia de uso.

Ya resulta contradictorio que se suscriban estos contratos y se niegue el uso de la marca denominativa, puesto que en ese caso la actuación de METOSA no tendría sentido alguno.

METOSA era consciente de que para utilizar el denominativo PINACHO necesitaba esa licencia.

Y lo mismo sucede con el tercer contrato.

Es la propia Junta General de socios de METOSA la que el 5/12/2012 acuerda por unanimidad la firma de un contrato de cesión a precario de la marca denominativa PINACHO en los siguientes términos:

"QUINTA.- MARCA PINACHO PROPIEDAD DE D. Olegario

A partir del 31 de noviembre de 2012 el señor D. Olegario seguirá cediendo la marca "PINACHO" de su propiedad a METOSA; a partir de entonces a precario (a título gratuito, es decir sin coste alguno); y por tanto, siempre a disposición de su propietario. La marca podrá ser utilizada por esta sociedad o cualquiera otra empresa del grupo, en la medida que sea utilizada en producto tornos, convencionales o numéricos, de calidad".

Y D. Olegario también se había comprometido con D. Luis Francisco a firmar ese contrato con METOSA (documento de 17/10/2012).

En el contrato de licencia de 5/12/2012 la marca se cede a precario:

"TERCERA. En el momento en que el cedente así lo decida y de forma unilateral podrá resolver el presente contrato dada la condición en que ha sido cedida la marca (a precario), sin que ninguna de las partes pueda reclamar nada a la otra por este concepto".

Si METOSA no viniese utilizando la marca denominativa no habría necesitado asegurarse el uso del signo obteniendo la autorización del titular de la marca, por lo que resulta contradictorio que afirme que la marca ha caducado.

La existencia de negociaciones sobre la marca denominativa evidencia el interés de METOSA en la marca que venía usando, reconociendo además dicho uso en las comunicaciones mantenidas (9/5/2018):

"(...) la pretensión de que en su caso METOSA cese en el uso de la marca PINACHO, lo que viene haciendo de forma pacífica e ininterrumpida desde hace décadas, se nos antoja cuanto menos extraño".

Y en el propio escrito de oposición al recurso se afirma que "la denominación PINACHO la utiliza METOSA para distinguir los tornos que fabrica y comercializa, e indicar al respecto su origen o procedencia empresarial".

Las licencias concedidas no han sido aparentes o instrumentales, sino que ambas partes se han ocupado a lo largo del tiempo de regular la situación jurídica derivada del uso de la marca denominativa de la que es titular D. Olegario.

Resulta igualmente contrario a los propios actos suscribir esos contratos para luego - a conveniencia - negar su eficacia, más como una insinuación que como una verdadera alegación.

2. METOSA utiliza realmente el denominativo PINACHO.

Efectivamente, METOSA ha venido utilizando dicho denominativo, con el consentimiento de su titular, para designar los productos que comercializa.

Los docs. 15 y 16 acompañados a la contestación (Feria Bienal Internacional de Máquina Herramienta de Bilbao, 2018) muestra que los productos se identifican con el signo "PINACHO", acompañado del modelo respectivo.

En realidad, es lo que ha venido haciendo METOSA a lo largo de los años, y se corrobora con el resto de documentos acompañados a la contestación (Feria EMO de Milán 2015, doc. 4 de la contestación), lo que provoca que los productos se conozcan en el mercado con el signo PINACHO y sea el denominativo utilizado por los distribuidores (doc. 6, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la contestación).

En los últimos años METOSA viene identificando los tornos con el denominativo "PINACHO" en su propia web (doc. 3 y 18 de la contestación) junto con el modelo respectivo o en sus catálogos (doc. 17 de la contestación, que se refiere a los tormos convencionales Pinacho).

Si lo expuesto ya justifica el uso que se viene efectuando con anterioridad a la interposición de la demanda del denominativo PINACHO, debemos añadir un último aspecto.

3. El uso del signo mixto PINACHO - aunque esté registrado - también implica el uso de la marca denominativa "PINACHO", licenciada para su uso por METOSA. Si METOSA utiliza una variación - aun registrada como propia - del denominativo en una forma que no difiere de aquella bajo la que ha sido registrado sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca.

Recordemos las características del signo mixto:

El hecho de que en las variantes la denominación se encuentre superpuesta en otro signo distintivo figurativo -al margen de si está o no registrado como marca- no impide que se aprecie el uso de la marca denominativa si se efectúa en una forma que no difiere de la forma de la denominación registrada ( STJUE de 18 de julio de 2013, C-252/12).

La STS 450/2015, de 2 de septiembre, se refiere a la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al interpretar el art. 10.2.a) de la Primera Directiva de marcas y el art. 15.2.a) del Reglamento de Marca comunitaria, que son equivalentes al art. 39.2.a) LM, contenida en las SSTJUE de 25 de octubre de 2012 (C-553/11), asunto Rintisch; 18 de abril de 2013 (C- 12/12), asunto Colloseum Holding; y 18 de julio de 2013 ( C-252/12, asunto Specsavers:

"Como recuerda la STJUE Colloseum Holding (2013), con una referencia a la STJUE Nestlé ( STJUE de 7 de julio de 2005 (C-353/03), asunto Nestlé ), "con carácter general, el concepto de "uso" de una marca comprende, por el propio sentido de la palabra, tanto el uso independiente de la marca como su uso como parte de otra marca considerada en su conjunto o en combinación con ésta" (32).

"De tal forma que, como concluye esta STJUE Rintisch (2012), "el artículo 10, apartado 2, letra a), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el titular de una marca registrada pueda, para demostrar el uso de ésta en el sentido de la referida disposición, ampararse en su uso en una forma que difiere de aquella bajo la que ha sido registrada dicha marca, sin que las diferencias entre ambas formas alteren el carácter distintivo de esa marca, y ello aunque esa forma diferente esté registrada a su vez como marca" (30).

"Y el requisito del uso efectivo de una marca se puede cumplir "cuando la marca sólo se utiliza mediante otra marca compuesta, o cuando sólo se utiliza conjuntamente con otra marca y la propia combinación de ambas marcas está además registrada como marca, siempre que la marca siga percibiéndose como una indicación del origen del producto de que se trate" (26) [STJUE Spescsavers (2013), que cita la anterior STJUE Colloseum Holding (2013)]".

Esto es lo que sucede en este caso. Si existe licencia en favor de METOSA para usar la marca denominativa "PINACHO", el uso que haga de la variante - aun registrada como marca - supone también uso del denominativo, puesto que las diferencias entre ambas formas - meramente ornamentales - no alteran el carácter distintivo de la marca licenciada.

Recuérdese que la solicitud de registro de la marca mixta PINACHO se efectúa para los mismos productos como derivada de la marca denominativa (doc. 20 de la contestación) de manera que se reconoce que se trata de variaciones no sustanciales del propio signo.

De no seguir el criterio del Tribunal de Justicia sobre lo que constituye "uso de la marca" podría darse lugar a actuaciones fraudulentas. Bastaría al licenciatario de la marca denominativa utilizar la misma denominación añadiendo un elemento ornamental para, años después, alegar que la marca denominativa ha caducado, puesto que no la utiliza el titular y el licenciatario ha usado otra - registrada o no -.

Finalmente hemos de señalar que el uso que se ha venido haciendo de la marca denominativa es un uso que venía siendo consentido por su titular.

En consecuencia, no existe la pretendida falta de uso como presupuesto de la declaración de caducidad.

Visto lo expuesto, procede estimar el recurso y, revocando la sentencia recurrida, desestimar la demanda rectora de las actuaciones, con imposición a la parte demandante de las costas causadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 394 LEC.

No cabe efectuar expresa imposición de las costas del recurso - artículo 398 LEC -.