Sentencia Civil 85/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 159/2023 de 21 de marzo del 2024

PRIMERO.- La entidad "ADEVINTA SPAIN, S.L.U." impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 23 de mayo de 2024, estimatoria del recurso de alzada interpuesto por la solicitante de la marca, la mercantil "AUTOMÓVILES BAJO PRECIO, S.L.", contra la resolución de 29 de agosto de 2022 por la que inicialmente se denegó el registro de la marca figurativa con número de solicitud 4134254, ofertascoche.net, para los siguientes servicios de la clase 35:

- publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; promoción de la venta de productos y servicios de terceros mediante eventos promocionales; servicios de gestión de ventas; servicios de intermediarios y de asesoramiento en materia de venta de productos y prestación de servicios; servicios de publicidad relacionados con la venta de vehículos de motor.

La marca, finalmente concedida por la resolución aquí impugnada, tiene la siguiente representación gráfica:

La ahora demandante fundó su oposición a la concesión de la marca en los siguientes signos figurativos prioritarios de los que es titular:

- Marca figurativa nº M 35978307, Coches.net, para los servicios, en lo que ahora interesa, de la clase 35: Publicidad, publicidad en línea en una red informática, difusión de anuncios y materia publicitario, alquiler de tiempo de publicidad en cualquier medio de comunicación; gestión de negocios comerciales; administración comercial; promoción de ventas para terceros; servicios de información relacionados con el empleo y las oportunidades de carrera laboral; servicios de información en relación a la venta al por menor y a través de redes mundiales de informática, incluida Internet, de productos, difusión (distribución) de muestras; compilación de datos de un ordenador central, trascripción de comunicaciones, búsqueda de informaciones en ficheros informáticos (para terceros), servicios de gestión de ficheros informáticos; recopilación de datos en un fichero central (recopilación de información), suscripciones y servicio de abono a periódicos, organización de exposiciones con fines comerciales o publicitarios; servicios de suscripción a una red de telecomunicación mundial (Internet) o de acceso privado (Intranet) en el ámbito de los anuncios clasificados; servicio de abono a servicios telemáticos y a la difusión de anuncios clasificados; abono a un centro proveedor de acceso a una red informática de telecomunicación o de transmisión de datos, difusión de información comercial por vía electrónica, en particular a través de redes de comunicación mundial (Internet) o de acceso privado (Intranet) en el ámbito de la difusión de anuncios clasificados.

La marca tiene la siguiente representación gráfica:

- Marca figurativa nº M 4087484, Coches.net PRO, para los servicios, entre otros, de la clase 35: Gestión de negocios comerciales; servicios de anuncios clasificados; colocación y preparación de anuncios para terceros; publicidad en tablones de anuncios electrónicos; organización de suscripciones de publicaciones de terceros; alquiler de espacios publicitarios; difusión de correo publicitario; ventas en pública subasta; venta de publicaciones electrónicas; servicios de venta al por mayor, al por menor o a través de redes informáticas de publicaciones electrónicas.

La marca tiene la siguiente representación gráfica:

- Marca figurativa nº M 4104299, Coches.net La mayor oferta de coches, para los servicios, entre otros, de la clase 35: Gestión de negocios comerciales; servicios de anuncios clasificados; colocación y preparación de anuncios para terceros; publicidad en tablones de anuncios electrónicos; organización de suscripciones de publicaciones de terceros; alquiler de espacios publicitarios; difusión de correo publicitario; ventas en pública subasta; venta de publicaciones electrónicas.

La marca tiene la siguiente representación gráfica:

La oponente considera incompatible la marca solicitada con sus registros prioritarios de conformidad con el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas, por existir riesgo de confusión dada la identidad aplicativa y la elevada similitud de los signos en liza. Además, alega el carácter renombrado de sus marcas por lo que, a juicio del demandante, la marca solicitada y concedida infringe el artículo 8 de la Ley de Marcas, al ser similares los signos, y el solicitante con el uso de la marca obtiene, sin justa causa, una ventaja desleal del renombre de la marca anterior.

Frente a la inicial denegación de la marca, la OEPM al resolver el recurso de alzada interpuesto por la solicitante, anula la resolución recurrida y acuerda la concesión de la marca. En esencia, rechaza la existencia de riesgo de confusión, pese a la similitud aplicativa, al apreciar la concurrencia de suficientes elementos diferenciadores entre los signos, dado que los elementos que comparten son débiles en relación al sector reivindicado y existen disparidades visuales y de conjunto que permiten la convivencia pacífica de los signos en el mercado.

Igualmente, rechaza la prohibición de registro que protege a las marcas renombradas, al no apreciar que pueda establecerse un vínculo entre los signos enfrentados, sin que concurra, en consecuencia, el primero de los requisitos para la aplicación de la prohibición.

La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que acuerda el registro de la marca solicitada para los servicios designados de la clase 35, al considerar que existe riesgo de confusión a la vista de la identidad aplicativa y la elevada similitud entre los signos, por lo que resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas. También insiste en la prohibición de registro con base en el carácter renombrado de los signos prioritarios, en atención a la similitud del signo solicitado y el aprovechamiento desleal, sin justa causa, del renombre de los signos anteriores.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución objeto de impugnación era conforme a Derecho.

SEGUNDO.- La OEPM rechaza que la marca solicitada incurra en la prohibición relativa invocada por el oponente en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

Ámbito aplicativo

Desde el punto de vista aplicativo, en el caso de autos, la propia resolución recurrida admite una elevada similitud, que alcanza la identidad en parte de los servicios para los que se solicita la marca y los amparados por las marcas prioritarias.

Comparación de signos

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/AMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport , ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan ( vid., las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los servicios para los que se solicita la marca, el público destinatario es el público en general, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista fonético y conceptual, en el caso de autos, el signo solicitado, cuya parte denominativa es ofertascoches.net, y los oponentes comparten, en el caso de las marcas M 3597307 (coches.net), M 4087484 (coches.net PRO) y M 4104299 (coches.net LA MEJOR OFERTA DE COCHES), el término coches.net, y con esta tercera también la palabra oferta, aunque en la solicitada se usa el plural y se une a la palabra coches y sin preposición que separe ambos términos. En las dos primeras marcas de la oponente no se incluye la palabra oferta y en la segunda se añade PRO.

Podemos concluir que estas diferencias no eluden la similitud conceptual y fonética en tanto que la parte denominativa gira sustancialmente en torno al término coches.net, sin perjuicio de determinados añadidos en algunos de los casos, que hacen referencia a los vehículos y a la red como canal de comercialización, y que en esa parte es coincidente.

Desde el punto de vista visual, los signos enfrentados presentan sustanciales diferencias.

El Tribunal de Justicia en su sentencia MATRATZEN, antes citada recuerda que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

33. Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.".

En definitiva, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05).

En la marca solicitada el elemento preponderante es el gráfico, concretamente la imagen enmarcada en un óvalo de color negro en el que destaca en color blanco la representación de un velocímetro y dos grandes letras mayúsculas, una O en color blanco y una C en color azul.

El hecho de que la propia solicitante indicase al solicitar la marca que las letras O y C no se consideran parte de la denominación, no significa que pueda prescindirse de ellas al evaluar el signo desde el punto de vista gráfico.

El elemento gráfico de la marca solicitada es el que capta y atrae la atención de la persona que observa el signo y ocupa un lugar mucho más importante, en términos de superficie y situación, que el elemento denominativo, por lo que este último tiene un carácter subsidiario respecto del elemento gráfico. En definitiva, el elemento gráfico de la marca solicitada tiene la consideración de elemento dominante en relación con los demás elementos constitutivos de la marca, en particular, el elemento denominativo, lo que atribuye a la comparación visual de los signos enfrentados un carácter esencial.

Que el elemento preponderante de la marca solicitada sea el gráfico no permite prescindir del elemento denominativo ofertascoches.net para comparar dicho signo con las marcas oponentes.

Ahora bien, la similitud fonética y conceptual del elemento denominativo de las marcas enfrentadas queda en este caso compensado con la radical diferencia del elemento figurativo de la marca solicitada, que además es el dominante, respecto de los elementos gráficos de las marcas oponentes que no guardan similitud alguna con los presentes en la marca solicitada.

La parte denominativa de la marca solicitada, en visión de conjunto del signo tal cual se solicita en el registro, resulta prácticamente imperceptible. El público relevante al ver el signo sólo prestará atención y recordará que se trata de la imagen de un velocímetro y, en su caso, de las letras OC.

Debe tenerse en cuenta, además, que la parte denominativa de los signos de la oponente tienen una fuerza distintiva débil. La OEPM no ha negado el carácter distintivo de los signos prioritarios que contienen la denominación coches.net sino que los ha atribuido una fuerza distintiva débil, valoración de la que participamos, en tanto que aluden a los servicios que se prestan, venta de coches, y al canal de distribución, internet, uniendo ambos términos con un punto a modo de parte de un nombre de dominio.

En sede de registro, tampoco es relevante la concreta forma en que la parte solicitante esté haciendo uso del signo o si solo hace uso de la parte denominativa, en tanto que la valoración debe hacerse del signo que se pretende registrar tal cual se solicita.

En consecuencia, la similitud fonética y conceptual de la parte denominativa de los signos en liza queda compensada y absorbida por la radical diferencia de los elementos gráficos que, además, en la marca solicitada es el elemento manifiestamente dominante, de modo que no cabe afirmar que los signos son semejantes y, en ningún caso, que pueda existir riesgo de confusión o de mera asociación.

En conclusión, a pesar de la identidad o similitud aplicativa, las diferencias en el signo permiten rechazar el riesgo de confusión en tanto que el consumidor medio no considerará que los servicios marcados con los signos enfrentados tienen un mismo origen empresarial o que las empresas mantienen algún tipo de relación.

TERCERO.- La demandante considera que la marca de la solicitante no puede ser registrada al prohibirlo el artículo 8 de la Ley de Marcas. Alega la actora que las marcas prioritarias tienen carácter renombrado, que la solicitada resulta similar y que su uso, sin justa causa, provoca el aprovechamiento desleal del renombre de los signos anteriores.

La sentencia del Tribunal de Justicia de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, con relación al artículo 5.2 de la de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, señala que la protección reforzada de las marcas notorias o renombradas no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga por efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca.

Por su parte, la sentencia del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07, Intel, en respuesta a la cuestión prejudicial planteada por la Court of Appeal (England & Wales) en torno a la interpretación y al alcance que deba otorgarse al concepto de vínculo no confusorio que la anterior sentencia de 23 de octubre de 2003 había exigido como requisito para otorgar una protección reforzada a las marcas renombradas señaló, ahora con relación a un supuesto de nulidad de registro e interpretando el artículo 4.4.a de la Directiva, que es suficiente para apreciar la existencia del vínculo que el signo posterior evoque la marca anterior de renombre al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Ahora bien, como indican los apartados 31 y 32 de la sentencia Intel, la existencia de dicho vínculo no basta, por sí mismo, para otorgar la especial protección a las marcas notorias o renombradas sino que es preciso, además, que concurra alguno de los requisitos específicos de protección contemplados en el artículo 4.4.a de la Directiva (idénticos a los exigidos en el artículo 5.2), esto es: a) perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; b) perjuicio al renombre de la marca anterior; o c) ventaja desleal obtenida del carácter distintivo o del renombre de dicha marca .

Aunque no existe duda alguna, conviene indicar que la propia sentencia del Tribunal de Justicia señala que la interpretación que efectuó el Tribunal en la sentencia Adidas-Salomon y Adidas Benelux, en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directiva resulta igualmente aplicable al artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva y, viceversa, la interpretación que se efectúa en la sentencia Intel respecto de los requisitos específicos de protección en sede de denegación o nulidad de registro (artículo 4.4.a de la Directiva) resulta también aplicable al ámbito de ius prohibendi (artículo 5.2 de la Directiva).

Con posterioridad la sentencia del Tribunal de Justicia de 18 de junio de 2019, LŽOreal y otros, asunto C-487/07, ya con relación al artículo 5.2 de la Directiva, señala que el requisito específico de protección de las marcas de renombre: "... consiste en un uso de un signo idéntico o similar a una marca registrada realizado sin justa causa y mediante el cual se obtenga o se pretenda obtener una ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o bien se cause o se pueda causar perjuicio a los mismos (véanse, en este sentido, las sentencias de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, Rec. p . I-4861, apartado 36; de 23 de octubre de 2003, Adidas-Salomon y Adidas Benelux, C-408/01 , Rec. p. I-12537, apartado 27, y de 10 de abril de 2008, adidas y adidas Benelux, C-102/07 , Rec. p. I-2439, apartado 40, así como, en relación con el artículo 4, apartado 4, letra a), de la Directiva 89/104 , la sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07 , Rec. p. I-0000, apartado 26).

35. Además, el Tribunal de Justicia ha precisado que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 se aplica igualmente respecto de productos o servicios que sean idénticos o similares a aquéllos para los que se haya registrado la marca (véanse, en este sentido, las sentencias de 9 de enero de 2003, Davidoff, C-292/00 , Rec. p. I-389, apartado 30; Adidas-Salomon y Adidas Benelux, antes citada, apartados 18 a 22, así como adidas y adidas Benelux, antes citada, apartado 37).

36. Cuando se producen las violaciones a las que se refiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 , éstas son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca y el signo, en virtud del cual el público pertinente relaciona el signo con la marca, es decir, establece un vínculo entre ambos, pero no los confunde. Por lo tanto, no se exige que el grado de similitud entre el signo utilizado por el tercero y la marca de renombre sea tal que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca (véanse las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adidas Benelux, apartados 29 y 31, y adidas y adidas Benelux, apartado 41).

37. La existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 garantiza la protección a favor de las marcas de renombre (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartados 31 y 32).

38. Esas infracciones son, en primer lugar, el perjuicio causado al carácter distintivo de la marca anterior; en segundo lugar, el perjuicio causado al renombre de dicha marca y, en tercer lugar, la ventaja desleal que se obtenga del carácter distintivo o del renombre de dicha marca (véase, en este sentido, la sentencia Intel Corporation, antes citada, apartado 27).".

Siguiendo la sentencia LŽOreal, el perjuicio del carácter distintivo de la marca, denominado igualmente dilución, menoscabo o difuminación, consiste: "en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público. Así sucede, en particular, cuando la marca, que generaba una asociación inmediata con los productos o servicios para los que se registró, deja de tener este efecto".

A continuación, la sentencia aborda el concepto de perjuicio al renombre de la marca, también denominado con los términos difuminación o degradación, señalando que: "tal perjuicio se produce cuando los productos o servicios respecto de los cuales el tercero usa el signo idéntico o similar producen tal impresión en el público que el poder de atracción de la marca anterior resulta mermado. El riesgo de ese perjuicio puede resultar, en particular, del hecho de que los productos o servicios ofrecidos por el tercero posean una característica o una cualidad que puedan ejercer una influencia negativa sobre la imagen de la marca.".

Como también explica la sentencia de referencia : "El concepto de "ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca"; también designado con los términos de "parasitismo" y de "free-riding"; no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre".

Por lo demás, como señala la sentencia de referencia, basta con que concurra uno solo de estos tres tipos de infracciones para que resulte aplicable la protección de la marca renombrada. De ello se desprende que la ventaja obtenida por un tercero del carácter distintivo o del renombre de la marca pude ser desleal, aunque el uso del signo idéntico o similar no perjudique ni al carácter distintivo ni al renombre de la marca o, en términos más generales, al titular de ésta.

En definitiva, como resume la sentencia del Tribunal General de 7 de junio de 2023, T-339/22, Chocolates Lacasa (Conguitos)/OAMI, aparados 17 y ss, la denegación del registro de un signo por la oposición de una marca renombrada anterior exige el cumplimiento de los siguientes requisitos:

1) la marca anterior que supuestamente goza de renombre debe estar registrada;

2) la marca anterior renombrada y la marca cuyo registro se solicita deben ser idénticas o similares;

3) en el caso de una marca anterior que haya sido objeto de un registro internacional con efectos en uno o varios Estados miembros, debe gozar de renombre en uno o varios de dichos Estados miembros;

4) el uso sin justa causa de la marca solicitada debe dar lugar al riesgo de que pueda obtenerse un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o de que pueda causarse un perjuicio a los mismos. Como estos requisitos son acumulativos, la falta de uno basta para que la referida disposición no resulte de aplicación [ sentencia de 22 de marzo de 2007, VIPS, T-215/03, EU: T:2007:93, apartado 34; véase asimismo la sentencia de 31 de mayo de 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUlPO - Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T-637/15, EU:T:2017:371, apartado 29 y jurisprudencia citada].

Respecto al cuarto requisito, la citada sentencia señala que los perjuicios reseñados son consecuencia de un determinado grado de similitud entre la marca anterior y la marca solicitada, en virtud del cual el público pertinente relaciona ambas marcas. En otros términos, el público pertinente establece un vínculo entre ellas, aun cuando no las confunda (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602, apartado 50 y jurisprudencia citada).

La existencia en la mente del público pertinente de tal vínculo entre la marca solicitada y la marca anterior es un requisito implícito esencial para la aplicación del artículo 8, apartado 5, del Reglamento n.º 207/2009 [véanse las sentencias de 11 de diciembre de 2014, Coca-Cola/OAMI - Mitico (Master), T-480/12, EU:T:2014:1062, apartado 26 y jurisprudencia citada, y de 11 de noviembre de 2020, Totalizator Sportowy/EUIPO - Lottoland Holdings (Lottoland), T-820/19, no publicada, EU:T:2020:538, apartado 26 y jurisprudencia citada].

Basta que la marca solicitada evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, para apreciar la existencia de un vínculo entre esas marcas ( sentencia de 27 de noviembre de 2008, Intel Corporation, C-252/07, EU:C:2008:655, apartado 60).

Por último, la existencia de este vínculo debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, como el grado de similitud entre las marcas en conflicto, la naturaleza de los productos o servicios designados por las marcas en conflicto, incluido el grado de proximidad o de diferenciación entre dichos productos o servicios, así como el público pertinente, la intensidad del renombre de la marca anterior, el grado del carácter distintivo de la marca anterior, ya sea intrínseco o adquirido por el uso, y la existencia de un riesgo de confusión por parte del público (véase la sentencia de 26 de julio de 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, no publicada, EU:C:2017:602, apartado 52 y jurisprudencia citada).

En el supuesto de autos, la OEPM no cuestiona el renombre de las marcas prioritarias, pero rechaza la prohibición de registro al no apreciar la similitud de los signos ni, en consecuencia, que se produzca vínculo alguno entre la marca solicitada y los signos prioritarios renombrados.

El tribunal participa del criterio de la OEPM. Ya hemos destacado con anterioridad, y ahora reiteramos, que los signos en conflicto presentan sustanciales diferencias.

Como antes hemos concluido, la similitud fonética y conceptual del elemento denominativo de las marcas enfrentadas queda en el caso enjuiciado compensado con la radical diferencia del elemento figurativo de la marca solicitada que, además es el dominante, respecto de los elementos gráficos de las marcas oponentes que no guardan similitud alguna con los presentes en la marca solicitada.

La parte denominativa de la marca solicitada resulta, en visión de conjunto del signo tal cual se solicita el registro, prácticamente imperceptible. El público relevante al ver el signo sólo prestará atención y, luego, recordará que se trata de la imagen de un velocímetro y, en su caso, de las letras OC.

Debe tenerse en cuenta, además, que la parte denominativa de los signos de la oponente tienen una fuerza distintiva débil.

A pesar de la identidad o similitud aplicativa, las diferencias entre los signos enfrentados permiten rechazar que el público pertinente vaya a establecer vínculo alguno entre las marcas en conflicto. Al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, la marca solicitada no le evocará la anterior de renombre y no se producirá ningún vínculo entre la marca de renombre y la posterior que constituye el requisito implícito esencial para la aplicación de la prohibición de registro ahora analizada.

CUARTO.- La suerte desestimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por la misma hayan de ser impuestas a la parte actora impugnante, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,