Sentencia Civil 59/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 65/2023 de 22 de febrero del 2024

PRIMERO.- La entidad "FOODS FOR TOMORROW, S.L." impugna la resolución dictada por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) de 27 de marzo de 2023, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto por esa parte contra la resolución de 16 de junio de 2022 por la que, tras rechazar la oposición de la demandante, se acordó el registro de la marca denominativa HEURA con número de solicitud 4143398, solicitada por don Efrain para los siguientes servicios:

- Clase 33: Bebidas alcohólicas, excepto cervezas.

La ahora demandante fundó su oposición en la siguiente marca de la Unión prioritaria, figurativa, de la que es titular:

- Marca nº A 018232143 registrada para, entre otros productos y servicios, para los servicios de la clase 36: Servicios de restauración (alimentación); servicios de hostelería y restauración; Servicios de restaurantes; Servicios de bares y comida rápida.

El singo tiene la siguiente representación gráfica:

En esencia, la OEPM rechaza la existencia de riesgo de confusión, pese a la similitud de los signos enfrentados, al apreciar que no concurre semejanza aplicativa ni relación de complementariedad entre los productos objeto de la solicitud de la marca y los servicios protegidos por la marca oponente, lo que no cabe deducir por el hecho de que la bebida y la comida se puedan consumir en un restaurante. Destaca que la complementariedad debe diferenciarse del uso conjunto cuando los productos y servicios simplemente se emplean juntos, ya sea por elección o conveniencia, a pesar de que, también, pueden empelarse el uno sin el otro. Si el uso conjunto es meramente opcional y no indispensable ni importante falta el vínculo estrecho necesario para apreciar la complementariedad, todo ello con cita de las sentencias del Tribunal General de la Unión Europea de 9 de marzo de 2005 (T-33/03, Hai) y de 28 de octubre de 2015 (T-736/14 MoMo Monster/MONSTER). En consecuencia, deniega la oposición y acuerda el registro de la marca solicitada.

La oponente impugna en vía judicial la resolución firme en vía administrativa que acuerda el registro de la marca solicitada al considerar que existe riesgo de confusión a la vista de la elevada similitud de los signos y la semejanza aplicativa entre los signos, por lo que resulta aplicable la prohibición relativa de registro prevista en el artículo 6.1.b de la Ley de Marcas.

La OEPM contestó a la demanda interesando su desestimación y que se declarara que la resolución de la OEPM, objeto de impugnación, era conforme a Derecho.

SEGUNDO.- La OEPM rechaza que la marca solicitada incurra en la prohibición relativa invocada por el oponente en sede administrativa con fundamento en el artículo 6.1.b) de la Ley de Marcas, conforme al cual: No podrán registrarse como marcas los signos: ...

b) Que, por ser idénticos o semejantes a una marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que designan, exista un riesgo de confusión en el público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.

La condición específica de la protección conferida por la marca está constituida no por la similitud de signos o de productos o servicios designados en sí misma considerada, sino por el riesgo de confusión, resultando imprescindible interpretar la noción de similitud en relación con dicho riesgo (así lo indica el considerando 16 de la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 2015 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas).

El riesgo de confusión consiste en el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes servicios proceden de la misma empresa o, cuando menos, de empresas vinculadas ( sentencias Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 17, Medion, apartado 26, OAMI/Shaker, apartado 33, ya citadas, así como las de 12 de junio de 2008, O2 Holdings y O2 (UK), C-533/06, apartado 59 y de 25 de marzo de 2010, BergSpechte, C-278/08, apartado 38).

La existencia de riesgo de confusión en el ánimo del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso ( sentencia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C-251/95, apartado 22; de 29 septiembre de 1998, Canon, C-39/97, apartado 16, de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, apartado 18; de 22 de junio de 2000, Marca Mode, C-425/98, apartado 40; auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 28; sentencia de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 27; de 23 de marzo de 2006, Mülhens/OAMI, C-206/04 P, apartado 18; de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 34; de 18 de diciembre de 2008, Éditions Albert René/OAMI, C-16/06; de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe/OAMI, C-498/07, apartado 59).

Asimismo constituye doctrina pacífica que la apreciación global del riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos y los servicios cubiertos, siendo posible que un bajo grado de similitud entre dichos productos o servicios se compense con un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (sentencias de 15 de marzo de 2007, T.I.M.E. ART/OAMI, C-171/06 P, apartado 35, de 18 de diciembre de 2008, C-16/06, Éditions Albert René/OAMI, apartado 63 y las ya citadas Canon, apartado 17, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, apartado 19).

Respecto al análisis de la similitud de los signos, la jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI-Hulla German (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport , ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan ( vid., las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, a la vista de los productos (bebidas alcohólicas) y de los servicios (restauración, restaurantes, bares y comida rápida) designados por las marcas en liza, el público destinatario es el público en general, adulto en lo que afecta a los productos, que se supone que es un consumidor medio de la categoría de productos o servicios considerada, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz.

Desde el punto de vista visual, los signos enfrentados presentan evidentes similitudes.

El Tribunal de Justicia en su sentencia MATRATZEN, antes citada recuerda que la apreciación de la similitud entre dos marcas debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (sentencias SABEL, antes citada, apartado 23, y Lloyd Schuhfabrik Meyer, antes citada, apartado 25).

33. Por tanto, cabe afirmar que una marca compuesta sólo puede considerarse similar a otra marca, idéntica o similar a uno de los componentes de la marca compuesta, si éste constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por la marca compuesta. Tal es el caso cuando este componente puede dominar por sí solo la imagen de esta marca que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son insignificantes dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

34. Ha de precisarse que este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. No obstante, ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

35. Por lo que respecta a la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, procede tener en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de estos componentes, comparándolas con las del resto. Por otra parte, y de forma accesoria, puede tenerse en cuenta la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de la marca compuesta.".

En definitiva, la apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Ello no excluye que la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05).

En el caso de autos, tanto el signo solicitado como el de la oponente está integrado por la misma palabra HEURA, presentado diferencias ambos signos al ser denominativa la marca de la solicitante y figurativa la de la oponente, lo que no elude la similitud por la coincidencia de la parte denominativa en ambos signos.

Desde el punto de vista conceptual, según se indica en la resolución impugnada y no es discutido en esta sede, la palabra Heura significa en catalán hiedra, por lo que para quienes conozcan ese idioma los signos desde el punto de vista conceptual serán idénticos y para quienes lo desconozcan, el término será de pura fantasía sin significado alguno.

Por último, apreciamos identidad fonética en tanto que la parte denominativa de ambos signos está integrada por la misma palabra.

Como consecuencia de lo hasta ahora razonado, podemos afirmar la existencia de una muy elevada similitud entre los signos.

El debate realmente se plantea en ámbito aplicativo .

La marca de la solicitante designa productos y el de la oponente, aquí demandante, servicios, por lo que resulta patente que no existe identidad. La cuestión es si pueden considerarse complementarios y, en consecuencia, similares.

Según reiterada jurisprudencia, resumida por la sentencia del Tribunal General de 1 de marzo de 2018, T-438/16, Ciprinani, apartados 49 y 50, invocada por la parte demandante, al apreciar la similitud de los productos o servicios en cuestión deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes relacionados con dichos productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino y su modo de utilización, así como si compiten entre sí o son complementarios. También pueden tenerse en cuenta otros factores, como los canales de distribución de los productos en cuestión (véase sentencia de 11 de julio de 2007, El Corte Inglés/OAMI-Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño Original Juan Bolaños), T-443/05, UE: T:2007:219, apartado 37 y jurisprudencia citada).

Los bienes o servicios que son complementarios son aquellos que tienen una estrecha conexión entre ellos, en el sentido de que uno es indispensable o importante para el uso del otro de tal manera que los consumidores pueden pensar que la responsabilidad por la producción de esos bienes o prestación de dichos servicios corresponde a la misma empresa. Por definición, los bienes o servicios destinados a públicos diferentes no pueden ser complementarios (véase la sentencia de 22 de enero de 2009, Commercy/OAMI-easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, apartados 57 y 58 y jurisprudencia citada).

En la misma sentencia Cipriani, apartado 50, al comparar los servicios de hoteles, reservas de hoteles, restaurantes, cafeterías, lugares públicos para comer, bares, catering; entrega de bebidas y refrescos para consumo inmediato (clase 42, actual clase 43) y los productos de cerveza; aguas y bebidas no alcohólicas (clase 32) concluye que: los servicios de bar y de restauración utilizan necesariamente los productos de que se trata. Es obvio que los restaurantes y bares no pueden prestar eficazmente sus servicios sin ofrecer y proporcionar bebidas a sus clientes. El servicio de bar y el reparto de bebidas están, por su naturaleza, relacionados con los servicios de restauración y destinados al mismo público. Además, se podrán ofrecer alimentos a la venta en lugares que ofrezcan alimentos y bebidas. Por tanto, estos productos se utilizan y se ofrecen como parte de los servicios de restaurantes, cervecerías y cafeterías. Por tanto, dichos productos están estrechamente relacionados con dichos servicios ( sentencias de 15 de febrero de 2011, Yorma's/OAMI - Norma Lebensmittelfilialbetrieb (YORMA'S), T-213/09 , no publicada, EU:T:2011:37 , apartado 46, y de 13 de abril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OAMI - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09 , no publicado, EU:T:2011:173 , apartado 52).

Lo expuesto es perfectamente aplicable al supuesto de autos en el que se comparan, resumidamente, bebidas alcohólicas, excepto cervezas, y servicios de bares y restaurantes, en tanto que los servicios de bar y de restauración utilizan necesariamente bebidas alcohólicas y es obvio que la generalidad de los restaurantes y bares no pueden prestar eficazmente sus servicios sin ofrecer y proporcionar bebidas alcohólicas a sus clientes.

La sentencia Cipriani en sus apartados 57 y ss también precisa respecto de la sentencia del Tribunal General de 9 de marzo de 2005, Hai (T-33/03 , EU:T:2005:89), invocada en la resolución recurrida, que los hechos que dieron lugar al asunto T-33/03 deben distinguirse de los hechos relativos al asunto objeto de la sentencia Cipriani. El asunto T-33/03 se refería principalmente a bebidas energéticas destinadas a un público joven y normalmente objeto de una amplia distribución, por ejemplo, en los supermercados, que no se consideraron similares a los servicios de alojamiento y restauración ( sentencia de 9 de marzo de 2005, Hai, T-33/03 , EU:T:2005:89, apartados 38 y 63), sin que considere esa jurisprudencia aplicable en el caso de la sentencia Cipriani.

Añade la sentencia Cipriani que: Por el contrario, en lo que respecta a la comparación de los productos y servicios en cuestión, procede recordar, como ha señalado la EUIPO, que el Tribunal General ha constatado en numerosas ocasiones similitud entre los productos de la clase 32 y los servicios de la clase 42 (actualmente clase 43) en su jurisprudencia reciente ( sentencias de 4 de junio de 2015, YOO , T-562/14 , no publicada, EU:T:2015:363 , apartados 25 y 26; de 18 de febrero de 2016, HARRY'S BAR , T-711/13 y T-716/13 , no publicada, EU:T:2016:82 , apartado 71, y de 18 de febrero de 2016, Harrys Pubar y Harry's New York Bar contra OAMI - Harry's New York Bar y Harrys Pubar (HARRY'S NEW YORK BAR) , T-84/14 y T-97/14 , no publicado, EU:T:2016:83 , apartado 75).

Tampoco puede apoyarse la resolución recurrida en la sentencia del Tribunal General de 28 de octubre de 2015 (T-736/14 MoMo Monster/MONSTER), en tanto que en esta sentencia lo que se compara son productos comprendidos en la clase 30 que se refieren, esencialmente, a productos de confitería, galletas, pasteles y bollería con productos de las clases 29 y 30 que se refieren a bebidas a base de leche o de café, de lo que concluye que no son similares, al tener distinta finalidad, no son intercambiables y no compiten entre sí, sin que tampoco sean complementarios en tanto que para ello es necesario que estén estrechamente relacionados en el sentido de que uno sea indispensable o importante para el uso del otro, de modo que los consumidores pueden pensar que la misma empresa se encarga de fabricar dichos productos, sin que sea suficiente para esa apreciación el hecho de que puedan consumirse juntos cuando su uso conjunto es opcional y no es absolutamente indispensable (apartados 20 a 31).

Cabe, en consecuencia, conforme a lo hasta ahora razonado, considerar como similares los productos y servicios designados por los signos enfrentados.

La similitud aplicativa y la muy elevada similitud entre los signos hace que concurra riesgo de confusión o, al menos, de asociación, lo que determina dejar sin efecto las resoluciones impugnadas y el registro de la marca solicitada.

TERCERO.- La suerte estimatoria de la demanda de impugnación comporta que las costas originadas por el mismo hayan de ser impuestas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,