Sentencia Civil 272/2023 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 785/2022 de 23 de marzo del 2023

PRIMERO. ARDENTIA, S.L. interpuso demanda de juicio ordinario contra ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. por la que solicitaba:

1.- De modo principal, se estime la acción reivindicatoria de la marca de la demandada, la marca española M3631697 " CELTIA", mixta, registrada en clase 14 a nombre de la demandada, y en consecuencia se declare que dicha marca fue solicitada en fraude de los derechos de la actora, que procede la reivindicación del registro de dicha marca a favor de la actora, y se ordene el cambio de titularidad de la misma a favor de la entidad mercantil ARDENTIA, S.L., con subrogación de los derechos que hoy ostenta la demandada sobre la misma, y notificación del cambio de titularidad a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para su inscripción a nombre de la demandante. Todo ello conforme al art. 2 de la Ley de Marcas .

2.- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime la acción reivindicatoria referida, se declare la nulidad absoluta de la marca española M3631697 " CELTIA", mixta, registrada en diversos productos de la clase 14 a nombre de la demandada, con arreglo a lo dispuesto en el art. 51.1.b) de la Ley de Marcas, por haber sido solicitada de mala fe, y se expida mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que se proceda a la cancelación de dicho registro marcario, una vez firme la sentencia, y a la publicación de la cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley de Marcas .

3.- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime ninguna de las anteriores acciones, se declare la nulidad relativa de la marca española M3631697 " CELTIA", mixta, registrada en diversos productos de la clase 14 a nombre de la demandada, con arreglo a lo dispuesto en los art. 52.1 y 6.2.d) de la Ley de Marcas 66

por riesgo de confusión y asociación con la marca notoria no inscrita de la demandada "CELTIA ORFEBRES" en los mismos productos de la clase 14, y se expida mandamiento a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que se proceda a la cancelación de dicho registro marcario, una vez firme la sentencia, y a la publicación de la cancelación en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Todo ello conforme a lo dispuesto en el art. 61 de la Ley de Marcas .

4.- Subsidiariamente, para el caso de que no se estime ninguna de las acciones anteriores, conforme a los arts. 4 y 32 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil ,

a)- se declare que la solicitud de la marca española M3631697 " CELTIA", mixta, registrada en clase 14 constituye un acto de competencia desleal, conjuntamente con el requerimiento de burofax de 4 de marzo (enviado en abril) de 2017, y el escrito de oposición de 4 de mayo de 2017, todos ellos actos de la demandada, que son contrarios al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil , y en consecuencia se ordene la cancelación de la marca M3631697 " CELTIA", con mandamiento a la OEPM de la sentencia una vez firme.

b)- en su defecto, se declaren los actos indicados en la letra a) constitutivos de conducta desleal por contraria al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil , y se tenga por no formulada la oposición de la demandada a la solicitud por la actora de la marca M3657764 " CELTIA ORFEBRES", en clases 14 y 35, y se expida mandamiento al efecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de forma que puedan convivir ambas marcas en conflicto.

c)- en su defecto, se declare conducta desleal de la demandada la consistente en los actos de requerimiento por medio de burofax de 4 de marzo (enviado en abril) de 2017, y el escrito de oposición de 4 de mayo de 2017, y contrarios al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil , o en su defecto al menos se declare como conducta desleal la oposición formulada por la demandada contra la solicitud por la actora de la marca M3657764 " CELTIA ORFEBRES", en clases 14 y 35, contraria al art. 4 de la Ley de Competencia Desleal y al art. 7 del Código Civil , y en todos los casos se tenga por no formulada dicha oposición y se expida mandamiento al efecto a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), de forma que puedan convivir ambas marcas en conflicto. 67

5.- En el caso de estimación de la acción reivindicatoria o de declaración de nulidad o cancelación de la marca M3631697 " CELTIA", se condene a la demandada, al cese de cualquier uso de la marca M3631697 " CELTIA" o de marca que contenga la denominación "CELTIA" o similar en el ámbito de la orfebrería y joyería, o en caso de que no haya realizado uso alguno al tiempo de dictar sentencia, se prohíba en el futuro a la demandada al uso de la marca M3631697 " CELTIA" o de marca que contenga la denominación "CELTIA" o similar en el ámbito de la orfebrería, en todos los casos, en clase 14 ó 35 u otra clase para productos o servicios que guarden identidad, similitud o relación aplicativa con los protegidos por la marca CELTIA ORFEBRES, bien la no inscrita o la solicitada con el número M3657764 " CELTIA ORFEBRES", y en caso de estimación de la acción de nulidad relativa, en relación con los productos y servicios a que alcanza la protección de una marca notoria con arreglo al artículo 8 de la Ley de Marcas.

6.- Se condene a la demandada a la publicación de la sentencia a su costa en dos revistas especializadas del sector de la joyería o en su defecto en dos diarios de difusión nacional.

7.- Se condene a la demandada a las costas del procedimiento, con arreglo al principio del vencimiento.

La demandante desarrolla su actividad como taller de joyería de plata y esmalte al fuego de carácter fundamentalmente artesanal.

Los productos de ARDENTIA, S.L. cuentan con la garantía y el sello de GALICIA CALIDADE, de la entidad pública GALICIA CALIDADE, S.A., que certifica la calidad de productos gallegos.

ARDENTIA, S.L. usa la marca notoria no registrada "CELTIA ORFEBRES":

Su difusión no sólo se refiere al ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, como lo demuestra, entre otros, el Certificado de 21 de abril de 2017 emitido por IFEMA Feria de Madrid, en relación con el Certamen MadridJoya, Salón Internacional de la Joya Urbana y de Tendencia, con expresa referencia a 3 marcas de ARDENTIA, S.L.:

- CELTIA PLATA

- CELTIA PLATA DEL MUNDO

- CELTIA ORFEBRES

Por otro lado, ARDENTIA, S.L. es titular del nombre de dominio "celtiaorfebres.es" desde el 24 de junio de 2008.

La demandada es titular de la marca española M3631697, concedida en fecha 6 de marzo de 2017 para designar productos de la clase 14 del Nomenclátor internacional: "Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos."

Considera la demanda que entre ambas marcas existe riesgo de confusión.

La actora solicitó el 21 de marzo de 2017 el registro de la marca M3657764 "CELTIA ORFEBRES", mixta, para designar productos y servicios de las clases 14 y 35.

ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. formalizó oposición al registro en virtud de su marca registrada.

Se alega la existencia de mala fe por parte de la demandada al solicitar el registro de su marca.

Conocía, o debió conocer con la diligencia exigible, la existencia de la marca "CELTIA ORFEBRES" titularidad de ARDENTIA, S.L., aun cuando con anterioridad ésta no haya tenido acceso al registro. ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. es una compañía con domicilio en Santiago de Compostela, constituida en el año 2006, cuyo objeto social está totalmente alejado del sector de la joyería. En concreto, su objeto social es el siguiente: "Servicios financieros y contables, jurídicos, auxiliares financieros y auxiliares de seguros."

No obstante, existen al menos dos datos acreditados de coincidencia entre ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. y otra sociedad perteneciente al sector de la joyería, FINK ORFEBRES, S.L., esto es, el depósito de las cuentas anuales de esta última compañía correspondientes al año 2015 presentadas por D. Juan Ignacio, Administrador Único y Socio Único de la demandada ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., y la existencia de un mismo representante en las marcas indicadas, y la solicitud y registro de una marca en productos de la clase 14 para una actividad, la de joyería, que nada tiene que ver con el objeto social de la demandada.

Se refiere la demanda también a los efectos de dicho conocimiento de la marca usada por la actora por parte de FINK ORFEBRES, S.L., la sociedad relacionada con la demandada, por la asistencia de D. Carlos María, Administrador Solidario de FINK ORFEBRES, S.L., a la reunión de presentación de evaluación de colecciones CELTIA ORFEBRES al sello de Galicia Calidade, y habiendo pospuesto dicha reunión en dos ocasiones a instancia de FINK ORFEBRES, S.L. con motivo de la presentación de colecciones por su parte, presentación que no se dio (Acta de 15 de febrero de 2017, de la Comisión de Galicia Calidade del Colexio Oficial de Xoiaría).

No consta actuación alguna de ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., que acredite haber registrado la citada marca para el ejercicio de los derechos anudados al registro de una marca, es decir, de la comercialización de productos de joyería de la clase 14, ni tan siquiera consta acto preparatorio alguno al efecto de dicha comercialización e identificación de productos.

A ello se añade que, por medio de carta de fecha 4 de marzo de 2017, enviada en fecha 4 de abril de 2017, la demandada ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L., a través de su representante marcario requirió a ARDENTIA, S.L. al cese en el uso de la denominación "CELTIA ORFEBRES y/o COLECCIÓN CELTIA", y - a modificar ésta en su publicidad, prensa, página web, material impreso, estuches, ... etc., y a la destrucción de cualquier material en que aparezca la denominación "CELTIA".

Se trata de un requerimiento inmediato a la concesión de la marca de la que es titular la demandada.

Y la demandada formuló oposición en fecha 4 de mayo de 2017 contra la solicitud por la actora del registro de la marca M3657764 "CELTIA ORFEBRES", en base a su marca M3631697 "CELTIA.

En definitiva, su intención ha sido, no explotar o usar la marca registrada, sino bloquear el uso de la marca "CELTIA ORFEBRES".

Añade la demanda que los hechos expuestos constituyen una conducta desleal por parte de un empresario en su actividad en el mercado, de modo que, fuera de todo intento de realizar alguna actuación de explotación de su marca, lo que trata es de registrar una idéntica o similar a otra no registrada para impedir el uso de ésta y bloquear así la actividad en el sector de la joyería de la actora, con una larga trayectoria. Señala además que el 4 de mayo de 2017, la demandada formula oposición contra la solicitud de inscripción de la marca de la actora, "CELTIA ORFEBRES".

Se ejercita acción reivindicatoria por infracción del artículo 2.2 LM y, subsidiariamente, por este orden, acción de nulidad absoluta de la marca M3631697 "CELTIA", por aplicación del art. 51.1.b) LM; de nulidad relativa de dicha marca, por aplicación del art. 52.1 LM - con remisión al artículo 6 LM - por razón del riesgo de confusión y asociación entre dicha marca y la marca notoria no inscrita CELTIA ORFEBRES de la actora y acción de competencia desleal por infracción del artículo 4 -antes artículo 5 - de la LCD.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda, ALFA CONSULTING EMPRESARIAL, S.L. alega que no reconoce la notoriedad de la marca "Celtia Orfebres". La documentación apotada como documento número 4 sólo acredita la utilización esporádica de la denominación "Celtia Orfebres" y en un ámbito geográfico muy determinado, la Comunidad Autónoma de Galicia.

No se niega el riesgo de confusión.

Añade que la actora omitió el registro de su marca.

No se niega que ALFA CONSULTING EMPRESARIAL S.L. preste sus servicios profesionales a FINK ORFEBRES S.L., ni que hubiese utilizado el mismo Agente para la solicitud de sus marcas, pero de este vínculo profesional no cabe apreciar la mala fe.

Respecto al requerimiento enviado el 4 de abril de 2017, la fecha de 4 de marzo de 2017 es un error del texto.

La oposición al registro de la marca "CELIA ORFEBRES" es una actuación diligente frente a la conducta de la demandante que, ante la concesión de la marca "Celtia" a ALFA CONSULTING EMPRESARIAL el 6 de marzo de 2017, el día 21 del mismo mes solicita la marca.

Y respecto a la falta de uso de la marca registrada señala que los proyectos empresariales necesitan tiempo para su desarrollo.

Sobre la actuación desleal alega que los hechos que justifican el motivo son los mismos en los que fundamenta la actora la actuación con mala fe de la demandada, por lo que se remite a lo expuesto.

TERCERO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil estimó la demanda respecto a la pretensión principal y declaró que el registro de la marca española M3631697 "CELTIA" mixta, a nombre de la demandada se hizo en fraude de los derechos de la actora, ordenando el cambio de titularidad de dicha marca a nombre de la entidad mercantil ARDENTIA, S.L. con subrogación de los derechos que ostenta la demandada sobre la misma y con expresa condena en costas.

Sostiene la sentencia que el éxito de la acción reivindicatoria de la marca que se ejercita con carácter principal, requerirá que la demandante acredite que el registro de la marca se llevó a cabo para aprovecharse de su reputación en el mercado, conociendo el uso por la parte actora del signo no registrado y con la finalidad de impedir que se continúe utilizando. No es preciso, que se justifique que la marca no registrada sea notoria, siendo suficiente con que la actora haya acreditado el uso anterior del signo y que la demandada ha registrado la marca con una finalidad distinta de la que le es propia.

Considera acreditado el uso del signo por la actora como marca, con la finalidad de identificar sus productos en el mercado, por el conjunto de documentos aportados como número 4 de la demanda. Se trata de documentos emitidos por organismos encargados de organizar ferias o eventos.

Teniendo en cuenta que el uso por la parte actora de la denominación "CELTIA ORFEBRES" se realiza fundamentalmente en el lugar geográfico en el que la demandada ejerce su actividad, y que se trata de una denominación conocida en el sector de la joyería y asociada a la entidad demandante; que la demandada no realiza su actividad en este sector, y que no resulta acreditado el uso de la marca registrada con la finalidad que le es propia, concluye la sentencia que el registro de la marca se realizó de mala fe, ya que no existe justificación alguna acreditada en autos, para que la demandada procediera a registrar el signo "Celtia" para los productos especificados en la solicitud, si no era con la finalidad de evitar el uso de la denominación por la parte actora.

Añade que, para determinar si ha habido o no mala fe en el registro de la marca también es relevante analizar si existe o no riesgo de confusión entre la marca usada por la demandante y la registrada por la demandada, lo que ha sido reconocido por la demandada.

Otro punto a tener en cuenta para valorar si el registro de la marca se realizó o no de mala fe, es conocer el motivo por el que registró la marca. El objeto social de la demandada no tiene ninguna relación con el mercado de las joyas y su diseño. Además, la demandada reconoce que no ha hecho uso de la marca por sí misma ni por tercero, ni justifica actos preparatorios a tal objeto.

Concluye finalmente, atendiendo a lo expuesto, que el registro se realizó de mala fe y con la intención de aprovechar la reputación que la demandante tiene en el mercado en el que viene utilizando el signo registrado.

CUARTO. Recurso de apelación interpuesto por ALFA CONSULTING EMPRESARIAL S.L.

Se refiere en primer lugar el recurso al uso de la marca CELTIA ORFEBRES.

Se remite a sus alegaciones sobre el conjunto documental núm. 4. Reconoció el uso de la marca "Celtia Orfebres" por la actora, pero con carácter esporádico, anterior al año 2013 y en un ámbito geográfico muy determinado, la Comunidad Autónoma de Galicia.

Añade al respecto que el único signo distintivo que emplea la demandante y con el que es conocida en su actividad es ARDENTIA, así resulta de su propia página web y de la documentación aportada por ambas partes.

Concluye que no estamos en presencia de un uso efectivo y suficiente de una marca no registrada.

Valoración del Tribunal.

Debemos destacar, en relación a las certificaciones emitidas por diversas entidades, que su valor estriba, no en la documentación que a su vez aporten - mayor, menor o ninguna -, sino en la constancia del hecho mismo que se certifica.

Así ocurre con el Certificado de 21 de abril de 2017 de la Institución Ferial de Madrid (IFEMA) en relación con los Certámenes de la Feria Internacional MadridJoya desde hace varios años, con expresa referencia a las marcas CELTIA PLATA, CELTIA PLATA DEL MUNDO y CELTIA ORFEBRES.

Se trata de una entidad relevante en el ámbito de la organización de ferias y congresos, y que se refiere a una feria o certamen especializado, lo que tiene una evidente trascendencia probatoria por el conocimiento del sector en cuestión y, por lo tanto, de todos los aspectos relacionados con la comercialización de este tipo de productos.

Otro tanto cabe señalar del Certificado de 18 de septiembre de 2017 de la Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño (Fundación Centro Gallego de la Artesanía y del Diseño) sobre el reconocimiento de CELTIA ORFEBRES. No se discute que dicha Fundación depende de la Dirección General de Comercio de la Consejería de Economía, Empleo e Industria de la Xunta de Galicia.

Y lo mismo del Certificado de 24 de abril de 2017 de la Federación Galega de Asociacións e Gremios de Xoieiros, Plateiros e Reloxeiros (Federación Gallega de Asociaciones y Gremios de Joyeros, Plateros y Relojeros).

Y también del Certificado de 2 de mayo 2017, del Colexio Oficial de Xoiaría, Ourivaría, Prataría, Reloxaría e Xemoloxía de Galicia (COXGA) (Colegio Oficial de Joyería Colegio Profesional de Joyería, Orfebrería, Platería, Relojería y Gemología de Galicia).

Pero es que no puede existir una prueba más evidente del uso del signo que dicho Certificado del COXGA, que se refiere también a que en octubre de 2016 "Galicia Calidade" se pone en contacto con el COXGA para solicitar información sobre la empresa Celtia Orfebres por disponer ésta en el mercado de un display con el logotipo de Galicia Calidade. Y se añade que, para solventar dicha situación y hacer uso regular de la marca Galicia Calidade con los productos de Celtia Orfebres, requirió a Ardentia, S.L que presentara alguna pieza o colección de la línea de trabajo Celtia Orfebres a la Comisión Galicia Calidade, encargada de evaluar el cumplimiento de los requisitos técnicos del pliego de condiciones para la utilización de la marca Galicia Calidade, puesto que el empleo de la misma debe ceñirse a las piezas y colecciones aprobadas por la Comisión Galicia Calidade. El requisito que fue cumplimentado.

Es más, en algún caso el uso que se certifica se remonta incluso antes de la constitución de la sociedad demandante (Certificado de 20 de abril de 2017 de ASEB (Asociación de Empresarios de Bergondo) pero esto no desvirtúa el uso que del signo que venía realizando la actora, sino que lo que permite apreciar es la continuidad en el uso tras la constitución de una sociedad destinada a la explotación del negocio.

Y estas certificaciones ya permiten tener por acreditado el uso del signo que venía efectuando la actora, al margen de que se aportan más documentos, como el Certificado de Andamios CK, S.A. sobre dicho signo, referido a la participación en varias ediciones de "Made in Galicia".

La STS de 5 de octubre de 2007 destaca que los términos de la comparación deben establecerse entre el signo usado y el signo registrado. El Tribunal Supremo se refiere a este aspecto señalando que la identidad de los signos no ha de ser absoluta para existir jurídicamente. Basta con que sea sustancial, desde el momento en que se admite, dentro de ciertos límites, el uso de una marca en una forma diferente a aquella en la que hubiera sido registrada. Cita al efecto los artículos 5.C.2 del Convenio de la Unión de París, 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE -en relación con el uso de la marca y la sanción de caducidad por su falta- y 4.2.a) de la Ley de Marcas de 1988, obligación de uso que se contempla en el vigente artículo 39 LM, considerándose uso -apartado 2.a)- el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada. Añade la Sentencia que estos preceptos ponen de manifiesto la posibilidad de que una marca siga siendo ella misma pese a que sea usada en una forma que difiera de cómo fue registrada, siempre que el cambio solo alcance a elementos que no la alteren de manera significativa. Por ello, viene a concluir, " cabe que reivindique una marca el perjudicado a que se refiere el artículo 3.3 de la Ley 32/1988 [actual artículo 2.2 LM] , si su mejor derecho tiene por objeto un signo del que el registrado sea resultado de una mera alteración no significativa del precedente. En tales casos existe jurídicamente unidad".

En consecuencia, el motivo del recurso no puede prosperar.

QUINTO. El segundo de los motivos del recurso se sustenta en el error en la valoración de la prueba al apreciar la sentencia recurrida mala fe e intención de aprovechar la reputación ajena por parte de la demandada.

Sostiene el recurso que, el fundador de la sociedad Alfa Consulting Empresarial S.L. inicia un nuevo proyecto ligado a la comercialización de productos de joyería. Añade que la marca con la que se va a dar a conocer el proyecto es una de las primeras cosas en las que se piensa y que los proyectos empresariales necesitan tiempo para su desarrollo.

Valoración del Tribunal.

El recurso prescinde del hecho de que la sociedad demandada no tiene por objeto la fabricación y comercialización de artículos de joyería. La sentencia recurrida destaca que es una sociedad dedicada a la prestación de servicios financieros y contables, jurídicos, auxiliares financieros y auxiliares de seguros.

Se refiere el recurso además a un proyecto del que no existe constancia alguna.

Lo único que aparece como actividad de la demandada es el registro de una marca, que es precisamente el signo controvertido. Quien desarrolla su actividad en el mismo sector es la sociedad FINK ORFEBRES, S.L., sociedad relacionada con la demandada.

La marca "CELTIA", mixta, fue concedida en fecha 06/03/2017 y publicada la concesión en fecha 10/03/2017 y la demandada envía en fecha 04/04/2017, un requerimiento a ARDENTIA, S.L. para que cese en el uso de la denominación "CELTIA ORFEBRES y/o COLECCIÓN CELTIA". Es decir, nada más obtener el registro se efectúa un requerimiento a la actora, lo que evidencia un registro específicamente dirigido a impedir a la actora el uso del signo.

Y el registro se efectúa procurando, no ya una aproximación, sino una total coincidencia con el elemento denominativo "CELTIA" empleado por la actora. La propia demandada reconoce la existencia de riesgo de confusión entre el signo usado por la actora y el registrado por la demandada.

Debemos añadir, como sustenta el escrito de oposición al recurso, que también se ha acreditado la conexión de la demandada con la entidad FINK ORFEBRES, S.L., perteneciente al sector de la joyería, y el conocimiento por dicha sociedad del signo usado por la demandante.

Se justifica, por lo tanto, la valoración efectuada en la sentencia recurrida que aquí se pretende discutir.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC.