Sentencia Civil 21/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 56/2023 de 25 de enero del 2024

PRIMERO.- Dª. María Virtudes ha recurrido, al amparo de lo dispuesto en el artículo 82, apartado 2, ordinal 3º, de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en los artículos 52, apartado 1º, ordinal 13º bis y 249.1.4º de la LEC, en relación con el artículo 447 bis del mismo cuerpo legal, frente a una resolución dictada por la OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y MARCAS (OEPM) en materia de propiedad industrial. En concreto, contra aquella por la que, en lo que aquí interesa, se denegaba la concesión del registro de la marca número de solicitud 4.135.421 "INMOBILIARIA FERGO" , en la clase 35ª del Nomenclator Internacional, que había sido solicitada por Dª. María Virtudes para los servicios de "publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; y trabajos de oficina".

El signo para el que Dª. María Virtudes interesó el registro, tanto en las clases números 35ª y 36ª del Nomenclator Internacional, fue el siguiente:

La contienda que se ha suscitado ante la oficina de registro viene determinada por la oposición a la concesión del registro pretendido por Dª. María Virtudes que fue planteada por Dª. Fátima, cantante y actriz, que invocaba el registro prioritario en el tiempo de la marca puramente denominativa "NURIA FERGÓ", nº 3023324, que estaba concedida en la clase 35ª para "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina."

La OEPM concedió, en principio, la marca solicitada por Dª. María Virtudes tanto para las clases números 35ª y 36ª del Nomenclator Internacional. Ello se debió a que analizada la oposición consideró que la solicitada podía convivir con la marca oponente M3023324 "NURIA FERGO" por la existencia de diferencias de carácter fonético-denominativo, así como gráficas, que le permitían apreciar que no existía riesgo de confusión entre el público, ni de asociación con la marca anterior ( art. 6.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas). No obstante, planteado recurso de alzada por Dª. Fátima, la OEPM modificó su inicial decisión, optando por mantener la marca para la clase 36ª (servicios financieros, monetarios y bancarios; servicios de seguros; negocios inmobiliarios), pero denegándola para los servicios de la clase 35ª.

La resolución de la alzada se fundó en lo siguiente: 1º) se consideraba clara la existencia de una similitud denominativa y fonética entre los signos enfrentados; 2º) también que mediaba identidad aplicativa entre los signos en pugna respecto a la clase 35ª; 3º) que atendiendo a las semejanzas apreciadas entre los signos en conflicto desde el punto de vista fonético-denominativo y teniendo en cuenta la identidad existente en el ámbito aplicativo de ambos con respecto a la clase 35, cabía concluir que la convivencia de los signos enfrentados en el mercado generaría claro riesgo de confusión y/o asociación entre los consumidores respecto a dichos servicios; y 4º) que en relación al aducido carácter renombrado del signo oponente, ello no había quedado probado, porque aunque se había aportado numerosa información tratando de probar el conocimiento que el público tiene sobre la persona de Dª. Marta, lo que se debería haber demostrado es que la marca tenía ese mismo realce, con el carácter de renombrada, lo que no se había conseguido. De manera que en su resolución definitiva, aunque descartaba la procedencia de aplicar el artículo 8 de la Ley 17/2001 de Marcas, denegaba, al amparo del artículo 6.1 b) de ese cuerpo legal, la procedencia del registro de la marca para los servicios de la clase 35ª.

En la demanda del recurso judicial lo que suscita Dª. Fátima, que insiste en la procedencia del registro en la medida en que la ha sido denegado, es que considera que los signos en liza no son, en realidad, semejantes, ya que ambos difieren en que la oponente incluye el vocablo "NURIA" y la solicitada el de "INMOBILIARIA", lo que provoca una muy clara distinción entre ellas desde el punto de vista visual y auditivo, aparte de que evocan conceptos muy diferentes entre sí. La única coincidencia se produce por el acrónimo de los dos apellidos de las titulares de los signos (FERGÓ), porque ambas los tienen iguales, María Virtudes Fátima, que son muy habituales en España (como también figura en la denominación social de la entidad que representa la demandante, AGRUPACION FERGÓ, SOCIEDAD LIMITADA). Pero es que, además, el signo por cuyo registro clama la demandante es de carácter mixto, porque consta de un gráfico, que debe tenerse presente en la visión de conjunto de la marca, que lo diferencia todavía más de la contraria, que carece por completo de ello y sólo tiene texto. La grafía del signo solicitado tiene un trazo caprichoso, es de color blanco y se enmarca en una figura poligonal de color negro que representa la silueta de una casa con una cerradura. Asevera que, por todo ello, los signos son claramente discernibles en su visión de conjunto. También se añade, en lo que respecta al ámbito aplicativo, que se dedican las respectivas titulares, Dª. María Virtudes y Dª. Fátima, a actividades muy distintas, pues la primera opera en el sector inmobiliario en tanto que la segunda lo hace en el mundo del espectáculo, con lo que los canales de distribución de sus servicios son muy disitntos, por lo que no cabría el establecimiento de ninguna conexión ni de relación entre ellas. Sostiene que para valorar el riesgo de confusión debería tenerse presente al público destinatario de los servicios que entiende que también difiere. Añade a ello que en la base de datos de la OEPM coexisten registrados signos "FERGÓ" para diversos bienes y servicios.

SEGUNDO.- Este tribunal considera que atendiendo al tipo de servicios designados en el registro por ambos titulares no cabe la discusión en el presente caso sobre la clara identidad desde el punto de vista aplicativo de los signos en liza, por la sencilla razón de que para ambos fueron designados los mismos tipos de servicios. Porque en el ámbito de la prohición relativa del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, lo relevante es que se produzca coincidencia en los bienes y servicios designados, con independencia de lo que luego puedan hacer en la vida comercial los titulares de los mismos, que aquí no debe concitar de manera central el objeto de análisis.

Donde este tribunal sí advierte méritos para la polémica es en lo que atañe al análisis de los otros dos elementos jurídicos componentes de la prohibición relativa del artículo 6.1.b de la Ley 17/2001. Que lo son la comparación de los signos y la apreciación del riesgo de confusión.

TERCERO.- En lo que atañe a la comparación de los signos, este tribunal es consciente de que se produce una coincidencia de carácter parcial de índole textual/fonético entre los signos en liza, porque en ambos se incluye la expresión "FERGÓ". Pero advertimos, sin embargo, otros datos que, al margen de ello, nos permiten apreciar importantes diferencias entre ambos signos. Incluso en el propio aspecto textual/fonético, porque esa mención no aparece sola en ninguno de ellos. En el oponente viene junto con el nombre "NURIA", conformando una vinculación indisoluble, y en el de la demandante va acompañada de la expresión "INMOBILIARIA", lo cual contribuye a marcar una diferencia no despreciable entre ambas leyendas al completo. Es importante remarcar este matiz, porque, precisamente, ni a la expresión "NURIA" ni tampoco a la de "INMOBILIARIA" puede atribírsele que necesariamente tengan carácter pura y meramente descriptivo en el contexto de los servicios de la clase 35ª del Nomenclator Internacional a los que se aplican los respectivos signos ("publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; y trabajos de oficina"), a diferencia de lo que hubiera podido ocurrir si la polémica se hubiera mantenido respecto a los servicios de la clase 36ª, que es dónde se enmarcan los negocios inmobiliarios, que han quedado al margen del debate.

Adicionalmente, en el plano conceptual, en ambos signos puede reconocerse que tienen la particularidad de producir un efecto evocativo que también es muy distinto entre sí. Porque en la primera lo que se evoca es el nombre artístico de una cantante española (la propia titular del signo) y en la segunda lo que se suscita es una invocación a las empresas que operan en el sector del tráfico inmobiliario.

Pero es que, además, hay una disimilitud en el plano visual que resulta palmaria. Porque el signo de la demandante, aparte de un tipo de letra y color característicos, combina el mensaje escrito con un gráfico peculiar y sugerente, de manera que aquél se enmarca en una figura poligonal de color negro que representa la silueta de una casa con una cerradura. Se trata, en la visión de conjunto que debe tenerse presente, de una marca que goza de bastante peculiaridad, lo que contribuye, en buena medida, a alejar todavía más la apreciación de una eventual similitud entre signos. Cuando un signo es de carácter mixto, es decir, que está compuesto de texto y gráfico, no cabe efectuar un análisis comparativo como si fuera meramente denominativo, obviando el resto de sus componentes si estos tienen una acusada significación.

Al fijar los términos de la comparación entre signos que puedan entrar en conflicto ha de efectuarse una apreciación global del riesgo de confusión, en lo que se refiere a la similitud visual, fonética o conceptual de los mismos, lo que debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. En lo que no debe caerse es en la simple comparación aislada de determinadas expresiones, sino que debería efectuarse una comparación entre el respectivo conjunto de las mismas, a la luz del cual las diferencias entre ellas pueden resultar suficientemente significativas.

Es importante tener presente que la apreciación de la similitud entre dos signos marcarios no puede limitarse a tomar en consideración únicamente uno de los componentes aislado de una marca compuesta y a compararlo con el de otra marca. Por el contrario, la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en liza, cada una de ellas en su conjunto. Eso no excluye que, en algunos casos, la impresión de conjunto que se deja en la memoria del público pertinente por una marca compuesta pueda estar dominada, en determinadas circunstancias, por uno o varios de sus componentes. Pero solo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencia del Tribunal General (UE) de 12 de enero de 2022, asunto T-366/20); por ejemplo, porque éste dominase por sí solo la imagen de la marca que el público pertinente guardase en la memoria, de manera que todos los restantes componentes de la marca resultasen insignificantes en la impresión de conjunto producida por ésta.

La jurisprudencia europea - sentencias del TJCE de 11 de noviembre de 1997, asunto C-251/95, " Sabel", de 22 de junio de 1999, asunto C-342/97, "Lloyd" y de 20 de marzo de 2003, caso "Sadas - ha remarcado la necesidad de atender, al comparar signos, a la impresión de conjunto que producen, sin descomponer la unidad fonética o gráfica de los mismos. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, apartado 35 y la jurisprudencia citada). La sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2009, Aceites del Sur/Koipe, asunto C-498/07 P, señala que tanto para la apreciación de la similitud entre dos marcas como para la de la existencia de riesgo de confusión no cabe limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca y a confrontarlo con otra. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto (véanse, en este sentido, el auto de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C-3/03 P, apartado 32, y las sentencias de 6 de octubre de 2005, Medion, C-120/04, apartado 29, y 12 de junio de 2007, OAMI/Shaker, C-334/05 P, apartado 41). A este respecto, el Tribunal de Justicia (UE) ha precisado también que, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, antes citada, apartados 41 y 42, y de 20 de septiembre de 2007, Nestlé/OAMI, C-193/06 P, apartados 42 y 43, y jurisprudencia citada).

Por otro lado, la Sala 1ª del Tribunal Supremo español (sentencias 504/2017, de 15 de septiembre, 98/2016, de 19 de febrero, 302/2016, de 9 de mayo, 382/2016, de 19 de mayo , 26/2017, de 18 de enero , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ) ha significado que para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano (gráfico, fonético y conceptual - STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ), pero no ha olvidado que los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Cuando las marcas en conflicto son compuestas (incluyen varios términos) o mixtas (combinan denominación y elemento figurativo), su distintividad también reside en la particular disposición de los elementos verbales y gráficos, que forman un conjunto, y no en sus componentes individuales ( sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo números 368/1987, de 10 de junio, 98/2016, de 19 de febrero y 382/2016, de 19 de mayo ), pues como dijo la STJCE de 22 de junio de 1999 , asuntoC-342/97 , Lloyd Schuhfabrik Meyer , "[e]l consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar".

A la luz de nuestras precedentes consideraciones, entendemos que la coincidencia parcial en un vocablo a la que se ha dado tanta trascendencia en la resolución recurrida se encuentra, sin embargo, muy diluida. Lo cual se debe a todas esas otras circunstancias que hemos mencionado, que contribuyen a distanciar de manera apreciable las apariencias de los signos entre sí.

CUARTO.- La apreciación del riesgo de confusión tampoco nos parece tan clara como se consideraba en la resolución impugnada. El riesgo de confusión ha de examinarse poniéndolo en relación con un prototipo de consumidor que ha sido elaborado por la jurisprudencia comunitaria y, concretamente, con un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate al cual se supone normalmente informado y razonable, atento y perspicaz (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas -ahora denominado TJUE- de 22 de junio de 1999 -C.342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. C. Klijsen Handel BV-, 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI-).

Hemos de recordar, además, que el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación (en este sentido, sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc). Se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.

Asimismo, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, ( sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 -Durferrit GmbH c. OAM -). En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencia del TJUE 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97).

En nuestra opinión, a tenor de las diferencias que hemos remarcado, no debería producirse confusión, ni tan siquiera asociación, por parte del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, de los servicios que ofertan ambas partes implicadas. Las diferencias apreciables entre los signos objeto de litigio son suficientemente acusadas como para que, aun aplicándose a la misma clase de servicios, deba considerarse permisible su coexistencia en el tráfico mercantil. Reconocemos que hay identidad aplicativa, pero las diferencias fonéticas, visuales y conceptuales entre los signos nos parecen tan remarcables que no consideramos probable que los consumidores razonablemente atentos y perspicaces, en presencia de los productos de que se trata, confundan las marcas en conflicto, o que al menos las asocien a un mismo origen comercial. En el ramo de los negocios asociados a la prestación de servicios de "publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina" el público concernido no debe serlo tanto el consumidor general, sino mas bien un determinado tipo de profesional que demanda esa clase prestaciones. No vemos la razón para entender que se vaya a tener que producir algún tipo de desorientación para quién además suele tener un conocimiento del sector más cualificado que el del público en general. En consecuencia, vamos a estimar el recurso para que el registro marcario sea reconocido a la demandante.

QUINTO.- Las costas derivadas de este procedimiento judicial deben ser impuestas a la parte demandada. Porque así resulta del principio del vencimiento objetivo que, como regla general en cuanto al tratamiento de las costas, se recoge en el nº 1 del artículo 394 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente