Sentencia Civil 142/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 350/2023 de 29 de mayo del 2024

PRIMERO.- La entidad "CHIMETAL, S.A.", como titular registral de diversas marcas nacionales mixtas y un nombre comercial -que luego serán convenientemente identificados- que contienen el término "CHIMETAL", formuló demanda contra la mercantil "CHIMETAL ELIGIO NÚÑEZ, S.L." por el uso de las marcas y nombre comercial de la demandante sin su autorización para identificar los mismos servicios para los que están registrados los signos de la actora.

La demandante, como consecuencia de lo que considera una infracción de las marcas y nombre comercial registrados, ejercitó la acción declarativa de infracción, de cesación, remoción, así como la de indemnización de daños y perjuicios, y la de publicación de la sentencia. También interesó la cancelación del nombre de dominio "chimetalvigo.mozello.es"y el cierre en Facebook del perfil "ChiMetal-Vigo.

La sentencia recaída en la instancia precedente desestima la demanda al no apreciar riesgo de confusión. Pese a considerar que la demandada utiliza su denominación social, que incluye el término CHIMETAL, como signo distintivo de los productos y servicios que comercializa, entiende que no existe riesgo de confusión por la disimilitud o disparidad aplicativa, dado que los productos y servicios de la demandante tienen como destinatarios a profesionales de los sectores de chimeneas y calefacción, y los de la demandada, de la industria naval. Considera que se trata de sectores distintos y que la empresa actora y la demandada operan en distintos mercados, sin que sean competidoras.

Frente a la sentencia se alza la parte demandante que, en esencia, reprocha a la sentencia de primera instancia una errónea valoración de la prueba y de la valoración del riesgo de confusión

La parte demandada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación y la confirmación de la sentencia apelada.

SEGUNDO.- La demandante, la entidad "CHIMETAL, S.A.", es titular de los siguientes signos distintivos (documento nº 5 de la demanda):

1.- marca nacional figurativa nº 1022749, cuya representación gráfica es la que a continuación se indica:

La marca fue solicitada el día 30 de noviembre de 1982 y resultó concedida el 20 de marzo de 1984 para los siguientes productos de la clase 19: Chimeneas no metálicas; capiteles de chimeneas de madera; cubiertas de chimeneas no metálicas; prolongaciones de chimeneas no metálicas; tubos de chimeneas no metálicas".

2.- marca nacional figurativa nº 2236727, cuya representación gráfica es la que a continuación se indica:

La marca fue solicitada el día 26 de mayo de 1999 y resultó concedida el 7 de diciembre de 1999 para los siguientes productos de la clase 6: Mitras de chimeneas metálicas; chimeneas, (sombreretes (copas de) metálicos; tubos de chimeneas metálicos; chimeneas metálicas.

3.- marca nacional figurativa nº 2236728 ", cuya representación gráfica es la que a continuación se indica:

La marca fue solicitada el día 26 de mayo de 1999 y resultó concedida el 20 de diciembre de 1999 para los siguientes productos de la clase 11: "Tiros de chimeneas; tubos de chimeneas; chimeneas para viviendas, aparatos calefactores".

4.- Nombre comercial nº 97801 "CHIMETAL", solicitado el 30 de noviembre de 1982 y concedido el 10 de enero de 1984 para los siguientes productos y servicios: en la Clase 11 del Nomenclátor Internacional: "Fabricación de conductores y tiros para la evacuación de humos y gases quemados, así como aire acondicionado y ventilación";en la Clase 35 del Nomenclátor Internacional: "Venta de conductores y tiros para la evacuación de humos y gases quemados así como aire acondicionado y ventilación";en la clase 37 del Nomenclátor Internacional: "Montaje de conductores y tiros para la evacuación de humos y gases quemados así como aire

acondicionado y ventilación".

La demandada es titular del nombre de dominio chimetalvigo.mozello.es y del perfil en Facebook ChiMetal-Vigo, en los que promociona sus productos y servicios bajo el signo CHIMETAL (documento nº 17 de la demanda y 9 de la contestación).

En la página web utiliza su denominación social como marca destacando en mayúsculas el término CHIMETAL y, a continuación, en minúsculas el resto de la denominación social: CHIMETAL Eligio Núñez SL. En Facebook se promociona como ChiMetal Vigo (documento nº 17 de la demanda y 9 de la contestación).

La entidad demandada tiene por objeto social la conservación y mantenimiento de calderería, soldadura, montaje industrial, estructuras metálicas sector naval como industrial, fabricación de piezas obra civil, naval, industrial, obra civil, de ámbito nacional como internacional (documento nº 16 de la demanda), que tal y como anuncia en su página web ofrece los siguientes productos y servicios:

- Fabricación, reparación y mantenimiento de grúas container,

- portuarias, puentes grúa.

- Conformado de piezas [esto es sinónimo de "fabricación de piezas"]

- Calderería pesada

- Barandillas inoxidables - escaleras metálicas

- Pasarelas de aluminio para embarque de pasajeros en cruceros

- Estructuras metálicas

- Cubiertas tipo sándwich

- Customizado de motos-escapes

- Soldaduras específicas en prensas

- Reparación de maquinaria industrial

Por lo demás, tal y como indica la sentencia apelada y no se discute en esta instancia, de las facturas aportadas por la demandada, resulta que ha realizado trabajos localizados en la provincia de Pontevedra consistentes en:

"fabricación, de pasarelas o rampas metálica, de barandillas, de portales de corredera, de casquillos en máquinas, de protecciones en rodamientos, de soporte para carteles, de cajones para baterías, de bastidores para contra peso, de estructuras metálicas, bandejas de hierro, de carros, de rejillas de ventilación en cabinas de pintura, de discos de freno, de escotillas de emergencia, fabricación e instalación de chapas antideslizantes, de cuadros eléctricos, de cabina de soldadura, de piezas según planos, soldaduras en carros de aluminio, de tuercas, de railes, de vigas, en placas de oxicorte, corte de los elementos de arriostrado de grúas de soldaduras a buques para su posterior descarga, cajones con chapa galvanizada, de escotillas, de armarios, etc.; reparaciones de chapas metálicas, de prensas, de pasteras, de tubos dañados hidráulicos en muelle de carga, de cajas hidráulicas, escaleras, de contenedores, de plataformas, de pasarelas, de vallas de protección, de mecanizadora fresadora, de mesas de hierro, de tanques de gasoil, de carros de aluminio; instalación de vigas, de guías en grúas, o en cabinas de pintura, de contrapesos, de tejadillo en grúas, de topes para aparcamiento de camiones, modificaciones de carro de transporte, suministro de chapas metálicas; trabajos de soldar railes de carro, perforar chapas de acero, de tubería contraincendios, suministro de chapa para cubierta, corte de stopers y anillas en buque, trabajos de soldadura, etc.".Entre las facturas también consta la instalación de tuberías contraincendios (documentos nº 6 y 8 de la contestación a la demanda).

TERCERO.- La parte apelada efectúa en la primera de sus alegaciones una serie de consideraciones sobre el alcance en segunda instancia de la revisión de la valoración de la prueba efectuada por el juez a quoque deben ser matizadas, en tanto que considera que el principio de inmediación confiere un carácter necesariamente limitado a la revisión fáctica que puede efectuarse en segunda instancia.

El Tribunal no comparte este criterio. El recurso de apelación es un recurso ordinario, no extraordinario, por lo que no cabe reducir la labor del tribunal "ad quem"en la valoración de la prueba a la corrección de aquellos extremos manifiesta y flagrantemente irrazonables, ilógicos, que se aparten de las máximas de experiencia o no tengan apoyo en conocimientos científicos, lo que supone desvirtuar, por limitarlo excesivamente, el sentido del recurso de apelación y la función del tribunal de segunda instancia, ante el que se produce una devolución plena de la causa, si bien constreñida por los términos en que se produce el debate en segunda instancia ( artículo 465.4º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), además de, como ya le sucedía al tribunal "a quo",por aquellos en quedó definida la litis en la primera instancia ( art. 456.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil), máxime cuando se graban y pueden visionarse por el tribunal los actos orales desarrollados ante el juez.

Con mayor precisión aún, dada la autoridad de quien emana la resolución, lo expresa nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia de nº 21/2003, de 10 de febrero de 2003 y las que en ella se citan, al recordar: "... es preciso traer a colación nuestra reiterada doctrina, relativa a que el recurso de apelación confiere plenas facultades al órgano judicial ad quem para resolver cuantas cuestiones se le planteen, sean de derecho o de hecho, por tratarse de un recurso ordinario que permite un novum iudicium (entre otras, SSTC 194/1990, de 29 de noviembre de 1990 , FJ 5 ; 21/1993, de 18 de enero de 1993, FJ 3 ; 323/1993, de 8 de noviembre de 1993 ; 272/1994, de 17 de octubre de 1994, FJ 2 ; y 152/1998, de 13 de julio de 1998 , FJ 2). El Juez o Tribunal de apelación puede, así, valorar las pruebas practicadas en primera instancia y revisar la ponderación que haya efectuado el Juez a quo,pues en esto consiste, precisamente, una de las finalidades inherentes al recurso de apelación" (énfasis añadido).

En el mismo sentido la sentencia del Tribunal Constitucional nº 212/2000, de 18 de septiembre de 2000, calificó con precisión la apelación en esto términos: "... la segunda instancia se configura, con algunas salvedades en la aportación del material probatorio y de nuevos hechos ( arts. 862 y 863 LEC ), como una revisio prioris instantiae, en la que el Tribunal superior u órgano ad quem tiene plena competencia para revisar todo lo actuado por el juzgador de instancia, tanto en lo que afecta a los hechos (quaestio facti) como en lo relativo a las cuestiones jurídicas oportunamente deducidas por las partes (quaestio iuris), para comprobar si la resolución recurrida se ajusta o no a las normas procesales y sustantivas que eran aplicables al caso, con dos limitaciones: la prohibición de la reformatio in peius, y la imposibilidad de entrar a conocer sobre aquellos extremos que hayan sido consentidos por no haber sido objeto de impugnación (tantum devolutum "quantum" appellatum) ( ATC 315/1994, de 21 de noviembre , y SSTC 3/1996, de 15 de enero , y 9/1998, de 13 de enero )."

No cabe extrapolar, por tanto, a los tribunales de segunda instancia la doctrina del Tribunal Supremo, según la cual: "... la valoración de la prueba es competencia de la Sala de instancia, y que sólo es revisable en casación, como se ha dicho, por la vía de error de derecho en la apreciación de la prueba, lo que exige que se señale el concreto precepto valorativo que ha sido infringido, y que se precise el concepto en que lo ha sido, dado que, en todo caso, el recurso de casación no es una tercera instancia, y se han de mantener, en principio, las apreciaciones probatorias de la instancia en cuanto no resulten ilógicas, arbitrarias o absurdas, salvo que se combatan adecuadamente por la vía señalada"( sentencia de 12 de febrero de 2008 con cita de la de 29 de octubre de 2007, 10 de febrero de 2005 y 23 de mayo de 2005, entre otras). En definitiva, no debe aplicarse a la Audiencia Provincial, que es un órgano de segunda instancia, y al recurso de apelación, que es un recurso ordinario, la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en referencia al recurso de casación, que es un recurso extraordinario a través del cual ejerce la función de control que le es propia y que, a diferencia de la apelación, no posibilita una nueva valoración de la prueba practicada, ni una revisión de la misma, de no mediar una formal impugnación por infracción procesal; doctrina que, por respeto al cometido propio de los órganos de instancia, mantiene la prevalencia en casación de sus conclusiones probatorias de no mostrarse ilógicas, absurdas o arbitrarias.

CUARTO.- Conviene indicar desde este momento que la comparación a efectos de infracción debe efectuarse entre la marca registrada por la demandante y respecto de los productos para los que ha sido concedida con el signo empleado por la parte demandada para distinguir los productos y servicios que presta de caldedería y soldaduras.

Aunque en la demanda se invocan diversas marcas y un nombre comercial, es la propia demandante la que en su recurso acota la eventual infracción a la marca nº 2236727 registrada en clase 6 para los siguientes productos: Mitras de chimeneas metálicas; chimeneas, (sombreretes (copas de) metálicos; tubos de chimeneas metálicos; chimeneas metálicas.

En el recurso se indica que la clave de este procedimiento son las chimeneas metálicas y aunque la actora es titular de otras marcas para chimeneas no metálicas y calefacciones, no cabe sostener con fundamento en ellas el riesgo de confusión (páginas 2 y 3 del recurso de apelación).

Conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas el registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: ...

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.".

La aplicación del precepto exige la utilización en el tráfico económico de:

1) signos idénticos para productos o servicios semejantes o, en su caso;

2) signos semejantes para productos o servicios idénticos o, en su caso;

3) signos semejantes para productos o servicios similares (doble semejanza);

4) en cualquiera de los supuestos anteriores, que la utilización implique riesgo de confusión que comprende el de asociación.

La jurisprudencia considera que dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público pertinente, existe entre ellas una identidad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes, en este sentido, sentencia del Tribunal General de 23 de octubre de 2002, Matratzen Concord/OAMI-Hukla Germany (MATRATZEN), T6/01, Rec. p. II4335, apartado 30, confirmada mediante auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004, Matratzen Concord/OAMI, C3/03 P, Rec. p. I3657]. A este respecto, resultan pertinentes los aspectos visual, fonético y conceptual ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997, SABEL, C251/95, Rec. p. I6191, apartado 23, y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C342/97, Rec. p. I3819, apartado 25).

Conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de los signos en conflicto, en la impresión de conjunto producida por éstos, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de noviembre de 1997 en el asunto C-251/95 Sabèl BV contra Puma AG, Rudolf Dassler Sport, ap. 23, y de 22 de junio de 1999 en el asunto C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH contra Klijsen Handel BV, ap. 25; así como los autos auto del Tribunal de Justicia de 28 de abril de 2004 en el asunto C-3/03 P Matratzen Concord GmbH contra OAMI ("Matratzen"), ap. 29; y de 1 de junio de 2006, Plus warenhandelsgesellschaft contra OAMI ("Turkish Power"), C-324/05.

A la hora de determinar el grado de similitud visual, fonética y conceptual procede asimismo evaluar, en su caso, la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan (vid., las sentencias Lloyd, antes citada, ap. 27; y de 1 de febrero de 2005 en el asunto T-57/03 Société provençale d'achat et de gestión (SPAG) SA contra OAMI, ap. 54).

El consumidor rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva de ellas en la memoria. En general se recuerdan más fácilmente las características dominantes y distintivas de un signo. Por tanto, la necesidad de apreciar la impresión de conjunto producida por un signo no excluye el examen de cada uno de sus componentes para determinar sus elementos dominantes ( sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 1 de marzo de 2005, Enzo Fusco, As. T-185/03, apdo. 46 y de 5 de octubre de 2005, as. T-423/04, apdo. 57).

La impresión de conjunto producida en la memoria del público destinatario por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes ( sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 11 de mayo 2005 en el asunto T-31/03 Grupo Sada, P.A., SA contra OAMI ("Grupo Sada") Rec. 2005 p. II-1667, ap. 49, y la jurisprudencia allí citada).

En el caso que nos ocupa, el elemento dominante de la marca de la actora es la palabra de fantasía CHIMETAL que constituye un acrónimo de las palabras CHIMENEAy METAL,aunque el elemento gráfico, consistente en el subrayado del término que tiene una especial grafía y la representación de un tubo de una chimenea mediante dos líneas paralelas con trazado curvo que culminan con el sombrerete de una chimenea, no puede, desde luego, considerarse irrelevante.

Ese mismo acrónimo es el elemento dominante del signo que emplea la demandada. No se cuestiona que la demandada usa su denominación social como signo distintivo. En esta denominación social destaca el término CHIMETAL que la propia parte remarca en su página web utilizando letras mayúsculas frente al resto de la denominación social que corresponden a un nombre y apellido, Eligio Núñez.

Aunque existe diferencias gráficas entre los signos, el término dominante es idéntico desde el punto de vista fonético y conceptual, lo que atribuye a los signos enfrentados una importante similitud.

Desde el punto de vista aplicativo, para apreciar la similitud entre los productos o los servicios designados, procede tener en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos o servicios. Estos factores incluyen, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización y su carácter competidor o complementario ( sentencia del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998 en el asunto C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha contra Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., anteriormente Pathe Communications Corporation ("Canon"), ap. 23). Otros factores incluyen los canales de distribución o de prestación, el público relevante y el origen usual de los productos o servicios.

Los productos o servicios objeto de comparación son, de un lado, aquellos que designa la marca registrada, correspondientes a la clase 6: Mitras de chimeneas metálicas; chimeneas, (sombreretes (copas de) metálicos; tubos de chimeneas metálicos; chimeneas metálicas y, de otro, aquellos para los que se emplea el signo utilizado por la demandada, que son los que antes hemos relacionado y que podemos resumir como estructuras metálicas y soldaduras.

Cuando los productos o servicios designados por la marca incluyen los productos o servicios del signo comparado, los productos o servicios se consideran idénticos (vid., en tal sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002 en el asunto T-104/01 Claudia Oberhauser contra OAMI ("Fifties"), aps. 32 y 33; de 12 de diciembre de 2002 en el asunto T-110/01 Vedial S.A. contra OAMI ("Hubert"), aps. 43 y 44; de 18 de febrero de 2004 en el asunto T-10/03 Jean-Pierre Koubi contra OAMI ("Conforflex"), aps. 41 y 42.; y de 7 de julio de 2005 en el asunto T-385/03 Miles Handelsgesellschaft International mbHcontra OAMI("Biker Miles"), ap. 32.

En el caso que nos ocupa, las chimeneas metálicas no dejan de ser estructuras metálicas, por lo que en este sentido los productos son idénticos. Además, las chimeneas metálicas requieren para su sujeción soportes metálicos y de soldaduras, por lo que, al menos, se trata de productos o servicios complementarios.

Se trata, en consecuencia, de productos idénticos o, al menos, con elevada similitud.

Debe tenerse en cuenta que, dado que la marca registrada por la demandante distingue, en lo que ahora interesa, chimeneas metálicas, que se trata de un producto destinado primordialmente a instalaciones industriales y que los productos y servicios de la demandada se refieren a la caldedería industrial y construcción naval, el público pertinente son los empresarios del sector industrial y naval.

Constituye riesgo de confusión el riesgo de que el público pertinente pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (sentencias del Tribunal de Justicia "Canon", antes citada, ap. 29; y "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap.17). Conforme a esta misma jurisprudencia, el riesgo de confusión en la mente del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (sentencias del Tribunal de Justicia "Sabèl", antes citada, ap. 22; "Canon", antes citada, ap. 16; "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 18; y de 22 de junio de 2000 en el asunto C-425/98 Marca Mode CV contra Adidas AG y Adidas Benelux BV ("Marca"), ap. 40).

Esta apreciación global implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (véanse las sentencias antes citadas "Canon", ap. 17, y "Lloyd Schuhfabrik", ap. 19; así como las sentencias "Fifties", antes citada, ap. 27; y de 15 de febrero de 2005 en el asunto T-169/02 Cervecería Modelo, SA de CV contra OAMI, "Negra modelo", ap. 41).

La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trata juega un papel determinante en la apreciación global del riesgo de confusión. Además, el consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles (sentencias "Sabèl", antes citada, ap. 23, "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 25; y auto del Tribunal de Justicia "Matratzen", antes citado, ap. 29). Como hemos señalado, el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de éstas conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada (sentencia "Lloyd Schuhfabrik", antes citada, ap. 26).

En el caso que nos ocupa la comparación entre productos o servicios debe realizarse en relación a aquellos para los que se emplea el signo confrontado que, como hemos visto, resultan idénticos o, en su caso, similares a los designados por la marca, existiendo por otra parte una elevada similitud entre dichos signos.

El hecho de que el público relevante sean empresarios del sector industrial y naval, con un grado de atención e información más elevado que el público en general, no elude el riesgo de confusión o asociación, dada la elevada similitud entre los signos y la identidad o similitud, en los términos ya indicados, de los productos o servicios, pudiendo entenderse que la demandada es una delegación o filial en Vigo de la actora, especializada en el sector naval y caldedería industrial, dada, precisamente, la absoluta identidad del término dominante de los signos que es una palabra de fantasía integrada por el acrónimo CHIMETAL.

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, procede señalar que existe el riesgo de que el público interesado sea inducido a error y crea que los productos designados por la marca de la actora y los productos o servicios ofrecidos por la demandada proceden de la misma empresa o, al menos, de empresas vinculadas económicamente.

Los razonamientos expuestos determinan el acogimiento de la acción declarativa de infracción, de cesación y de remoción. Incluido el cese en el uso del nombre de dominio http://chimetalvigo.mozello.es/ y del signo "CHIMETAL" en Facebook, así como la condena al cambio de denominación social para la supresión del término CHIMETAL.

QUINTO.- En concepto de indemnización de daños y perjuicios la parte actora interesa la condena a la demandada al pago de la suma 416,95 por el coste del envío de dos cartas-requerimientos a la demandada y, en concepto de lucro cesante, el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada por la venta y prestación de sus productos y servicios bajo el signo CHIMETAL, con un mínimo de 40.538 € por los ejercicios 2016 y 2017, y sin perjuicio de cualquier otra cantidad superior que resultara de la prueba que se practicara en el seno del procedimiento.

La demandante ha acreditado gastos como consecuencia del asesoramiento, elaboración y remisión del requerimiento y contestación realizados a la demandada por importe de 416,95 euros (documento nº 23 de la demanda), a cuyo pago procede condenar a la demandada con fundamento en el artículo 43 de la Ley de Marcas.

La actora también interesa en concepto de indemnización de daños y perjuicios, el 1% de la cifra de negocios realizada por la demandada por la venta y prestación de sus productos y servicios bajo el signo infractor, con un mínimo de 40.538 euros por los ejercicios 2016 y 2017.

Conforme al artículo 43.5 de la Ley de Marcas, el titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Como hemos analizado en nuestra sentencia de 15 de diciembre de 2023 (datada por evidente error en el año 2021), la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2019 proporciona el marco de análisis de la cuestión que se plantea. Tras observar que de la Ley de Marcas distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 42), y las reglas para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 43), la sentencia establece que la aplicación de estas reglas implica con carácter previo la apreciación de que la infracción ha ocasionado daños y perjuicios, para recordar, a continuación, la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los en que los hechos pongan por sí mismo de manifiesto la existencia de aquel ( sentencias 351/2011, de 31 de mayo, y 692/2008, de 17 de julio).

Más adelante, el Alto Tribunal hace ver que la opción por un criterio legal u otro de los previstos en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Marcas es una facultad atribuida al titular de la marca que no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido y concluye: "por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción".

Con respecto a la indemnización residual del 1% de la cifra de negocio, la sentencia del Alto Tribunal concluye que: En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM :...

(este precepto) Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca".

En nuestro caso, consideramos evidente la causación de un perjuicio en el sentido indicado de obtención de un enriquecimiento injustificado por parte del infractor. No tiene otro sentido la utilización de un signo de fantasía formado por el acrónimo CHIMETAL, idéntico a la parte denominativa de la marca de la demandante.

Por lo demás, no se discute que la cifra de negocio de la demandada en el ejercicio 2016 fue de 74.247 euros; en el 2017, de 331.195 euros y que esas cantidades sumadas a la cifra de negocio de los años 2018 y 2019, hace una total de 1.293.204 euros, de lo que resulta que el 1% asciende a la cantidad de 12.932,04 euros.

SEXTO.- La parte actora también interesa que se imponga una indemnización de 600 euros por día transcurrido hasta que se produzca la cesación efectiva de la violación de la marca.

No procede acceder a esta pretensión en tanto que, conforme al artículo 44 de la Ley de Marcas, la indemnización coercitiva se impone, en su caso, en ejecución de sentencia, para el caso de que la condena no cumpla con la cesación. Tal y como indica expresamente el precepto, el importe de esta indemnización y el día a partir del cual surge a obligación de indemnizar se fijará en ejecución de sentencia.

SÉPTIMO.- La parte actora solicita en el suplico de la demanda que condene a la demandada a publicar a su costa la sentencia mediante anuncios en los periódicos

locales "LA VOZ DE GALICIA" y "FARO DE VIGO", así como en la edición nacional de los diarios "EL PAIS" y "EL MUNDO".

La publicación de la sentencia no tiene un carácter necesario e imperativo que derive sin más de la estimación de la acción principal, sino que es una facultad que debe ser pedida por la parte procesal y acordada por el tribunal bajo la apreciación de sus presupuestos habilitantes.

La medida no tiene un carácter sancionador, sino que debe justificarse la necesidad de acudir a dicha publicación de la sentencia, lo que debe ser relacionado con los fines perseguidos en la norma que, esencialmente, trata de difundir la existencia de la sentencia condenatoria como remedio para evitar nuevas infracciones y concienciación de la protección de los derechos de propiedad industrial.

En el supuesto enjuiciado se interesa la publicación de la sentencia en los medios indicados sin apoyo argumental alguno, lo que justifica el rechazo de la pretensión que solo puede acogerse a la vista de las concretas circunstancias del caso, debidamente alegadas por la parte actora, sin que ni siquiera basten argumentaciones generales o abstractas, que ni siquiera se ofrecen en la demanda.

OCTAVO.- En materia de costas, la estimación parcial del recurso de apelación con estimación parcial de la demanda, determina que no proceda efectuar condena en costas en ninguna de las instancias, todo ello de conformidad con los artículos 394.2 y 398.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,