Sentencia Civil 107/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 2677/2022 de 05 de abril del 2024

PRIMERO. D. Severino interpuso demanda de juicio ordinario contra el Ayuntamiento de Fuengirola, Dª Clara y MOBILELOCKER, S.L. por la que solicitaba:

1º. Se declare que los demandados han violado los derechos de propiedad industrial de D. Severino por los siguientes motivos:

- Dña. Clara por la explotación, el ofrecimiento para la venta, la introducción en el comercio, la utilización y la importación o posesión del módulo de taquillas patentado por mi mandante como Modelo de Utilidad con nº de Publicación ES1077261 y nº de Solicitud 201230632 sin su autorización.

- El Ayuntamiento de Fuengirola por la utilización y ofrecimiento del módulo de taquillas en cuestión arriba indicado sin autorización de D. Severino.

- La mercantil MobileLocker, S.L. por Fabricar, ofrecer, comercializar y distribuir los módulos de taquillas en cuestión, reproduciendo el Modelo de Utilidad con nº de Publicación ES1077261 y nº de Solicitud 201230632, propiedad de D. Severino sin su autorización.

2º. Que se condene a los demandados a cesar en la fabricación, ofrecimiento, comercialización y cualquier otro acto de explotación de habitáculos como los de mi mandante y a abstenerse en lo sucesivo de utilizar cualquiera de las piezas que conforman el Modelo de Utilidad nº de Publicación ES1077261 y nº de Solicitud 201230632.

3º. Que se ordene el embargo de los módulos de taquillas vulneradores de los derechos de mi mandante que en la actualidad estén terminados o proceso de producción que obren en poder de los demandados, así como de los medios exclusivamente destinados a la fabricación de los mismos y se ordene su posterior destrucción.

4º. Que se condene los demandados a indemnizar a D. Severino por los daños y perjuicios causados como consecuencia de la infracción de sus derechos de propiedad industrial, en cuantía que se determine en el momento procesal oportuno de conformidad con las bases fijadas en el presente escrito de demanda, salvo que en sede judicial se determinen otras más acordes.

5º. Que se condene a los demandados a compensar a D. Severino por el enriquecimiento injustamente obtenido, en la cuantía que resulte de aplicar las bases expresamente establecidas para este concepto en el presente escrito de demanda, salvo que en sede judicial se determinen otras más acordes.

6º. Que se condene a los demandados a publicar a su costa en los dos diarios de mayor tirada nacional el fallo de la Sentencia que se dicte en este procedimiento, si bien en la parte proporcional que les corresponda, calculada ésta sobre la base de indemnización (de ser así) que cada uno deba abonar a mi mandante, y ello en los términos precisados en el presente escrito. Este pedimento se fundamenta en que al tratarse de un módulo de taquillas ampliamente "copiado", ésta parte considera la medida como la rápida y eficaz a nivel informativo dado el gran número de personas a quienes pudiera interesarles la sentencia.

7º. Que se condene a los demandados a abonar a la parte actora las costas del juicio.

La demanda sostiene que, en fecha 19 de febrero de 2013 , le fue concedido a D. Severino el modelo de utilidad "Habitáculo para guardar objetos personales" con nº de solicitud 201230632, con las siguientes reivindicaciones:

"1. Habitáculo para guardar objetos personales, que comprende un suelo de madera compactada sobre el que se coloca una estructura de viguetas para sustentar una fachada provista de al menos una apertura de entrada, y con un techo provisto de un revestimiento de poliuretano caracterizada porque en el interior del habitáculo se disponen una pluralidad de compartimentos de seguridad, identificados a través de un sistema de registro y recogida de datos, y estando el habitáculo provisto de al menos una placa solar fotovoltaica en el techo."

2. Habitáculo para guardar objetos personales, según reivindicación 1, caracterizado porque el sistema de registro y recogida de datos es un sistema electrónico que proporciona una clave de seguridad al usuario."

Añade que Dña. Clara, bajo el nombre empresarial de Box&Sol y previa adjudicación del Ayuntamiento de Fuengirola, ofrecía al público un servicio de taquillas en las que los usuarios podían guardar sus objetos personales, copiando íntegramente el modelo de utilidad del demandante. Se trata de taquillas en las playas para que los usuarios puedan guardar sus pertenencias.

MOBILELOCKER, S.L es el fabricante y comercializador de las taquillas. Anuncia en su página web el módulo concreto que fabricó y vendió a Dña. Clara.

Se instalaron cuatro módulos con 50 compartimentos cada uno, los cuales no necesitan electricidad dado que funcionan con placas solares y la tarifa era de 1 €/ Hora, y 5 €/ Día.

Respecto a la indemnización de daños y perjuicios solicita "una indemnización a los tres demandados aunque con una cuantía y método a determinar durante el proceso, si bien, partiendo de la pericial adjuntada a la presente demanda, ante la falta de datos contables fehacientes necesarios referentes a MobileLocker, S.L, ya que fabrica gran cantidad de módulos de taquillas (no todos ellos vulneradores del modelo de mi mandante) y su distribución incluso sobrepasa el territorio nacional."

Añade la reclamación de los gastos del acta de presencia notarial y los gastos del informe pericial que se adjunta a la demanda.

Finalmente señala que la empresa MobileLocker, S.L. ha podido tener unos beneficios, solo en Fuengirola, de aproximadamente 81.600€ por el uso indebido del modelo de utilidad de Don Severino. Doña Clara ha podido tener unos beneficios aproximadamente de 182.400€ por el uso indebido del modelo de utilidad de Don Severino. El proyecto Guardaplatja ha dejado de ingresar 3.240.000€ debido al uso no autorizado del modelo de utilidad de D. Severino.

SEGUNDO. En su contestación a la demanda, la mercantil MOBILELOCKER, S.L. opuso la excepción de nulidad del modelo de utilidad con número de solicitud U 201230632 por ausencia de ésta de actividad inventiva.

Señala al respecto que numerosas patentes y modelos de utilidad divulgados en España entre 19 y 3 años antes de la presentación del modelo de utilidad de la parte actora recogen todos y cada uno de los elementos contemplados en las reivindicaciones del mismo.

Se han encontrado coincidencias en los siguientes campos: (i) módulos de taquillas alojadas en el interior de habitáculos, (ii) módulos de taquillas automatizadas que funcionan con clave, (iii) módulos de taquillas automatizados alimentados por energía solar que funcionan con clave y (iv) otros dispositivos que incorporan su alimentación eléctrica a través de paneles solares.

Todos los elementos de la única reivindicación independiente del modelo de utilidad existieron años antes de la solicitud de protección de la parte actora y las diferencias entre su modelo de utilidad y dichas patentes o modelos de utilidad radican, exclusivamente, en elementos de uso común y extendido, siendo éstos muy evidente para un experto medio en la materia.

Se opone la falta de legitimación pasiva de la demandada, en cuanto la empresa que suministró las taquillas a Dña. Clara fue la sociedad belga Mobile Locker NV sita en Liersebaan 74, 2240 Zandhoven y con número IVA de su nacionalidad BE 0643 621 922. Prueba de ello es el contrato de suministro de cuatro unidades de taquillas, con sus correspondientes componentes, suscrito entre dichas partes el 3 de marzo de 2017.

Los propios documentos acompañados a la demanda muestran lo expuesto:

- La dirección de correo electrónico de contacto del fabricante de las taquillas (info@mobilelocker.eu) se refiere a un dominio que pertenece a la sociedad belga previamente indicada.

- El sitio web (https://www.mobilelocker.eu/es/home-es/) es el empleado por Mobile Locker NV.

- La imagen de un video en el portal Youtube se refiere a un video publicado por Mobile Locker NV y que remite al sitio web indicado.

- El Informe Pericial aportado por la parte actora se remite al sitio web empleado por Mobile Locker NV.

Respecto a la infracción alega que existen sustanciales diferencias entre el modelo de utilidad y las taquillas de MOBILELOCKER NV.

Las taquillas supuestamente infractoras no comparten las siguientes características con el modelo de utilidad: (i) no cuentan con un habitáculo para guardar objetos personales, (ii) tampoco tienen un suelo de madera compactada, (iii) no están provistas de una apertura de entrada, (iv) carecen de un techo provisto de un revestimiento de poliuretano y (v) no disponen de un espacio en el interior del habitáculo.

Finalmente destaca la nula justificación de la determinación de los importes reclamados en concepto de indemnización expuestos en las págs. 21 y 22 del Informe Técnico Pericial aportado por la parte actora, así como de los daños hipotéticamente generados que, para mayor inri, parecen esquivar la realidad de una operación ruinosa que, atendiendo a las informaciones transmitidas a ésta parte, concluyó en menos de un año.

TERCERO. En su contestación a la demanda Dª Clara alegó que adquirió cuatro módulos de 50 taquillas cada uno a la empresa MOBILE LOCKER N.V., radicada en Zandhoven (Bélgica), por precio de 95.177,76 €.

Suscribió con el Ayuntamiento de Fuengirola un contrato de licencia para instalación y explotación de los módulos con fecha 29 de mayo de 2017. Inicia la actividad con fecha 10 de junio de 2017 y permanece en ella hasta el 14 de septiembre siguiente; es decir, explota las taquillas durante 96 días. El contrato con el Ayuntamiento de Fuengirola fue resuelto.

La señora Clara obtiene un rendimiento prácticamente cero, lo que le lleva a contactar de nuevo con MOBILE LOCKER N.V., que le recompra los cuatro módulos de taquillas con fecha 10 de noviembre de 2017 en precio de 64.000 €.

No constaba que ese artículo estuviera limitado en su utilización o explotación por el registro de un modelo de utilidad. Cuando el día 8 de agosto de 2017 el actor requiere al notario para que levante acta de la existencia de los módulos ubicados en las playas de Fuengirola, no efectúa ninguna intimación a doña Clara para que cesara en la explotación de los mismos. El demandante actuó con ausencia de buena fe, pues se procuró la constancia del hecho, pero omitió cualquier advertencia sobre la existencia del modelo de utilidad registrado y su oposición a la explotación del mismo.

Según el artículo 72.2 LP, quienes realicen actos de explotación distintos de la fabricación, la importación o la utilización del procedimiento patentado, "sólo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieren actuado a sabiendas o mediando culpa o negligencia".

Respecto a la indemnización, en el suplico de la demanda se dice que la cuantificación se hará "en el momento procesal oportuno" de conformidad con las bases fijadas en la demanda. Pero en dicho escrito inicial no se fijan ningunas bases, como dice el último inciso del artículo 219.1 LEC.

Tal modo de proceder deja en indefensión a la demandada, que no puede emplear adecuadamente las excepciones y defensas que le corresponderían al respecto discutiéndolas concretamente, debiendo esgrimir argumentos generalistas y especulativos que no se salvan por lo que se actúe en el curso del procedimiento.

El demandante no sólo no fija las bases sobre las cuales deben calcularse o cuantificarse los daños y perjuicios que reclama, sino que tan siquiera opta por uno de los dos sistemas alternativos para fijar la indemnización previstos en el artículo 74.2 de la Ley.

Los beneficios de la Sra. Clara se fijan de forma estimada en "aproximadamente 182.400 €", con base en que en el informe pericial se hace la operación aritmética de multiplicar el número de taquillas por los días de explotación por el precio de alquiler diario de cada una. Respecto a la ganancia dejada de obtener, se estará lo que el demandante acredite respecto al resultado de la explotación de sus habitáculos a partir de cuando quedaron registrados a su favor hasta el año 2017 inclusive.

El informe aportado con la demanda entra a considerar aspectos de compensación económica que no consta que fueran solicitados al perito y establece el cálculo de las indemnizaciones sobre bases puramente especulativas. Al establecer la ganancia dejada de obtener por el demandante a causa de la incidencia de la infracción en el llamado "proyecto Guardaplatja", no baraja datos de la explotación real de dicho proyecto para compararlos con los fijados o estimados por la explotación indebida.

CUARTO. En su contestación a la demanda, el Ayuntamiento de Fuengirola destaca que Dª Clara proporcionó al Ayuntamiento los datos técnicos de las taquillas que se reprodujeron en el Pliego de Prescripciones Técnicas.

El Ayuntamiento de Fuengirola inició los trámites administrativos para la licitación y adjudicación de una licencia para la instalación de los 4 módulos de taquillas durante las temporadas de baño 2017 y 2019 , aprobándose mediante acuerdo de Junta de Gobierno local de fecha 24 de marzo de 2017 el expediente de contratación nº NUM000, el pliego de Condiciones administrativas y técnicas, el canon mínimo anual de la ocupación a satisfacer por el adjudicatario que se fijaba en 2.087,78 € mejorable al alza, y el inicio del procedimiento de adjudicación por procedimiento abierto y trámite ordinario.

En la licitación solo se presentó la oferta de Dña. Clara. Mediante Decreto nº 4523/2017 de Alcaldía de fecha 25/05/2017, se adjudica el contrato a Dña. Clara, formalizándose el mismo con fecha 29/05/2017, por un canon anual por temporada de 2.100 €, y una duración improrrogable de dos anualidades.

Con fecha 14/09/2017, Dña. Clara presenta ante el Ayuntamiento escrito solicitando la extinción de la licencia para la instalación y explotación de los 4 módulos de taquillas, con efectos para el día 15 de dicho mes, aduciendo como motivo la no rentabilidad del servicio, y solicitando el reembolso de la parte proporcional del canon abonado por el tiempo del servicio no prestado.

Con fecha 5/10/2017, la Junta de Gobierno Local y con los informes técnicos favorables, acuerda la resolución de mutuo acuerdo del contrato, con devolución parcial del canon abonado en la temporada 2017 por importe de 855,75 €, importe que corresponde a los periodos comprendidos entre el 1 de mayo al 29 de mayo, y el 15 de septiembre al 31 de octubre, en los que la adjudicataria no ejerció la explotación de las taquillas.

Las cuatro taquillas se instalaron el 15 de junio y el 15 de septiembre finalizó la actividad económica.

Con fecha 22/01/2018, tiene registro de entrada en el Ayuntamiento escrito de reclamación extrajudicial de la defensa jurídica del Sr. Severino, por lesión de los derechos de propiedad industrial sobre el modelo de utilidad, por uso indebido por parte de este Ayuntamiento de dicho modelo sin la debida licencia del titular de los derechos.

La actuación del Ayuntamiento no es ni puede ser constitutiva de ninguna de las acciones o conductas de violación del derecho de propiedad industrial sobre el modelo de utilidad que se citan en el referido apartado del art. 59 de la Ley, que le legitime pasivamente para soportar el ejercicio de la acción o reivindicación. No tenía ningún conocimiento de que el modelo propuesto por el licitador podría lesionar o lesionaba los derechos de un tercero.

En ningún caso la actuación del Ayuntamiento llevada a cabo con la licitación ha sido directa o indirectamente la de utilizar, producir, fabricar ni ofrecer para su venta la instalación (cabina) o los elementos de la misma que supuestamente infringen el modelo de utilidad del demandante con fines económicos y comerciales, a que se refiere el artículo 59.1.a) o la de ofrecer determinados medios para su realización a que se refiere el art. 60, como tampoco se ha beneficiado o lucrado directa o indirectamente con su comercialización o explotación.

Añade que el informe pericial aportado carece de la necesaria confrontación y comparación punto por punto, de las reivindicaciones del modelo de utilidad con los elementos de las taquillas.

Lo mismo señala respecto a la suma que en concepto de compensación económica se recoge estimativamente en el informe pericial (pag. 21 y 22), pues adolece del más mínimo respaldo justificativo.

QUINTO. La sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil desestimó la demanda.

Analiza en primer lugar la alegada nulidad del registro del modelo de utilidad por falta de actividad inventiva, siendo de aplicación por razones temporales la normativa protectora del modelo de utilidad dispuesta en la Ley de Patentes de 1986.

La invención registrada por el demandante con nº ES 1077261 U y solicitud nº U201230632, recoge en su reivindicación independiente 1ª, la invención de ' Habitáculo para guardar objetos personales, que comprende un suelo de maderacompactada sobre el que se coloca una estructura de viguetas para sustentar unafachada provista de una apertura de entrada, y con techo provisto de unrevestimiento, caracterizado porque en el interior del habitáculo se disponen unapluralidad de compartimentos de seguridad, identificados a través de un sistema deregistro y recogida de datos, y estando el habitáculo provisto de al menos una placasolar fotovoltaica en el techo '.

Y junto a ello una reivindicación 2ª, dependiente de la anterior, ' caracterizada porque el sistema de registro y recogida de datos es un sistemaelectrónico que proporcional una clave de seguridad al usuario'.

Del examen de la descripción del modelo resulta que el mismo pretende dar solución a los robos y hurtos que los turistas sufren en época estival y verano, especialmente en playas y zonas costeras, al permitir a los turistas depositar sus objetos personales en custodia del habitáculo y taquilla, en cuanto pasean o se bañan; la invención registrada pretende facilitar un servicio de guarda y custodia de dichos objetos personales por un determinado periodo temporal y precio, para lo cual el habitáculo dispondrá de una entrada en cuyo interior estarán dispuestos receptáculos o taquillas accionadas mediante un sistema de registro o electrónicamente, para la identificación del usuario.

Concluye que, tanto el objeto que incorpora la invención [- habitáculo con base que soporta estructura de viguetas, que dota de cuerpo a un habitáculo en cuyo interior y paredes se ubican taquillas de uso individual, dotadas de cierre manual o electrónico, pero automatizado-], como la ventaja competitiva en su uso [-protección de los efectos personales de un gran número de bañistas y turistas en zonas de costa y de playa, temporalmente y a cambio de un precio, sin la intervención de operarios y sin necesario acceso a alimentación eléctrica por contar con paneles solares-], se encontraban en el estado de la técnica para un experto medio en la materia, de tal modo que combinando los elementos ya conocidos se podría alcanzar el objeto y solución técnica registrada mediante la aplicación de sus conocimientos.

No impide tal conclusión la circunstancia de que el solado o estructura que soporta y equilibra en habitáculo sea de madera compactada [-frente a otras soluciones técnicas recogidas en las anterioridades-], en cuanto ello no dota de singularidad a la caracterización y al objeto registrado; lo que debe extenderse al material que se especifica estará fabricado el techo.

La ventaja competitiva relevante del objeto del demandante se centra en estar dotado de una gran estructura que permite el acceso del usuario a un especio dotado de 450 taquillas [-frente a las 50 de cada uno de los módulos exteriores de la fabricante Mobile Locker, N.V.-] , de uso individual, automatizadas y protegidas de la climatología exterior [lo que ya recogían las anterioridades-], por lo que dotar a dicha estructura de una base de madera [-con fines ecológicos de protección del espacio costero-] y de un techo de poliuretano que soporte una alimentación eléctrica de autoproducción por paneles solares, resultan mejoras o ventajas accesorias y nimias respecto a la reivindicaciones objeto de registro.

Concluye que el registro del demandante carece de la altura inventiva necesaria para la protección del objeto registrado y sus características.

SEXTO. Recurso de apelación interpuesto por D. Severino.

Se sustenta el recurso en la errónea valoración de la prueba puesta en relación con una interpretación también errónea de la normativa aplicable realizada por el juzgador.

El recurso efectúa una serie de consideraciones de tipo genérico para concluir refiriéndose al experto en la materia, señalando que esa función la cumple claramente un Agente de Patentes y que el actor fue asesorado en todo momento por un Agente de la Propiedad Industrial, quien revisó esa actividad inventiva. Añade que la OEP examinó el contenido de la solicitud, y al no encontrar defectos en ésta, la puso a disposición del público y nadie se opuso a la protección solicitada para el modelo de utilidad.

Afirma que el modelo de utilidad no es nulo y está vigente, y que el recurrente se pasa diez años pagando y pensando que tiene algo, aunque no tiene nada, pero la Oficina de patentes y adheridos cobran.

Añade que "no puede ser que una Ley orgánica obligue a registrar un Modelo de utilidad en un Registro público específico cumpliendo una serie de requisitos para poder proteger dicha invención de conductas ilegales externas, y que a la vez permita que ese Registro INCRIBA SIN SUPUESTAMENTE VERIFICAR TODOS Y CADA UNO DE ESOS REQUISITOS, de forma que si te sucede algo como a mi mandante, puedan venir y decirte QUE HAS PAGADO POR NADA, QUE NADIE TE VA A DEVOLVER TU DINERO y que todo el que quiera puede aprovecharse de tu invento."

Establece el recurso como conclusión que D. Severino estuvo asesorado por un Agente de la Propiedad debidamente registrado, y que ha de tomarse incluida en la labor desarrollada por éste para el recurrente, ese estudio del estado de la técnica previo a la presentación de la solicitud de protección de D. Severino. Dado que, en caso contrario, la ley no estaría cumpliendo su función protectora, sino más bien, facilitando las conductas fraudulentas.

Valoración del Tribunal.

Inciden los escritos de oposición en la falta de motivación del recurso, en cuanto, sustentado en el error en la valoración de la prueba, no permite conocer cuál es el error que se pretende atribuir a la sentencia recurrida.

En relación al art. 733 LEC 1881 - actual artículo 458.2 LEC -, la STS de 31 de enero de 2000 declaró que "no cabe una remisión a escritos de alegaciones de la primera instancia, sino que es preciso, que a la luz de la sentencia objeto de la apelación se señalen las razones concretas de la discrepancia, ya que, en otro caso, se defraudaría el contenido y sentido de la norma".

En el mismo sentido se pronuncian la SAP de Pontevedra (Sección 6ª) de 15 de septiembre de 2016 y SAP de Madrid, Sección 8ª, de 21 de marzo de 2019 - con cita de la STC 3/1996, de 15 de enero de 1996, sobre fundamentación de la apelación - entre otras.

A tal efecto, la citada sentencia del Tribunal Constitucional establece lo siguiente:

La importancia que el legislador ha querido atribuir a los escritos de alegaciones de las partes, trasladando el momento de fundamentación de la apelación del acto de la vista a los escritos de interposición y de impugnación del recurso, con lo que la vista ha perdido su carácter esencial para convertirse en un trámite no siempre necesario que, no obstante, es obligado cuando se practique prueba en la segunda instancia ( art. 736 L.E.C .), trae consigo que el incumplimiento por el apelante de la carga de motivar el escrito de interposición con las alegaciones en que sustente la apelación, entrañe la inobservancia de un requisito procesal esencial para el correcto desarrollo del derecho a la tutela judicial efectiva en la fase de recurso, cuya omisión permitirá acordar la inadmisión del recurso en la fase inicial del procedimiento o, en su caso, facultará al órgano ad quem para desestimar el recurso sin entrar en el fondo de la pretensión impugnatoria ( STC 64/1992 ).

En el caso que nos ocupa el recurso no concreta cual es el supuesto error en la valoración de la prueba y efectúa unas consideraciones de tipo genérico sobre el experto en la materia y las funciones encomendadas a la OEPM para concluir en una especie de reproche sobre los gastos efectuados para la obtención de un certificado de protección.

En consecuencia, el recurso debe ser desestimado.

Debemos añadir que tampoco esas referencias genéricas tienen fundamento.

En primer lugar, el recurso parte de un concepto de experto en la materia que refiere a quien prestó asesoramiento para la obtención del certificado de protección del modelo de utilidad.

Este no es el concepto previsto legalmente, que es el que aplica la sentencia recurrida.

El experto en la materia, relacionado con el juicio de actividad inventiva, es un especialista hipotético en el campo de la técnica de la invención que posee el conocimiento común general sobre la materia. No se identifica ni con la persona que ofreció asesoramiento al recurrente ni con cualquier perito que intervenga en las actuaciones - SSTS 334/2016, de 20 de mayo, 532/2017, de 2 de octubre y 505/2021, de 7 de julio, entre otras -.

Por otra parte, la OEPM no examinó la actividad inventiva - artículo 148 LP de 1986 -.

Debemos añadir que la concesión del modelo de utilidad se efectúa sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a su validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae - artículo 150.1 en relación a lo dispuesto en el artículo 37.2, ambos de la LP 1986, actualmente, artículo 42 de la LP de 2015 por remisión de su artículo 150, aplicable a los títulos concedidos conforme a la legislación anterior según su disposición transitoria 2ª-.

Visto lo expuesto, el recurso debe ser desestimado, con imposición a la parte recurrente de las costas causadas en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC -.