Sentencia Civil 81/2023 Audiencia Provincial Civil-penal de Toledo nº 1, Rec. 835/2020 de 09 de febrero del 2023

PRIMERO: Se interpone recurso de apelación frente a la sentencia el juzgado de lo mercantil que desestimó una demanda sobre competencia desleal por actos del demandado contrarios a la buena fe objetiva vedados por el artículo 4.1. de la Ley de Competencia Desleal; actos de engaño consistentes en difundir la información falsa de que los productos de AURA (del demandante) y AMBAR (del demandado) son los mismos y proceden del mismo fabricante; actos de confusión consistentes en difundir a los comercializadores y clientes esa información falsa; comercializar los productos de AMBAR en envases similares a los de AURA; disponerlos en los mismos expositores; arrancar vinilos de AURA de los expositores de HUGWORLD (empresa del demandante)y poner en su lugar los de la marca AMBAR; (v) sustraer los expositores de HUGWORLD con sus logos, para sustituirlos por los propios; y disponer conjuntamente los productos de una y otra marca, con envases similares y en unos mismos expositores de forma que induzcan a confusión al cliente final. También realizar actos de explotación de la reputación ajena, vedados por el artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal, consistentes en indicar que AURA y AMBAR son el mismo producto y proceden del mismo fabricante; actos de imitación en el envasado y presentación y funcionamiento de los productos y por último actos de inducción a la infracción contractual a los agentes, comerciales y trabajadores de HUGWORLD.

La sentencia, tras un minucioso examen legal y jurisprudencial de las cuestiones planteadas, rechaza la demanda al entender respecto de los actos de información falsa sobre la identidad de los productos de AURA y AMBAR y que proceden del mismo fabricante confundiendo a comercializadores y clientes con esa información, ha considerado insuficiente la testifical de los dos detectives contratados por la demandante, con escasa memoria y además testigos de referencia, echando de menos la declaración testifical de los encargados de las tiendas que se dice fueron los receptores de esa información falsa para confundirlos. Respecto a la imitación de envases, por considerar mucho más completo el informe pericial de la demandada, que reconociendo similitudes entre ellos, hace referencia a otros muchos productos similares en el mercado (ambientadores de coche, en spray, sustancias hidrosolubles, ambientadores tipo mikado...), de otros tantos fabricantes, envasados de forma muy similar sin que el demandante haya efectuado ningún esfuerzo especial individualizador de sus envases, por lo que la competencia desleal no existe. Tampoco ha considerado acreditada la denunciada confusión de productos disponiéndolos en los mismos expositores etc, pues esa circunstancia se aprecia según los detectives en pocos establecimientos, desconociéndose quien puede haber mezclado unos productos con otros, máxime teniendo en cuenta el escaso orden que reina en ese tipo de bazares orientales (canal étnico, le denomina el sector, precisamente por tratarse de establecimientos regentados por personas de origen oriental).

Por último, tampoco tiene por suficientemente acreditada la inducción por parte del demandado a los agentes comerciales de la demandante para infringir su deber de promocionar los productos de este (Hugworld) y aprovechar la reputación ajena del mismo para desplazarlos a favor de los de la entidad demandada.

SEGUNDO: Se alega por el recurrente, mediante una larguísima exposición, aunque sin enunciarlo expresamente, el error del jue en la valoración de la prueba, en primer lugar (sin seguir el orden con que se analiza en la sentencia) respecto a los actos de inducción por parte del demandado a los agentes comerciales del demandante D. Imanol y D. Isaac para que comercializaran los productos de PERFUMS & BEAUTY, S.L. (empresa del demandado), que son de igual naturaleza que los de HUGWORLD y concurrentes y competitivos con éstos, mientras fueran agentes de HUGWORLD, sin el consentimiento de ésta, manteniendo que comenzaron a prestar servicios para la empresa PERFUMS & BEAUTY, cuando todavía lo hacían para la empresa HUGWORLD, y ello porque la resolución del contrato de agencia se produjo, a instancia de los agentes, con fecha 11 de noviembre de 2015 siendo incontrovertido que ya trabajaban para la empresa del demandado al menos desde octubre de 2015 (si bien los datos económicos, que muestran una caída acusada de las ventas de HUGWORLD en el sector étnico en agosto y septiembre de 2015, apuntan a que los agentes se hallaran ya trabajando para PERFUMS & BEAUTY, S.L., en estas fechas).

Pues bien, aunque ello fuera cierto, lo que determinaría la competencia desleal no es que los agentes comerciales incumplieran su deber de no comercializar simultáneamente productos de la competencia, ni siquiera que el demandado conociera que lo hacían, sino que lo que verdaderamente constituye acto de competencia desleal es la inducción por el demandado a dichos agentes a que incumplan su obligación contractual con la primera empresa, circunstancia de la que por mucho que se quiera en el recurso, no solo no existe prueba alguna sino que antes al contrario, los propios agentes comerciales la niegan categóricamente.

Decíamos en nuestra sentencia de 23 de marzo de 2022 que "La STS de 23 de mayo de 2007 examina un procedimiento sobre captación por una empresa de trabajadores de otra con la misma actividad y ubicada en zona geográfica próxima, habiendo ostentado alguno de los contratados puestos de especial cualificación en la primera, concluyendo que la mera captación y trasvase de trabajadores de una empresa a otra, que se funda o ya en funcionamiento, con la misma actividad industrial y/o comercial, no es suficiente para generar un ilícito de competencia desleal. Forma parte de la normalidad del mercado que las empresas traten de obtener trabajadores con experiencia, lo que normalmente supone que dichos trabajadores dejen de formar parte de la plantilla de otra, y no es maniobra desleal que la captación tenga lugar mediante el ofrecimiento de mejores condiciones económicas y/o laborales y/o personales.

Por su parte la STS de 26 de febrero de 2014 no reputa desleal la salida de empleados de una empresa y su incorporación a una competidora utilizando información y conocimientos adquiridos en aquélla si no se les ha inducido a infringir sus deberes contractuales o a terminar irregularmente su relación laboral. La salida de empleados de una empresa y su incorporación a una sociedad competidora en la que utilizan información y conocimiento adquirido en la anterior solo es desleal si se incurre en los supuestos de hecho del art. 14.1 de la Ley de Competencia Desleal , esto es, si ha existido una inducción a dichos empleados a infringir los deberes contractuales básicos contraídos con la empresa de la que se marchan y en concreto el de confidencialidad; del art. 14.2, esto es, si ha existido una inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de un tercero de una infracción contractual ajena si tiene por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial; o del art. 13, esto es, si se ha producido la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquier otra especie de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva.

Si las conductas que fundamentan la acción de competencia desleal superan el control de legalidad impuesto en estos tipos legales, que se redactaron específicamente para reprimir las conductas de esa naturaleza, no puede pretenderse que se califiquen como desleales a través del recurso al art. 5, hoy 4, de la Ley de Competencia Desleal. Las sentencias de esta sala núm. 635/2009, de de 8 de octubre , núm. 720/2010, de 22 de noviembre , y núm. 48/2012, de 21 de febrero , declararon que «el artículo 5 de la Ley 3/1991 no puede servir para sancionar como desleales conductas que debieran ser confrontadas con alguno de los tipos específicos contenidos en otros preceptos de la propia Ley, pero no con aquel modelo de conducta, si es que ello significa propiciar una afirmación de antijuricidad degradada, mediante la calificación de deslealtad aplicada a acciones u omisiones que no reúnen todos los requisitos que integran el supuesto tipificado para impedirlas».

Abundando en lo anterior, la STS de 15 de julio de 2013 nos indica que la inducción a la terminación regular de un contrato, para que pueda ser considerado acto de competencia desleal, debe ir acompañada de alguna de las circunstancias expuestas en el apartado 2 del art. 14 LCD, entre las que se encuentra el engaño y la intención de eliminar a un competidor del mercado. No se trata de circunstancias cumulativas, por lo que en todo caso no es necesario exigir el engaño. Respecto de la intención de eliminar a un competidor del mercado, se trata de una circunstancia subjetiva cuya constatación puede objetivarse mediante hechos que la ponen en evidencia.

Pero como ya advertíamos en la sentencia de 23 de mayo de 2007, en un supuesto en que la inducción denunciada afectaba a la terminación regular de contratos de trabajo, una cosa es que la contratación de trabajadores de un competidor pueda ocasionar a la postre su eliminación del mercado, y otra distinta que la principal finalidad o propósito perseguido al inducir a los trabajadores a que cesen en sus relaciones contractuales con el reseñado competidor sea su eliminación del mercado. Esto último, que es lo que se tipifica en el art. 14.2 LCD, ocurre cuando el inductor no está tanto interesado en el beneficio propio y directo que le genera la contratación de trabajadores que lo habían sido del competidor, como privar a éste de aquellos trabajadores para generar su ruina.

Además, en el caso de la captación de la clientela de un competidor, que consiste en muchos casos el objetivo de la competencia en el mercado, siempre que se haga como consecuencia del "merito" de las propias prestaciones, como necesariamente pasará por la terminación o disminución de la relación comercial con el competidor, es muy difícil apreciar la reseñada circunstancia de la intención de eliminar a dicho competidor del mercado."

Como hemos indicado más atrás, no existe prueba concluyente de que el demandado indujera a los comerciales que lo fueron de la demandante a que incumplieran sus obligaciones contractuales para con él con la finalidad ( art 14.2 LCD) de difundir o explotar un secreto industrial o empresarial o en circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u otras análogas.

TERCERO: Se alega a continuación también sin enunciación expresa, error en la valoración de la prueba respecto a que el demandado, además de introducir los productos en el mercado utilizando los agentes D. Isaac y D. Imanol (y la red comercial de éstos), mientras tenían contrato con HUGWORLD, (lo que ya se ha examinado en el fundamento anterior), lo hizo proporcionando información falsa a los propietarios de las tiendas en cuanto al origen de los productos e identidad del fabricante informando de que se trataba del mismo producto que AURA, que el fabricante era el mismo y (en ocasiones), que la introducción del nuevo producto se debía a que AURA se iba a destinar, a partir de ese momento, para venderlo en las grandes superficies, mientras que AMBAR se iba a destinar exclusivamente al canal étnico.

Pues bien, la sentencia ha examinado con detenimiento la declaración testifical de ambos detectives, que son testigos de referencia contratados por la actora, pero que no ha traído como testigo a absolutamente ninguno de los propietarios o encargados de la multitud de establecimientos que se dicen visitados y cuyos responsables les habrían manifestado la existencia de tales actos de confusión. La Sala comparte plenamente con la juez de instancia la insuficiencia de una testifical e referencia cuando puede perfectamente ser traído el testigo o los muchos testigos directos de los hechos que se pretenden acreditar, y que además habrían permitido que los comerciales mezclaran en sus tiendas los productos, arrancaran vinilos de AMBAR etc, pareciendo a la Sala muy dudoso que el gerente o encargado de un bazar permita a un comercial de cualquier producto moverse por las estanterías desordenando o mezclando la mercancía y mucho menos que le permita arrancar vinilos o expositores de un determinado producto de la competencia.

La explicación además de por qué no se ha traído a esos responsables de locales "étnicos" como testigos es absurda, pues se dice que lo lógico es que los detectives, en las investigaciones privadas que efectúan es práctica no informar de su condición de detectives para así obtener respuestas naturales e información veraz, lo cual puede ser cierto, pero no impide que una vez obtenida tal información, sean citadas esas personas para ratificar la misma ante quien tiene que escucharla y valorarla, es decir, ante el juez que ha de decidir el asunto. Una cosa es ocultar lógicamente la condición de detective para poder investigar con eficacia y otra traer como testigo a quien verdaderamente lo es, de primera mano, una vez que el detective ha terminado su labor. Se alega además que resulta ingenuo pensar que los propietarios de las tiendas iban a declarar sin influencia ni orientación de los agentes y comerciales para favorecer a PERFUMS & BEAUTY cuando tiene relación directa co los mismos, con lo que en definitiva se pretende sustituir la valoración de la prueba testifical que pueda realizar el juez por la que han efectuado sus propios detectives.

TERCERO: Por último, respecto de la existencia de actos de imitación de las presentaciones, envases y formatos constitutivos de competencia desleal, se alega también error del juez en la valoración de la prueba, aludiendo a que la sentencia, al valorar la prueba, solo hace consideraciones sobre los ambientadores de coche, donde habría similitudes con otras casas fabricantes, pero la imitación se extendió según el recurrente absolutamente a todas las gamas de productos AURA, aludiendo a la pericial que se practica sobre 60 productos analizados (30 pertenecientes a la marca AURA de HUGWORLD y 30 pertenecientes a la marca AMBAR de PERFUMS, en cuatro tipos de productos diferentes, que serían ambientadores Mikados, ambientadores de vehículo, ambientadores spray absorbe olores y ambientadores esencia concentrada hidrosoluble, en todos los cuales el perito de la demandante aprecia similitudes que dan lugar a que la impresión general que producen sea la misma por la apariencia de la presentación del producto, por lo que considera que pueden generar riesgo de confusión en cuanto su procedencia empresarial o riesgo de asociación.

Señala la STS de 25 de junio de 2021 que «El artículo 11 de la Ley 3/1991 establece, con carácter general, la regla según la que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, con dos excepciones: que éstas estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la ley y que la imitación sea desleal por resultar idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o por comportar un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno».

De este modo, partimos de la regla general, la libre imitación de prestaciones, y analizamos a continuación si concurre una de las excepciones legales, que la imitación «resulte idónea para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación» ( art. 11.2 LCD).

El precepto exige que la imitación de prestaciones resulte idónea para generar la asociación en el consumidor acerca del origen empresarial de la prestación. Por riesgo de asociación se entiende trasladar la impresión de que entre los fabricantes o quienes comercialización esos productos existe una relación o vinculo económico o jurídico. La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación."

Por su parte, la STS de 5 de mayo de 2017 nos recuerda que, "como ha declarado reiteradamente este tribunal, la regulación de la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales contenida en el art. 11 de la Ley de Competencia Desleal parte del principio de que la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre si no existe un derecho de exclusiva que los ampare. Así se desprende de la propia exposición de motivos de la Ley de Competencia Desleal, y así se expresa en el apartado primero del art. 11 de la Ley de Competencia Desleal.

Solo si concurren determinadas circunstancias, entre las que se encuentra la idoneidad para generar asociación, la imitación es desleal, siempre que concurra el requisito de la evitabilidad. En la imitación desleal del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal, lo imitado no es el signo distintivo (en un sentido muy amplio que incluye los elementos que son percibidos en el tráfico como forma de identificación o presentación de la prestación que remita a una procedencia empresarial determinada) sino la prestación misma. Cuando la deslealtad de la imitación radica en el riesgo de asociación, es necesario que la prestación en sí sea apta para evocar una determinada procedencia empresarial.

2.- Es necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla y reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas. De hecho, la imitación relevante a efectos del art. 11.2 de la Ley de Competencia Desleal solo es aquella que consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina «singularidad competitiva» o «peculiaridad concurrencial» que puede identificarse por un componente o por varios elementos. Así lo hemos declarado en sentencias tales como las 887/2007, de 17 de julio, y 1167/2008, de 15 de diciembre.

Ello excluye la singularidad competitiva en los productos cuyas formas estandarizadas sean las generalmente utilizadas en el sector del mercado de que se trate, pues la prestación original debe reunir rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza, de forma que permitan al destinatario individualizar su origen. Por tanto, el riesgo de asociación no concurre cuando la prestación imitada, por sus características, no es relacionada por sus destinatarios con un determinado origen empresarial".

En el caso presente, reconocen ambas partes en juicio que los productos litigiosos del tipo de ambientadores de coche, en spray, sustancias hidrosolubles y ambientadores tipo mikado presentan envases y embalajes semejantes en otras marcas distintas a Aura y Ámbar. Igualmente se constató esa semejanza o apariencia entre productos de muy diferentes marcas por la testifical que la juez valora ampliamente, tanto de un comercial de estos productos como de un fabricante de embalajes, que los suministra muy similares para diferentes marcas, y ante todo resulta para la Sala ilustrativo el informe pericial de la demandada, que pone de manifiesto de forma bien perceptible los enormes parecidos en formas, presentaciones y embalajes de todo tipo de productos como los litigiosos, de hasta siete marcas diferentes existentes en el mercado nacional, sin que ello comporte acto de competencia desleal, porque todos ellos se identifican con diferentes marcas que impiden por completo todo riesgo de asociación.

Hasta tal punto es así, que el actor manifestó que el problema no es tanto la apariencia semejante de los productos como la marca, cuestión que la sentencia no entra siquiera a examinar pues nada se alega en la demanda en relación con la misma. marca de los productos, pues lo que se afirma en todo momento en dicho escrito es que el acto de imitación consiste en la semejanza entre la apariencia de los productos de las partes debida al parecido entre los envases, frascos y embalajes.

No procede, por tanto, entrar a conocer sobre la semejanza o diferencia entre las marcas "Aura" y "Ámbar", pues tratándose de un hecho que no ha sido alegado en la demanda, momento procesal oportuno para ello, causaría indefensión a la parte demandada.

QUINTO: Las costas procesales se impondrán al recurrente, en aplicación del art. 398 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil. -