Sentencia Civil Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9, Rec 57/2013 de 15 de Mayo de 2013

Encabezamiento

ROLLO NÚM. 000057/2013

VTE

SENTENCIA NÚM. 153/13

Ilustrísimos Sres.:

MAGISTRADOS

GONZALO CARUANA FONT DE MORA

MARIA ANTONIA GAITON REDONDO

PURIFICACION MARTORELL ZULUETA

En Valencia a quince de mayo de dos mil trece.

Vistos por la Sección Novena de la Ilma. Audiencia Provincial de Valencia, siendo Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado DON/ DOÑA GONZALO CARUANA FONT DE MORA, el presente rollo de apelación número 000057/2013, dimanante de los autos de Juicio Ordinario - 000515/2011, promovidos ante el JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA, entre partes, de una, como apelante a Jesús María , ALFA TILES S.L y GRANATTE CERAMICA S.L, representado por el Procurador de los Tribunales SARA GIL FURIO, y asistido del Letrado VICENT BELLIDO CAMBRON, y de otra, como apelados a Anton , Ramona , María Cristina y Cristobal representado por el Procurador de los Tribunales CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU, y asistido del Letrado SANTIAGO SOLER LERMA, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Jesús María , ALFA TILES S.L y GRANATTE CERAMICA S.L.

Antecedentes

PRIMERO .- La Sentencia apelada pronunciada por el Ilmo. Sr. Magistrado del JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 2 DE VALENCIA en fecha 8 DE NOVIEMBRE DE 2012 , contiene el siguiente FALLO: ' Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Anton , Ramona , María Cristina y Cristobal , representados por el procurador CARLOS EDUARDO SOLSONA ESPRIU bajo la defensa del Letraso SANTIAGO SOLER LERMA, contra Jesús María , GRANATTE CERAMICA, SL y ALFA TILES, SL, representados por el Procurador SARA GIL FURIO, bajo la defensa del Letrado VICENTE BELLIDO CAMBRON, DEBO DECLARAR Y DECLARO: (i) que el registro o rehabilitación registral del signo distintivo 'IDROPOL', durante el tiempo en que el codemandado Sr. Jesús María permaneció en el seno de la Comunidad de Bienes, lo fue por cuenta e interés de DIRECCION000 , CB, siendo a dicha comunidad a quien corresponde la titularidad de las marcas M 890750, M 890751, M 2222818, M 2222819 'IDROPOL', y la marca internacional 'IDROPOL' II 716264: (ii) la NULIDAD de la marca nacional JVS SYSTEM M 2905929 titularidad de ALFA TILES, SL, por haberse solicitado de mala fe; (iii) ABSOLVIENDO a los demandados de los demás pedimentos contenidos en el SUPLICO de solicitud de DECLARACION del escrito de demanda, y en su virtud, DEBO CONDENAR Y CONDENO a los demandados a cesar en el uso de las marcas IDROPOL u otras que integren o reproduzcan tal denominación, así como de los dominios que comprendan o reproduzcan tal denominación, y de los elementos idetificativos y ornamentales de DIRECCION000 , CB, ABSOLVIENDO a los demandados de los demás pedimentos contenidos en el SUPLICO de solicitud de CONDENA del escrito de demanda.

Todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas a ninguna de las partes litigantes, asumiendo cada una las de su instancia y las comunes por mitad.' Auto aclaratorio, de fecha 12 de noviembre de 2012, que contiene la siguiente PARTE DISPOSITIVA: 'SE RECTIFICA SENTENCIA, de fecha 8/11/2012 , en el sentido de que donde se dice MAGISTRADO-JUEZ QUE LA DICTA: Ilmo.Sr. FERNANDO CRESPO MORENO, debe decir MAGISTRADO-JUEZ QUE LA DICTA: ILMO. SR. FERNANDO PRESENCIA CRESPO.'

SEGUNDO .- Que contra la misma se interpuso en tiempo y forma recurso de apelación por Jesús María , ALFA TILES S.L y GRANATTE CERAMICA S.L, dándose el trámite previsto en la Ley y remitiéndose los autos a esta Audiencia Provincial, tramitándose la alzada con el resultado que consta en las actuaciones.



TERCERO. - Que se han observado las formalidades y prescripciones legales.

Fundamentos

PRIMERO .- Cristobal , Anton . Ramona y María Cristina , presentan demanda en la que en esencia y sumario solicitan que se les declare cotitulares de las marcas M 890750, M 890751, M 2222818, M 222819 'IDROPOL' de las que es titular registral, el demandado Jesús María o subsidiariamente su derecho a utilizar la denominación 'IDROPOL'; o subsidiariamente su nulidad por estar inscritas con mala fe; igualmente se declare la nulidad por registro de mala fe de la marca M 2905929 JVS SYSTEMS inscrita por igual demandado; así como que se declaren actos de competencia desleal determinadas actuaciones efectuadas por el citado demandado a través de las entidades ALFA TILES SL y GRANATTE CERÁMICA SL.

Las demandadas contestaron la demanda oponiéndose a las mismas planteado entre otras defensas la prescripción de la acción.

La sentencia del Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia estima la acción referente a las marcas y declara que las marcas M 890750, M 890751, M 2222818, M 222819 'IDROPOL y la marca internacional 'IDROPOL' H 716264, son de la comunidad de bienes formada por el Sr. Jesús María y los demandantes y anula por registro de mala fe de la marca JVS SYSTEMS, desestimando las acciones de competencia desleal.

Se interpone recurso de apelación por el demandado alegando como motivos los que ahora meramente se enuncian; 1º) Vulneración del artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil por falta de exhaustividad y congruencia de la sentencia con vulneración del artículo 2.2 y 45 de la Ley de Marcas ; 2º) Infracción de Ley por vulneración del artículo 2.1 y 39 de la Ley de Marcas , 3º)Infracción del artículo 34 de la Ley de Marcas ; 4º) Infracción del artículo 51 de la Ley de Marcas , respecto al fallo sobre la marca JVS SYSTEMS, solicitando la revocación de la sentencia por otra que desestime toda la demanda.



SEGUNDO .- La revisión que por mor del artículo 456-1 de la Ley Enjuiciamiento Civil efectúa este Tribunal de la alzada determina en el ámbito al que ha quedado reducido su enjuiciamiento, ceñido al tema marcario, no aceptar los razonamientos de la sentencia recurrida, por concurrir un claro y patente error de valoración probatoria y un claro error de aplicación normativa que conllevan a que la solución al litigio sea diversa a la fallada en la instancia.

Para una mejor comprensión de la solución litigiosa es necesario tener presente unos hechos que por un lado están constatados con los documentos aportados al proceso y además no son objeto de discusión. Asi; 1º) Jesús María en octubre de 1978 solicitó y luego obtuvo en 5/5/1979 y 16/7/1979 el registro de la marcas M 890750 y M 890751, 'IDROPOL' para las clases 11 y 17, respectivamente 2º) En 13 de Enero de1986 Cristobal , Anton y Jesús María constituyen una comunidad de bienes plasmada por escrito (Doc. uno demanda) que tiene por objeto la actividad referida a transformación de plásticos en la que todos ello, se nombran administradores. Se fijó (estipulación décima) que desde tal día serán de cuenta de la sociedad, cuantos gastos, pagos, impuestos, tasas, cotizaciones etc debieran satisfacerse con motivo del desarrollo del objeto social aún cuando apareciere cualquiera de los socios como directamente obligado a satisfacerlas. Dicha comunidad se extendió a las esposas de los comuneros en fecha de 14/2/1986 (Doc.2) 3º) En fecha de 30/4/1987 se insta la rehabilitación de la marcas M 890750 (Doc. 3 y 10 que titula 'Solicitud rehabilitación de marca y gráfico en clase 11 de D. Jesús María ' a doc. 12) rehabilitándose en fecha de 30/4/1987 a nombre de Jesús María y en iguales términos con referencia a la marca M 890751, (Docs. 2, 19 y siguientes) 4º) Tales marcas han venido siendo usadas por la comunidad de bienes quien se ha hecho cargo de los gastos de rehabilitación, mantenimiento, renovación etc, hasta la extinción de la comunidad.

5º) En 10/3/1999 Jesús María solicita ante la Ofician Española de Marcas, el registro de las marcas mixtas M 2222818, M 222819 'IDROPOL' para las clases 11 y 17 respectivamente que se conceden y registran a nombre del citado (Doc.22 a 24 de la demanda), cuyos gastos de mantenimiento, renovación etc, fueron satisfechos por la comunidad de bienes.

6º) Todas als gestiones llevadas a cabo por el Agente de Propiedad Industrial (Ungría) referentes a las amrcas coalcionadas en los precedentes ordinales 3º) y 5º) , ante la Oficina Española de Marcas y la facturaciónde tales servicios ala comunidad DIRECCION000 CB, refieren a Jesús María como titualr de las mismas y asi consta en lod documentos aportados por los actores junto con su demanda números, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37 y 41.

7º) En fecha de 3/8/2007 Jesús María y su esposa deciden separarse de la Comunidad de bienes, suscribiendo con el resto de los comuneros un documento de escisión y en su estipulación VII ((Doc.140) se dice que se pone a disposición de la comunidad de bienes los muebles e inmuebles que les corresponde en la misma.

8º) Desde 2008 los gastos de renovación , mantenimiento etc, de las marcas mencionadas son satisfechos por la entidad ALFA TILES SL (Doc.12 contestacón) de la que forma parte el Sr. Jesús María que hace uso de las mismas.

9º) En Julio de 2008 Jesús María requiere a DIRECCION000 CB para el cese en el uso de las marcas de la que es titular (Doc. 39 demanda) requerimientos que se vuelve a practicar en Diciembre de 2009 y Abril de 2010 (aportados con la demanda) y DIRECCION000 CB inicia la reclamación por registro indebido frente a Jesús María en Mayo de 2010 (f.143) 10º) En 18/12/2009 Alfa Tiles SL solicita el registro de la Marca JVS SYSYEMS para la clase del nomenclátor 11 y 35 concedida en 5/4/2010; en Febrero de 2010 los actores instaron el registro de la marca JVS SYSTEMS como marca comunitaria surgiendo la oposición de Alfa Tiles SL.



TERCERO.- Este Tribunal de inicio debe advertir la imprecisión y confusión de la parte demandante sobre la clase de acción marcaria entablada con la demanda, pues en el Fundamento de Derecho de su escrito inicial a la hora de fijar los materiales indica solamente el artículo 51 de la Ley 17/2001 , es decir, la pretensión de nulidad del registro de marca que no se compagina con la petición de registro a nombre de los actores de tales marcas y ante dichas imprecisiones y omisiones, en la audiencia previa, visto el soporte de su grabación, el Juez requirió de aclaración y la actora explicitó que instaba además de la nulidad por registro malicioso , la acción reivindicatoria de las marcas M 890750, M 890751, M 2222818, M 222819 'IDROPOL, fundándola porque bien la rehabilitación o bien el registro efectuado por el demandado lo fue en nombre de la Comunidad de Bienes.

También el Tribunal aprecia que en el suplico de la demanda no se hace mención a la marca internacional 'IDROPOL' H 716264, que en cambio si se contiene en el fallo de la sentencia, pecando de incongruente ( art 218 de al Lec ) al extender su fallo a más de lo pedido en el suplico de la demanda .

En primer lugar, como denuncia acertadamente la parte apelante, la sentencia del Juzgado de lo Mercantil infringe el artículo 218 de la Ley Enjuiciamiento Civil al no dar respuesta motivada a las cuestiones esenciales del litigio,, toda vez que planteada una defensa de fondo de carácter esencial cual es la prescripción de tal acción al amparo del artículo 2 de la Ley de Marcas , la misma ha sido por completo obviada por el Juzgado de lo Mercantil. Tanto si se toma la fecha de registro de las dos primeras marcas (1979), como de su rehabilitación (1986); como las otras dos registradas en 1999, resulta obvio, pues la demanda está presentada en el año 2011, el transcurso con creces del plazo legal para decretar la prescripción de la acción y tal razón debería ya ser suficiente para desestimar la acción reivindicatoria. La alegación de la recurrida de que tal inscripción es meramente circunstancial para salvar tal obstáculo defensivo resulta vana, pues tal registro es el que confiere la titualridad de la marca que los actores reivindican décadas despues cuando conocían tal registro como se demuestra con la documental por ellos aportada y ser todos ellos administradores de la comunidad de bienes.

En todo caso y a mayor abundamiento, en aras a consumar la tutela judicial efectiva y dadas las razones que sustentan el fallo recurrido, debe de entrada dejarse por sentado que las marcas objeto de pretensión están inscritas a favor del demandado (registro que le confiere el dominio conforme al artículo 3 de la Ley 32/1988 de 10 de Marzo , texto legal vigente cuando se produce tal registro y artículo 34 de la actual Ley de Marcas ) y como se reivindica su cotitularidad, es a los actores que no al demandado a quien corresponde justificar el titulo de dominio sobre tales marcas y ello resulta de todo punto inviable frente a las dos primeras marcas por estar registradas ocho años antes de constituirse la Comunidad de Bienes por lo que el argumento del Juez resulta absolutamente errático. Está claro que en 1987 se rehabilitaron las dos primeras marcas por haber caducado pero tal acto no conlleva la cotitularidad dominical pretendida por los actores, desde el momento en que se vuelve a fijar a Jesús María como tiular único y exclusivo; por tanto es errático el argumento de la apelada de negar por tal rehabilitación derechos marcarios al interpelado, cuando todos lo trámites marcarios a tales efectos concluyen con la vuelta a nominar al demandado como único titular de las marcas que ya en su día fueron registradas por el mismo, sin modificación alguna en tal sentido. No se niega que desde 1986 la Comunidad de Bienes usó de tales marcas, pero tal derecho de uso no es significativo de dominio y los documentos de rehabilitación, renovación, mantenimeinto etc, signan y enuncian que se rehabilita una marca propiedad de Jesús María , instrumentos que poseen los demandantes desde tal época y que por tanto no pueden desconocer, siendo además administradores de la comunidad de bieens, que las marcas eran de exclusivo dominio del demandado. No se trata, dada la acción reivindicatoria deducida, de que el demandado debe acreditar que ha otorgado licencia de uso (que por cierto sólo es registrable a efectos de perjudicar a terceros conforme al artículo 43 de la Ley de Marcas vigente a aquella época) sino que son los actores quienes deben acreditar el título dominical sobre la marca y no existe acto alguno justificando que Jesús María transmitió la titularidad de las marcas, ni en el documento de constitución de la Comunidad de Bienes ni en el de su extinción (siendo injustificable que de la cláusula de cesión de bienes muebles se entienda incluida los derechos dominicales marcarios). Iguales consideraciones deben referirse a las otras dos marcas registradas en 1999, resultando llamativo y significativo que al poco de abandonar la comunidad de bienes Jesús María efectuase múltiples requerimientos a la mentada Comunidad para cesar en el uso indebido de sus marcas, que no tuvo contestación hasta dos años después y amparándose en un registro ilícito.

El pago de los gastos de rehabilitación, renovación o mantenimiento durante el tiempo que los actores junto con el demandado funcionaban en régimen de comunidad no significa que aquellos adquiriesen derechos de propiedad sobre las marcas, sino como defiende el demandado la contraprestación por el uso y se compagina perfectamente con la cláusula décima fijada supra del documento de constitución de la comunidad y es de reiterar que no es el actor quien debe justificar su domino dado que es el titular del registro, razón por la cual la acción reivindicatoria es de rechazar.



CUARTO .- Respecto al registro de mala fe de la marca M 2905929 JVS SYSTEMS, la sentencia se basa en que el demandado no usa la misma, razón que revisada por la Sala ya adelantamos impropia para aplicar el artículo 51-1 b) de la Ley marcaria.

Uno de los principios del ordenamiento marcario es la buena fe que ya el Legislador en la Exposición de Motivos de la Ley 17/2001, da especial relevancia y significado al ser una regla imperativa de comportamiento que modera el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro; configurando como una causa de nulidad del registro de la marca, autónoma e independiente de las demás, la mala fe al momento en que opera la solicitud de dicho registro de marca. Por consiguiente es a ese momento de solicitud al cual hay que estar para apreciar esa mala fe que la ley no determina y la jurisprudencia del Tribunal Supremo cataloga en las sentencias de 21 julio 2000 y 22 noviembre 2001 (si bien en aplicación de la precedente ley de marcas 32/1988) como el conocimiento por el solicitante de la titularidad ajena de una marca y su registro a sabiendas de ello. Posteriormente la sentencia de igual Tribunal de 25-1-2007 determina que 'La mala fe viene a ser el conocimiento informado de un determinado estado de cosas, singularmente consciente de que resulta incompatible, y vicia por ello, un concreto comportamiento del sujeto que lo realiza'. Posteriormente, la sentencia de 17-4-2009 la califica como una conducta desleal o deshonesta, desajustada a las pautas comerciales exigibles en el sector correspondiente. Por último y en interpretación de la mala fe reglada en la vigente ley de Marcas, la sentencia del Tribunal Supremo de 23-11-2010 dice 'El artículo 51, apartado 1, letra b), de la Ley 17/2.001 constituye una novedad en nuestro derecho, tomada de la norma - de naturaleza facultativa - que contiene el apartado 2 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE . Según ambos preceptos, la mala fe del solicitante del registro de una marca constituye causa de nulidad de éste. La mala fe a que se refiere la norma española se entiende no en sentido psicológico, como mero conocimiento de una determinada situación jurídica, sino en el sentido ético u objetivo de modelo o estándar de comportamiento admisible socialmente en las circunstancias concurrentes.' Teniendo en cuanta tales dictados, la pretensión de la demanda recogida en el fallo recurrido, debe ser, tras su revocación, desestimada. Ya en la demanda se dice que los actores hicieron unos preparativos serios y efectivos en Julio de 2008 para el lanzamiento de la nueva marca comercial JVS SYSTEMS cuando el demandado Sr Jesús María hacía por tanto un año que había abandonado la Comunidad de Bienes, lo que en tal tesitura determina que difícilmente podía aprovecharse de forma indebida de tales preparativos. Además es el demandado quien solicita el registro de la esa marca dos años y cuatro meses después de abandonar la Comunidad de Bienes y en la fase de su registro no existe oposición alguna. Por tanto de tal situación no se aprecia la mala fe a la hora de su registro y no se aporta dato alguno para tal consideración.

La sentencia no se atiene a tales directrices jurisprudenciales al fijar la mala fe por el no uso posterior de la marca registrada. En contestación a la demanda se aportan una serie de documentos que no han sido impugnados y que la Sala da plena validez por los que el demandado a través de su sociedad comercializa el producto con tal marca como se desprende de las facturas aportados a clientes donde consta el producto con tal marca, por lo que el argumento de la Juez aparte de inviable para el precepto invocado por el actor es que no se sostiene con tal probanza, razón por la que igualmente tal acción debe ser rechazada.



QUINTO.- La revocación de la sentencia implica la desestimación total de la demanda y conlleva a la imposición de las costas procesales de la instancia a la parte actora conforme al artículo 394 de la Ley Enjuiciamiento Civil sin pronunciamiento de las causadas en la alzada por la estimación del recurso de apelación conforme al artículo 398 de la Ley Enjuiciamiento Civil .

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Estimando el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Mercantil 2 Valencia en proceso ordinario 515/2011, revocamos en parte dicha resolución y con desestimación total de la demanda presentada absolvemos de todas su pretensiones a los demandados; las costas procesales de la instancia se imponen a la parte demandante, sin pronunciamiento de las causadas en la alzada. Procédase a la devolución del depósito constituido para recurrir.

Notifíquese esta resolución a las partes y, de conformidad con lo establecido en el artículo 207.4 Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, una vez transcurridos los plazos previstos, en su caso, para recurrir sin haberse impugnado, quedará firme, sin necesidad de ulterior declaración; procediéndose a devolver los autos originales, junto con certificación literal de la presente resolución y el oportuno oficio, al Juzgado de su procedencia.

Así, por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación al rollo, la pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Que la anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrado que la dicto, estando celebrando Audiencia Pública la Sección Novena de la Audiencia Provincial en el día de la fecha. Doy fe.