Sentencia Civil 691/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 171/2023 de 14 de noviembre del 2023

Primero.- Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1.- En fecha de 14 de junio de 2022 (registro informático), don Jacobo formuló demanda de juicio ordinario en ejercicio de acción reivindicatoria marcaria contra su hermano don Joaquín y en relación con la marca nacional núm. M3643950(9), denominativa, "Asesoría Martí Faus", en la clase 35 para servicios de administración comercial, asesoramiento fiscal (auditores), servicios de asesoramiento laboral, consultoría contable y fiscal, solicitada en fecha de 20 de diciembre de 2016 y concedida en fecha de 13 de junio de 2017. En particular, se solicitó la declaración de cotitularidad del signo anterior, en régimen de proindiviso con el demandado. El actor manifestó que, desde el año 1986 y hasta 2016, había constituido un grupo de sociedades junto al demandado para la prestación de servicios de asesoría jurídica, fiscal y contable que operaba en el mercado bajo la denominación de "Asesoría Martí Faus". Ambos socios se repartían el capital social de las sucesivas sociedades constituidas y se procuró su disolución mediante sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 1 de Valencia de 22 de noviembre de 2016, que resultó posteriormente confirmada mediante sentencia de esta Sala de fecha de 10 de julio de 2017. Esas resoluciones acordaron la disolución de las distintas sociedades mercantiles y su liquidación, otorgándose por la liquidadora designada al efecto acta de manifestaciones y protocolización del plan de liquidación en fecha de 27 de diciembre de 2018, mediante la que se propuso la adjudicación del saldo resultante por mitades a cada socio y la atribución indistinta de su fondo de comercio. Hasta entonces, las distintas sociedades constituidas por las partes y que giraban indistintamente en el tráfico utilizaron ampliamente el signo "Asesoría Martí Faus" como distintivo habitual de su actividad empresarial. Sin embargo, durante el proceso de liquidación y de forma opaca, el demandado procedió al registro del signo con el propósito de apropiarse de este en régimen de exclusiva. La acción se apoyó en los artículos 2.2 y 46.1 LM, con cita de la doctrina jurisprudencial que los ha interpretado.

2.- Don Joaquín contestó a la demanda para solicitar su desestimación. En primer lugar, cuestionó la competencia objetiva del juzgado por considerar que el conocimiento del asunto correspondía a los juzgados de primera instancia, sin formular declinatoria ni excepción por analogía. En segundo lugar, afirmó ser el creador y propietario de la marca registrada, que había utilizado desde que comenzó en el desempeño de su labor profesional en los años 70, mucho antes de asociarse al actor. En tercer lugar, señaló que las sociedades se encontraban disueltas, pero que no se había procedido a su liquidación material. Por el contrario, en cuarto lugar, el actor nunca había utilizado por sí mismo la marca registrada y había abandonado su ejercicio profesional desde el momento de la disolución societaria. Por todo ello, no concurrían los presupuestos necesarios para el éxito de la acción de reivindicación marcaria, tal y como la jurisprudencia menor los ha aplicado, según se señaló.

3.- La audiencia previa tuvo lugar en fecha de 9 de febrero de 2023, agotándose sus finalidades y señalándose para la celebración de la vista principal el día 18 de mayo de 2023, según consta. En particular, el juez examinó en ese momento la pretendida falta de competencia objetiva del juzgado, mediante la desestimación de tal petición. Únicamente resultó admitida la documental y más documental. La vista principal tuvo por objeto el ofrecimiento de conclusiones tras la obtención de esa más documental.

4.- Mediante sentencia de 19 de mayo 2023, el juzgado de lo mercantil número 1 de Valencia desestimó la demanda de don Jacobo y le impuso el pago de las costas procesales causadas. El juzgado consideró que la parte actora no había cumplido con la carga probatoria que le era exigible, atribuyó relevancia al hecho de que el actor había cesado en su ejercicio profesional tras la disolución societaria, afirmó que las sociedades tituladas por una y otra parte habían sido constituidas por impulso del demandado y siendo que este había cedido a ellas el uso del signo distintivo cuestionado y no registrado entonces, pero que había utilizado con anterioridad.

5.- Don Jacobo ha formulado recurso de apelación contra la anterior resolución, para insistir en su misma pretensión principal. Tratando de sistematizar sus alegaciones, pueden advertirse dos motivos de recurso, por error en la valoración de la prueba disponible y en la aplicación del marco jurídico aplicable a la solución del caso, es decir, sobre la concurrencia de los presupuestos para el éxito de la acción partiendo de la valoración correcta de la prueba practicada. En primer lugar, se imputa a la resolución recurrida el error en la valoración de la abundante prueba documental practicada de la que se desprende, según se dice, la cotitularidad de la marca cuestionada. Por el contrario, se censura la incorrecta asunción del juzgador de instancia sobre la preminencia de don Joaquín en la constitución, dirección e impulso del grupo societario que vinculó a ambos hermanos durante casi cuarenta años. Se combate la que se califica como gratuita convicción del juzgador sobre la preexistencia del signo cuestionado y su cesión al señalado grupo empresarial. En segundo lugar, se advierte que la atribución por mitades indivisas del fondo de comercio de las sociedades del grupo solo es compatible con la atribución en régimen de cotitularidad de la marca cuestionada, de conformidad con los fundamentos de derecho de la demanda y en el sentido señalado en la enumeración de motivos de recurso.

6.- Don Joaquín se ha opuesto al recurso y solicita la confirmación de la resolución recurrida. Reproduce los mismos argumentos ofrecidos con ocasión de la contestación a la demanda y, en fin, ensalza el acierto del juzgador de instancia en la valoración de la prueba disponible y exclusión de los presupuestos jurídicos que habrían permitido el éxito de la acción.

Segundo.- Hechos relevantes para la solución del caso.

7.- Para la solución del caso son relevantes los siguientes hechos, con énfasis de las pruebas que así los acreditan:

(i) Don Joaquín inició su actividad profesional como asesor legal y gestor en la década de los años setenta del pasado siglo, identificándose en el tráfico como " Joaquín, Profesor Mercantil-Asesor fiscal".

(doc. 4 demandado)

(ii) Desde 1986 hasta 2016, don Joaquín y don Jacobo constituyeron un amplio grupo de sociedades en las que intervinieron como socios al cincuenta por ciento y administradores solidarios, para la explotación de un negocio común de asesoramiento integral de empresas y particulares.

(doc. 2-10 actor)

(iii) Al menos en el lapso 2009-2016, todas esas sociedades se presentaban ante el público destinatario de forma unitaria y bajo el empleo simultáneo de los signos mixtos "Martí Faus-Asesoría", "Martí Faus-Asesoría de empresas" o "Martí Faus" y con utilización de correo electrónico con nombre de dominio "asesoria@marti-faus.com". La reproducción gráfica de los citados signos era la siguiente:

(doc. 16 actor)

(iv) Mediante sentencia del juzgado de lo mercantil núm. 1 de Valencia de 22 de noviembre de 2016, confirmada mediante sentencia de esta Sala de fecha de 10 de julio de 2017, se procuró la disolución de las sociedades del grupo que en aquel momento presentaban actividad económica o titulaban activos y pasivos.

(docs. 11-12 actor)

(v) Con fecha de solicitud de 20 de diciembre de 2016 y concesión de 13 de junio de 2017, don Joaquín obtuvo el registro de la marca nacional núm. M3643950(9), denominativa, "Asesoría Martí Faus", en la clase 35 para servicios de administración comercial, asesoramiento fiscal (auditores), servicios de asesoramiento laboral, consultoría contable y fiscal.

(doc. 1 actor)

(vi) Mediante acta de manifestaciones y protocolización del plan de liquidación otorgado por la liquidadora judicial única de las mercantiles disueltas, elevada a público en fecha de 27 de diciembre de 2018, se reconoció a cada una de las partes en el proceso una cuota de liquidación en proporción a su participación en el capital social y deudas y créditos ostentados por cada uno frente a las sociedades del grupo, junto con la previsión de atribución indistinta y por su carácter indivisible de los activos sociales de esa naturaleza y, en particular, del fondo de comercio existente en cada una de las sociedades.

(doc. 13 actor)

(vii) La liquidadora emitió informe de liquidación en fecha de 15 de enero de 2023, sin mención ni adjudicación de la marca registrada por don Joaquín.

(más documental demandado presentada durante la audiencia previa)

(viii) En fecha de 9 de febrero de 2023, la AEAT certificó que don Jacobo no figura en el censo de actividades económicas de dicho organismo correspondiente al ejercicio 2023.

(más documental recabada tras la celebración de la audiencia previa)

Tercero.- Estimación del recurso de apelación.

8.- Debemos estimar el recurso de apelación formulado por don Jacobo contra la sentencia recurrida, para conceder íntegramente lo pedido en su escrito de demanda, con imposición de costas a la parte demandada y oponente y devolución del depósito constituido para recurrir.

9.- En efecto, compartiremos las alegaciones de la recurrente a propósito del error en la valoración de la prueba documental obrante en las actuaciones y apreciaremos la concurrencia de los presupuestos para el éxito de la acción de reivindicación marcaria en régimen de cotitularidad, todo ello en unidad de fundamento.

Cuarto.- Estimación del motivo de recurso basado en el error en la valoración probatoria. Procedencia de la reivindicación marcaria en régimen de cotitularidad.

10.- Como ha sido señalado en el fundamento primero de esta resolución, la sentencia recurrida basa la desestimación de la demanda en (i) la existencia de prueba sobre el empleo unilateral del signo registrado por don Joaquín desde la década de los setenta del pasado siglo y de forma anterior a la constitución de un grupo de sociedades junto a su hermano don Jacobo, (ii) la cesión de ese signo a dicho grupo de sociedades para la explotación de una empresa común de asesoría, (iii) la ausencia de explotación unilateral del signo por don Jacobo y (iv) el cese de la actividad laboral de este de forma coetánea a la disolución del grupo de sociedades.

11.- Como veremos a continuación, no compartimos las conclusiones expresadas en el párrafo anterior a tenor del resultado de la valoración de la prueba, que hemos acometido conforme al artículo 456.1 LEC. Todo a través de cinco valoraciones que nos parecen asequibles.

12.- En primer lugar, no consta acreditado que el demandado don Joaquín emplease el signo registrado de forma unilateral y anterior a la constitución del grupo de sociedades que le ligó a su hermano desde el año 1986. Por el contrario, lo único que resulta de la documental aportada por el demandado en tal sentido es que, en efecto, intervenía en el tráfico económico en su condición de abogado, de forma unipersonal, identificándose con su nombre y apellidos y con expresión simultánea de dicha condición en la documentación empleada al efecto, principalmente en los membretes empleados en el material de oficina destinado al ejercicio de su oficio o para la suscripción de documentos profesionales. Pero eso no guarda ninguna relación con el objeto del proceso. Pues no se cuestiona que, en efecto, el demandado era un profesional de ese sector en aquel momento, ni esa conducta supone la consolidación de una marca no registrada en la forma estructurada, singularizada, definida y de plena funcionalidad económica en la que eso puede hacerse.

13.- En segundo lugar, donde no consta la creación preexistente de una marca no registrada, desde luego tampoco puede tenerse por acreditado, ni directa ni indiciariamente, la cesión de aquella por don Joaquín al grupo de sociedades paulatinamente consolidado junto a su hermano que, de manera pacífica entre las partes, constituyó una sola empresa para la explotación de servicios de asesoría jurídica de amplio espectro.

14.- Como corolario de lo anterior, en tercer lugar, solo entonces emergió una actividad económica singularizada, estructurada, definida y persistente que empleó, con plena finalidad marcaria y mediante aplicaciones plurales, sucesivas composiciones del signo "Asesoría Martí Faus" para distinguir en el mercado esa actividad. No se trata de advertir la existencia indubitada del origen del signo. Porque precisamente de lo que sí se trata es de verificar el momento relativo en el que la marca, como fenómeno jurídico y económico, consolidó su aptitud y funcionalidad en el mercado, lo que solo consta acreditado en ese lapso por la prueba disponible en las actuaciones.

15.- En cuarto lugar, no puede resultar relevante para la solución del caso la ausencia de explotación unipersonal y aislada del signo, anterior o posterior a la constitución del grupo societario, por don Jacobo. Pues el actor no funda su pretensión en tal afirmación. Por el contrario, de manera coherente con la actividad probatoria que merece ser valorada en el sentido dicho, el actor afirma que el signo marcario controvertido era utilizado por las empresas del grupo y hasta el momento de su disolución judicial.

16.- En efecto, la titularidad de una marca y su propia validez no dependen necesariamente de la explotación inmediata y personal de esta por su titular. Afirmar lo contrario pone en tensión los rudimentos esenciales para la validez de un registro marcario, la eficacia del derecho de exclusiva que la marca concede, las condiciones para su ejercicio mediante la eventual explotación del signo por terceros a través de diversas fórmulas contractuales admitidas para el Derecho de Marcas y los límites impuestos a todo el acervo anterior, por ejemplo, la expiración de la validez del registro marcario o la eficacia del derecho de exclusiva que comporta por su falta de uso.

17.- Aquí no ocurre exactamente eso, sino que cabe advertir un uso mediato del signo por las partes en el proceso a través del inmediato de sus sociedades, ya disueltas. También, que la existencia de un activo societario disponible puede ser o no compatible con su uso posterior a título personal por un socio o por tercero autorizado a tal fin. Por eso la cuestión aquí adicionalmente es, en quinto lugar, adecuar el desenlace de la acción reivindicatoria al estadio económico conocido de la disolución societaria ya acaecida y la distribución de los activos disponibles entre ambos socios, aunque el demandado señale que está combatiendo intensamente la actividad del liquidador.

18.- Porque la marca debe ser entendida como objeto de propiedad, el artículo 2.2 LM permite la posibilidad de ejercitar una acción reivindicatoria sobre marca ajena si ha existido una conducta fraudulenta por parte de quien solicita y obtiene el registro marcario, con perjuicio de los derechos del reivindicante. Se trata de advertir una vinculación entre el perjudicado y la marca como objeto de propiedad, una suerte de expectativa posesoria que, normalmente, responderá a dos escenarios posibles, relacionados en cualquier caso con una situación de despojo posesorio. El primer supuesto, recurrente, el registro en exclusiva de una marca cuya creación fue resuelta de manera común, es decir, la defraudación de los derechos de un socio o partícipe en el momento incipiente de constitución de una empresa o iniciativa equivalente que luego se frustra, que también puede comprender el comportamiento desleal de un agente o franquiciado. El segundo supuesto, también recurrente, la existencia de un signo distintivo no registrado que ha sido usado por el perjudicado con la intensidad suficiente para consolidar las funciones marcarias y que, prevaliéndose de la ausencia de registro, ha sido precisamente registrado por un tercero con finalidad especulativa. Esta aplicación práctica del precepto se advierte en la doctrina sentada por el Tribunal, así en la STS (1ª), núm. 85/2018, de 14 de febrero de 2018, ponente Pedro José Vela Torres:

"2.- La jurisprudencia de esta sala (por ejemplo, sentencia 391/2013, de 14 de junio ) ha establecido que la acción reivindicatoria de una marca nacional o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Es a lo que, a sensu contrario, se refiere la sentencia de esta sala 302/2016, de 9 de mayo , al decir que:

``Cuando no existe relación contractual o legal entre las partes ni fraude en el registro, en el sentido del art. 2.2 LM , nos encontramos fuera del supuesto de hecho objeto de la acción reivindicatoria marcaria".

También hemos dicho en la ya citada sentencia 391/2013 y en la sentencia 70/2017, de 8 de febrero , que el presupuesto previsto en el art. 2.2 LM para justificar la acción reivindicatoria (registro de una marca con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual), alcanza también a supuestos "de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

19.- Esta jurisprudencia nacional encuentra su germen en el leading case comunitario sobre la misma cuestión, STJUE, 1ª, de 11 de junio de 2009, asunto C- 529/07, Lindt, cuando concluyó que:

"(...) para apreciar la existencia de la mala fe del solicitante en el sentido delartículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 , sobre la marca comunitaria, el órgano jurisdiccional nacional debe tener en cuenta todos las factores pertinentes propios del caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro de un signo como marca comunitaria, y, en particular:

-el hecho de que el solicitante sabe, o debe saber, que un tercero utiliza, en al menos un Estado miembro, un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar que puede dar lugar a confusión con el signo cuyo registro se solicita;

-la intención del solicitante de impedir que dicho tercero continúe utilizando tan signo, así como

-el grado de protección jurídica del que gozan el signo del tercero y el signo cuyo registro se solicita".

20.- Este acervo jurisprudencial ha sido recibido y aplicado de manera constante por esta Sala, como puede verse en la SAP Valencia, 9ª, núm. 875/2019, de 1 de julio de 2019, ponente Luis Seller Roca de Togores.

21.- Pero, pese al carácter recurrente de los grupos de casos donde un tercero despoja de su titularidad formal al legítimo titular de la marca, esa doctrina jurisprudencial debe ponerse en relación con la tipología más amplia del dominio posible sobre un derecho de exclusiva marcario.

22.- En efecto, la marca como objeto de derecho de propiedad también puede pertenecer proindiviso a varias personas, ex artículo 46.1 LM. Esa situación da lugar a una comunidad que se regirá por lo acordado entre las partes o, subsidiariamente, por las reglas civiles comunes.

23.- La Sala ha tenido igualmente oportunidad de examinar inflexiones diversas derivadas del fenómeno anterior (v. gr. SSAP Valencia, 9ª, núm. 189/2010, de 29 de junio de 2010, ponente Rosa María Andrés Cuenca, sobre eficacia del uso marcario consolidado por un comunero; núm. 308/2011, de 13 de julio de 2011, ponente Gonzalo María Caruana Font de Mora, de nuevo sobre el régimen de uso; núm. 115/2015, de 28 de abril de 2015, ponente Rosa María Andrés Cuenca, sobre infracción de marca común y núm. 899/2019, de 2 de julio de 2019, ponente Purificación Martorell Zulueta, con asunción de todos los criterios anteriores respecto del régimen jurídico de una comunidad marcaria).

24.- Pues bien, es entonces posible el ejercicio de una acción reivindicatoria que tenga por objeto la restitución en la plena posesión marcaria del comunero injustamente preterido por la conducta fraudulenta del solicitante de registro. Es decir, de una acción reivindicatoria que se refiere a una cuota indivisa sobre una marca inicialmente registrada de forma exclusiva a favor de un solo titular marcario, tal y como aquí sucede.

25.- En el caso, junto a aquellas conclusiones sobre la consolidación y empleo del signo controvertido con plena finalidad marcaria por el grupo de empresas constituido por las partes en el proceso, la prueba practicada evidencia de manera incontestable que, con ocasión de la profunda divergencia surgida entre las partes, durante la judicialización del proceso de disolución y liquidación societaria y de manera no comunicada al liquidador judicialmente designado, don Joaquín procedió unilateralmente al registro del signo que había distinguido de manera constante y perfecta la actividad empresarial del grupo de sociedades que constituyó junto a su hermano don Jacobo.

26.- Es indiferente determinar aquí si esa conducta fraudulenta de don Joaquín perjudicó inmediatamente a aquellas sociedades y solo mediatamente a don Jacobo, según se han descrito las particularidades del uso marcario, por dos razones. En primer lugar, por el carácter cerrado de ese grupo societario, donde las partes intervenían como únicos socios y por mitades. En segundo lugar, porque ya ha sido disuelto y no tiene mucho sentido reconocer la titularidad marcaria plena a favor de un grupo empresarial que ya ha sido disuelto, no habiendo sido mencionada la existencia de la marca y una eventual expectativa posesoria del grupo como activo liquidable.

27.- Sin embargo, nada de lo anterior debe ser entendido como una pérdida sobrevenida de un interés jurídicamente protegible en la pretensión de don Jacobo. Es decir, que eso no plantea problemas adicionales de legitimación activa del actor, cuando lo que pide es la atribución por mitades de la titularidad del signo.

28.- En adición a lo anterior, como desenlace de ese proceso de liquidación societaria y atendido a su carácter indivisible, fue propuesta la atribución indistinta a los dos socios del fondo de comercio que titulaba ese grupo de empresas. Es decir, de sus clientes. Cualquiera de los antiguos socios quedaba habilitado para interpelarles económicamente en su antigua condición de tales.

29.- La obtención por don Joaquín del registro exclusivo del signo que con plena finalidad marcaria consolidó ese grupo empresarial para interpelar a sus clientes en el mercado, le concede a este la capacidad de enervar la eficacia económica de la atribución anterior. Y ese es el germen del fraude que explica las razones para la obtención del registro en la forma en que así lo hizo, pues su comportamiento no puede objetivamente explicarse de otra manera y no siendo relevante su intencionalidad subjetiva.

30.- Por lo tanto, solo el reconocimiento actual de una cotitularidad marcaria sobre el signo cuestionado a favor de uno y otro socio resultará coherente con el proceso de consolidación del dominio de la marca y de su funcionalidad marcaria, junto a la situación conocida de la disolución y liquidación del grupo de sociedades constituido por las partes. También permitirá la eficacia económica del proceso anterior, lo que es nuevamente coherente con esa funcionalidad marcaria consolidada para la marca y en relación con la posibilidad de detección del origen empresarial de los servicios de asesoría por parte del público potencial destinatario: si a ambos socios corresponde el aprovechamiento indistinto del fondo de comercio de la sociedad, es igualmente razonable que cada uno de ellos pueda servirse de la marca registrada. Así, cada uno de los antiguos socios y actuales cotitulares marcarios podrá proceder a la explotación de su cuota de liquidación societaria con empleo del signo, directa o indirectamente, es decir, por sí mismos o por terceros, en la forma en que la comunidad marcaria determine.

Quinto.- Costas procesales.

31.- Con condena en costas al demandado respecto de las de primera instancia, sin imposición de las costas en la apelación y con devolución del depósito para la formulación de recurso, ex artículos 394, 398 LEC y DA 15ª LOPJ.