Sentencia Civil 943/2022 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 407/2022 de 15 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Delimitación del objeto de recurso.

La sentencia dictada con fecha 14 de marzo de 2022 en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia, en el seno del procedimiento ordinario 197/2021, desestimó la demanda instada por la representación de SALUDES FUTURO, S.L., e INDUSTRIAS SALUDES, S.A., contra don Raimundo y don Rodrigo, y en consecuencia no apreció que el uso no autorizado que venían haciendo los demandados del signo distintivo "GRUPO SALUDES" supone la infracción del derecho exclusivo y excluyente que ostentan las actoras como consecuencia de los registros de los nombres comerciales n.º 0388516, mixto, "S GRUPO INSDUSTRIAS SALUDES", para las clases 6, 9, 11, 12, 20, 28, 35 y 42; n.º 0253367, denominativo, "SALUDES", para las clases 6, 9, 11, 12, 20, 35 y 37; y n.º 0265494, denominativo, "SALUDES", para las clases 17, 19, 36, 38, 39 42.

La sentencia objeto de recurso fundamenta su decisión en el hecho de que si bien los signos distintivos contrastados son idénticos en el plano fonético y sintáctico, uno de los demandados, el Sr. Raimundo, lo que hace es utilizar su apellido y el art. 37 LM le ampara en este sentido, lo que considera ampara también al otro codemandado (Sr. Rodrigo) por la unidad de título, puesto que el codemandado Sr. Raimundo gira en el tráfico como empresario individual.

La actora fundamenta el recurso de apelación sobre la base de una serie de argumentos que, en síntesis, son los siguientes:

(i) En primer lugar, infracción del art. 37 LM , dado que al margen de que el demandado tenga el apellido "Saludes" ello no le autoriza a usar el término "GRUPO" delante de su apellido, y este uso es contrario a las prácticas leales en materia industrial y comercial pues está provocando intencionadamente una apariencia de vinculación empresarial y societaria con las actoras que no existe. Insiste en que lo que se pretende es que se deje de usar como nombre comercial "GRUPO SALUDES" porque genera confusión y asociación en el público, al margen de que para desarrollar su actividad como autónomo sí pueda usar el término denominativo "SALUDES" sin más, y así, considera que el uso que llevan a cabo se encuentra dentro del ámbito de la exclusión que realiza el art. 37.2 LM. En todo caso, considera que el juez de instancia introduce hechos nuevos y ha resuelto sobre la base de un precepto que no fue alegado por las partes, y sobre la base de unos hechos, el uso del apellido "SALUDES" por parte del demandado, que tampoco ha sido cuestionado, por lo que la sentencia incurre en incongruencia " extra petitum" .

(ii) En segundo lugar, denuncian error en la valoración de la prueba, pues consideran que no es cierto que el denominativo empleado sea el apellido del codemandado como persona física ya que el signo distintivo que usa es el de "GRUPO SALUDES", todo junto, pero, aún en el caso de que sólo utilizase el término "SALUDES" tal uso también supondría una infracción marcaria pues los nombres comerciales, denominativos, registrados con los n.º 0253367 y 0265494 amparan el uso exclusivo y excluyente de dicho signo por las actoras. En todo caso, insiste, al hilo del primer motivo de apelación, que el reproche es la utilización del término "GRUPO" delante del signo "SALUDES" puesto que coincide con el nombre comercial mixto registrado por las actoras y genera no sólo confusión y asociación en el mercado, sino que, además, es engañoso porque el demandado es un empresario individual y no pertenece a ningún grupo empresarial.

(iii) En tercer lugar, considera que con la desestimación de la demanda se han infringido los artículos 34 y 90 LM , pues reconocida en la propia sentencia que los signos distintivos son idénticos, el fallo desestimatorio vulnera por los codemandados el derecho exclusivo a utilizarlo y la facultad del titular del nombre comercial a prohibir a cualquier tercero su uso sin su consentimiento.

(iv) En cuarto lugar, consideran que se han infringido, también, los arts. 41 y 42 LM , dado que al desestimar la demanda se han negado los efectos propios de la infracción marcaria tales como el derecho al cese de los actos de violación, la indemnización de los daños y perjuicios, la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación, la retirada del tráfico económico de productos, embalajes, envoltorios, material, ..., la destrucción o atribución en propiedad de los productos ilícitamente marcados, o la publicación de la sentencia, lo que fue todo debidamente interesado en el suplico de la demanda y se deniega en la sentencia de manera infundada y errónea.

(v) En quinto lugar, alega infracción de la jurisprudencia sobre acumulación de acciones de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal, pues a pesar de que la sentencia parece reprochar que no se ha ejercitado una acción de competencia desleal, se considera que en el presente caso no es necesario recurrir a la normativa de competencia desleal cuando existen derechos de propiedad industrial y la jurisprudencia rechaza la acumulación de acciones en estos casos ( STS 504/2017, de 15 de septiembre de 2017), puesto que todos los hechos contra los que se pretende la tutela solicitada con la demanda se encuentran recogidos en la Ley de Marcas.

(vi) En sexto lugar alegainfracción del art. 24 CE , sobre la existencia de una posible incongruencia omisiva al no examinar la sentencia la infracción denunciada sobre la base del uso del término "GRUPO SALUDES", como un todo, por la demandada, tratándose de una cuestión esencial del objeto del procedimiento y limitándose a indicar que hace uso de su apellido uno de los codemandados ("SALUDES"), lo que concluye se encuentra amparado por la ley marcaria.

(vii) En séptimo y último lugar, y ad cautelam , para el caso de que se impugnase la sentencia, solicita que se mantenga la desestimación de la falta de litisconsorcio pasivo necesario y que se mantenga la legitimación pasiva del Sr. Rodrigo , puesto que es cotitular del dominio de internet consistente en la denominación "gruposaludes", a través del que se ofrecen productos y servicios concurrentes con los que ofrece las entidades actoras bajo los nombres comerciales registrados.

Los codemandados se oponen a la estimación del recurso negando la incongruencia denunciada por las entidades actoras y la infracción del art. 37 LM, y negando, asimismo, el error en la valoración de la prueba, pues consideran que lo que pretende la parte actora es sustituir el criterio objetivo del juez por el suyo propio.

En estos términos ha quedado planteada la cuestión en la alzada, de tal manera que a la vista del contenido de la sentencia objeto de recurso y de las cuestiones planteadas por ambas partes, se considera necesario llevar a cabo un examen y valoración de la prueba que se considera relevante y que consta en las actuaciones, de conformidad con las previsiones de los artículos 456 y 465 LEC.

En todo caso, al no haberse impugnado la sentencia por la parte demanda, resultará innecesario abordar el argumento esgrimido en séptimo y último lugar, ad cautelam, por la parte actora y recurrente (falta de litisconsorcio pasivo necesario y falta de legitimación pasiva de uno de los codemandados, el Sr. Rodrigo), centrándonos en el resto de infracciones denunciadas.

SEGUNDO.- Sobre la incongruencia de la sentencia de instancia.

Consideramos oportuno abordar, en primer lugar, la denuncia de incongruencia omisiva y "extra petitum" alegada por la parte demandante, como motivos sexto y parte del primero del recurso de apelación.

Consideraciones generales sobre la incongruencia.

La Ley de Enjuiciamiento Civil, bajo el epígrafe "Exhaustividad y congruencia de las sentencias", dispone en su artículo 218 LEC "1. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Harán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de Derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el Tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos". Por su parte, el artículo 465.5 LEC prevé " 5. El auto o sentencia que se dicte en apelación deberá pronunciarse exclusivamente sobre los puntos y cuestiones planteados en el recurso y, en su caso, en los escritos de oposición o impugnación a que se refiere el artículo 461. (...)" .

La congruencia exige la concordancia entre lo pedido en los escritos en que las partes fijan sus pretensiones y lo resuelto en la sentencia. La sentencia es la respuesta del Juez a lo pedido por las partes.

Esa correlación no comprende los razonamientos o fundamentaciones que se hagan en esos escritos, sino que está condicionada por los hechos que sustentan la pretensión y por el concreto petitum que se solicita por las partes; porque las sentencias deben ser exhaustivas, resolviendo inexcusablemente todas las cuestiones objeto de controversia, dado que este principio procesal afecta única y exclusivamente a la conexión fallo- petitum, tomando como punto de partida los hechos alegados por quienes son parte en el proceso y no las fórmulas o las normas jurídicas que las mismas citen y estimen aplicables, puesto que el juzgador se encuentra autorizado para aplicar la norma adecuada a los hechos ofrecidos por los litigantes, sin necesidad de acomodación estricta a la literalidad de sus solicitudes; gozando de gran autonomía para aplicar la norma que libremente escoja, según el principio iura novit curia, haya sido o no citada por las partes, cuidando que el cambio de vista jurídico no afecte al fundamento de la pretensión, siempre que su calificación jurídica no incida en el sustrato fáctico de la pretensión, ni altere la causa petendi.

La libertad de elección de la norma aplicable no es absoluta, porque está limitada por la necesidad de respetar el componente fáctico esencial de la acción, que determina la causa de pedir, y la expresa petición de las pretensiones de las partes. En este sentido se pronuncian las Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo, n.º 179/2014, de 11 de abril de 2014; n.º 357/2014, de 19 de septiembre de 2014; n.º 485/2012, de 18 de julio de 2012; n.º 168/2015, de 24 de marzo de 2015, entre otras muchas.

No se incurre en incongruencia por desviarse de las alegaciones de las partes en sus escritos esenciales del pleito, salvo cuando esa inadecuación afecte a los hechos que determinan sus peticiones, es decir, a la causa de pedir y a la expresa petición que formulen, que constituyen las cuestiones delimitadoras del contenido imprescindible de las sentencias.

La incongruencia externa "extra petitum", según la Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 227/2000, se produce "cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión o una causa de pedir que no fue oportunamente deducida por los litigantes". Sólo si la Sentencia modifica la "causa petendi" o el "petitum" alterando la acción ejercitada, se habría dictado sin oportunidad de debate, ni defensa.

No existirá la incongruencia "extra petitum" cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aunque no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.

La incongruencia omisiva concurre cuando la sentencia omite pronunciarse sobre cuestiones que hayan sido debatidas en el juicio. Es uno de los defectos de incongruencia más frecuentes de las sentencias, que no puede confundirse con la falta de motivación de la sentencia.

La Sentencia del Tribunal Constitucional n.º 34/2000, dice que el tipo de incongruencia omisiva, existe cuando se " guarda absoluto silencio sobre elementos fundamentales de las pretensiones procesales ejercitadas, causando indefensión, ya que no se resuelve lo verdaderamente planteado en el proceso". Pero, no todos los casos de ausencia de respuesta judicial expresa producen una indefensión constitucionalmente relevante. Deben ponderarse las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si:

* a.- puede razonablemente interpretarse como una desestimación tácita

* b.- si efectivamente se ha planteado la cuestión cuyo conocimiento se afirma eludido

* c.- si la incongruencia omisiva apreciada causó un efectivo perjuicio de los derechos de defensa de quien se queja en amparo.

Considera el Tribunal Constitucional, en su Sentencia número 85/2000, que es preciso distinguir entre las alegaciones aducidas por las partes para fundamentar sus pretensiones, y las pretensiones en sí mismas consideradas. Respecto de las primeras no sería necesaria una contestación explícita y pormenorizada a todas y cada una de ellas, siendo suficiente, en atención a las circunstancias particulares del caso, una respuesta global o genérica, aunque se omita respecto de alegaciones concretas no sustanciales.

De ahí que no toda omisión de pronunciamiento sobre temas del juicio genera incongruencia, porque la sentencia satisface las exigencias de coherencia cuando da respuesta razonada a las pretensiones de las partes, aunque no contenga un razonamiento autónomo y pormenorizado de todos y cada uno de los fundamentos jurídicos en que aquellas se sustenten. No es necesario que la sentencia conteste uno por uno a todos los pedimentos o pretensiones jurídicas desglosados por las partes en sus pretensiones. Basta que decida, aunque sea globalmente, todas las cuestiones debatidas y propuestas por las partes. " La exigencia de congruencia de las resoluciones judiciales, no exige, que los Jueces y Tribunales se pronuncien concreta y detalladamente sobre todos y cada uno de los argumentos que, según las partes, puedan fundamentar sus pretensiones" ( Auto Tribunal Supremo 1 de febrero de 2002, rec. 1001/2001 y sentencia TS de 16 de julio 2001).

No se incurre en incongruencia cuando la omisión afecta a los hechos originadores del juicio. "La incongruencia omisiva existe cuando el Tribunal deja de dar respuesta a cuestiones jurídicas oportunamente planteadas, pero no se produce cuando los puntos supuestamente no resueltos son meramente fácticos, porque las cuestiones de hecho se resuelven necesariamente con la decisión probada de la sentencia, puesto que en ella se incluyen los hechos que se estiman probados y no se incluyen los que no lo están" ( Sentencia de la Sala 2ª (Penal) del Tribunal Supremo de 16 de septiembre de 2006).

Las condiciones de la incongruencia omisiva son: a) que afecte a cuestiones jurídicas; b) que se refiera a pretensiones deducidas oportunamente en el juicio; c) que se trate de auténticas pretensiones y no se simples argumentos o alegaciones que apoyen las peticiones, y d) que consten resueltas en la sentencia ( Sentencias de la Sala 2ª (Penal) del Tribunal Supremo de 27 de junio de 2003; 20 de junio de 2002).

Una modalidad de incongruencia omisiva es aquella denominada aparente, implícita o tácita, que se produce cuando la sentencia no da respuesta expresa a algunas de las cuestiones propuestas por las partes, pero que del contexto de la fundamentación jurídica de la misma se deduce que han sido desestimadas. No existe en este caso, una verdadera omisión de pronunciamiento sobre determinados puntos debatidos en el proceso, sino que por el contexto y sentido de la decisión adoptada se desprende la necesaria desestimación de las cuestiones comprendidas en el conjunto de la pretensión inadmitida.

Son aquellos supuestos en que el silencio lleva implícita la respuesta que merecen las cuestiones no aludidas expresamente por la sentencia. "La negación implícita de una cuestión no supone incongruencia" ( Sentencia de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 25 de octubre de 2006). "No hay incongruencia alguna, cuando el silencio judicial ha de interpretarse como desestimación implícita" ( Sentencias de la Sala 1ª del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 1998, de 5 de abril, de 23 de junio de 2006, de 30 de junio de 2006 y de 18 de septiembre de 2007). "Hay desestimación implícita, cuando la decisión que adopte el Tribunal de instancia sea incompatible con la pretensión deducida por la parte" ( Sentencia del Tribunal Supremo 7 de marzo de 2002).

En esta materia de la incongruencia omisiva y de la respuesta tácita no pueden sentarse bases generales para su apreciación, debiendo remitirse al caso concreto y a sus circunstancias particulares para pronunciarse acerca de si se ha incurrido o no en incongruencia. Es preciso ponderar las circunstancias concurrentes en cada caso para determinar si el silencio de la resolución judicial representa una auténtica lesión del art. 24.1 CE o, por el contrario, puede interpretarse razonablemente como una desestimación tácita que satisface las exigencias del derecho a la tutela judicial efectiva ( sentencias Tribunal Constitucional 132/1999, de 15 de julio; 74/1999, de 26 de abril; 215/1998, de 11 de noviembre).

En todo caso, salvo supuestos muy concretos, en reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo que concluye que las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada, no pueden tacharse de incongruentes, sin necesidad de que se exprese la desestimación de cada una de las peticiones formuladas o cuestiones suscitadas en la demanda, y así se refiere a ello la STS, Sala Primera, n.º 232/2010, de 30 de abril de 2010, (recurso de casación y por infracción procesal n.º 118/2004) en los siguientes términos " Conforme a reiterada jurisprudencia de esta Sala las sentencias desestimatorias de la demanda y absolutorias de la parte demandada, salvo supuestos muy concretos, que no son del caso, no pueden tacharse de incongruentes, toda vez que resuelven todas las cuestiones propuestas y debatidas ( SSTS 29 de septiembre de 2003 ; 21 de marzo 2007 ; 16 de enero 2008 ; 5 de marzo 2009 ), sin necesidad de que exprese la desestimación de cada una de las peticiones formuladas y menos aún de todas las cuestiones suscitadas en la demanda, y con independencia también de que la desestimación de una petición puede ser implícita como consecuencia de lo razonado en general ( SSTS 23 de marzo de 2007 ; 16 de enero 2008 )."

Valoración de la Sala del caso concreto.

En la sentencia objeto de recurso no se aprecia tal defecto procesal de incongruencia extra petitum , y así, partiendo de las alegaciones de la demanda y de los nombres comerciales registrados cuya protección interesa la parte actora y hoy recurrente, ("SALUDES" y "S GRUPO INDUSTRIAS SALUDES"), el hecho de que el juez de instancia haya resuelto que el signo distintivo "SALUDES" coincide con el apellido de uno de los codemandados y que por lo tanto no puede prohibírsele el uso del mismo, sobre la base del art. 37 LM, no supone una extralimitación de las pretensiones deducidas en el presente procedimiento, que no es otra que el ejercicio de una acción de violación de sendos nombres comerciales registrados, demanda en la que se hace referencia a la posible infracción marcaria por el uso en el tráfico jurídico por parte de los codemandados de los términos "SALUDES" y "GRUPO SALUDES", para la publicidad y comercialización de productos y servicios similares a aquellos protegidos por el nombre comercial registrado.

La aplicación de este precepto, el art. 37 LM, aunque no haya sido alegado de forma expresa por las partes, o aunque la valoración de las circunstancias concurrentes realizada por el juez, incluido cuál es el apellido de uno de los codemandados y el ámbito de aplicación del referido precepto en relación con los signos cuestionados, se haya realizado de forma dispar a la que pretende la parte actora no supone que la sentencia haya incurrido en un defecto de incongruencia " extra petita".

Respecto de la incongruencia omisiva denunciada por la parte actora, con vulneración del art. 24 CE, por el hecho de que el juez no haga referencia expresa ni analice expresamente si el uso del término "GRUPO" delante del signo "SALUDES" por los codemandados, y no éste término de forma aislada, está amparada o no por el art. 37 LM y si genera o no confusión en el público.

Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que estamos ante una sentencia desestimatoria de la demanda y, por lo tanto, absolutoria de todas las peticiones del actor pues el juez de instancia ha considerado que el codemandado don Raimundo tiene derecho a utilizar su apellido, "SALUDES", en el tráfico jurídico, lo que le ha bastado para, sin necesidad de analizar ninguna otra cuestión de las alegadas por la actora como fundamento de su pretensión, apreciar que no hay violación del derecho marcario y desestimar la demanda.

Y en segundo lugar, de conformidad con la doctrina jurisprudencial y constitucional expuesta, se considera que no es necesario que en la sentencia se ahonde en todos y cada uno de los argumentos o alegaciones que apoyen las peticiones de la parte actora, y es por ello por lo que tampoco apreciamos la concurrencia de este defecto procesal en la sentencia cuestionada.

TERCERO.- La supuesta infracción de los artículos 34 , 90 , 41 y 42 LM .

El hecho de que la sentencia resulte desestimatoria de las pretensiones del actor no significa que se haya vulnerado el art. 34 LM que concreta los derechos conferidos al titular de una marca registrada, pues que el juez de instancia considere que los demandados mediante el uso del digno distintivo "SALUDES" o "GRUPO SALUDES" no están vulnerando los derechos de las entidades actoras a pesar de tener registrado los nombres comerciales "SALUDES", denominativo, y "S GRUPO INDUSTRIAS SALUDES", mixto, no significa que se haya vulnerado el precepto denunciado, cuestión distinta es que esta Sala, tras valorar la prueba aportada, apreciase que sí existe tal vulneración de derechos, pero una sentencia desestimatoria de las pretensiones del actor no supone, per se, una infracción del artículo que prevé los derechos sobre los que se articula o sostiene la demanda, sino que es una cuestión de valoración de la prueba que corresponde en exclusiva al juez, máxime cuando no estamos ante una cuestión jurídica sino de valoración de prueba, como es el caso.

A la misma conclusión llegamos en relación con la denunciada infracción de los artículos 40 y 41 LM. En dichos preceptos se hace referencia a las acciones civiles que puede ejercitar el titular de la marca registrada, y el hecho de que se hayan denegado en la sentencia los efectos propios de la infracción marcaria tales como el derecho al cese de los actos de violación, la indemnización de los daños y perjuicios, la adopción de medidas para evitar que prosiga la violación, la retirada del tráfico económico de productos, embalajes, envoltorios, material, ..., la destrucción o atribución en propiedad de los productos ilícitamente marcados, o la publicación de la sentencia, es una consecuencia de que la demanda ha sido desestimada, es decir, la acción por violación del derecho de marca ha resultado desestimada por el juez de instancia y en consecuencia, las peticiones incluidas en el suplico de la demanda y que partían de la premisa de la estimación de la supuesta infracción, han decaído por sí mismas, de tal manera que ninguna infracción se ha cometido de dichos preceptos en la sentencia recurrida sino que es congruente con su sentido desestimatorio.

El artículo 90 LM, cuya infracción también se denuncia en el recurso de apelación, establece que "El registro del nombre comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarlo en el tráfico económico en los términos previstos en esta Ley", y precisamente sobre la aplicación de la Ley Marcaria se ha examinado por el juez de instancia la acción planteada por el actor, cuestión distinta es que la conclusión a la que ha llegado sea apreciar que no hay tal vulneración del derecho de exclusiva tras la valoración de la prueba. Esta conclusión a la que llega el juez de instancia no supone que se haya infringido el referido artículo, sino que, en aplicación de su contenido y por lo tanto de la Ley de Marcas, no ha apreciado, atendidas las circunstancias concurrentes, que se haya violado los derechos del titular de los nombres comerciales objeto de autos.

Es por ello que deben ser rechazados, también, los motivos esgrimidos en tercer y cuarto lugar como argumentos de la apelación.

CUARTO.- Infracción de la jurisprudencia sobre acumulación de acciones de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal.

Consideraciones generales.

La STS de 11 de marzo de 2014 trata con bastante detalle esta cuestión, la relación existente entre la legislación marcaria y la legislación sobre competencia desleal, posteriormente reiterada en sucesivas sentencias: " 20. Jurisprudencia sobre la complementariedad relativa. La jurisprudencia sobre la relación entre las normas que regulan los derechos de exclusiva de propiedad industrial y las de competencia desleal, sigue el denominado principio de complementariedad relativa.

Como hicimos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre ,, hay que partir de algunas consideraciones generales sobre la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y la de marcas: "(p)ara resolver el conflicto de concurrencia de normas, hay que partir de que las respectivas legislaciones cumplen funciones distintas. La de marcas protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, de naturaleza real, aunque especial, con la eficacia "erga omnes" que es propia de tal tipo de derecho patrimonial. Dicha, protección está condicionada -como regla, que admite excepciones- al previo registro, no al uso -en tanto la caducidad no se declare-.

En definitiva, la legislación sobre marcas, en los sistemas de inscripción constitutiva, otorga protección al titular del signo si está registrado - también con anterioridad a ese momento, pero con un alcance limitado y provisional - y, en todo caso, con independencia de que el producto o el servicio marcado se hubieran introducido en el mercado. Además de ello, dicha legislación da amparo al signo tal como está registrado -en sus aspectos sustanciales-, no tal como es usado.

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo".

El criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, como el seguido por la Audiencia en la sentencia recurrida (niega la aplicación de la Ley de competencia Desleal cuando "existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva").

Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

Y en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido.

En este sentido concluíamos en la Sentencia 586/2012, de 17 de octubre , al afirmar: "(e)n definitiva, la procedencia de aplicar una u otra legislación, o ambas a la vez, dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez". "

Valoración de la Sala.

Ninguna vulneración de la jurisprudencia sobre acumulación de acciones de infracción de derechos de propiedad industrial y de competencia desleal se aprecia en la sentencia recurrida, pues la procedencia de aplicar una u otra legislación dependerá de la pretensión de la parte actora y de cuál sea los hechos sobre los que fundamenta la demanda.

En el caso de autos es evidente que no se ha acumulado en la demanda el ejercicio de una acción por competencia desleal y de una acción de violación del derecho de marca y ninguna mención se hace en la sentencia a la legislación sobre competencia desleal, simplemente se menciona en la misma que no se ha ejercitado acción de competencia desleal y por lo tanto, ningún análisis desde esta perspectiva se realiza de la cuestión planteada, acorde con lo peticionado por la propia parte actora y que reitera en el recurso de apelación, por lo que también procede la desestimación del quinto motivo de apelación.

QUINTO.- Hechos relevantes a tener en cuenta.

Se considera necesario, antes de continuar con el examen de los motivos de apelación alegados en primer y segundo lugar, centrar los nombres comerciales cuya violación ha sido objeto de denuncia a través de la demanda, en contraste con el signo distintivo cuestionado y usado por los codemandados, en especial por don Raimundo en el ejercicio de su actividad empresarial como persona física, y respecto del Sr. Rodrigo al resultar cotitular del dominio de internet "gruposaludes.es" y "gruposaludes.com" que redirecciona al primero.

Los nombres comerciales de los que son titulares las actoras y que denuncian han sido objeto de violación por parte de los codemandados son los siguientes:

1. Nombre comercial n.º 0253367, "SALUDES", denominativo estándar, registrado para las clases 6, 9, 11, 12, 20, 35 y 37 del nomenclátor internacional.

2. Nombre comercial n.º 0265494, "SALUDES", denominativo estándar, registrado para las clases 17, 19, 36, 38, 39 y 42 del nomenclátor internacional.

3. Nombre comercial n.º 0388516, "S GRUPO INDUSTRIAL SALUDES", mixto, registrado para las clases 6, 9, 11, 12, 20, 28, 35, y 42 del nomenclátor internacional, que presenta la siguiente representación gráfica:

El signo distintivo que usan los codemandados y que refiere la parte actora vulnera sus derechos es el siguiente: el término denominativo "GRUPO SALUDES" que aparece en sus facturas (documentos 1 y 6 de la contestación a la demanda); en el dominio registrado en internet a nombre de ambos codemandados "gruposaludes.es" y "gruposaludes.com" (documento 9 de la demanda); y en el logo gráfico empleado por el codemandado Sr. Saludes en Facebook y otras redes sociales como Instagram, en algunas de sus facturas, en la publicidad en internet y en el rótulo de su establecimiento, y que es el siguiente (documentos 2, 3, 4, 6, 8 de la demanda):

El nombre comercial, mixto, n.º 0388516, titularidad la actora Saludes Futuro, S.L., se concedió su registro en el año 2019, si bien la solicitud del registro se produjo en agosto de 2018 (documento 1 de la demanda). El otro nombre comercial denominativo, "SALUDES", n.º 253367, se registró primero en el 2003 para una serie de productos y servicios, siendo su titular a partir del año 2013, por transferencia, la actora Saludes Futuro, S.L. En el año 2006 se registró el nombre comercial n.º 0265494, "SALUDES", denominativo, para otros productos y servicios, titularidad de la empresa Industrias Saludes, S.A.U., también actora del presente procedimiento.

Es relevante tener en cuenta que los demandados, en la contestación a la demanda, no cuestionan ni la titularidad ni la validez de los nombres comerciales registrados, no interponen demanda reconvencional ejercitando una acción de nulidad o una acción reivindicatoria de los mismos, por lo que debemos partir de su validez y de que la titularidad es de las actoras en los términos expuestos, punto de partida necesario para desgranar si estamos ante un acto de infracción marcaria y sus consecuencias.

Asimismo, tampoco se cuestiona que los productos o servicios ofrecidos por las actoras y el codemandado Sr. Raimundo, como empresario individual, son coincidentes, y así, al margen de que los servicios y productos amparados por los nombres comerciales registrados son mucho más amplios, a los efectos que aquí nos interesa se incluyen señales, placas de matrícula, accesorios para vehículos y servicios de ventas al por menor o detalle, al por mayor, y a través de redes mundiales de informática de dichos productos, así como servicios de montaje y reparación; y por su parte, la actividad llevada a cabo por el Sr. Raimundo en su establecimiento comercial está relacionada con el sector de la rotulación y señalética (señales de seguridad, rotulaciones, impresión digital).

Por último, los términos "GRUPO SALUDES" de forma conjunta como un todo, son usados por el codemandado don Raimundo al menos desde el año 2005, véase la documental aportada a las actuaciones por la parte demandada, (documentos 1 -facturas-, documento 2 -contrato de adhesión de empresas de 23 de junio de 2005), con la que queda acreditado que se relacionaba ya la actividad comercial y empresarial del hoy demandado, don Raimundo, con el referido término -(GRUPO SALUDES)- desde entonces. Además, con el documento 6 de la contestación se constata que este uso es un hecho conocido por las actoras al menos desde el año 2014, pero probablemente desde mucho antes dado el tiempo de concurrencia en el mercado de ambas partes y la aparente vinculación familiar existente alegada por la parte demandada, puesto que hay facturas emitidas en el año 2014 por el demandado con el logo "GRUPO SALUDES" a la actora INDUSTRIAS SALUDES, S.L., como su cliente, es decir, incluso con anterioridad al registro del nombre comercial mixto.

Sobre estas premisas analizaremos, de forma conjunta, las cuestiones planteadas como primer y segundo motivo del recurso de apelación.

SEXTO.- La denunciada infracción del art. 37 LM , y error en la valoración de la prueba.

Consideraciones generales sobre la acción de infracción del derecho de marca (nombre comercial en este caso).

La pretensión articulada en la demanda deriva de una acción por violación del derecho de marca, artículo 40 LM. La titularidad del derecho de marca, (también al de un nombre comercial), confiere a su titular la absoluta exclusiva para el uso del signo distintivo en que la marca consiste, mediante la introducción en el comercio de productos así marcados o la identificación de su actividad o establecimiento, impidiendo erga omnes frente a terceros el uso de ese signo.

Por ello, cuando un tercero vulnera los derechos conferidos por la protección jurídica del signo distintivo marcario, artículo 34 LM, su titular puede reaccionar frente a la infracción de su derecho de exclusiva marcaria solicitando la cesación de los actos que infringen su derecho de exclusiva al uso del signo distintivo, la adopción de medidas tendentes a impedir su perseveración en la violación, la remoción de los efectos ya producidos y la indemnización de los perjuicios económicos generados, siguiendo para ello los criterios fijados en los artículos 42 y 43 LM.

Las acciones legalmente conferidas frente a la violación del derecho de marca prescriben, de acuerdo con el art. 45 LM, a los cinco años computado desde el día en que pudieron ejercitarse.

Valoración de la Sala del caso concreto y exámen de la aplicación del art. 37.1.a) LM y la excepción del art. 37.2 LM

Centrándonos ahora en los nombres comerciales denominativos estándar "SALUDES", (n.º 0253367 y n.º 0265494), es obvio que si alguna violación marcaria se produce por los demandados debe atribuirse a la utilización del término "SALUDES" para identificarse en el mercado y publicitar su actividad tanto en internet, como en redes sociales, como en el rótulo del establecimiento abierto al público en el que ejerce el codemandado don Raimundo su actividad profesional como autónomo.

Pues bien, en este punto la Sala comparte la valoración realizada por el juez a quo, y así, el artículo 37 LM, dentro de las limitaciones del derecho de marca, aplicable a los nombres comerciales también, refiere lo siguiente " 1. Una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero hacer uso en el tráfico económico: a) De su nombre o dirección, cuando el tercero sea una persona física.". Es una obviedad que el término "SALUDES" se utiliza en referencia al apellido del codemandado, ( Raimundo), sin que pueda prohibirse por parte de las actoras este uso al encontrarse amparado y dentro de las limitaciones del derecho de marcas.

Como hemos dicho, la normativa marcaria ampara al Sr. Raimundo a utilizar en el tráfico económico el denominativo idéntico a su apellido como persona física, sin que por el hecho de que los actores hayan registrado dicho término como nombre comercial les permita prohibir a aquél su uso en el rótulo del establecimiento donde ejerce su actividad profesional, en internet a través del dominio "gruposaludes" (del que también es titular el Sr. Rodrigo), en Facebook, etcétera, a los efectos de identificar y dar publicidad a los productos o servicios propios de su actividad profesional, por muy coincidentes que sean con los de la actora.

Es por ello que, compartiendo el razonamiento del juez a quo, se considera que el uso del término "SALUDES" por los codemandados, a pesar de la coincidencia fonética y sintáctica, ninguna vulneración supone de los derechos del titular registral de los nombres comerciales n.º 0253367 y n.º 0265494, ambos denominativos estándar, "SALUDES", y registrados, respectivamente, en los años 2003 y 2006 (doc. 1 de la demanda).

La supuesta infracción en relación con el nombre comercial registrado con el n.º 0388516, "S GRUPO INDUSTRIAL SALUDES", mixto, y la pretensión de las actoras de que el uso del término "GRUPO" junto con el de "SALUDES", como un todo, se considere en sí mismo una infracción marcaria porque induce a pensar que forma parte de un grupo de empresas y genera confusión con las actoras. Tampoco se comparten los argumentos del recurso de apelación por las razones que a continuación exponemos.

En primer lugar, porque el nombre comercial registrado contiene muchos mas elementos en su conjunto, no olvidemos que es mixto, que lo hacen muy dispar del logo empleado por el codemandado en su establecimiento y en las facturas y publicidad de su actividad, y las diferencias gráficas entre ambos son evidentes.

En segundo lugar, porque consideramos que el uso del término "SALUDES" precedido del término "GRUPO", no permite considerar que estamos dentro de la excepción prevista en el art. 37.2 LM que prevé que " 2. El apartado 1 solo se aplicará si la utilización por el tercero es conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial" . Las actoras alegan, como fundamento de su recurso, que con dicho uso el demandado está provocando intencionadamente una apariencia de vinculación empresarial y societaria que no existe con la parte actora, y que, además, genera confusión y asociación en el público, considerando que el uso de ambos elementos denominativos juntos ("GRUPO SALUDES") es contrario a las prácticas leales en materia comercial o industrial en los términos exigidos en dicho artículo.

Y decimos que no compartimos este argumento y que no estamos dentro de la excepción prevista en el art. 37.2 LM por los siguientes motivos:

(i) en primer lugar, debemos tener en cuenta que el requisito exigido por el artículo 37.2 LM para que el uso por el tercero de una marca ajena registrada pueda considerarse lícito, es que tal uso sea " conforme a las prácticas leales".

Para su aplicación requiere que previamente a su uso exista tal marca registrada, y aquí encontramos el primer escollo para que pueda prosperar tal motivo de apelación, pues acreditado que tales elementos denominativos -"GRUPO SALUDES"- se usan de forma conjunta por el codemandado desde el año 2005, y que el único nombre comercial registrado en el año 2003 y posteriormente ampliado a otros productos y servicios en el año 2006, es el denominativo "SALUDES" (sin ninguna referencia al término GRUPO), ninguna vinculación o confusión con el titular de aquel nombre registral se producía entonces y ninguna práctica desleal en materia comercial o industrial se aprecia con respecto a la actora titular del nombre comercial denominativo "SALUDES", puesto que además, el codemandado está utilizando su apellido.

(ii) en segundo lugar, el hecho de que en el año 2018 se solicitase el registro de un nuevo nombre comercial, mixto, cuyos elementos denominativos son "S GRUPO INDUSTRIAS SALUDES", y que finalmente se conceda tal registro en favor de la parte actora, tampoco consideramos permite apreciar que continuar con el uso de los elementos "GRUPO SALUDES" de forma conjunta sea una conducta ilícita por parte del demandado por lo que a continuación exponemos.

La STJCE de 17 de marzo de 2005 (asunto THE GILLETTE COMPANY/LABORATORIES LTD) dio algunas pautas para valorar cuándo el uso cumple o no con ese requisito de ser conforme a las prácticas leales en materia comercial o industrial y por tanto lícito, declarando expresamente que no lo hará en los siguientes casos: (i) cuando se realiza de modo que pueda inducir a pensar que existe un vínculo comercial entre el tercero y el titular de la marca; (ii) cuando afecta al valor de la marca al obtener indebidamente una ventaja de su carácter distintivo o de su reputación; (iii) desacredita o denigra dicha marca; o (iv) el tercero presenta su producto como imitación o réplica del producto que lleva la marca ajena.

Ninguna de esas circunstancias se considera que concurren en el presente caso. La demandante pretende justificar la mala fe en el hecho de que el demandado utilice la misma expresión que forma parte del nombre comercial registrado en el año 2018, en concreto la expresión "GRUPO SALUDES", creando una apariencia de vinculación y de pertenencia a un grupo que no es cierta; considera que don Raimundo podría limitarse a usar su apellido "SALUDES" sin necesidad de recurrir al término "GRUPO" para llevar a cabo su actividad empresarial como persona física; y concluye que lo que busca es una denominación que se asemeje a la de la actora, induciendo a confusión al público.

Por su parte, el demandado se presenta con un signo "GRUPO SALUDES" y un logo que en nada se parece a la marca mixta titularidad de la actora n.º 0388516, "S GRUPO INDUSTRIAL SALUDES". Utiliza únicamente aquellos elementos de la marca registrada -los denominativos- que el demandante de ningún modo puede monopolizar, tales como su apellido o un término como "GRUPO". Pero la mayor prueba de la ausencia de cualquier atisbo de mala fe en el demandado es la utilización de este signo "GRUPO SALUDES" desde mucho antes del registro por la actora del nombre comercial mixto, en concreto se acredita su uso desde el año 2005 en el tráfico jurídico. En todo caso, el elemento preponderante del signo utilizado por el demandado sigue siendo el término SALUDES, que es su apellido, junto con otros elementos que distinguen su logo del nombre comercial registrado por la actora de forma evidente, éste contiene otros elementos, incluso denominativos, que permiten diferenciar claramente ambos signos.

En definitiva, en contra de lo que argumenta y defiende la parte actora y recurrente, el uso del término "GRUPO" delante de "SALUDES" es legítimo conforme al art. 37 LM, en la medida que se realiza para hacer referencia a su apellido y que siempre ha desarrollado su actividad y los servicios que presta con tal denominación, sin que, atendidos los elementos que forman parte del nombre comercial registrado con el n.º 0388516, mixto, su mero uso con carácter denominativo - "GRUPO SALUDES"- menoscabe la función distintiva de la marca o nombre comercial, y mucho menos su uso en el logo del establecimiento y publicidad de la actividad empresarial del codemandado, a la vista de las diferencia gráficas existentes entre ambos, de tal manera que se considera que no induce a confusión sobre el origen empresarial de los servicios, pues, como hemos dicho, el nombre comercial registrado introduce otros elementos denominativos y gráficos que permite distinguirlos perfectamente, por lo que consideramos que los actos del demandado quedan fuera del ámbito de protección del artículo 34 LM. En sentido similar se pronuncia, analizando la misma cuestión planteada en esta alzada respecto del artículo 37.2 LM, la SAP de Barcelona, (Sección 15ª), n.º 142/2015, de 2 de junio de 2015, recurso n.º 273/2014, ponente Ilmo. Sr. Don José María Ribelles Arellano.

En atención a lo expuesto, procede la desestimación del recurso de apelación planteado por la parte actora, con la consiguiente confirmación de la sentencia dictada en primera instancia, además de por sus propios fundamentos por los argumentos expuestos en la presente resolución.

SEPTIMO.- En atención al artículo 398.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ante la desestimación del recurso de apelación, se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante, con pérdida del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación;