Sentencia Civil 124/2024 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 288/2023 de 02 de mayo del 2024

PRIMERO.- Términos de la controversia y antecedentes procesales relevantes.

1. La entidad demandante, la mercantil MACANISMOS, ANCLAJES Y SISTEMAS AUTOPORTANTES, S.L., (en adelante, MASA), ha interpuesto demanda ejercitando acción de infracción de la patente española ES 2303439 B1, de la que es titular, frente a la mercantil FIJACIONES SISTEMAS Y SOLUCIONES SB, S.L., (en adelante, FIJACIONES SB), consecuencia de que el "SISTEMA 350" fabricado y comercializado por la entidad demandada incorpora todas las características contenidas en la R1 y en las reivindicaciones dependientes de la misma (R2, R3 y R5), y en consecuencia no sólo solicita que se declare tal infracción sino que se condene a la demandada a cesar en la violación de la patente, a destruir los productos "SISTEMA 350", los folletos, catálogos, listas de precios, material publicitario o promocional o impresos, y a la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los derechos de propiedad industrial.

2. La patente de la actora fue solicitada el 5 de mayo de 2006 y concedida por resolución de 21 de mayo de 2009, cuyo objeto consiste en un "Dispositivo para el anclaje de placas de revestimiento de fachadas de edificio"que comprende una pluralidad de perfiles verticales fijados a la fachada del edificio y dos o más perfiles horizontales fijados a los perfiles verticales, disponiéndose entre cada dos perfiles horizontales contiguos, una pluralidad de placas de revestimiento de contorno general cuadrangular.

3. La patente ES 2303439 dispone de 6 reivindicaciones, de las cuales sólo la R1 es independiente, del siguiente tenor literal:

1.Dispositivo para el anclaje de placas de revestimiento de fachadas de edificios, que comprende una pluralidad de perfiles verticales (1) fijados a la fachada (2) del edificio y dos o más perfiles horizontales (3, 4, 5) fijados a los perfiles verticales, disponiéndose entre cada dos perfiles horizontales contiguos, una pluralidad de placas de revestimiento (18) de contorno general cuadrangular, que se caracteriza por comprender,

- en los perfiles horizontales extremos (3, 5) una respectiva extensión de anclaje en L (8, 10) que se extiende en toda la longitud de cada perfil, y en los perfiles horizontales intermedios (4) una respectiva extensión de anclaje en T (9) que se extiende en toda la longitud de los perfiles, dispuestas de modo que entre dos perfiles horizontales contiguos, los lados horizontales (11, 13, 16) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan situados paralelamente entre sí, estando el lado horizontal de la extensión de anclaje del perfil inferior adaptada para su uso como superficie de apoyo de las placas de revestimiento (18), en tanto que los lados verticales (12, 14-15, 17) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan dispuestos exterior y coplanariamente entre si, teniendo el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8, 9) del perfil superior (3, 4) una altura que es mayor que la del lado vertical (14, 17) del perfil inferior (4, 5);

- en el lado superior (19) y en el lado inferior (21) de cada placa de revestimiento (18), una respectiva ranura longitudinal de anclaje, ranura superior (20) y ranura inferior de anclaje (22) respectivamente, que se extienden en toda la longitud de la placa, estando la ranura superior adaptada para alojar el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8, 9) del perfil superior, en tanto que la ranura inferior (22) está adaptada para alojar el lado vertical (14, 17) de la extensión de anclaje (9, 10) del perfil inferior (4, 5),

todo ello adaptado de modo que,

durante el montaje de una placa (18) entre dos perfiles contiguos (3, 4), el lado vertical (12) de la extensión de anclaje (8) del perfil superior (3) queda alojado en la ranura superior de anclaje (20) de la placa, en tanto que la ranura inferior de anclaje (22) queda enfrentada al lado vertical (14) de la extensión de anclaje (9) del perfil inferior (4), de modo que la placa de revestimiento puede ser desplazada hacia abajo en una medida en la que el lado vertical de la extensión de anclaje del perfil inferior queda alojado en la ranura inferior de anclaje de la placa, permaneciendo una porción del lado vertical de la extensión de anclaje del perfil superior alojada en la ranura superior de anclaje de la placa de revestimiento, quedando la placa fijada por sus ranuras de anclaje a los lados verticales de las extensiones de anclaje de los perfiles superior e inferior.

2.Dispositivo según la reivindicación 1, que se caracterizapor comprender unos medios de fijación posicional de las placas de revestimiento (18), que comprenden en ambos extremos de la ranura superior (20) y de la ranura inferior de anclaje (22) de cada placa un respectivo alojamiento de fijación (24) adaptado para alojar un conjunto de fijación (25) obtenido a partir de materiales elásticos.

3.Dispositivo según la reivindicación 2, que se caracterizaporque el conjunto de fijación (25) comprende un primer elemento de fijación (26) de forma general paralelepipédica provisto de una ranura de fijación (28) adaptada para alojar el lado vertical de una extensión de anclaje, y un segundo elemento de fijación (27) a modo de puente que queda superpuesto al primer elemento de fijación, adaptado de modo que ejerce una acción de reacción elástica contra las paredes del alojamiento de fijación, inmovilizando la placa de revestimiento dispuesta entre los perfiles horizontales.

4.Dispositivo según la reivindicación 3, que se caracterizaporque los extremos longitudinales del primer elemento de fijación (26) están provistos de un respectivo apuntamiento (29), adaptado para facilitar su introducción en el alojamiento de fijación de la ranura de anclaje de la placa de revestimiento.

5.Dispositivo según las reivindicaciones 1 a 3, que se caracterizaporque los extremos exteriores de los lados verticales de las extensiones de anclaje están provistos de un regruesamiento (30) cuya sección transversal tiene un contorno circunferencial, extendiéndose dicho regruesamiento en toda la longitud del perfil.

6.Dispositivo según las reivindicaciones 1 a 5 que se caracteriza porque el lado inferior (21) de la placa (18) está provisto de un reborde exterior (23) que se extiende en toda la longitud de la placa."

4. En la contestación a la demanda, la entidad FIJACIONES Y SISTEMAS Y SOLUCIONS SB, S.L., no sólo se opuso a la demanda, negando la concurrencia de las identidades que alega la actora, sino que, vía excepción, adujo la nulidad de la patente titularidad de la actora, MASA, (art. 120.1 LP). También se opuso a la estimación de la indemnización de daños y perjuicios, al resultar la patente objeto de autos nula por falta de novedad y/o actividad inventiva.

5. La entidad actora presentó escrito solicitando, dentro del plazo de 8 días, que la excepción se tratara como reconvención, a lo que se accedió por el Juzgado (art. 120.2 LP). Y en la contestación a la reconvención de nulidad alegada de contrario se interesó por MASA la modificación de las reivindicaciones de su patente, de conformidad con lo dispuesto en el art. 120.3 LP.

6. El cauce procesal escogido por la actora principal y titular de la patente fue solicitar la limitación de la patente a través de la contestación a la demanda reconvencional, modificando sus reivindicaciones, alegando que las nuevas reivindicaciones sí cumplirían los requisitos de novedad y actividad inventiva. Se ofrece una modificación (OPCION 1) con carácter principal, interesando que queden redactadas del siguiente modo (documento 20 de la contestación):

"1. Dispositivo para el anclaje de placas de revestimiento de fachadas de edificios, que comprende una pluralidad de perfiles verticales (1) fijados a la fachada (2) del edificio y dos o más perfiles horizontales (3, 4, 5) fijados a los perfiles verticales, disponiéndose entre cada dos perfiles horizontales contiguos, una pluralidad de placas de revestimiento (18) de contorno general cuadrangular, comprendiendo:

- en los perfiles horizontales extremos (3, 5) una respectiva extensión de anclaje en L (8, 10) que se extiende en toda la longitud de cada perfil, y en los perfiles horizontales intermedios (4) una respectiva extensión de anclaje en T (9) que se extiende en toda la longitud de los perfiles, dispuestas de modo que entre dos perfiles horizontales contiguos, los lados horizontales (11, 13, 16) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan situados paralelamente entre sí, estando el lado horizontal de la extensión de anclaje del perfil inferior adaptada para su uso como superficie de apoyo de las placas de revestimiento (18), en tanto que los lados verticales (12, 14-15, 17) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan dispuestos exterior y coplanariamente entre sí, teniendo el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8,9) del perfil superior (3, 4) una altura que es mayor que la del lado vertical (14, 17) del perfil inferior (4, 5);

- en el lado superior (19) y en el lado inferior (21) de cada placa de revestimiento (18), una respectiva ranura longitudinal de anclaje, ranura superior (20) y ranura inferior de anclaje (22) respectivamente, que se extienden en toda la longitud de la placa, estando la ranura superior adaptada para alojar el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8, 9) del perfil superior, en tanto que la ranura inferior (22) está adaptada para alojar el lado vertical (14, 17) de la extensión de anclaje (9, 10) del perfil inferior (4, 5), todo ello adaptado de modo que, durante el montaje de una placa (18) entre dos perfiles contiguos (3, 4), el lado vertical (12) de la extensión de anclaje (8) del perfil superior (3) queda alojado en la ranura superior de anclaje (20) de la placa, en tanto que la ranura inferior de anclaje (22) queda enfrentada al lado vertical (14) de la extensión de anclaje (9) del perfil inferior (4), de modo que la placa de revestimiento puede ser desplazada hacia abajo en una medida en la que el lado vertical de la extensión de anclaje del perfil inferior queda alojado en la ranura inferior de anclaje de la placa, permaneciendo una porción del lado vertical de la extensión de anclaje del perfil superior alojada en la ranura superior de anclaje de la placa de revestimiento, quedando la placa fijada por sus ranuras de anclaje a los lados verticales de las extensiones de anclaje de los perfiles superior e inferior; que se caracteriza por:

comprender unos medios de fijación posicional de las placas de revestimiento (18), que comprenden en ambos extremos de la ranura superior (20) y de la ranura inferior de anclaje (22) de cada placa un respectivo alojamiento de fijación (24) adaptado para alojar un conjunto de fijación (25) obtenido a partir de materiales elásticos.

2.Dispositivo según la reivindicación 1, que se caracteriza porque el conjunto de fijación (25) comprende un primer elemento de fijación (26) de forma general paralelepipédica provisto de una ranura de fijación (28) adaptada para alojar el lado vertical de una extensión de anclaje, y un segundo elemento de fijación (27) a modo de puente que queda superpuesto al primer elemento de fijación, adaptado de modo que ejerce una acción de reacción elástica contra las paredes del alojamiento de fijación, inmovilizando la placa de revestimiento dispuesta entre los perfiles horizontales.

3.Dispositivo según la reivindicación 2, que se caracteriza porque los extremos longitudinales del primer elemento de fijación (26) están provistos de un respectivo apuntamiento (29), adaptado para facilitar su introducción en el alojamiento de fijación de la ranura de anclaje de la placa de revestimiento.

4.Dispositivo según las reivindicaciones 1 a 2, que se caracteriza porque los extremos exteriores de los lados verticales de las extensiones de anclaje están provistos de un regruesamiento (30) cuya sección transversal tiene un contorno circunferencial, extendiéndose dicho regruesamiento en toda la longitud del perfil.

5.Dispositivo según las reivindicaciones 1 a 4 que se caracteriza porque el lado inferior (21) de la placa (18) está provisto de un reborde exterior (23) que se extiende en toda la longitud de la placa.".

7. Con carácter subsidiario al anterior, se ofrece por MASA -titular de la patente objeto de autos- una opción alternativa (OPCION 2) de modificación de las reivindicaciones en los siguientes términos (documento 21 de la contestación):

"1.Dispositivo para el anclaje de placas de revestimiento de fachadas de edificios, que comprende una pluralidad de perfiles verticales (1) fijados a la fachada (2) del edificio y dos o más perfiles horizontales (3, 4, 5) fijados a los perfiles verticales, disponiéndose entre cada dos perfiles horizontales contiguos, una pluralidad de placas de revestimiento (18) de contorno general cuadrangular, comprendiendo:

- en los perfiles horizontales extremos (3, 5) una respectiva extensión de anclaje en L (8, 10) que se extiende en toda la longitud de cada perfil, y en los perfiles horizontales intermedios (4) una respectiva extensión de anclaje en T (9) que se extiende en toda la longitud de los perfiles, dispuestas de modo que entre dos perfiles horizontales contiguos, los lados horizontales (11, 13, 16) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan situados paralelamente entre sí, estando el lado horizontal de la extensión de anclaje del perfil inferior adaptada para su uso como superficie de apoyo de las placas de revestimiento (18), en tanto que los lados verticales (12, 14-15, 17) de las extensiones de anclaje (8, 9, 10) quedan dispuestos exterior y coplanariamente entre sí, teniendo el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8,9) del perfil superior (3, 4) una altura que es mayor que la del lado vertical (14, 17) del perfil inferior (4, 5);

- en el lado superior (19) y en el lado inferior (21) de cada placa de revestimiento (18), una respectiva ranura longitudinal de anclaje, ranura superior (20) y ranura inferior de anclaje (22) respectivamente, que se extienden en toda la longitud de la placa, estando la ranura superior adaptada para alojar el lado vertical (12, 15) de la extensión de anclaje (8, 9) del perfil superior, en tanto que la ranura inferior (22) está adaptada para alojar el lado vertical (14, 17) de la extensión de anclaje (9, 10) del perfil inferior (4, 5),

todo ello adaptado de modo que,

durante el montaje de una placa (18) entre dos perfiles contiguos (3, 4), el lado vertical (12) de la extensión de anclaje (8) del perfil superior (3) queda alojado en la ranura superior de anclaje (20) de la placa, en tanto que la ranura inferior de anclaje (22) queda enfrentada al lado vertical (14) de la extensión de anclaje (9) del perfil inferior (4), de modo que la placa de revestimiento puede ser desplazada hacia abajo en una medida en la que el lado vertical de la extensión de anclaje del perfil inferior queda alojado en la ranura inferior de anclaje de la placa, permaneciendo una porción del lado vertical de la extensión de anclaje del perfil superior alojada en la ranura superior de anclaje de la placa de revestimiento, quedando la placa fijada por sus ranuras de anclaje a los lados verticales de las extensiones de anclaje de los perfiles superior e inferior; que se caracteriza:

por comprender unos medios de fijación posicional de las placas de revestimiento (18), que comprenden en ambos extremos de la ranura superior (20) y de la ranura inferior de anclaje (22) de cada placa un respectivo alojamiento de fijación (24) adaptado para alojar un conjunto de fijación (25) obtenido a partir de materiales elásticos;

y porque el conjunto de fijación (25) comprende un primer elemento de fijación (26) de forma general paralelepipédica provisto de una ranura de fijación (28) adaptada para alojar el lado vertical de una extensión de anclaje, y un segundo elemento de fijación (27) a modo de puente que queda superpuesto al primer elemento de fijación, adaptado de modo que ejerce una acción de reacción elástica contra las paredes del alojamiento de fijación, inmovilizando la placa de revestimiento dispuesta entre los perfiles horizontales.

2.Dispositivo según la reivindicación 1, que se caracterizaporque los extremos longitudinales del primer elemento de fijación (26) están provistos de un respectiva apuntamiento (29), adaptado para facilitar su introducción en el alojamiento de fijación de la ranura de anclaje de la placa de revestimiento.

3.Dispositivo según la reivindicación 1, que se caracteriza porque los extremos exteriores de los lados verticales de las extensiones de anclaje están provistos de un regruesamiento (30) cuya sección transversal tiene un contorno circunferencial, extendiéndose dicho regruesamiento en toda la longitud del perfil.

4.Dispositivo según las reivindicaciones 1 a 3 que se caracteriza porque el lado inferior (21) de la placa (18) está provisto de un reborde exterior (23) que se extiende en toda la longitud de la placa.".

8. En el mismo escrito de contestación a la reconvención y tras solicitar la modificación de las reivindicaciones en los términos expuestos, el titular de la patente, MASA, que había ejercitado la acción de infracción en la demanda principal, razonó y aportó un nuevo informe pericial para justificar en qué modo afectan las modificaciones a la acción de infracción ejercitada, manteniendo que el "SISTEMA 350" de fachadas ventiladas de fijaciones de la entidad demandada, (FIJACIONES SB), presenta las características de las reivindicaciones R1, R2 y R4 de la OPCION 1 de limitación de la patente; y, en su caso, que también presentaría las mismas características de las reivindicaciones R1 y R3 de la OPCION 2 de limitación de la patente, por lo que mantiene la acción de infracción ejercitada.

9. En esta situación se convocó a las partes a la audiencia previa para el 28 de septiembre de 2021. El juez de instancia acordó la suspensión del acto por no haberse dado traslado a la parte demandada de la solicitud de limitación de la patente titularidad de la actora, a los efectos de presentar escrito con las alegaciones pertinentes al respecto. Ese mismo día se dicta diligencia de ordenación en la que se deja constancia de que no se ha dado traslado para alegaciones sobre la modificación de la patente y se ordena el preceptivo traslado por plazo de 2 meses. Por diligencia de ordenación de 14 de marzo de 2022 se acuerda convocar a las partes a una nueva audiencia previa, una vez transcurrido el plazo de 2 meses sin haber presentado escrito por la demandada principal y actora reconvencional de la nulidad de la patente objeto de autos.

10. Celebrada la nueva audiencia previa en presencia de ambas partes, se propuso y admitió la prueba que se consideró útil y pertinente, y tras la práctica de la prueba se dictó sentencia en los términos que exponemos a continuación.

SEGUNDO.- De la sentencia y del objeto del recurso de apelación.

11. La sentencia estima la solicitud de modificación de la patente ES 2303439, titularidad de MASA, actora principal, y desestima la nulidad de la patente ES 2303439 instada por la entidad demandada, FIJACIONES Y SISTEMAS Y SOLUCIONES SB, S.L., en su escrito de contestación inicial, quedando modificada la patente en los términos expuestos en la OPCION 1. Asimismo, se estimó la acción de infracción planteada por MASA frente a FIJACIONES SB, condenando al cese en la violación con imposición de una multa coercitiva de 500 euros diarios, a la remoción de efectos mediante la destrucción de los productos SISTEMA 350, y a indemnizar a la actora por los daños y perjuicios ocasionados por la violación de los derechos de la patente, en la cuantía que se determine en ejecución de sentencia sobre la base de la cuantificación de la regla a) del art. 74.2 de la Ley 24/2015. Asimismo, se condenó a FIJACIONES SB, al pago de las costas procesales.

12. La sentencia es recurrida por la entidad demandada, FIJACIONES SB, que alega, en primer lugar, incumplimiento o infracción de los artículos 119.2 y 120.5 LP por falta de traslado a la recurrente de la solicitud de limitación de la patente. Argumenta que si bien es cierto que la audiencia previa de 28 de septiembre de 2021 se suspendió por falta de traslado de la solicitud de limitación de la patente ES 2303439, en la diligencia de ordenación de esa misma fecha nada se acordaba sobre el traslado a la demandada sino "a la parte actora",por lo que debe entenderse que nunca se le dio traslado. Consecuencia de lo anterior, y como segunda causa de apelación, alega la parte recurrente la concurrencia de un vicio de nulidad de actuaciones por vulnerar su derecho de defensa, y argumenta que yerra el juzgador de instancia al considerar que por la parte demandada nada se alega, argumenta, ni prueba, sobre la falta de novedad o actividad inventiva del juego de las nuevas reivindicaciones, porque ello es consecuencia de que no se le dio la oportunidad. Por último, apela el pronunciamiento en materia de costas, dado que se ha tenido que modificar la patente ES 2303439 como consecuencia de la contestación a la demanda principal, motivo suficiente para la no imposición de las costas.

13. La entidad MASA se opone al recurso de apelación, interesando la confirmación de la sentencia recurrida. Alega la actora que la entidad demandada ha dejado transcurrir el plazo de 2 meses que se le otorgó apoyándose en un mero error material en la diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2021 que mencionaba el traslado a la parte actora y no a la parte demandada. Finalmente, también interesa la confirmación del pronunciamiento en materia de costas.

14. En estos términos ha sido planteada y ha quedado la fijada la cuestión en la apelación.

TERCERO.- De la limitación de las reivindicaciones en el marco de un procedimiento de nulidad. Marco normativo. Valoración de la Sala de la cuestión planteada.

15. MASA, entidad actora de la acción de infracción es titular de la patente española ES 2303439; vía excepción, la entidad demandada, FIJACIONES SB, planteó la nulidad de la patente. La actora hizo uso en este procedimiento, en el escrito de contestación a la excepción de nulidad, de la facultad que el art. 120.3 LP confiere al titular de la patente de limitarla modificando las reivindicaciones y, asimismo, razonó y aportó prueba pericial sobre la subsistencia de la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

16. El artículo 120.3, 4 y 5 TRLC establece lo siguiente: "3. En el caso de que el titular de la patente, con carácter principal o subsidiario, optara por limitar la patente modificando sus reivindicaciones, deberá aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. El titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá, en el mismo trámite de contestación a la impugnación de su patente, razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, cuando por circunstancias sobrevenidas la patente resulte modificada fuera del proceso, el titular de la misma podrá solicitar que la patente así modificada sirva de base al proceso. En estos casos el Juez o Tribunal deberá conceder trámite de alegaciones a las demás partes del proceso.

5. El Juez o Tribunal dará traslado de la solicitud de limitación al instante de la nulidad en turno de alegaciones, para que mantenga o modifique sus pretensiones, a la vista de la limitación propuesta. El cómputo del plazo de dos meses previsto en el artículo 119.1 se iniciará desde el momento de la recepción de la solicitud de limitación de la patente presentada por el actor.".

17. La posibilidad de autolimitar el ámbito de protección de las reivindicaciones en el marco de un procedimiento nacional de nulidad de patente se configura como un mecanismo de defensa para superar las causas de nulidad invocadas por el demandante (o por el demandado que excepciona o reconviene en un proceso de infracción). Su antecedente lo encontramos en el art. 138.3 del Convenio de Munich sobre Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1983, (en adelante, CPE).

18. Este precepto se introdujo con el Acta de Revisión del Convenio sobre concesión de Patentes Europeas de 29 de noviembre de 2000, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2007. En su redacción inicial, la limitación de la patente sólo podía efectuarse si la legislación nacional lo permitía ( artículo 138.2º del CPE), lo que no era el caso de España, dado que la Ley de Patentes de 1986 no contemplaba tal posibilidad. Además, el artículo 112.2º de la LP hoy derogada prohibía la nulidad parcial de una reivindicación, lo que vedaba la posibilidad de salvar la causa de nulidad mediante la limitación. La modificación de las reivindicaciones en el seno de un proceso nacional de nulidad coexistió en el CPE con la facultad de limitar o revocar el ámbito de protección de la patente ante la Oficina Europea de Patentes (en adelante, OEP) en el procedimiento regulado en los artículos 105 bis, 105 ter y 105 quáterdel CPE. Ahora bien, mientras que la limitación en el proceso nacional de nulidad sólo alcanza al país en que se tramita, la limitación o revocación en el procedimiento centralizado ante la OEP producía sus efectos en todos los Estados Contratantes. En cualquier caso, estimamos que uno y otro mecanismo de modificación de las reivindicaciones presentan notables diferencias, dentro del proceso.

19. La vigente Ley de Patentes de 2015 introduce la posibilidad de revocar o limitar la patente en el art. 105 ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM) y regula el procedimiento ante la Oficina, sin perjuicio de la remisión al art. 120 LP cuando esté pendiente un procedimiento judicial sobre la validez de la patente. Y asimismo, prevé la posibilidad de que esta limitación se solicite dentro del propio litigio en materia de patentes ante el Tribunal que esté conociendo del mismo (arts. 119 y 120.3 LP).

20. En todo caso, y centrándonos en esta segunda vía que es la planteada en nuestro proceso, la solicitud de limitación de la patente incide no sólo en los aspectos procesales de la limitación (cambia el objeto del proceso), sino también y de forma particular en los aspectos sustantivos y en el alcance de la decisión que haya de tomarse sobre la petición de limitación. Y así, presentada la limitación y admitida por el tribunal, el juicio sobre la validez de la patente recae exclusivamente sobre la patente limitada, no sobre la patente original, que quedará al margen del proceso. La limitación, en tal caso, implica una auténtica renuncia a la patente original, que queda sin efecto o deja de existir al quedar sustituida por la patente modificada. Sea cual sea el resultado del proceso, la patente original no puede subsistir. En este mismo sentido se pronuncia la AP en el Rollo de Apelación 1076/2017, sentencia n.º 593/2019, de 29 de marzo de 2019, ponente don José María Ribelles Arellano. De este modo, debemos distinguir:

1º) Si la petición de limitación es admisible,esto es, si el tribunal llega a la conclusión que cumple con los requisitos de claridad, prohibición de materia añadida y sobre ampliación del ámbito de protección, la sentencia acordará la limitación, ordenando la inscripción de la patente modificada en la Oficina Española de Patentes y Marcas. Así lo prevé expresamente el vigente artículo 120.6º de la vigente Ley de Patentes de 2015, que regula la limitación de la patente nacional en el marco de un proceso de nulidad.

2º) Si la petición de limitación no es admisible,esto es, si el tribunal considera que la patente modificada no es clara (art. 28 LP), incurre en el defecto de materia añadida, amplía el ámbito de protección de la patente (art. 48 LP) o no reúne los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva o aplicación industrial, arts. 6, 8 y 9 LP), lo declarará en sentencia y ordenará la cancelación de la patente original, que quedó sin efecto como consecuencia de la limitación. Sería absurdo considerar que, rechazada la limitación, se mantiene la patente original. Si así fuera, la modificación de las reivindicaciones, en lugar de un mecanismo legal para superar causas de nulidad esgrimidas por el demandante, se convertiría en un valioso instrumento en manos del titular de la patente para eludir el examen de validez de la patente registrada. Bastaría con promover cualquier modificación en el proceso, pues rechazada la limitación, en todo caso se mantendría la validez de la patente original.

21. Al igual que entiende la AP de Barcelona en su sentencia n.º 593/2019 anteriormente mencionada, consideramos que la facultad de limitar la patente no conlleva necesariamente un reconocimiento implícito de las causas de nulidad alegadas de contrario, y así en dicha resolución se expresa "limitar la patente no conlleva necesariamente y en todo caso un reconocimiento implícito de las causas de nulidad invocadas por el demandante, máxime cuando en este caso la demandada no se allanó a la demanda, sino que formuló reconvención. (...) la limitación de la patente, aun cuando acarrea la renuncia a la patente original, no deja de ser un medio de defensa ante una pretensión de nulidad que puede obedecer a razones de oportunidad ante la eventualidad de que tal pretensión sea acogida. (...) la patente original deviene ineficaz como consecuencia directa de la limitación y su sustitución por la patente modificada",y por ello en dicha sentencia se considera evidente que "el objeto del proceso se ve alterado por una situación sobrevenida a la demanda de nulidad y por mandato del artículo 138.3º del CPE, que impone la sustitución de la patente original por la patente limitada como "base del procedimiento", quedando aquella excluida del juicio de validez".En el momento del dictado de dicha resolución, a diferencia de este caso sometido a nuestra consideración, cuando el titular de la patente solicitó la limitación todavía no se había aprobado la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y consideró de aplicación directa el 138.3 CPE.

22. En cuanto a los requisitos de admisibilidad de la limitación de la patente, el art. 48. 5 y 6 LP dispone que la patente no podrá modificarse de manera que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal y como fue presentada y ampliando la protección que confiere. Y junto con los requisitos propios de la limitación de la patente, las reivindicaciones modificadas, además de ser claras y concisas (art. 28 LP), han de cumplir con los requisitos generales de patentabilidad, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial (art. 4 LP).

Valoración de la Sala.

23. La cuestión que se introduce vía apelación se centra en una cuestión procedimental al amparo del art. 119 y 120 LP, y no en una cuestión sustantiva ni sobre el fondo del asunto, y así, considera la recurrente que en el dictado de la sentencia se incurre en un vicio de nulidad de actuaciones por indefensión. Los argumentos sobre los que se funda el recurso se centran precisamente en la infracción de los preceptos mencionados, consecuencia de que en la diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2021 en la que se acordó el traslado del escrito en el que se solicitaba la limitación de la patente por su titular se hacía a "la parte actora" y nunca a la entidad demandada, y ello ha supuesto que nunca se le diera traslado para contestar a tal limitación, ni tan siquiera se le ha dado la oportunidad. Y como consecuencia de este hecho, la sentencia argumenta que nada se alega respecto de los nuevos juegos de reivindicaciones aportados, ni se aportan argumentos ni prueba alguna por la demandada al respecto, y por ello concluye y declara, con base en el informe pericial aportado por la actora, la validez de las limitaciones, desestima la acción de nulidad y declara la modificación de la patente. Acaba suplicando que o bien se desestime la demanda o que se retrotraigan las actuaciones a fecha 28 de septiembre e 2021, para que se otorgue al recurrente plazo para alegar u oponerse al nuevo juego de reivindicaciones.

24. La Sala considera oportuno recordar que el procedimiento se inició mediante una demanda interpuesta por la mercantil MASA en ejercicio de una acción de infracción, como titular de la patente ES 2303439, frente a la entidad FIJACIONES SB. La demandada contestó a la demanda y alegó, vía excepción, la nulidad de la patente. Tal y como prevé el art. 120.2 LP la actora solicitó que por parte del Tribunal se tratara como reconvención e hizo uso de la facultad que le otorga el art. 120.3 LP, es decir, solicitó la limitación de las reivindicaciones de su patente, y mantuvo la acción de infracción ejercitada frente al demandado. El Juzgado no dio traslado a la adversa a los efectos de pudiera hacer alegaciones sobre la modificación de las reivindicaciones y su infracción.

25. Por este motivo se suspendió la audiencia previa convocada para el día 28 de septiembre de 2021, por acuerdo del juez y a los efectos de que la parte demandada pudiera presentar dichas alegaciones al amparo del art. 120.5 TRLC. Es cierto que por diligencia de ordenación de 28 de septiembre de 2021 se reflejó el acuerdo adoptado en la audiencia previa, aunque consta un error pues se refiere al traslado a la "parte actora" y no a la parte demandada del escrito solicitando la limitación de las reivindicaciones, que fue los que se acordó por el juez en el acto de la audiencia previa.

26. Llama la atención a esta Sala que la parte demandada considere que se le ha causado indefensión por el hecho de que transcurridos los dos meses de plazo para presentar sus alegaciones se convocara, de nuevo, audiencia previa sobre la base de un mero error material en la diligencia de ordenación de la misma fecha en la que se acordó por el Juez en el acto de la audiencia previa conferirle el traslado correspondiente, y ello porque era perfecta conocedora del motivo de suspensión de la audiencia previa -para que hiciera alegaciones sobre la limitación de las reivindicaciones de la patente de la actora- y, también era conocedora de que tenía que contestar a escrito de modificación, a tenor del art. 120.5 LP, puesto que el propio Juez así lo hizo saber en la audiencia previa.

27. A pesar de todas estas circunstancias el demandado deja transcurrir el plazo de dos meses con el pretexto de que la diligencia de ordenación de la misma fecha 28 de septiembre de 2021 indica que el traslado es a la "parte actora" y no a la "parte demandada". Además, en el acto de la segunda audiencia previa de 4 de julio de 2022, la parte demandada no hace alegación alguna respecto de esta cuestión, y a preguntas del juez de instancia, en concreto, sobre si se le dio traslado de la limitación de las reivindicaciones a la demandada, la parte actora da una respuesta afirmativa y la parte demanda refiere que nada tiene que alegar al respecto. Es por ello por lo que ninguna infracción de los arts. 120 y 119 LP se aprecia en la tramitación ni en el dictado de la sentencia recurrida.

28. Por su parte, si bien interesa la demandada y recurrente la estimación del recurso y consiguiente desestimación de la demanda con carácter principal, ningún fundamento ni motivación se da al respecto más allá de insistir, -tras la transcripción de aquellos apartados de la sentencia que se refiere a la falta de alegación, argumentos y prueba sobre la limitación de la patente por parte de la demandada-, en que no se le ha dado la oportunidad de presentar escrito de alegaciones porque el Juzgado no le dio traslado, que, según su parecer, constituye un vicio de nulidad; petición que por los mismos motivos expuestos anteriormente deberá ser desestimada.

CUARTO.- Costas de la primera y segunda instancia.

29. En cuanto al pronunciamiento en materia de costas, esta Sala considera que el juez de primera instancia se ajusta al art. 394 LEC. No compartimos que el hecho de que se haya solicitado la limitación de las reivindicaciones, tras la excepción de nulidad alegada por la entidad demandada en su escrito de contestación, impida la aplicación del art. 394 LEC, por lo que este motivo también debe ser desestimado.

30. Tal y como hemos expuesto en el párrafo 21 de esta resolución, la limitación o modificación de las reivindicaciones de la patente cuestionada, no supone un reconocimiento implícito de las causas de nulidad invocadas por el demandante, y ello, aunque acarrea la renuncia a la patente original, pues no deja de ser un medio de defensa ante una pretensión de nulidad que puede obedecer a razones de oportunidad ante la eventualidad de que tal pretensión sea acogida.

31. Ante la desestimación del recurso de apelación procede la imposición de las costas a la parte recurrente, ex artículo 398 LEC, con pérdida del depósito para recurrir.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación;