Sentencia Civil 1040/2022 del Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 578/2022 de 20 de diciembre del 2022

PRIMERO. - Sentencia y recurso de apelación.

La sentencia del Juzgado Mercantil 1 de Valencia de 27 de abril de 2022 (Auto de rectificación de error material de 2 de mayo de 2022) desestima la demanda promovida por GALLEMAN S.L. y la reconvención planteada por HOGARLLEGO S.L. La sentencia, describe en el fundamento jurídico primero, los nombres comerciales que titula la mercantil demandante por referencia al apellido "gallego" con sus correspondientes representaciones gráficas (y antecedentes), así como la marca gallegocasa figurativa titularidad de la demandada y solicitudes de registro. En el segundo y en el tercero de los Fundamentos se refiere a la normativa y jurisprudencia que considera de aplicación al caso y razona - en relación con el conflicto suscitado entre las litigantes y comparación de los signos respectivamente utilizados por cada una en el tráfico jurídico - que:

" 1.- El elemento personalista que titula el capital social de las dos sociedades ahora en conflicto viene conformado por los hermanos Juan Pablo Arcadio y Arsenio, y la respectiva siguiente generación descendiente de los mismos. En sentido material (y con independencia de la formal titularidad de las participaciones sociales en razón a eventuales escenarios de preparación y solución del futuro) el socio de referencia de GALLEMAN es D. Juan Pablo en tanto que los socios de referencia de HOGARLLEGO son D. Arcadio y D. Arsenio (cada uno de ellos titula el 50% del capital social).

2.- Los tres hermanos Juan Pablo Arcadio y Arsenio, en primer término D. Juan Pablo en cuanto que era el mayor, trabajaron en el comercio de sus padres (Los Retales), esto es, desde su juventud han trabajado en el sector del comercio al por menor de telas y confección, y con el cambio de nombre (se ha referenciado que el cambio de nombre se opera porque la clientela recelaba de que Los Retales invocada un segmento de calidad baja), y han trabajado juntos siendo los Juan Pablo Arcadio y Arsenio.

3.- Después del fallecimiento de la madre, llega la separación, D. Juan Pablo adquiere a sus hermanos la totalidad de las participaciones sociales de GALLEMAN, y D. Arsenio y D. Arcadio continúan asociados, dedicándose a la actividad en la que han trabajado desde muy jóvenes.

4.- Y en todo caso se viene haciendo uso de su apellido Juan Pablo Arcadio y Arsenio, no siendo dable que uno de los hermanos pueda prohibir a los demás el uso de su nombre en el tráfico económico. El artículo 37 de la Ley de Marcas establece una enumeración de limitaciones del derecho de marca, supuestos en que una marca no permitirá a su titular prohibir a un tercero su uso en el tráfico económico, eso sí conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial."

En lo que concierne a la acción de competencia desleal ejercitada por la entidad demandante, rechaza la aplicación genérica del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, y con cita de la normas y resoluciones judiciales que considera relevantes en la fundamentación de su decisión, indica que el núcleo de su queja descansa en la apertura de tiendas en ubicación muy cercana a las aperturadas al público desde antiguo por la demandante, y la consecución de contratos para la distribución de colchones de primeras marcas, en correlativo detrimento para ella, por perdida del contrato. El magistrado argumenta que " no cabe hacer invocación genérica del supuesto del artículo 4, sino que antes al contrario, la situación tal vez podría ser incardinable en otro u otros supuestos contemplados en los artículos 6 y siguientes de la Ley de Competencia Desleal , no invocados en modo alguno por parte de la actora."

Y concluye en la desestimación de la demanda y por los mismos considerandos expuestos en el fundamento jurídico tercero de su resolución, " a contrario sensu, la desestimación del argumento defensivo esgrimido consistente en el planteamiento de la nulidad relativa, como excepción del nombre comercial num. 408526" que, finalmente, se había articulado a modo de reconvención formal a instancia de la demandante, a quien impone la totalidad de las costas porque " ve desestimadas sus pretensiones y bien entendido que la formal tramitación como reconvención del argumento adverso se ha operado a su instancia"

Se alza en apelación la representación de la mercantil GALLEMAN SL, quien, tras exponer los antecedentes que considera relevantes para la resolución del recurso, alega los siguientes motivos de apelación:

1.- Error en el enjuiciamiento de los hechos indiscutidos respecto a la ausencia de marca registrada por la demandada, que supone el signo infractor objeto de demanda. La Sentencia incurre en un primer grave y claro error de apreciación de los hechos, pues en su Fundamento de Derecho Primero, al final de la página 4 de la sentencia, se indica literalmente, que " la parte demandada es titular de la marca nacional núm. 4050970, GALLEGOCASA, figurativa, solicitada en fecha 15 de enero de 2020 para productos de la clase 20ª del nomenclátor, que presenta la siguiente representación gráfica" (sigue la figura a continuación), sin tomar en consideración el hecho indiscutido de que la solicitud de dicha marca nacional intentada por la demandada fue denegada por la OEPM, precisamente por oposición de la actora.

Destaca la recurrente que su demanda no está fundamentada, ni fáctica ni jurídicamente, en el uso compartido del apellido familiar, sino en el uso por la demandada unos signos distintivos SIN REGISTRO que son incompatibles por evidente semejanza con los signos (nombres comerciales) REGISTRADOS por su representada, y por tanto suponiendo grave riesgo de confusión en el consumidor final, máxime dada la identidad en el objeto y actividad comercial de ambas partes (venta de ropa de cama, de hogar y colchonería). (Énfasis de la recurrente).

2.- Error en la consecuencia jurídica sobre los hechos indiscutidos o probados. Uso compartido del apellido común en el tráfico económico.

Afirma la recurrente que, incluso con independencia del error en la apreciación de los hechos indiscutidos alertado en la alegación anterior, el principal motivo de la apelación es el error contenido en la sentencia recurrida respecto a la interpretación o consecuencia jurídica del uso del apellido Juan Pablo Arcadio y Arsenio. Asevera la recurrente que se confunde gravemente entre el uso de un concreto apellido en las denominaciones sociales de las empresas, con el uso de sus signos distintivos en el tráfico mercantil.

Su representada no interpone acción alguna para impedir el uso de la denominación social de la demandada "HOGARLLEGO, S.L.", sino para impedir la continuidad en el uso en el tráfico mercantil y económico de los signos distintivos que utiliza la demandada, expuestos en su demanda y especialmente respecto al que se inició el trámite de solicitud de marca nacional 4050970 "GALLEGOCASA" con la grafía tan semejante a los signos registrados por su representada, con riesgo de confusión en el consumidor.

3.- Error en la interpretación de la acción subsidiaria ejercitada con amparo en la Ley de Competencia Desleal.

Sin menoscabo de lo anterior, la recurrente expone que amparaba también sus pretensiones en el comportamiento desleal que resulta objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe previsto en el artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal. Argumenta - amén de la compatibilidad de las acciones y en contra de lo afirmado en la resolución recurrida - que sí invocó en la demanda la apreciación del riesgo de confusión de manera autónoma y distinguida a las acciones concretas formuladas al amparo de la Ley de Marcas y de la Ley de Competencia Desleal.

4.- Al hilo de las alegaciones adversas en torno al retraso desleal, expuso las razones por las que no se presentó con anterioridad la demanda (atendida la oposición a la solicitud de marca intentada de contrario) y con cita de las resoluciones que estimó de su interés, indicó que su " representada, pese a conocer el uso infractor por la demandada, se mantuvo meramente pasiva mientras dicho uso se realizaba en establecimientos situados en otras zonas o barrios de Alicante, o con signos antiguos usados por la demandada; pero no puede tolerar que ésta utilice un nuevo signo infractor aún más semejante con los registrados por nuestra demandada tal como concluyó la OEPM, y que dicho signo se utilice en un establecimiento recientemente abierto por la demandada a escasos metros del regentado por nuestra representada, con clara intención de reducir su negocio y sacarla del mercado."

5.- Finalmente y en cuanto al pronunciamiento sobre costas de la resolución apelada, amén de indicar que la estimación del recurso conllevará la modificación del pronunciamiento sobre costas relativo a la demanda, afirma " la inconcebible" imposición a su representada de las derivadas de la desestimación de la demanda reconvencional, que califica de " totalmente injusta, inverosímil y ajena a Derecho".

Y termina por suplicar la estimación del recurso de apelación y, por ello, la íntegra estimación de la demanda interpuesta conforme al contenido del suplico de la misma, y condene a la actora reconvencional en las costas por la desestimación de dicha reconvención.

La representación de la entidad demandada se opone al recurso de apelación y combate, en primer término, las alegaciones adversas en torno a los hechos que se consideran indiscutidos, afirmando que por la recurrente " se pretende mostrar un escenario que muestra unos hechos incompletos obviando el contexto familiar, tan determinante para la resolución del conflicto como así se confirma con la sentencia dictada en la instancia, además de incurrir en significativas inexactitudes en lo que a los hechos incontrovertidos se refiere". Y combate seguidamente los motivos de apelación articulados por la demandante argumentando:

1.- Que el error que se denuncia de la sentencia apelada en el primero de los motivos de apelación no tiene ni la trascendencia ni la gravedad que se denuncia porque (énfasis de la apelada) " el Juez de instancia tiene claro que en este caso concurren los signos registrados por la actora frente a los signos utilizados por la demandada, y que es la actora la titular de los signos cuyas posibilidades de tutela son objeto de análisis .". Señala que es evidente que no es el juzgador el que yerra sino la apelante, pues, sin perjuicio de que estemos ante un conflicto marcario, en el que no se cuestiona que la actora es la actual titular registral, pasa por alto que el derecho registral que invoca recae precisamente sobre el apellido familiar ( Juan Pablo Arcadio y Arsenio), que ha sido usado por ambas partes desde siempre en sus negocios (en un principio de manera conjunta y, posteriormente, tras el fallecimiento de los padres y separación de los hermanos, por separado). " De modo que, INEVITABLEMENTE, el uso compartido del apellido familiar es la cuestión esencial de este pleito." Y destaca el suplico de la demanda, en el que se hace expresa referencia al uso por la demandada del apellido Juan Pablo Arcadio y Arsenio.

2.- En ningún apartado de la sentencia se habla de uso del apellido familiar en la denominación social de la demandada, sino que, en todo momento se hace referencia al uso del apellido Juan Pablo Arcadio y Arsenio (y de los signos registrados titularidad de la actora) en el tráfico económico, tal y como se constata en el fundamento jurídico tercero de la sentencia apelada. No hay error en la sentencia apelada en lo que concierne a la interpretación y aplicación de la jurisprudencia comunitaria y nacional.

Destaca, respecto a los signos, que frente al signo que actualmente titula la actora desde 2019 (y habían utilizado todos durante más de 16 años)

los signos utilizados por la demandada guardan la necesaria diferenciación:

3.- No es cierto que la actora invocara la confusión en el marco del artículo 6 de la LCD de manera autónoma. La actora acumula a la acción de infracción de los nombres comerciales la acción de competencia desleal en base al art. 4 LCD, de modo que los hechos que motivan la demanda de infracción son exactamente los mismos por los cuales la actora pretende acumular los actos de competencia desleal. La demandante invoca un supuesto de hecho (el uso del nombre comercial titularidad de la actora) que queda plenamente comprendido en el ámbito material, objetivo, temporal y espacial de la normativa sobre propiedad industrial, por lo que no es posible aplicar la normativa represora de la competencia desleal por la misma causa y fundamento.

4.- Señala seguidamente que " por más que se niegue de contrario, es palmario que la conducta de la actora cae dentro de un evidente retraso desleal en cuanto al ejercicio de acciones se refiere, como así resulta de los propios hechos acaecidos en el presente caso" que describe seguidamente, y se concreta en la tolerancia durante más de 16 años, generando la confianza de que los hermanos Juan Pablo Arcadio y Arsenio ningún impedimento iban a tener nunca al uso de su apellido y marca y, por tanto, que no se iba a ejercitar el derecho marcario. Y añade, respecto de la apertura de la tienda que su "representada ya poseía una tienda en la misma zona en la que se encuentra la tienda de la actora, "justo a espaldas", apenas 100 metros de distancia de la actual tienda de la demandada abierta en la Avda. Miriam Blasco (de la que la actora dice ser el motivo de esta demanda). Así lo confirmaron en el acto del juicio no sólo los testigos de esta parte, sino el propio testigo de la actora el Sr. Juan Pablo."

5.- La imposición de las costas es correcta, tanto por lo que concierne a la demanda como a la reconvención, porque: " Como se indica en la sentencia, esta parte solicitó la nulidad del Nombre Comercial nº 408526 de la actora (por registro de mala fe) vía excepción de conformidad con la interpretación literal del art.51 de la Ley de Marca en relación con el art. 120.1 de la Ley de Patentes , si bien, se acordó la tramitación de la misma vía demanda reconvencional A PETICIÓN EXPRESA DE LA PARTE ACTORA."

Y termina por solicitar la desestimación del recurso de apelación con imposición a la recurrente de las costas de la alzada.

SEGUNDO. - Antecedentes relevantes para la resolución de las cuestiones controvertidas en la alzada.

La sala, en uso de la facultad revisora que le atribuye la apelación, y vistos los términos en que se desenvuelve la apelación y la resistencia a ella, ha procedido - conforme al artículo 456, 1 de la LEC) a la revisión de las alegaciones respectivamente vertidas por las partes en el proceso, la prueba documental aportada y el resultado de las pruebas practicadas en el acto de juicio, cobrando relevancia - en cuanto a estas últimas - las manifestaciones de los tres hermanos Juan Pablo Arcadio y Arsenio ( Juan Pablo, Arcadio y Arsenio), sin perjuicio de la valoración que merezca, además, la prueba de interrogatorio del legal representante de la entidad demandada (sobrino e hijo de los anteriores) e intervención de la perito - especialista en publicidad - Doña Delfina, quien emitió el informe unido en el expediente digital como documento 6 de la demanda, o el informe de investigador privado aportado como documento 5. Igualmente hemos revisado la documentación adjunta a la contestación a la demanda y a la contestación articulada por la actora a la solicitud de declaración de nulidad de la marca, invocada como excepción y a la que, por petición de la demandante, se dio tratamiento de reconvención (providencia de 27 de julio de 2021).

Del conjunto de las declaraciones de los tres hermanos ( Juan Pablo socio de Galleman SL - junto con su mujer - por compra de las participaciones de sus hermanos, y Arcadio y Arsenio socios de Hogarllego SL), se desprende el origen familiar de los negocios que ostentan, el reparto de los establecimientos familiares por sus padres, su respectivo posicionamiento en el mercado y sector en el que desarrollan su actividad y la utilización, durante años, en un marco de tolerancia del signo "gallego", y ello con independencia de la mayor o menor proximidad de las tiendas a través de las cuales cada uno de ellos desarrollaba su actividad comercial.

El conflicto se desencadena cuando la demandada procede a la apertura de una nueva tienda cercana a la regentada por la hija de Juan Pablo, actual administradora de Galleman SL, que D. Juan Pablo valora como acto de mala fe por parte de sus hermanos, de manera que, mientras con anterioridad a ese momento no había cuestionado que éstos utilizaran "gallego" en sus tiendas (porque todos utilizaban el apellido familiar) incluso en un establecimiento existente a 100 metros (a espaldas de su tienda), a partir de esa nueva apertura se quiebra la tolerancia y procede a la interposición de la demanda. La cuestión de fondo se centra en lo que califica de "mala intención" por establecerse en la misma calle y a pocos metros del negocio explotado por su hija desde 15 años atrás.

Y en este contexto, en el que las partes han venido rotulando sus respectivos establecimientos utilizando el signo "gallego" en el marco de la actividad textil para el hogar, colchones y almohadas, y en el que la demandante es titular de los nombres comerciales "gallego" N0220702 y N0408526, se instan acciones marcarias al amparo del artículo 41 de la Ley de Marcas en relación con el artículo 34.2, y de competencia desleal - sustentada en los mismos hechos - al amparo del artículo 4 de la LCD, con la finalidad de que la entidad demandada cese en el uso de los indicados nombres comerciales, tanto por referencia al dominio que titula la demandada (www.gallegocasa.com) como en la utilización de carteles, bolsas, material publicitario, embalajes...y uso en las tiendas que se indican en el suplico de la demanda (y en cualquier otro comercio), así como a la indemnización de daños y perjuicios fijados en sentencia o su ejecución, o subsidiariamente el 1% de la cifra de negocio del infractor con los productos ilícitamente marcados, así como 3.000 euros en concepto de daño moral.

Conviene indicar, porque es relevante a los efectos de los motivos de apelación, que la demandada resistió - sin articular reconvención- la nulidad del nombre comercial NC408526, y se dio a esta cuestión tratamiento de demanda reconvencional a instancia de la parte demandante, lo que ha determinado la imposición a la misma de las costas derivadas de la desestimación de tal reconvención propiciada por quien fue demandante inicial.

Igualmente conviene indicar que amén de la alegación de nulidad (con sustento en la previa caducidad del signo en 2016 - compartido por todos - y reactivado por la actora a finales de 2019, poco antes de iniciarse los requerimientos a la demandada), el núcleo de la resistencia se centra en el retraso desleal en el ejercicio de la acción, cuando durante más de 16 años ambas partes han utilizado el signo, en la confianza de que nunca tendrían impedimento en el uso de su propio apellido y logotipo común (basado en la historia familiar del negocio creado por los padres), así como en la inexistencia de riesgo de confusión y ausencia de los presupuestos necesarios para la estimación de las acciones articuladas de adverso.

Otros elementos relevantes para considerar son los siguientes que resultan de los documentos aportados al expediente:

1.- El nombre comercial "gallego" N0220702 [con la inicial en rojo, enmarcado en un cuadro blanco) fue solicitado en enero de 1999 y concedido en septiembre de 2000 para la clase 35. En ese momento los tres hermanos eran socios de GALLEMAN a partes iguales.

El nombre comercial "gallego" N0408526 que titula la actora (cuya imagen consta en el primero de los fundamentos de esta resolución) se solicitó el 3 de octubre de 2019 y se concedió en abril de 2020 para la clase 20 y 24.

Este segundo registro fue motivado por la caducidad del nombre comercial 270783 solicitado en 2006 y caducado en 2007 por falta de pago.

2.- El signo distintivo "gallego" fue utilizado por los tres hermanos a través de la GALLEMAN (la actora) hasta el mes de diciembre de 2003, año en el que el Juan Pablo y su cónyuge, compran las participaciones de sus hermanos y se separan profesionalmente, según se desprende del documento 1 de la demanda.

3.- La actora admite en la demanda que tras la operación de compraventa de las participaciones sociales de GALLEMAN (2003), los hermanos que salieron de la sociedad - que ya regentaban tiendas provistas del rótulo "gallego" - abrieron establecimientos en distintas calles de Alicante que rotularon con el mismo signo.

4.- La actora, que ha utilizado a su favor el apellido familiar en el registro como nombre comercial, imputa como acto de mala fe a los demandados, que hayan efectuado un intento fallido de registro de marca "gallegocasa", razón por la que se opuso al mismo.

Sin embargo, consta acreditado en autos que la demandada desarrolla también "on line" su actividad y que creó en 2007 la web www.gallegocasa.com (documento 8 del escrito de contestación a la demanda), sin que haya mediado oposición alguna por la actora hasta la presentación de la demanda. Igualmente consta acreditada la presencia en redes sociales de los signos combatidos en este procedimiento, de manera que gallegocasa tiene perfil en Facebook y en Twitter desde 2011, y en Instagram desde 2013.

5.- El primer requerimiento dirigido por la actora a la entidad demandada a fin de procediera al cese de los signos incompatibles con los nombres comerciales que titula tuvo lugar el 13 de noviembre de 2019 (documento 9 de la demanda). Y tiene su origen en la apertura de la tienda de la Avenida Miriam Blasco de Alicante, cercana a la que regenta la demandante.

Dicha cercanía se aprecia, ciertamente, en la fotografía de la página 3 del informe del investigador privado (documento 5 de la demanda), de la que resulta que entre uno y otro comercio (uno con el rótulo en rojo y otro con el rótulo en blanco, con el mismo signo que ambas partes venían utilizando, obrando en el rojo y destacada la marca FLEX de colchones) media un establecimiento comercial acristalado amplio, un patio/jardín grande con puerta de acceso peatonal y varios tramos de enrejado, otros dos locales comerciales y, finalmente, lo que parece el acceso de entrada al edificio de viviendas junto al establecimiento de la actora). Con el documento 11 de la contestación, extracto de Google Earth, se constata que con anterioridad, en el mismo local en el que se ubica el establecimiento controvertido existía una colchonería, y por tanto se desarrollaba la misma actividad que ahora despliega la demandada en dicho establecimiento.

6.- La demandada justifica el intento de registro de la marca 4050970 (documento 10, 15 de enero de 2020) tras el requerimiento practicado de adverso, con la finalidad de distanciarse del signo "gallego" invocado de adverso y con ánimo de dotar al apellido familiar de un nuevo contenido gráfico diverso, buscando las diferencias.

TERCERO. - Valoración por el Tribunal de las acciones ejercitadas en la demanda conforme al contenido del recurso de apelación.

Sin perjuicio de las oportunas correcciones que pudiera merecer la fundamentación jurídica de la sentencia apelada (en particular, el hecho de no haber contemplado la denegación a la demandada, por oposición de la actora, de la marca figurativa "gallegocasa") la sala, comparte, en lo esencial, la fundamentación de la resolución apelada y las conclusiones que de ella se derivan.

La actora alega que con ocasión de la adquisición de las participaciones sociales de GALLEMAN SL se produjo la transmisión a su favor del nombre comercial solicitado en 1999 del que trae causa, por sus características, el solicitado ulteriormente en 2019 (en vísperas de la práctica del requerimiento, pues la solicitud data del 3 de octubre y el requerimiento se emite el día 13 de noviembre y se recibe el 18 - documento 9 de la demanda- ), negando la existencia de un acuerdo de proindiviso entre los afectados.

Conforme al artículo 47 de la LM la transmisión de la empresa implica la cesión de la marca, a no ser que exista acuerdo en contrario (no aparece en nuestro caso un acuerdo documentado en ese sentido y la parte demandada se refiere siempre a un acuerdo verbal entre los hermanos) " o que las circunstancias determinen claramente lo contrario", que es lo que, a nuestro juicio acontece en el supuesto sometido a nuestra consideración dado el tiempo transcurrido entre la adquisición de las participaciones de Galleman por D. Juan Pablo y su familia (diciembre 2003) y el momento en que se produce el requerimiento de cese en la utilización del único signo concedido hasta aquel momento (la comunicación lleva fecha 13 noviembre de 2019), es relevante. Se trata de un período de 16 años en el que se ha venido utilizando indistintamente por ambos grupos familiares a través de sus respectivas entidades, mediante tiendas dedicadas a la misma actividad, en la misma zona geográfica (Alicante, Playa de San Juan, San Vicente del Raspeig), e incluso ubicadas entre sí a pocos metros de distancia, sin que conste manifestación de conflicto hasta la apertura por la demandada del establecimiento para venta de colchones Flex en la Avenida Miriam Blasco de Alicante, a pocos metros de la tienda que regenta GALLEMAN en la misma avenida. Y durante ese período la demandada ha utilizado en la red el signo gallegocasa al menos desde 2007 (web y perfiles en redes) sin que conste oposición alguna frente a tal uso, que ahora se combate, al solicitar en el suplico, entre otros pronunciamiento el cese "en el uso del nombre de dominio www.gallegocasa.com".

Y, por otra parte, se ha de valorar el hecho de que en la demanda la pretensión de condena no venga referida a la totalidad de las tiendas de HOGARLLEGO SL sino solo de los establecimientos de la Calle Cardenal Belluga y Avenida Miriam Blasco, que por su ubicación se encuentran cercanas a la de titularidad de la demandante en la misma avenida.

Ello nos conduce a la valoración de la acción ejercitada al amparo del artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, que la actora sustenta en los mismos hechos que sirven de base a la acción de infracción marcaria y ha sido desestimada en la sentencia de primera instancia.

Y al respecto, hemos de señalar que compartimos la conclusión expresada por el magistrado "a quo" en la sentencia apelada, siguiendo, al efecto, los criterios de la Sala Primera del Tribunal Supremo sobre la cuestión.

Bastará la cita de la Sentencia de 18 de julio de 2019 (ECLI:ES:TS:2019:2464) cuando con cita de sus sentencias 450/2015, de 2 de septiembre y 95/2014, de 11 de marzo dice:

"Partiendo de la distinta función que cumplen las normas de competencia desleal y las de marcas, el criterio de la complementariedad relativa sitúa la solución entre dos puntos: de una parte, la mera infracción de estos derechos marcarios no puede constituir un acto de competencia desleal; y de otra, tampoco cabe guiarse por un principio simplista de especialidad legislativa, que niega la aplicación de la Ley de Competencia Desleal cuando existe un derecho exclusivo reconocido en virtud de los registros marcarios a favor de sus titulares y estos pueden activar los mecanismos de defensa de su exclusiva ( Sentencia 586/2012, de 17 de octubre )".

[...]

"Como se ha dicho en la doctrina, el centro de gravedad de la realidad radica en los criterios con arreglo a los cuales han de determinarse en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal.

" De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

" De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria.

" Y, en última instancia, la aplicación complementaria depende de la comprobación de que el juicio de desvalor y la consecuente adopción de los remedios que en el caso se solicitan no entraña una contradicción sistemática con las soluciones adoptadas en materia marcaria. Lo que no cabe por esta vía es generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido"."

En el presente caso, los hechos en los que la demandante basa la acción de competencia desleal son coincidentes con los que sirven de base a la acción de infracción marcaria, por lo que es plenamente aplicable al caso la doctrina transcrita, a lo que añadimos que, no sólo se ha ejercitado la acción al amparo de la cláusula general del artículo 4 de la LEC, sino que además, de la prueba practicada en autos no cabe concluir en la actuación contraria a la buena fe que predica la demanda, en el contexto descrito a lo largo de la presente resolución, por el hecho de la apertura de un establecimiento cercano al que regenta la mercantil demandante destinado a la misma actividad y con uso del signo familiar que se había venido tolerando a lo largo de los años.

CUARTO. - Costas.

4.1. - Imposición de las costas de la reconvención.

Consideramos que, en este punto, debe ser acogido el recurso en el sentido de no imponer las costas de la "reconvención" a la actora, por razón del tratamiento que, a su solicitud, se dio a la excepción esgrimida de adverso. Consideramos que en este punto, ninguna de las partes debe soportar esta carga, de manera que únicamente mantenemos - conforme al artículo 394 de la LEC - la imposición de costas derivadas de la interposición de la demanda, que ha sido totalmente desestimada.

4.2. - Apelación.

Respecto de las costas de la alzada y conforme al artículo 398 de la LEC, cada una de las partes soportará las derivadas de su intervención en el recurso y las comunes por mitad, por razón de la estimación parcial del mismo.

Se acuerda, en consecuencia, la restitución del importe del depósito constituido para apelar a que se refiere la Disposición Adicional 15 de la LOPJ.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.