Sentencia Civil 319/2023 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 31/2023 de 23 de mayo del 2023

PRIMERO.- Planteamiento.-

El juzgado Mercantil 1 de Valencia dictó sentencia con fecha 18 de julio de 2022 que estimaba, en parte, la demanda promovida por SELECT ASTERISCO SL por INFRACCIÓN DE MARCA ESPAÑOLA N.º 3643559 (7) "AUNNA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMUNICACIONES Y REDES", contra la mercantil AUNOA SOFTWARE S.L., en los términos que se han dejado expresados en los antecedentes de hecho de la presente resolución.

La sentencia citada fue objeto de aclaración para supresión de un párrafo indebidamente incorporado al fundamento jurídico cuarto, tal y como especifica el auto del juzgado de 25 de noviembre de 2022.

Contra dicha resolución recurrió en apelación la parte demandada (excepto en cuanto al apartado octavo de la sentencia que desestimaba la indemnización interesada por la parte actora por las razones que se especifican en la citada resolución).

1.1. Recurso de apelación de la parte demandada: Alegaciones

a) Error en la valoración de la prueba.-

- Considera el recurrente que la sentencia está cimentada sobre apreciaciones teóricas que son erróneas y carecen del mínimo anclaje a los hechos relevantes del pleito. No hay referencia a las pruebas practicadas, ni se deducen claramente los hechos probados.

- Insiste en que, en sede administrativa, debe compararse el signo anterior (tal y como se encuentra registrado) con el signo aspirante (como se haya reproducido en la solicitud de registro); los productos o servicios cubiertos por el anterior con aquellos para los que se pretende el aspirante. No es este el caso (conflicto de marcas en el plano registral) sino en el de una demanda por infracción marcaria que debe compararse con un uso supuestamente infractor que se da en el mercado, de modo que esto debe ser el objeto examinado. No basta con tratar el signo infractor y los servicios a comparar como si fuera una solicitud de registro sino que deben analizarse los concretos servicios a los que se aplica el signo y todas las circunstancias de hecho.

- No se analizan correctamente las circunstancias de hecho y el modo concreto en que reproduce el signo supuestamente infractor, que no es puramente "denominativo", ni se hace alusión a sus características. El signo de la demandada no es "AUNOA" en mayúsculas, sino en minúsculas, y la sentencia recurrida no alude a la letra, tipografía, al color de dichas letras o a los aspectos figurativos. Se remite a los documentos 7,9 y 10 de la demanda, y de ahí la configuración gráfica empleada por la parte recurrente:

- Error en cuanto al público relevante al que se dirigen los servicios para los que se usa el signo controvertido y su particular grado de atención, que es elevado, puesto que es un público profesional especializado; estamos ante servicios muy especializados, con nivel tecnológico igualmente elevado; no se destinan a particulares: solo a público profesional: empresas de gran envergadura y administraciones públicas. Cita, entre otros, Ayuntamiento de Valencia, Global Paris; Mondo seguros, Marketing manager servicios de Marketing SLU y Embargos a lo bestia SL. Además, son de elevado coste; se contratan después de un proceso reflexivo, a lo largo de varias semanas o meses, lo que permite al cliente considerar simultáneamente otras ofertas del mercado. Hay gran cantidad de contactos y/o reuniones hasta la decisión final, y en todo el proceso intervienen distintos directivos y profesionales. Por tanto, la atención y el grado de especialización son muy elevados.

b) Error en la aplicación del artículo 34,2 LM.

Debe compararse el registro de la marca con el concreto uso que se esté realizando del signo presuntamente infractor en el tráfico económico. La marca de la actora, tal y como se encuentra registrada es :

De su examen resulta la utilización de la N invertida y la addenda "INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMUNICACIONES Y REDES" (aquí aparece abreviada) que es como refleja el registro. El Juzgador se refiere al elemento denominativo " AUNNA" que no es el signo, y, además de prescindir de la expresión adicional expresada seguidamente, no tiene en cuenta la "n" invertida, que marca diferencias, al igual que los colores utilizados.

La demandada utiliza el signo arriba indicado o simplemente la "a" inicial con un pequeño símbolo coincidente con la "o" (de aunoa) con fondo oscuro y a modo de pequeño globo de conversación, del siguiente modo :

La jurisprudencia ha establecido que procede dar más importancia a los elementos dominantes o más relevantes para valorar el riesgo de confusión, pero esto no puede implicar que se parta de signos "arbitrariamente mutilados", tal y como se desprende de la fundamentación jurídica de la sentencia.

Alega también error en el análisis del riesgo de confusión, ya que la sentencia no ha determinado cuál es el público relevante ni su grado de atención; se ha hecho análisis en abstracto, cuando debe basarse en la percepción que el público relevante tendrá de esos signos, productos y servicios. Reitera sus alegaciones sobre el largo proceso de examen y la intervención de muchas personas, así como que concurre nivel de atención elevado, puesto que son profesionales, los servicios son de alto coste y las empresas contratantes son importantes, de modo que reconocen mucho mejor las diferencias entre los signos en conflicto.

- Desde el plano gráfico o visual, no se hace referencia al color, las letras son distintas, el uso de mayúsculas y minúsculas, la inversión de la "N" central en la marca de la actora. La O de la demandada es un apóstrofe o bocadillo de diálogo.

- Desde el plano fonético, no son iguales, porque la marca de la actora no es AUNNA, sino que ha de añadirse: "Innovación tecnológica en comunicaciones y redes".

- Desde el punto de vista conceptual, son distintas, no solo cambia una letra, pero, aunque así fuera, esto no implicaría semejanza conceptual. Además, AUNNA tiene un significado (de aunar) y AUNOA carece de significado.

Valorando todo ello considera que los signos en conflicto no son susceptibles de ser confundidos, máxime porque se destinan a un público especializado, invocando, al efecto, distintas resoluciones.

Finalmente, solicitó el recibimiento a prueba en segunda instancia (lo que se ha resuelto con carácter previo por esta Sala) e interesó que, como consecuencia de la estimación del recurso, se desestime la demanda, lo que ha de implicar la imposición de costas a la parte demandante.

1.2. Impugnación de la sentencia.-

La parte actora se opuso al recurso planteado de contrario, solicitando su desestimación, y, al propio tiempo planteó impugnación de la sentencia, porque la estimación de la demanda es parcial: Si bien declara la existencia de riesgo de confusión, que incluye el riesgo de asociación, entre los signos distintivos "AUNNA" y "AUNOA", así como que el uso del signo "AUNOA" por la demandada como parte de su denominación social y del nombre de dominio www.aunoa.ai, considerando que constituye una infracción de los derechos de propiedad industrial prioritarios de la demandante, y condenando a la ahora apelante a cesar en el uso del signo "AUNOA" y del nombre de dominio www.aunoa.ai; a modificar su denominación social; y a retirar del tráfico económico de todos los productos, embalajes o publicidad en que se materialice el signo distintivo AUNOA, sin embargo, desestimó la indemnización de daños y perjuicios asimismo solicitada.

Frente a este pronunciamiento se alza la parte actora reiterando que la demandada es directamente responsable del ofrecimiento de los servicios identificados por el signo infractor, y además fue debidamente requerida para el cese por la demandante, por lo que la concurrencia de los presupuestos del artículo 42 no deja lugar a dudas, siendo improcedente declarar que la indemnización por daños y perjuicios únicamente opera en el escenario de registro de mala fe.

En el caso presente es evidente la producción del perjuicio. Considera que ha quedado acreditada, y así lo ha declarado la propia sentencia impugnada, la infracción de la marca de la impugnante, realizada por una empresa que compite directamente en el mercado, ofreciendo servicios idénticos a los mismos clientes, diluyendo así el poder distintivo y el valor de la marca de la demandante, por lo que la indemnización prevista en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas debe operar de forma automática. Así lo tiene declarado reiteradamente la jurisprudencia, de la que son buena muestra las resoluciones que cita, en particular, Sentencia 777/2010 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 9 de diciembre de 2010. Expone que "ha podido concluirse que la infracción ocasiona el daño efectivo exigido como presupuesto de la acción de daños, sin necesidad de una prueba directa, en los casos de elaboración y venta de productos infractores o prestación de servicios infractores en competencia con el titular del derecho infringido ( SSTS núm. 910/2001 de 10 de octubre; núm. 339/2005 de 28 de abril; SSAP Alicante (Secc. 8.ª) 31-V-2019; Alicante (Secc. 8.ª) 29-III-2019; Alicante (Secc. 8.ª) 3- VII-2017; Alicante (Secc. 8.ª) 10-X-2013; Alicante (Secc. 8.ª) 28-I-2011; SAP Alicante (Secc. 8.ª) 28-VI-2019).

En consecuencia, que no es necesario que el titular del derecho de exclusiva infringido haya sufrido un quebranto patrimonial, ni que el importe de la restitución se corresponda con ese quebranto. " es irrelevante que el titular del derecho infringido explote o no directamente tal derecho, porque es irrelevante el beneficio que hubiera podido obtener, ya que lo relevante es qué beneficio ha obtenido el infractor por la intromisión en un derecho cuyo contenido patrimonial atribuye a su titular las utilidades pecuniarias que con el mismo puedan" .En esa línea, y en el caso de la regalía hipotética, se pronuncia la STS de 9 de marzo de 2009 (RJ 2009, 2795 ).

Solicitó que se estimase la demanda en su totalidad, lo que conllevaría imposición de costas a la parte demandada, como solicita.

La parte demandada y recurrente se opuso a la impugnación planteada, quedando la cuestión, en esta alzada, en los términos brevemente expuestos.

SEGUNDO.- Petición de prueba y acción de infracción de la marca.- Recurso de la parte demandada.

2.1. Sobre la petición de prueba en segunda instancia.-

Nos remitimos al auto dictado con fecha 21 de febrero pasado, con carácter previo al señalamiento para deliberación, votación y fallo, en que no se acordó el recibimiento a prueba, pretendido en esta segunda instancia por la recurrente, por las razones que se indicaron, auto que no fue recurrido en reposición y cuyo contenido damos aquí por reproducido.

2.2. Sobre la acción de infracción de la marca .- Doctrina jurisprudencial.-

La parte demandada alega, básicamente, que el juzgador no ha valorado correctamente los signos en conflicto, de forma que aquella comparación ha de efectuarse no de forma abstracta, sino en concreto, y no de forma sesgada, sino teniendo en cuenta todos los elementos del signo protegido y no solo aquellos que, aisladamente, se consideren más relevantes, como considera que efectúa la sentencia recurrida.

No hay discrepancia entre las partes en relación con los signos en conflicto, la titularidad de la marca cuya infracción postula la parte actora, y que, en cuanto entendemos relevante a los efectos de este procedimiento, hemos reproducido con anterioridad.

A los fines de valoración de la infracción marcaria que constituye el objeto de este litigio, hemos de traer a colación, en cuanto sintetiza de forma muy clara y extensa la doctrina jurisprudencial sobre la cuestión, la STS, Civil sección 1 del 17 de abril de 2017 ( ROJ: STS 1480/2017 - ECLI:ES:TS:2017:1480 ) Sentencia: 240/2017 Recurso: 1952/2014, Ponente Excmo Sr. D. Rafael Saraza Jimena, en cuyo fundamento jurídico decimotercero, en relación con el riesgo de confusión se refiere a la necesidad de apreciación global de todos los elementos pertinentes, exponiendo lo qe sigue:

<<1.- El riesgo de confusión consiste en que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance.

2.- La jurisprudencia de la sala sobre las directrices que deben seguirse en el juicio comparativo necesario para comprobar si concurre riesgo de confusión ha sido compendiada en las sentencias 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , y 151/2017, de 2 de marzo , en los siguientes términos:

"ii) "La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes" [ Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma, y de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de las Sentencias de esta Sala núms. 427/2008, de 28 de mayo , 838/2008, de 6 de octubre , 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ].

"iii) De este modo, "el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes" [ Sentencia 777/2010, de 9 de diciembre , con cita de las SSTJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma; de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen; y de 22 de junio de 2.000 ( C-425/98 ), Mode c. Adidas; y de las Sentencias de esta Sala núms. 225/2009, de 30 de marzo , 569/2009, de 22 de julio , 827/2009, de 4 de enero de 2010 , 72/2010, de 4 de marzo y 364/2010, de 2 de junio ]. Depende, "en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados" [ STJUE de 11 de noviembre de 1.997 ( C-251/95 ), Sabel c. Puma].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: "así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa" ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 ( C-39/97 ), Canon c. Metro).

"v) A los efectos de esta apreciación global , se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [ STJUE de 22 de junio de 1.999 ( C-342/97 ), Lloyd c. Klijsen].

"vi) Pero, esta exigencia "de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales" ( Sentencia núm. 777/2010, de 9 de diciembre )".

3.- El análisis del riesgo de confusión llevado a cabo por la Audiencia Provincial ha respetado estas exigencias. Ha llevado a cabo un análisis de conjunto en el que ha atendido al grado de similitud gráfica, fonética y conceptual de los signos enfrentados. Ha considerado que, debido al escaso carácter distintivo intrínseco del elemento dominante de la marca de la demandante, pues coincide con la parte sustancial del nombre del vegetal a cuyo cultivo van destinados tanto sus productos como los comercializados por la demandada, la coincidencia de una parte de los signos de los demandados con ese elemento de la marca se ve compensada por las diferencias tanto en la parte denominativa como en los elementos gráficos de los signos enfrentados.

En aquel caso consideró que existía una apreciación global de los factores pertinentes para apreciar el riesgo de confusión, siendo un elemento a valorar : "que el público al que van destinados los productos no puede ser considerado como el que responde al criterio del consumidor medio, sino que es un consumidor especializado, que presta más atención a los signos que marcan los productos, lo que dificulta que exista confusión entre los signos"

Con base en estas razones, la Audiencia Provincial excluyó, en aquel caso, la confusión que alega la parte demandante, sin que el Tribunal Supremo aprecie que con ello haya ignorado los criterios jurisprudenciales sobre la comparación necesaria para valorar el riesgo de confusión, ni que la aplicación de estos criterios haya sido irrazonable.

Asimismo, incide en que la Sala ha declarado, con relación al juicio de semejanza entre los signos ( sentencias 31/2006, de 26 de enero , y 26/2017, de 18 de enero ) que:

"La semejanza, en cuanto cualidad de relación entre dos cosas, que es tomada en cuenta por la ley para prohibir la utilización de una de ellas cuando produce un efecto de confundibilidad, como sucede con la norma marcaria, constituye un concepto jurídico indeterminado, que, si bien es susceptible de una cierta verificación casacional, ésta se configura en torno a dos aspectos, a saber, la razonabilidad de la apreciación -criterio de buen sentido- y sujeción a las pautas que, según los distintos tipos y circunstancias de las marcas, sienta la doctrina jurisprudencial".

Por tanto, cumpliéndose estos dos requisitos (sujeción a los criterios sentados por la jurisprudencia para la comparación entre los distintos tipos de marcas y razonabilidad de la apreciación), no puede en casación sustituirse el juicio de confundibilidad hecho por la Audiencia por otro realizado ex novo por el tribunal de casación.

5.- La doctrina del Tribunal de Justicia con relación a los signos que incorporan, como parte integrante, un término que, a su vez, constituye una marca ajena o parte de una marca ajena, se expone en su sentencia de 8 de mayo de 2014, caso Bimbo Doughnuts , asunto C-591/12 . Esta sentencia, después de insistir en que "la existencia de un riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del asunto concreto (...)", afirma lo siguiente:

"Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por éstas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes. La percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de los productos o servicios de que se trate reviste una importancia determinante en la apreciación global de dicho riesgo. A este respecto, el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (véanse, en este sentido, las sentencias SABEL, EU:C:1997:528 , apartado 23; OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 35, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartado 34).

"La apreciación de la similitud entre dos marcas no implica tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto ( sentencia OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartado 41).

"La impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el componente dominante ( sentencias OAMI/Shaker, EU:C:2007:333 , apartados 41 y 42, y Nestlé/OAMI, EU:C:2007:539 , apartados 42 y 43 y jurisprudencia citada).

"A este respecto, el Tribunal de Justicia precisó que no se excluye que una marca anterior, utilizada por un tercero en un signo compuesto que contiene la denominación de la empresa de ese tercero, ocupe una posición distintiva y autónoma en el signo compuesto. En consecuencia, a efectos de la verificación del riesgo de confusión, basta con que, en razón de la posición distintiva y autónoma que ocupa la marca anterior, el público atribuya también al titular de tal marca el origen de los productos o de los servicios designados por el signo compuesto ( sentencia Medion, C-120/04 , EU:C:2005:594 , apartados 30 y 36, y auto Perfetti Van Melle/OAMI, C-353/09 P, EU:C:2011:73 , apartado 36).

"No obstante, un elemento de un signo compuesto no conserva dicha posición distintiva y autónoma si tal elemento forma con otro u otros elementos del signo, tomados en su conjunto, una unidad con un sentido diferente respecto al sentido de los citados elementos tomados por separado (véanse, en este sentido, el auto ecoblue/OAMI y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35 , apartado 47; la sentencia Becker/Harman International Industries, EU:C:2010:368 , apartados 37 y 38, y el auto Perfetti Van Melle/OAMI, EU:C:2011:73 , apartados 36 y 37)".

En el caso objeto del recurso, la Audiencia consideró que el hecho de que los signos empleados por la demandada incorporaran una parte denominativa de la marca preexistente, no supone que exista riesgo de confusión, como sigue razonando la sentencia del TS ya citada:

"pues ha considerado que la parte incorporada no goza de una especial distintividad, por coincidir con una parte sustancial del nombre del cultivo al que van destinados los productos tanto del titular de la marca como de la demandada, y porque los signos empleados por la demandada incorporan otros elementos que no son insignificantes".

6.- Por otra parte, la exclusión total del riesgo de confusión por parte de la Audiencia trae consigo la exclusión del riesgo de asociación, sin que la recurrente consiga justificar por qué en este caso podría considerarse justificado que, pese a los contundentes argumentos de la Audiencia para excluir el riesgo de confusión, era necesaria una justificación añadida sobre la inexistencia de riesgo de asociación. Sobre este particular, debemos reiterar que el riesgo de asociación no es una alternativa al riesgo de confusión, sino que sirve para precisar su alcance.

7.- Que la Audiencia haya reconocido un extenso conocimiento en el sector, que no ha llegado a concretar más, de la marca de la demandante no supone que haya considerado que la marca es "notoriamente conocida en la Comunidad" en el sentido del art. 9.1.c del Reglamento de la Marca Comunitaria ("goza de renombre", dice la versión actualmente vigente de dicho precepto). Que no haya utilizado esta expresión ("marca notoria"), de significación inequívoca, muestra que no ha considerado que concurra el requisito de la notoriedad, que no se tiene simplemente por un cierto grado de extensión en el conocimiento del signo en el sector. Además, ese conocimiento resulta compensado, a juicio de la Audiencia, por la escasa distintividad intrínseca de la marca.

8.- Por otra parte, si se hubiera producido un desconocimiento por parte de la Audiencia de la necesidad de proteger las marcas notorias más allá del riesgo de confusión para evitar la posible dilución o menoscabo de su carácter distintivo, como se dice en el desarrollo del motivo, tal infracción legal no sería la denunciada en el encabezamiento del motivo (art. 9.1.b del Reglamento comunitario y 34.2.b de la Ley nacional), puesto que se infringiría el apartado siguiente, c, de ambas normas, por lo que, incluso si consideráramos que estábamos ante una marca notoria, en ningún caso podríamos pronunciarnos sobre tal extremo>>.

Hemos de traer a colación, asimismo, el contenido de la STS 586/2012, 17 de Octubre de 2012, ponente Excmo. Sr. Ferrándiz Gabriel, que delimitó las líneas de separación entre las acciones por infracción marcaria y por competencia desleal, afirmando que:

<

Por el contrario, la legislación sobre competencia desleal tiene como fin proteger, no el derecho sobre la marca, sino el correcto funcionamiento del mercado. Esto es, pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que se practican en él. Destinatario de la protección que otorga no es, por tanto, el titular de la marca, como tal, sino todos los que participan en el mercado y el mercado mismo.

Lo expuesto se traduce, en lo que importa para la decisión del recurso, en que el riesgo de confusión en materia de marcas se determine - como regla - comparando el registro tal como fue practicado con el uso infractor, pues, como se ha indicado, se protege un derecho subjetivo nacido de la concesión y en los límites de la misma.

Mientras que para la competencia desleal es preciso confrontar los signos tal como son usados. Y, como lo que se protege es el funcionamiento del mercado, impidiendo que se pueda inducir a error al consumidor, se exige que el del perjudicado tenga una implantación suficiente para que pueda entenderse que generó en los destinatarios juicios de valor base de la confusión o el aprovechamiento.

En este sentido, en la sentencia 1167/2008, de 15 de diciembre , destacamos que la legislación sobre la competencia desleal no tiene por función proteger los signos registrados. Y en la 418/2001, de 22 de junio - con cita de otras -, tras interpretar el artículo 6 de la Ley 3/1991 , que a ésta no le corresponde " proteger los derechos de exclusiva sobre los signos registrados, sino [...] servir de instrumento de ordenación de conductas en el mercado [...]. Por ello, aunque los puntos de contacto entre la legislación sobre competencia desleal y sobre marcas son numerosos y variados, cuando se denuncia la infracción de un signo protegido por la segunda - por generar el uso del infractor un riesgo de confusión o por establecer una conexión entre los productos o servicios o dar lugar a un aprovechamiento indebido o menoscabar el carácter distintivo o la notoriedad o renombre del prioritario, en sus respectivos casos - ha de ser la segunda la aplicable ", ya que ese es el ámbito de la protección que reconoce .

2.3. Valoración de la Sala: Sobre la infracción marcaria.- Recurso de la parte demandada.

Esta Sala, teniendo en cuenta la totalidad de elementos probatorios obrantes en las actuaciones, y tras el visionado de las grabaciones correspondientes al acto del juicio y la audiencia previa, no comparte las conclusiones obtenidas por el juzgador, por las siguientes razones:

a) En primer lugar, porque la sentencia no efectúa una comparación global y completa de los signos en conflicto.

La marca que titula la actora no es simplemente denominativa, de modo que no se limita a la expresión "AUNNA", que es la que se compara por el juzgador, sino que, en tipografía menor, va seguida de la frase delimitativa de actividad: en mayúsculas, "INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMUNICACIONES Y REDES". Podríamos considerar, como al parecer efectúa el juzgador, que tal frase delimitativa, en tipografía de menor tamaño, deviene irrelevante, puesto que lo esencial en la marca sería el vocablo "AUNNA", pero tal conclusión resulta errónea, puesto que es la propia actora la que dota de esencialidad a esta segunda frase de la marca, ya que en su denominación en la web así como en el correo viene identificándose como "aunna it".

La marca de la demandante viene referida a la clase 38: telecomunicaciones; y 42, "desarrollo de software", en cuanto aquí resulta trascendente.

En definitiva, la sentencia argumenta que, poniendo en comparación AUNNA y AUNOA son extremadamente semejantes, con resaltado de una sola letra (la única que difiere con AUNNA), en color muy similar; la demandada utiliza la simple denominación AUNOA, también en su nombre de dominio (aunoa.ai ), aludiendo el juzgador a la "confundibilidad" de ambos signos por parte de los clientes, o a la sugerencia de la existencia de una evolución de la primera a la segunda, o la concurrencia de un vínculo empresarial . Alega que el registro posterior de una marca de la UE no puede oponerse válidamente a la de la actora.

Por tanto, se centra en la confundibilidad de ambos vocablos y que esto genera un riesgo de asociación con la marca de la demandante (mismo origen empresarial o de evolución de la marca primigenia hacia el futuro).

b) En cuanto al campo de actuación de ambas empresas.

La propia demandante reconoce que en origen se dedicaba a los call centers, y la demandada desarrolla sus servicios en el ámbito de los "chatbots" o asistentes virtuales o de atención al cliente en distintas páginas web. Consta de lo actuado que, actualmente, la actora desarrolla un ámbito de actuación en parte coincidente con la demandada, en cuanto, por ejemplo, gestión de citas sanitarias o respecto de administraciones públicas que implican desarrollo de software por lo que entrarían en confluencia en el campo de la inteligencia artificial con la demandada.

Sin embargo, del folleto aportado por la demandante (documento 3 de la demanda) se extrae, en particular, una predominante gestión de las llamadas telefónicas en situaciones de gran afluencia de aquellas, mediante sistemas automatizados, en el ámbito, esencialmente, de los centros sanitarios (documento 3, página 4) en que únicamente se refiere a los "call centers"; también en el ámbito de las telecomunicaciones (mismo documento, página 5) se refiere especialmente a llamadas y solo finalmente a "telemarketing (página 6, mismo folleto).

Ciertamente, en el apartado de otras industrias, se refiere a los servicios multicanal en cuanto a los cobros automatizados, pero añade un último apartado en que se expresa que:

<>.

Igualmente, se refiere a tareas de telemarketing, por cualquier medio, si bien se incide en las llamadas, SMS e emails, así como en información de seguimiento o encuestas.

Es en este último ámbito en que coincide con la demandada, que desarrolla servicios de software vinculados a la inteligencia artificial especialmente en los chat bots, muy frecuentes en la actualidad, en que se ha multiplicado el uso de internet para adquisición de bienes y servicios, constituyendo un instrumento esencial, bien de marketing, bien de atención al cliente.

c) La comparación que efectúa la sentencia no es correcta.

Ya hemos indicado que la comparación que se realiza es parcial. De un lado, destacamos desde ahora que la actora, en el folleto a que hemos aludido reiteradamente, no aparece con su marca completa, sino que se identifica en cada una de sus hojas como AUNNA IT, o bien, simplemente, con la "n" invertida, que reproducimos a continuación:

Por otra parte, desde un punto de vista exclusivamente fonético, las palabras fundamentales de la marca no son idénticas.

El juzgador incide en que tal extremo no es relevante, porque únicamente cambia una letra, pero lo cierto es que la correcta pronunciación de una y otra palabra no las hace coincidentes (y ello si tomamos en consideración los dos vocablos con mayor fuerza distintiva, lo que tampoco es correcto, como se dirá). Es más, una pronunciación poco cuidadosa de la marca de la actora sí la hace coincidente con el presente de indicativo del verbo "aunar" en su tercera persona del singular, mientras que la denominación de la demandada exige (para pronunciar la "o"), en cuanto vocal abierta, un especial énfasis que hace que difícilmente podamos entender similares fonéticamente ambos vocablos, aunque puedan considerarse parecidos.

Y, en cuanto a la impresión general que producen, que es lo que debemos analizar, no limitándonos a aislar la palabra que consideramos más significativa, hemos de valorar que la marca de la actora no es simplemente denominativa, sino mixta, y que las letras aparecen en mayúsculas, en negro, con una letra azul (la N) escrita de forma invertida.

La denominación de la demandada está escrita en tonos de azul distintos y la "o" consiste en una imitación de un "bocadillo" de diálogo, destacado en otro tono de azul.

El signo que podemos llamar corto, que es la " a", con el apóstrofe o "bocadillo" dicho, (arriba reproducida), nada tiene que ver, en la impresión visual, con el signo de la demandante, que no es únicamente denominativo, como hemos dicho, sino mixto en cuanto a la forma, color y disposición de los caracteres. Hay que añadir que la marca completa de la actora incluye la expresión (en menor tamaño y mayúsculas): "INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN COMUNICACIONES Y REDES".

Además, la actora incluye en las reproducciones de la marca las dos primeras palabras de la adenda que aparece bajo de la expresión "AUNNA" e incluso, en la página web, sus iniciales, identificándose como "AUNNA IT" (como igualmente hemos reproducido) lo que, evidentemente, comporta que no se aprecie evidencia de confusión o riesgo de confundibilidad ni parecido estricto entre la marca de la demandante, así utilizada, y el signo utilizado por la demandada, que corresponde a su denominación social, que es AUNOA, sin más.

d ) Sobre los actos anteriores de la parte demandante y su incidencia en la cuestión analizada.

Esta Sala considera particularmente relevante el análisis de la posición de la parte actora en su propio expediente de solicitud de marca (documento 3 de la contestación) que es el escrito presentado para alegaciones a la oposición recibida para concesión de su marca, por parte de varias marcas que, efectivamente, eran totalmente coincidentes en su vocablo esencial ("AUNNA") con la de la demandante, pero presentaban añadidos distintos ("network", "broker" o "asociación") delimitadores de su actividad.

La parte demandante utilizó, como argumento, en aquel momento, pese a la absoluta identidad del vocablo que hoy considera fundamental, que "En cuanto a la similitud fonética que pudiera darse entre los signos en conflicto, esta parte considera que ésta no se dará puesto que el signo oponente consta de dos (2) términos y once (11) letras, mientras que la solicitud de marca consta de siete (7) términos y ¡cuarenta y ocho (48) letras!, coincidiendo ambos signos únicamente en cinco (5) letras".

Resulta cuanto menos sorprendente que, en el supuesto presente, se prescinda de las 48 letras a las que se aludía en aquella ocasión (en que sí tenía en cuenta la totalidad de la denominación a efectos comparativos) y, sin embargo, en este caso, se centre en el solo vocablo AUNNA, argumentación que se traslada a la sentencia, pese a que dicho vocablo aislado no conforma la totalidad de la marca de la demandante, ni esta es solo denominativa, ni, en particular, la propia demandante lo utiliza en dicha forma (que tampoco estaría protegida como tal) sino que añade, sistemáticamente, a tal vocablo, la sigla conformada por las iniciales de las dos palabras siguientes de su marca ( IT) formando así una suerte de acrónimo ( AUNNA IT).

Y, en este punto, es evidente que la comparación no puede resultar positiva, porque la comparación de la marca completa o, incluso, de esta abreviada, no pueden ser identificadas con la denominación AUNOA, de la demandada, ni visual, ni fonéticamente.

e) Sobre la confundibilidad y la asociación que recoge la sentencia, en similar línea argumental que la parte demandante, tampoco podemos considerarla como extremo determinante; no solo por lo que acabamos de indicar, sino, además, por dos elementos esenciales adicionales:

- De un lado, porque la parte demandante no titula una marca renombrada, notoria (o, al menos, no lo ha acreditado) en su ámbito de actuación, de modo que no podemos suponer, por un simple ejercicio voluntarista, que la demandada pretendiera, deliberadamente, asociar su actividad, de algún modo, a aquella marca.

- De otra parte, porque, el análisis del propio folleto de la actora, en que hemos incidido con anterioridad, revela que solo en último lugar de su actividad existe un punto de relación con la actividad esencial de la demandada, de forma que aquella se inició y se sigue desarrollando en el ámbito de las "llamadas" y centros de atención al cliente por tal medio, aunque, lógicamente, el devenir de la tecnología haya avanzado por otras vías de actuación, que no consta fueran las iniciales o sean actualmente las esenciales a los efectos de la marca titulada.

Resta por analizar un último elemento, en que ha insistido el recurrente y que, al igual que dicha parte, entendemos fundamental, en este punto, que es la especialización de los destinatarios de los servicios de una y otra empresa y, en particular la de las personas que intervienen en la toma final de decisiones sobre el servicio a utilizar y la aceptación de los presupuestos facilitados previamente por las empresas.

También en este apartado consideramos conveniente efectuar varias puntualizaciones:

1) No es un elemento negativo a considerar que la demandada facilite sus presupuestos para intentar obtener clientes, siempre que ello se efectúe en el marco correcto de la competencia y no se lleve a cabo de forma desleal (por alguna de las conductas que esta Ley sanciona). No se ejercita tal tipo de acción, sino que nos movemos en el ámbito de la protección marcaria, que es el que ha fijado la parte actora, aunque tampoco apreciamos, de lo actuado, elemento alguno que lleve a otra valoración, en cuanto a lo estrictamente actuado en este litigio. La actividad concurrencial en el mercado es consustancial a las empresas y no tiene por qué resultar un elemento negativo en sí mismo, como parece desprenderse de las alegaciones de la parte impugnante e inicial demandante.

2) La parte demandada ha conseguido acreditar, incluso por la prueba de la actora, que la decisión sobre tales ofertas (de uno u otro litigante) no es inmediata y el público al que se destinan no es "consumidor medio". La parte actora ha intentado contrarrestar tal evidencia con la argumentación de que los jefes de servicios, o de atención al cliente, o los directores ejecutivos de las sociedades destinatarias, que, al final, son los que deciden (en consejo de administración, en su caso) si aceptan o no las propuestas recibidas, no tienen por qué ser expertos informáticos o en la instalación del software ofertado, lo que es cierto. Ahora bien, no lo es menos que el consumidor potencial es, a su vez, una sociedad, que la decisión es económicamente relevante, y, por tanto, en todo caso, sometida a una información previa (a veces de varias sesiones), a un período de reflexión y a una toma final de decisión (en muchos casos colegiada). En este proceso de formación de la voluntad no parece que pueda encajar una asociación precipitada de dos empresas, una confusión del proveedor del servicio, o de su origen y/o grupo empresarial. Por tanto, tal argumento opera, igualmente, en contra de la alegada confundibilidad en que se mueve la sentencia recurrida y que, desde luego, no resulta de la prueba practicada, que, más bien, apunta en sentido opuesto.

Procede, por todo lo expuesto, en opinión de esta Sala, considerar que la demanda ejercitada debe ser desestimada, sin que se aprecie la necesaria identidad para entender producida la infracción marcaria por la que se instó aquella, lo que comporta que se estime el recurso y se desestime íntegramente la demanda, lo que se proyecta a todos los aspectos sobre los que se planteó aquella y que se han acogido en primera instancia, al ser análogos los argumentos en todos los supuestos.

2.4. Impugnación de la sentencia por la parte demandante.

La desestimación de la demanda implica, a su vez, la improcedencia de indemnización, por lo que, evidentemente, decae la impugnación planteada por la parte demandante, en cuanto a tal extremo, sin que sea pertinente entrar, siquiera, a examinarlo.

TERCERO.- Costas y depósito.-

3.1. Costas de primera instancia.-

La estimación del recurso, en su totalidad, determina la desestimación íntegra de la demanda, y conlleva la imposición de costas de primera instancia a la parte actora, conforme el artículo 394,1 LEC.

3.2. Costas del recurso de apelación.-

La estimación del recurso comporta la no imposición de costas a la parte recurrente, conforme el artículo 398,2 LEC.

3.3. Costas de la impugnación de la sentencia.-

La desestimación de la impugnación determina la imposición de las costas vinculadas a la misma a la parte impugnante, conforme el artículo 398,1 LEC.

3.4. El depósito para recurrir.

Procede su reintegro a la parte apelante, al acogerse el recurso de apelación planteado, de conformidad con la Disposición adicional 15ª LOPJ.

Vistos los preceptos legales citados, demás concordantes y de general aplicación,