Sentencia Civil 994/2022 Audiencia Provincial Civil de Valencia/València nº 9, Rec. 604/2022 de 29 de noviembre del 2022

PRIMERO.- Planteamiento

La representación procesal de D. Juan Ramón formula recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Ilmo. Magistrado del Juzgado Mercantil núm. 3 de Valencia en fecha 4 de marzo de 2022, recaída en el Juicio Ordinario 355/2021, por la que se estima parcialmente la demanda, acogiendo la acción de infracción de la marca y desestimando las acciones de competencia desleal, interpuesta contra Martí Legalis Consilium, S.L.U., con el fallo reproducido en los antecedentes de esta resolución.

La representación procesal de Martí Legalis Consilium., S.L.U. impugna el recurso de apelación, en concreto el pronunciamiento de la sentencia que estima las acciones marcarias, solicitando su desestimación y, con ello, la desestimación íntegra de la demanda.

La parte actora ejercita acción de infracción de la marca española "Asesoría Martí Faus", con las accesorias de cesación, retirada de los efectos, etc., y acción de competencia desleal por engañosa, subsidiariamente confusión, por confusión por engaño y aprovechamiento de la reputación ajena, así como las accesorias de cesación, publicación de la sentencia e indemnización de daños y perjuicios en un procedimiento posterior.

Se fundamenta en el art. 34.3 LM y en los arts. 4 a 6 y 20 y 25 con relación al art. 12 LCD.

La sentencia, con una exhaustiva motivación, analiza, en primer lugar, la acción marcaria y accesorias, que estima, y, en segundo lugar, las acciones de competencia desleal, en todos los preceptos invocados, que desestima.

Fija los hechos probados, valora las declaraciones testificales, reconoce la marca registrada y que las conductas de la demanda se subsumen fácilmente en actos de infracción. Si bien la marca es posterior a la disolución del grupo societario y sólo para la actividad del actor, no se ha cuestionado su validez.

En conclusión, la marca es válida y confiere todos los derechos del art. 34 LM a su titular. Ciertamente la demandada sólo reproduce parcialmente el signo distintivo para rotular su establecimiento, en su nombre de dominio y en la publicidad y relación con los clientes. Descarta el uso de un logotipo con el signo Assesoria Martí porque para un amplio conjunto de casos sólo emplea el término Assesoria Martí y además el apellido Martí sería el elemento dominante de la marca Asesoría Martí Faus. También descarta que se emplee el signo de la demandada en valenciano en lugar de la lengua castellana. Y, por último, no es aplicable el art. 37 LM porque la denominación Assesoria Martí no es la denominación social de la demandada y lo usa con una finalidad marcaria.

Analiza el juicio de confusión y concluye que concurre porque es suficiente la mera probabilidad de confusión en los consumidores y ahí destaca la conexión de la demandada con la clientela, el grupo societario anterior y el ámbito geográfico, si bien la confusión no es con la actividad real de la actora sino con la actividad anterior del grupo societario. Destaca que la identidad del grupo societario y la marca es el interés económico que el actor quería proteger con el registro.

Desestima las acciones de competencia desleal. Considera que se han ejercitado sendas acciones de forma cumulativa y no subsidiaria por los mismos hechos y causa de pedir, si bien se refiere a actos de captación de la clientela y de asunción de la identidad del actor para su actividad por el uso del signo empleado por la demanda. Niega que se pueda enjuiciar el mismo acto como infracción marcaria y, simultáneamente, como acto de competencia desleal, salvo que exista una justificación añadida que merezca un castigo concurrencial.

Niega que el actor ofrezca argumentos, más allá de enumerar una serie de preceptos de la Ley de Competencia Desleal, que, además, no coinciden con los arts. 13 y 14 LCD de captación de clientela o explotación de secretos empresariales.

El actor incurre en confusión porque la demandada no trataría de suplantar la posición del actor en el mercado sino del grupo societario ya extinguido, por lo que carece de legitimación activa porque carece de interés legítimo, ya que ese grupo no existe y está liquidado.

A continuación, analiza cada uno de los preceptos invocados para concluir que no concurren los elementos típicos para apreciar antijuridicidad en la conducta concurrencial.

Contra dicha resolución se alza la representación de D. Juan Ramón respecto el pronunciamiento desestimatorio de la acción de competencia desleal y la ausencia de imposición de las costas de primera instancia.

Brevemente, refiere los siguientes motivos, que desarrollaremos en los correspondientes Fundamentos Jurídicos:

1) En las conductas de la demandada hay un plus más allá del uso de la marca que entran en el marco competencial, con cita de la doctrina jurisprudencial sobre las relaciones de las infracciones marcarias y de competencia desleal.

2) La sentencia considera que las sociedades estaban extintas como premisa para decir que no hay clientela o fondo de comercial pero el fondo de comercio es del actor, que es el único que continúa su actividad de asesoría jurídica en sentido amplio. Impugna la declaración de falta de legitimación activa del actor negando que el grupo esté extinto porque no han acabado las operaciones particionales y que dichas sociedades tenían un carácter puramente instrumental en la actividad del actor, de forma que iba cambiando las sociedades para facturar según sus estrategias empresariales. Hace menciones al aprovechamiento de la reputación ajena y al ejercicio actual de su actividad.

3) Denuncia que el juez a quo introduce argumentos propios, de oficio, que no han sido alegados por la demandada, lo que vulnera los principios procesales y el art. 24 CE. El juez a quo da por hecho, porque considera que es lo único que puede haber sucedido, que el padre de la demandada ( Jesús) le dio a la hija el fondo de comercio, pero este hecho ha sido negado por la demandada y no ha aportado título que acredite dicha donación ni se ha citado al padre como testigo. Denota arbitrariedad del juez a quo ( art. 9 y 24 CE) y le atribuye un derecho supuestamente traspasado por el padre que ha sido negado y no ha alegado.

4) Enumera los requisitos sustantivos y procesales presentes para la estimación de las acciones de competencia desleal, alegando error en la valoración de la prueba porque infringe las reglas de la sana crítica.

Estima que concurre el ámbito descrito en el art. 3 LCD, que estamos ante actos de engaño previstos en el art. 5 LCD, que concurren igualmente actos de confusión conforme el art. 6 LCD y actos de explotación de la reputación ajena del art. 12 LCD. Subsidiariamente se aplicará la cláusula general del art. 4 LCD.

Por todo ello, solicita la estimación del recurso, la estimación íntegra de la demanda y la condena en costas a la parte demandada.

La parte demandada se opone al recurso de apelación e impugna el recurso de apelación con relación al pronunciamiento estimatorio de la acción de infracción marcaria y accesorias. Solicita, en consecuencia, la desestimación del recurso de apelación, la estimación de la impugnación, la desestimación íntegra de la demanda.

Se opone y concreta que en la demanda sólo se denuncian tres conductas de la demandada (el rótulo de su establecimiento, el nombre de dominio y la carta dirigida a la clientela). El actor ejercita lo mismo por los mismos motivos tanto por infracción marcaria como por competencia desleal y tanto por actos de confusión como por actos de engaño o aprovechamiento de la reputación ajena y la cláusula general, al mismo tiempo todo y sin diferenciación.

La contratación de los trabajadores y el envío de la carta o correos a la clientela se encuentra dentro de la libertad de empresa y la libertad de competencia ( art. 35 y 38 CE), puesto que se trataba de trabajadores que habían concluido sus contratos de trabajo, porque la contratación en el mismo sector o por la constitución de una nueva empresa no es competencia desleal de acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo, ni tampoco la captación de clientela si se hace correctamente y la carta no es contraria los buenos usos y prácticas de mercado. Niega que exista aprovechamiento de secretos, datos reservados o confidenciales.

El actor actualmente es agente de la propiedad inmobiliaria y abogado, de forma residual, y no es asesor. Niega, entonces, que haya concurrencia en el mercado. En el acto de la audiencia previa requirió al actor y no ha acreditado documentalmente que tuviera actividad en 2019 ni en 2020, aportando únicamente 3 facturas de 2021 del mismo mes que la demanda y las presentó tributariamente el 29 de noviembre de 2021. Incluso un testigo declaró que estaba jubilado.

La Asesoría Martí cerró en 2018 por liquidación empresarial del grupo.

Falta prueba de engaño o reputación ajena. El propio actor ha podido explotar su fondo de comercio y ofrecer sus servicios y si es cierto que los clientes estaban fidelizados se habrían vuelto con él si hubiera habido engaño.

Niega que el fondo de comercio se lo entregara el padre de la socia única y denuncia extralimitación del juez a quo. No es relevante porque no hay captación de clientela, en cualquier caso, pues cuando cerró el grupo los clientes buscaron una nueva asesoría y como en la localidad sólo hay 3 ó 4 pues alguno contrató con ella.

Niega la aplicación de la cláusula del art. 4 LCD.

A continuación, impugna el recurso de apelación por errónea valoración de la prueba para afirmar que existe infracción marcaria por riesgo de confusión. Hay diferencias importantes entre el signo registrado y Assesoría Martí (sólo empleado en el rótulo del establecimiento y en el nombre de dominio) que descartan el riesgo de confusión o por asociación. Art. 34.2.b) LM.

Debe hacerse una apreciación global según la percepción del público y los factores del caso, una impresión de conjunto de los elementos dominantes o distintivos, pues en una marca compuesta la similitud se debe entender con el elemento dominante.

El juez a quo hace una errónea valoración de la similitud de signos, la clase de servicios, el público destinatario y el contexto para concluir que existe una alta probabilidad de confusión o asociación. A continuación, detalla las diferencias visuales (la anterior asesoría carecía de rótulo o logotipo y su local lleva cerrado cuatro años), fonéticas y gráficas, que el elemento dominante no es Martí porque es un apellido muy común en España, especialmente en la localidad de Benaguasil y que no es una marca notoria.

La socia única ya se dedicaba a esta actividad de forma autónoma al grupo societario anterior, desde 2008, en paralelo y de forma pacífica. Se trata de un servicio de naturaleza personal y especializada, de trato directo, por lo que es difícil la confusión del cliente y que el actor actualmente sólo es abogado y API por lo que no existe identidad ni similitud de servicios. De hecho, la sentencia yerra porque reconoce que el riesgo sería con el grupo societario anterior y éste ya no existe.

El recurrente actor se opone a la impugnación del recurso de apelación. Niega que el elemento dominante sea Faus porque el peso recae sobre las dos primeras palabras, que son servicios idénticos o similares con la actividad que ha venido ejerciendo a través de las sociedades, que la socia única trabajó para ellos como abogada, que no hay un trato personal sino por los empleados y que como el actor es abogado puede realizar cualquier tipo de asesoramiento.

SEGUNDO.-Concreción del objeto del recurso. Hechos probados

1.- Una vez descritas las posiciones de las partes y el contenido de la sentencia recurrida, para la mejor comprensión de esta resolución y la mejor decisión del recurso, debemos invertir el orden de intervención de las partes.

Así, comenzaremos resolviendo sobre la impugnación al recurso de apelación, la impugnación de las acciones marcarias estimadas en primera instancia, de acuerdo con los concretos argumentos puestos de manifiesto.

En segundo lugar, acometeremos los motivos del recurso de apelación sobre la desestimación de las acciones de competencia desleal. También consideramos necesario alterar el orden de los motivos enumerados en el Fundamento Jurídico anterior. Así, en primer lugar resolveremos las infracciones procesales denunciadas respecto la introducción de hechos de oficio por el juez a quo respecto el origen del conocimiento de la clientela por la demandada; en segundo lugar resolveremos sobre la falta de legitimación activa del actor para el ejercicio de esta acción por entender que la concurrencia en el mercado era con la actividad del grupo societario disuelto; en tercer lugar, resolveremos sobre la procedencia o improcedencia de ejercitar acciones marcarias y de competencia desleal respecto las mismas conductas y si, en este caso, concurre un plus ilícito concurrencial que justifique el castigo tanto por infracción marcaria como por competencia desleal. Por último, en su caso, se resolverán sobre las concretas conductas denunciadas por el actor respecto los arts. 5, 6, 12 y, subsidiariamente, 4 LCD.

2.- En cuanto a la solicitud de prueba en la segunda instancia, la misma fue denegada por auto de 13 de septiembre de 2022. Recurrido en reposición, el recurso fue desestimado por auto de 24 de octubre de 2022.

Nos remitimos a los argumentos contenidos en sendas resoluciones.

3.- No existe controversia en los hechos declarados probados en la sentencia. En lo que es relevante al recurso y la impugnación al recurso de apelación destacamos los siguientes hechos.

El actor desarrolló su labor profesional de asesoría a través de distintas sociedades (FISCOLA, S.L. a partir de 1985, SERVIVALEN,S.L., creada en 1986, y otras como Nogal Hojas, S.L., Grosella Vermella, S.L., Hierba Carmín, S.L., Coral Trompeta, S.L. y Digital Amarilla, S.L.) cuya actividad se identificaba en el mercado como "Asesoría Martí Faus".

La actividad de estas sociedades se desarrollaba, principalmente, en la localidad de Benaguasil (Valencia), donde también se ubicaba su local, domicilio de las sociedades.

Todas las sociedades se disolvieron por sentencia nº 444/2016 del Juzgado Mercantil núm. 1 de Valencia, de fecha 22 de noviembre de 2016, confirmada por sentencia 426/2017 de la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 10 de julio de 2017 (documentos 1 y 2 de la demanda).

El actor solicitó en la OEPM el registro de la marca "Asesoría Martí Faus",en las clases 35 y 45, para servicios de gestoría y consultoría administrativa, fiscal, laboral, contable, asesoría y consultoría de empresas, asesoría para la gestión de empresas y servicios jurídicos y de asesoría jurídica, en fecha 20 de diciembre de 2016, concediéndose en fecha 13 de junio de 2017 (documento 7 de la demanda).

La socia única de la demandada, Gregoria, venía desarrollando su actividad profesional desde el año 2008 (certificación AEAT de 25 de mayo de 2008, documento 3 de la contestación, así como el documento 19 de la demanda), entre otras dedicada a la abogacía (desde 20 de mayo de 2008) y a la administración de fincas (desde 20 de mayo de 2014). Los domicilios donde desarrollaba su actividad eran distintos de los domicilios de las personas jurídicas mencionadas. También colaboraba con el grupo de sociedades disuelto (documento 19 de la demanda). No existe prueba de que la socia única desarrollare principalmente su actividad en el domicilio sito en C/ Llíria, 4 de Benaguasil.

El local donde desarrollaba su actividad la socia única le pertenecía en propiedad desde el 2 de marzo de 2012 y consta como su domicilio fiscal y profesional (documentos 3 a 5 de la contestación).

La sociedad Martí Legalis Consilium, S.L.U. se constituyó el 23 de abril de 2018 en el local donde venía desarrollando su actividad la socia única desde 2014 (documentos 12 y 13 de la demanda). Es su domicilio social. Comenzó sus actividades a principios de 2019.

La demandada tiene instalado un rótulo en el establecimiento donde desarrolla su actividad. En dicho rótulo, en colores amarillo y gris, aparece en tamaño resaltado "ASSESORIA MARTÍ" e, inmediatamente debajo, en letra de menor tamaño "JURÍDIC, FISCAL I LABORAL ADMINISTRACIÓ DE FINQUES". El texto ocupa cuatro líneas. En el lateral, ocupando el mismo espacio que las cuatro líneas, se reproduce un logotipo o signo gráfico. El signo se compone de una letra M mayúscula en color negro entrelazada con una balanza en colores marrones y debajo del mismo los términos MARTÍ en mayúsculas y color negro y ASSESORÍA en mayúsculas y colores marrones, iguales que el signo.

Reproducimos la imagen que consta aportada como documento 7 de la contestación a la demanda, en la propia sentencia de primera instancia y que coincide con el documento 15 de la demanda.

En el mismo documento 7 de la contestación, al final, se muestra la dirección de correo eletrócnico DIRECCION000 . La sociedad demandada hace uso del dominio "asesoriamarti.com" en sus relaciones con terceros, dado que las direcciones de correo electrónico de sus empleados es la reproducida en este párrafo.

En las redes sociales (perfil Facebook, documento 14 de la demanda) la parte demandada usa la denominación "Martí, Assesoria y Gestió de Comunitats", acompañada de una fotografía del rótulo del establecimiento (reproducito ut supra).

La demandada remitió una carta a clientes habituales del grupo societario, firmada como Martí Legalis Consilium, S.L.U. acompañada del mismo logotipo que el rótulo del establecimiendo, para ofrecer sus servicios de asesoramiento jurídico, impuestos, laboral y administración de fincas (documentos 16 y 17, iguales, de la demanda).

Acompaña a dicha carta iba un anexo con las direcciones de correo electrónico de los trabajadores, que, como en el caso del documento 7 de la contestación, usan el dominio "asesoriamarti.com".

Los trabajadores de la demandada son los antiguos trabajadores del grupo societario, que fueron despedidos el 14 de diciembre de 2018 con efectos al 31 de diciembre de 2018 (documento 18 de la demanda). Fueron contratados por la demandada con posterioridad al despido.

La sociedad demandada es titular del siguiente nombre comercial Martí Legalis Consilium, S.L.U., de carácter figurativo, para las clases 35 y 36, solicitado en fecha 2 de abril de 2019 y concedido el 17 de septiembre de 2019 (documento 22 de la demanda):

La parte demandada ha hecho uso del nombre comercial que tiene registrado en el rótulo del establecimiento y en la carta remitida a los eventuales clientes.

La demandada tiene clientes que anteriormente eran clientes del grupo societario y otros que no. Los testigos coinciden en que creyeron que la demandada era una nueva empresa de ese grupo societario, porque usaba el términos "Assesoria Martí" y que no prestaron atención a quién firmaba la misiva porque con mucha frecuencia el actor había girado facturas a nombre de distintas empresas.

Ninguno se refirio a la actual actividad del actor, mencionando uno de ellos que estaba jubilado.

El actor no menciona dónde se ubica el local en el que actualmente desempeña su actividad y tampoco ha acreditado que en el local donde actualmente desarrolle su actividad exista rótulo (documento 10 de la contestación a la demanda). Tampoco ha acreditado que el local donde venían desarrollando su actividad las sociedades disueltas se encuentre abierto al público y que en el mismo el actor desarrolle algún tipo de actividad profesional (documento 25 de la demanda). En la documentación aportada en el acto de la audiencia previa aparece como su domicilio profesional C/ Cristianos, 29, así como en las facturas presentadas como documento 36 de la demanda.

El resultado de las búsquedas en Google llevada a cabo por el actor acredita que en el buscador constan, diferenciadas, "Martí, Assesoría i Gestió de Comunitats" y "Asesoría Martí Faus" (este con su domicilio en C/ Llíria) (documento 23 de la demanda). La búsqueda del término "assesoría Martí Faus" lleva al domicilio del grupo societario e identifica sin género de dudas al grupo societario disuelto.

No queda acreditado que sea provocado por la demandada que en la búsqueda del término "assesoría martí" aparezca el domicilio del grupo societario disuelto (documento 24). Dicha dirección no ha quedado acreditada que sea en la que el actor desarrolla actualmente su actividad.

El término Martí es una de las palabras empleadas en la marca nacional registrada por el actor, forma parte de la denominación social de la demandada y es el primer apellido de la socia única de dicha sociedad demandada. Es un apellido muy frecuente en la localidad de Benaguasil donde se ubica el local de la demandada y donde desarrollaba su actividad el grupo societario. No existe prueba de que dicho término sea el elemento dominante de la marca nacional del actor. No existe prueba de que dicho término haya sido empleado con mala fe por la demandada para buscar la confusión con la marca registrada, sino que alude a la denominación social y a la socia única.

Como consecuencia de los distintos procedimientos cursados entre el actor y su hermano Jesús, las sociedades disueltas y la liquidadora, son relavantes los hechos probados y las conclusiones alcanzadas en la Sentencia núm. 104/2020, de 11 de junio de 2020 del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia (documento 10 de la contestación). Se trata de una demanda por despido improcedente presentada por el actor contra la sociedad disuelta Servivalen, S.L., la aquí demandada y la liquidadora. En lo que guarda relación con el objeto de este recurso, dicha sentencia considera acreditado en el apartado "Hechos que se declaran probados":

" La empresa Martí Legalis Consílíum, S. L. tiene una plantílla de 4 empleados que figuran dados de alta desde el día 07 de enero de 2019: D. Ernesto; D. Fabio; D. Fulgencio y D. Jeronimo. (Doc. 3 de Martí Legalis) ".

"Consta que la empresa Servivalen, S. L. en fecha 14 de diciembre de 2018 despidiópor causas objetivas a sus empleados: D. Ernesto, D. Fulgencio, D. Fabio, D. Jeronimo y D' Milagros".

" Según consta por las declaraciones de los testigos de la parte actora, los socios de Servivalen, S. L. llevaban las tareas propias de la administración solidaria de la mercantil y sólo D. Jesús, ahora, jubilado, prestaba servicios laborales como asesor laboral. D, Juan Ramón no trabajaba, acudía a los bancos y gestionaba la mercantil como administrador y socio con total independencia sin que D. Jesús se preocupara de la gestión administrativa de la sociedad. D. Juan Ramón, no tenía un horario y al cierre llevaba más de un año sin aparecer por la empresa, limitándose a gestionar las distintas sociedades. Consta que Martí Legalis Consilium todo el mobiliario y material de trabajo es nuevo, no se llevaron nada de Servivalen, siendo distintas las claves de acceso a sus sistemas informáticos. Consta que Martí Legalis Consilium, S, L. tiene algunos clientes que antes eran de Servivalen y otros que son nuevos o eran clientes de antes de Dª Gregoria. La asesoría fiscal de Servivalen la llevaba uno de los trabajadoresde la empresa de Servivalen que era maestro y había hecho cursos de asesoramiento fiscal, solo esporádicamente le pedía consejo a D. Juan Ramón, No consta que clientes lo eran de Servívalen, S, L. al cierre de la empresa. (Confesión y testifical de ambas partes y folios 154 a 157 de los autos) ".

El fallo de la sentencia es la estimación de la excepción de incompetencia de jurisdicción a favor de los tribunales civiles, por considerar que el actor no era un trabajador de la sociedad, afirmando " Y en el presente caso es evidente que en el actor concurren las notas de ser administrador solidario, con capacidad para tener el control efectivo de la sociedad Servivalen, S. L., como lo evidencia las sentencias que le condenan por haber ejercido dichas facultades de forma abusiva y perjuicio de las mercantiles y del resto de socios, percibiendo una retribución por su gestión como administrador y ostentando el cincuenta por ciento del capital social de la misma, lo que directamente le excluye del Régimen General de la Seguridad Social y de la posibilidad de ser considerado trabajador por cuenta ajena, ya que ha quedado probado que no tenía control horario, que no realizaba actividad laboral alguna, que no estaba sujeto a ningún régimen organizativo dispuesto por otras personasy además no quedaba sujeto a ningún facultad disciplinaria de un tercero, y ello con independencia de la apariencia que pudiera desprenderse de la existencia de nóminas o contratos en el momento del despido, que no existen, lo que impide la consideración de que pudiera ser despedido ". El subrayado es nuestro.

Respecto la actividad actual del actor, en la documentación aportada en el acto de la audiencia previa, en el certificado de situación censal, aparece dado de alta en la AEAT el 1 de abril de 2021, como agente de la propiedad inmobiliaria el 7 de febrero de 2019, actividad que desarrolla en la C/ Cristianos, 29. Se aporta también el modelo 130 presentado el 29 de noviembre de 2021, por el segundo trimestre de 2021, donde el conjunto de ingresos por sus actividades son 1300 euros; así como el modelo 303 del segundo trimestre de 2021, que confirme el volumen de ingresos en 1300 euros. El mismo resultado se alcanza con el documento 36 de la demanda, tres facturas de 1, 23 y 27 de abril de 2021. Acreditan actuaciones compatibles con la labor de abogado. Esas facturas son los números NUM000, NUM001 y NUM002. No acredita su actividad antes o después del mes de abril de 2021, a pesar que de la numeración de las facturas parece que tiene actividad constante.

Sin embargo, en la vida laboral aportada, como último apunte, aparece la baja el 6 de junio de 2019 y no consta que se haya dado de alta como autónomo para el ejercicio de actividades profesionales después de esa fecha.

TERCERO.- Acciones marcarias

1.- La marca registrada es "Asesoría Martí Faus" y la infracción marcaria atribuida a la demandada consiste en tres conductas perfectamente identificadas. La instalación del rótulo reproducido en el Fundamento Jurídico anterior en su domicilio social donde desarrolla su actividad empresarial; el empleo del nombre de dominio "@asesoriamart.com" en las direcciones de correo electrónico de sus trabajadores y en sus relaciones con terceros; y, en la carta remitida a los clientes habituales del grupo societario conocido como "Asesoría Martí Faus".

El fundamento jurídico del actor radica en el art. 34.2 de la Ley de Marcas, que regula:

" El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico: a) Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada. b) Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca. c) Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada".

La SAP Madrid, Sec. 28ª, de 8 de junio de 2018 (Roj: SAP M 9501/2018 - ECLI:ES:APM:2018:9501 ) establece que " el sistema marcario otorga al titular del registro un amplísimo sistema de protección cuando, dentro de su defensa frente al riesgo de confusión, le brinda también protección frente al riesgo de asociación. Se trata, como es sabido, de un concepto jurídico indeterminado dotado de considerable amplitud dentro de cuyo ámbito cabe incluir las siguientes hipótesis acuñadas por la doctrina y la jurisprudencia:

1) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo: el público toma una marca por otra, confundiéndolas.

2) El riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto : el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa.

3) El riesgo de confusión en sentido amplio : el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos".

De acuerdo con la demanda, el actor considera que nos encontramos ante un supuesto de la letra b) del art. 34.2 LM, es decir, que se trata de un signo que por ser semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implica un riesgo de confusión del público; o, como clasifica la jurisprudencia mencionada, un supuesto de riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, el público atribuye ambas marcas a la misma empresa.

Para alcanzar tal conclusión debemos hacer una comparación de los signos en conflicto y una comparación de los productos o servicios ofertados por las partes.

Vaya por delante que compartimos la fundamentación jurídica llevada a cabo en la demanda, la jurisprudencia que invoca, que no reproduciremos para evitar reiteraciones innecesarias.

2.- Premisas para el ejercicio de la acción de competencia desleal

El primer paso en el análisis de las acciones marcarias, previo al enjuiciamiento de los signos en conflicto y de los productos o servicios ofertados, es determinar si la acción está correctamente ejercitada y concurren los hechos alegados por el actor y que éste debe acreditar ( art. 217.2 LEC).

Y, en este caso, hemos de advertir, aunque ello suponga adelantar la decisión de este recurso, que el actor incurre en un grave error en el planteamiento de este procedimiento, tanto en el ejercicio de las acciones marcarias como en el ejercicio de las acciones de competencia desleal. Este defecto, si bien es puesto de manifiesto por el juez a quo respecto las acciones concurrenciales, no ha sido debidamente estudiado en el caso de las acciones marcarias.

Como resulta de nuestra Sentencia de 8 de febrero de 2020 (Roj: SAP V 328/2022 - ECLI:ES:APV:2022:328 ), cuando expresamos " La actora ha acreditado la titularidad y uso de la marca de que es titular para colchones, que son una "clase" de la especie genérica "muebles", acreditando el canal de comercialización, que es elemento esencial del signo invocado. Por ello entendemos que la acción, en principio, está correctamente ejercitada " (el subrayado es nuestro), es necesario que quien ejercite las acciones marcarias acredite no sólo su titularidad sino también el uso de la misma. Y ello, porque la forma en que se haga uso del signo distintivo es fundamental para proceder a la comparación de los signos controvertidos.

En este caso el actor ha acreditado la titularidad de la marca "Asesoría Martí Faus" pero no existe un solo medio de prueba que acredite que el actor está haciendo uso de dicha marca al tiempo de su demanda, ni tampoco con posterioridad.

Es más, del tenor de la demanda y del recurso, es evidente que el actor pretende registrar un signo distintivo con efectos retroactivos y respecto un grupo societario que estaba disuelto con carácter previo a su registro.

Ciertamente, se puede hacer uso de un signo distintivo con anterioridad a su registro -tendrá otra protección en el mercado-, pero no se puede proceder al registro de un signo distintivo para proteger unos bienes, productos o servicios que se realizaban por unas sociedades que se disolvieron y dejaron de prestar servicio antes que se registrara el signo. No se puede impedir que el vacío dejado en el mercado por dichas empresas con su disolución sea llevado a cabo por otros competidores, pues lo contrario dejaría a los clientes desatendidos.

En los escritos de demanda y de recurso el actor siempre se refiere a la confusión con los servicios prestados por el grupo societario, grupo que quedó disuelto mediante Sentencia del Juzgado Mercantil núm. 1 de 22 de noviembre de 2016, confirmada por sentencia 426/2017 de esta Sección de la Audiencia Provincial de Valencia, de fecha 10 de julio de 2017. Observamos que el actor solicitó en la OEPM el registro de la marca "Asesoría Martí Faus",en las clases 35 y 45, en fecha 20 de diciembre de 2016 (un mes después de la sentencia de primera instancia), concediéndose en fecha 13 de junio de 2017 (un mes antes de la sentencia de segunda instancia). Pues bien, a la fecha de concesión del registro, las sociedades estaban disueltas, quedando pendiente únicamente su liquidación No ha aportado prueba de la actividad empresarial de las sociedades desarrollada con posterioridad a dichas fechas y consta acreditado que los trabajadores fueron despedidos el 14 de diciembre de 2018. A la fecha de la demanda, sin ningún género de duda, no existía actividad de dichas sociedades.

Por su parte, la sociedad demandada contrató a dichos trabajadores el día 7 de enero de 2019 y entonces comenzó su actividad empresarial de asesoría.

Pues bien, a partir de enero de 2019, el actor no ha acreditado que haga uso de la marca registrada. De hecho, existen importantes dudas incluso de que desarrolle cualquier tipo de actividad profesional, pues un testigo declaró que estaba jubilado y en su vida laboral no consta dado de alta, ni en el régimen general de autónomos ni como trabajador por cuenta ajena, desde junio de 2019. Y las facturas y los modelos tributarios del segundo trimestre de 2021 (abril) desconocemos a qué actividad se refiere, sólo obtiene 1300 euros en el trimestre, y si en la misma hace algún uso de la marca registrada.

Este razonamiento llevaría por sí sólo a la desestimación de la demanda, pero, en aras a la exhaustividad y de acuerdo con el principio de congruencia, que exige resolver las cuestiones planteadas, resolveremos los distintos motivos planteados en el recurso.

2.- Comparación de los signos distintivos

Comenzaremos analizando la alegación de la demandada en cuanto a que el término "Assesoría Martí" forma parte de su denominación social, la SAP Murcia, Sec. 4ª, de 25 de febrero de 2021 (Roj: SAP MU 381/2021- ECLI:ES:APMU:2021:381 ) descarta este argumento y afirma:

" El que forme parte de su denominación social no habilita, sin más, para usar un signo registrado ajeno. Así, la STJUE de 11 de septiembre de 2007 (asunto Céline ) según la cual puede ejercitarse el ius prohibendi cuando el uso no permitido de la denominación social

"menoscaba o puede menoscabar las funciones de la referida marca y, particularmente, su función esencial, que es la de garantizar a los consumidores el origen de los productos o servicios. Así sucede cuando el tercero usa el signo para sus productos o servicios de manera tal que los consumidores puedan interpretarlo en el sentido de que designa el origen de los productos o servicios de que se trata".

Doctrina de la que se hace eco la jurisprudencia del Tribunal Supremo, entre otras en la sentencia de 6 de julio de 2015 , tal y como dijimos en nuestra sentencia de 23 de noviembre de 2015 ".

Este argumento de la demandada queda descartado.

Como dispusimos en nuestra ya citada Sentencia de 8 de febrero de 2020 :

" La sentencia del TS, ya citada[se refiere a la STS de 9 de junio de 2016 ], establece unos criterios generales para evaluar, en forma lo más objetiva posible, la semejanza entre dos signos confrontados (marcas en aquel supuesto) considerando que:

"ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas. Resumidamente, la jurisprudencia comunitaria y española ha establecido las siguientes reglas:

a) Las marcas denominativas simples deben compararse entre sí conforme al criterio de la visión de conjunto, es decir, sobre la totalidad de los elementos integrantes de cada denominación y sin descomponer su unidad ( STJCE de 20 de septiembre de 2001, C-383/99 , Baby-Dry ). Tesis matizada por la STJCE de 12 de febrero de 2004, C-363/99, (asunto Postkaantoor ), al afirmar que para estimar perceptible una diferencia, la combinación de elementos descriptivos debe crear "una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de dichos elementos". Criterio de la impresión suficientemente distante reiterado en la STJCE de 12 de febrero de 2004 (misma fecha que la última citada), en el asunto C-265/00 , Campina Melkunie (marca Biomild ).

b) Las marcas denominativas complejas o compuestas también deben ser comparadas conforme a la pauta de la visión de conjunto, sin desintegrar los vocablos que las componen. Una marca compuesta que incorpora una marca anterior debe considerarse similar a ésta cuando el elemento dominante de la marca compuesta es idéntico o semejante al signo constitutivo de la marca anterior ( STJCE de 9 de marzo de 2006, caso Matratzen ). Incluso en el caso de que el elemento constitutivo de la marca anterior no sea el dominante de la marca posterior, puede haber semejanza si ocupa en la misma una posición distintiva y autónoma ( STJCE de 6 de octubre de 2005, caso Thomson Life ).

c) Las marcas gráficas se rigen también por el criterio de la visión de conjunto, en su faceta de impacto visual global que las marcas producen en los consumidores. Aunque sea posible mostrar ciertas diferencias entre las marcas puramente gráficas confrontadas, éstas han de considerarse semejantes cuando suscitan una idéntica o parecida impresión visual en la mente de los consumidores ( sentencia de esta Sala 355/2012, de 20 de enero de 2013 ).

d) Las marcas figurativas deben compararse en un doble plano: el gráfico y el conceptual. Cuando la comparación gráfica no sea suficiente, habrá que recurrir al criterio conceptual, es decir, habrá que determinar si los signos que desde un punto de vista meramente gráfico son distintos, evocan un concepto concreto o equivalente ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). No obstante, el TJCE matiza que la dimensión conceptual de una marca figurativa ha de tomarse en consideración cuando la marca es fuerte (notoria o intrínsecamente distintiva), pero no cuando su distintividad es débil o normal.

e) En la comparación entre marcas gráficas y denominativas habrá semejanza cuando la marca denominativa constituya la denominación evidente, espontánea y completa del concepto evocado por la marca figurativa ( sentencia de esta Sala 1084/2008, de 28 de noviembre ).

f) En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).

g) En el caso de marcas tridimensionales, la comparación ha de ser eminentemente visual ( sentencias de esta Sala 95/2014, de 11 de marzo , y 34/2016, de 2 de febrero )".

Nos encontramos ante una marca denominativa compleja, formada por tres palabras (asesoría, Martí, Faus) que deben ser valoradas en conjunto y sin desintegrar cada uno de sus elementos, pero atendiendo principalmente al elemento dominante, y valorando el triple plano fonético, gramatical y conceptual.

La sentencia de primera instancia considera elemento dominante " Martí" porque es el primer apellido y, culturalmente, el primer apellido tiene carácter predominante. No compartimos esta conclusión.

Si bien puede ser que, con carácter general el primer apellido de una persona (hermanos en este caso) sea el elemento dominante, para ello es necesario que dicho apellido tenga sustantividad propia y carácter distintivo en sí mismo. Es decir, que no sea común y permita identificar, sin género de duda, a la empresa que realiza el bien, producto o servicio. Esas características no concurren en el apellido Martí, pues es un hecho notorio que se trata de un apellido común en España (en castellano "Martín") y, especialmente, en la provincia de Valencia. Por tanto, la palabra que goza de carácter distintivo y permite conocer el origen del producto o servicio es "Faus". De hecho, el propio actor afirma que la actividad del grupo societario se conocía como asesoría " Martí Faus", para identificarles, lo que acredita que el primer apellido no era relevante en este caso. Eso mismo afirma la demandada en su contestación, que reconoce que se les conocía como " Asesoría o Gestoría MARTÍ FAUS" o "HERMANOS MARTÍ FAUS" (pág. 2). Otro tanto podríamos decir de apellidos como García, Pérez, Rodríguez o López.

Una vez identificado el elemento dominante, pasamos a analizar el triple plano mencionado. Podemos afirmar que el signo "Assesoría Martí", en valenciano, tiene distinta grafía y que evita el elemento dominante, siendo meramente descriptivo.

Pero también debemos analizar todas las circunstancias existentes en este contexto. La asesoría del actor no era la única asesoría del municipio cuando estaba en funcionamiento. En su local no había ningún rótulo o signo identificativo. Cuando el grupo societario operaba en el mercado, la socia única de la demandada ya trabajaba en el mismo sector (desde 2008), haciéndolo en el local de la demandada desde 2014. Es decir, a partir de 2014 el público conocía que había una asesoría en ese local y que la dirigía Gregoria. Entonces el grupo societario carecía de signo distintivo que lo identificara en el sector.

Hasta que el grupo societario no estaba disuelto y había cesado su actividad (diciembre de 2018) la demandada no comenzó a utilizar el signo "asesoría Martí" (enero de 2019); no se ha acreditado el uso de la marca por el actor; por todo lo dicho la demandada no tenía porqué tener conocimiento del registro de "Asesoría Martí Faus" y la demandada hace un intento por adquirir sustantividad propia en el mercado y diferenciarse del signo registrado porque vincula un logotipo a su signo (el registro de su nombre comercial es, esencialmente, el logotipo).

Ese logotipo añade un elemento gráfico o figurativo del que carece la marca registrada y se compone de la inicial (M) de Martí y una balanza en colores negro y marrón y tiene un tamaño mayor que el elemento denominativo. Este logotipo se ha utilizado tanto en el rótulo del establecimiento como en la carta remitida a la clientela, siendo imposible, obviamente, su empleo en un nombre de dominio.

Por todo ello descartamos que exista una confusión entre los signos empleados.

3.- Comparación de los bienes, productos o servicios.

Mucho más sencilla es la comparación de los bienes, productos o servicios de las partes por cuanto, como ya hemos explicado en el apartado 2 de este Fundamento Jurídico, el actor no ha acreditado que continúe en el mercado realizando el servicio de asesoría usando el signo registrado.

No sólo existen dudas de que el actor continúe trabajando, porque no consta dado de alta en la Seguridad Social, según la documentación que él mismo aportó en el acto de la audiencia previa a requerimiento de la demandada, sino porque lo relevante en este caso es que continúe desarrollando la labor de asesoría empleando el signo registrado para identificarse en el sector. Y este extremo está huérfano de prueba.

Respecto la actividad desplegada por el grupo societario, es irrelevante en este caso porque estaba disuelta a la fecha de la concesión del signo distintivo y con carácter previo al inicio del uso del signo distintivo por la demandada, por lo que no pudo haber confusión ninguna.

El hecho que los testigos declararan que creían que era otra sociedad del actor, es responsabilidad exclusiva del actor. Declararon que el actor les facturaba indistintamente a nombre de distintas sociedades, incluso simultáneamente en el tiempo, y por ello no prestaron atención a quién firmaba la carta remitida por la actora. Pero ello no es consecuencia del empleo del signo "assesoría martí", porque en la carta la demandada usó su denominación social acompañaba del logotipo o signo figurativo reproducido en el Fundamento Jurídico Segundo. Es decir, la demandada fue diligente en la carta remitida, hizo constar su denominación social y añadió su signo figurativo y la confusión de los testigos se debió a la previa conducta que había desarrollado el actor usando distintas sociedades para realizar la actividad de asesoría. Es absurdo pretender que, porque en el anexo con el listado de los trabajadores (4 ó 5) aparezca su correo electrónico con el nombre de dominio @asesoriamarti.com, los clientes incurran en confusión.

4.- Otros datos relevantes del contexto

Vamos a pararnos en este punto para analizar otros argumentos expuestos por el actor, que resultan forzados y contradictorios.

Considera que los clientes estaban fidelizados por su buena labor profesional, a título profesional, pero lo cierto es que los clientes han estado años trabajando con la demandada (desde 2019) sin llamarles la atención que no les atendiera personalmente el actor. Y a ello argumenta el actor que no atendía personalmente a los clientes. Entonces carece de sentido esgrimir que la fidelización respondía a su buena labor personal.

El tenor de la carta no tiene la intencionalidad que le atribuye el actor (hacer creer que es una continuación del grupo societario), pues no se redacta para intentar vincularse con el grupo societario, sino porque son los mismos trabajadores quienes van a continuar atendiendo a los clientes, dado que eran ellos quienes tenían la relación personal con los clientes.

Añadiremos además que no consta que esa carta se haya remitido únicamente a los clientes del grupo societario (desaparecido).

Por la misma razón, si bien tienen razón ambas partes en que ha habido una extralimitación del juez a quo por considerar acreditados hechos que no han sido alegados ni probados y que han sido expresamente negados (la identidad de los clientes se había facilitado por el padre de la socia única a ésta en favor de la demandada), resulta baladí. Se trata de los mismos trabajadores que conocen a los clientes, puesto que el actor ni siquiera iba por las oficinas (como consta en la sentencia del Juzgado Social núm. 12 ya analizada), y la propia socia única había desempeñado su labor profesional, en parte, para el grupo societario. Es decir, la lista de clientes (fondo de comercio lo denomina el actor) era conocida por todos los trabajadores de la demandada, sin necesidad de acudir al padre de la socia única ni de sustraerlos de ninguna manera.

Respecto los trabajadores, parece dejar entrever el actor que habrían sido contratados por la demandada de forma espuria. Sin embargo, ha quedado acreditado que estaban despedidos a la fecha en que fueron contratados y que la socia única ya los conocía porque había trabajado para el grupo societario, por lo que es evidente que tenía una relación personal con ellos -por lo menos se conocían profesionalmente-. A ello se añade que no ha habido ninguna oferta de contratación por el actor.

En cuanto al rótulo, se ha colocado en el local donde la socia única ya desarrollaba desde 2014 su actividad de asesoramiento, distinto del local del grupo societario y desconociendo la distancia respecto el domicilio indicado por el actor en la documentación tributaria aportada en el acto de la audiencia previa.

No puede pretender el actor que la demandada no pueda utilizar el local que ya venía usando con anterioridad su socia única porque se encuentre relativamente próximo al antiguo local del grupo societario -que ni siquiera se acredite esté abierto al público- cuando nos encontramos en una localidad pequeña como Benaguasil.

Para intentar diferenciarse, la demandada ha colocado, junto con Assesoría Martí, un signo figurativo elaborado, totalmente novedoso y exclusivo de la actora.

La socia única de la demandada trabajaba en el sector desde 2008 y tenía sus propios clientes, sin que el actor haya acreditado que no tenga más clientes que los que lo fueron del grupo societario. Por tanto, una vez cerraron las sociedades del grupo, los clientes se habrán tenido que buscar nuevas asesorías, siendo que algunos de ellos habrán contratado a la demandada y otros no.

Esto guarda relación con el error de planteamiento del actor, descrito en el apartado 1 de este Fundamento Jurídico, y es que el grupo societario cuya actividad profesional quería proteger el actor a través del signo distintivo, cerró y dejó de desempeñar su actividad, como tarde, en diciembre de 2018.

Ante esa situación, ninguna pretensión puede ejercitar el actor respecto quien, respetando el derecho concedido por el registro y tratando de diferenciarse y conseguir distintividad propia, ha intentado ocupar lícitamente el vacío dejado por aquél y conseguir la fidelización de los clientes.

5.- Conclusión

El conjunto de la prueba aportada a autos lleva a la conclusión que existe un error de planteamiento, que no existe semejanza entre los signos que pueda llevar a confusión al consumidor medio y que tampoco hay posibilidad de confusión en los servicios, bienes o productos prestados porque ni el grupo societario ni el actor prestan servicios desde 2018.

Consideramos que procede estimar la impugnación al recurso de apelación y desestimar las acciones marcarias ejercitadas en la demanda.

CUARTO.- Complementariedad de la legislación de competencia desleal

1.- El recurso de apelación del actor se dirige a combatir el pronunciamiento desestimatorio de las acciones de competencia desleal.

Para ello desmenuza las tres conductas de la actora que constituyen el objeto de este proceso (el uso del signo "Assesoria Martí" en el rótulo del establecimiento, el uso del nombre de dominio "@asesoriamart.com" y la carta remitida a la clientela) intentado ubicar, cada parte de cada una de esas conductas, en un precepto de la Ley de Competencia Desleal, en concreto, en los arts.5, 6, 12 y en la cláusula general del art. 4 LCD.

Este planteamiento resulta equivocado en su propia base, pues las conductas no pueden desmenuzarse en cada una de sus aristas para intentar encajarla en el tipo concurrencial, sino que han de ser valoradas en su conjunto. Así, llama la atención cómo se detiene en cada uno de los párrafos de la carta remitida a la clientela para considerar que la misma incurre en actos de engaño y actos de confusión en unos u otros párrafos y poder castigar una misma conducta (remisión de cartas a una clientela después que el grupo societario hubiera cerrado) en distintos tipos concurrenciales y obtener una mayor indemnización.

En otros párrafos del recurso, considera que conductas lícitas (contratar trabajadores) tienen una finalidad ilícita y pretende que se valoren como factores de la conducta desleal (incurre en actos de confusión porque contrató a los mismos trabajadores y se identifican en el anexo de la carta).

Y, finalmente, otras alegaciones son novedosas, exceden el ámbito de su demanda y vulneran el art. 456 LEC. Así, con relación al art. 12 LCD, afirma que su reputación personal superaba la localidad, la comarca y llegaba a la provincia pero que utilizaba instrumentalmente las sociedades.

2.- La SAP Madrid, Sec. 28ª, de 8 de junio de 2018 (Roj: SAP M 9501/2018 - ECLI:ES:APM:2018:9501 ) dispone:

" El hecho de que la disciplina propiamente marcaria comparta con determinados preceptos de la Ley de Competencia Desleal el designio de reprimir actos capaces de generar confusión o de favorecer un ineficiente parasitismo de la reputación de otro operador económico, no significa que el agraviado por la conducta ilícita disponga, a discreción o conveniencia, de la posibilidad de ejercitar opcionalmente acciones basadas en una u otra normativa o de adicionarlas en el examen de una conducta determinada. El recurso a la legislación sobre la competencia desleal siempre se ha reservado en el terreno doctrinal, siguiendo un principio o criterio de complementariedad relativa, a los supuestos de ausencia de protección marcaria o bien a ciertas hipótesis en las que gozando el titular de la marca de esa clase de protección especial, la legislación marcaria no aporta soluciones capaces de preservar suficientemente todos los intereses protegibles que se encuentran en juego. No obstante, allí donde hay registro marcario, ha sido tradicional también la llamada a la prudencia respecto de esa utilización "complementaria" de la normativa sobre competencia desleal (históricamente empleada con mayor frecuencia para colmar las primitivas y hoy superadas insuficiencias de la legislación marcaria anterior en la protección de las marcas notorias y de las marcas de renombre), y ello en evitación de la grave distorsión que en la legalidad del sistema marcario podría originar un uso abusivo o generalizado de dicho expediente. En definitiva, como regla general, el fenómeno debe ser contemplado como un mero concurso de normas que debe dirimirse, de acuerdo con el criterio de la consunción, en favor de la Ley de Marcas, esto es, otorgando prevalencia a las acciones que de esta derivan frente a las acciones fundadas en la comisión de ilícitos concurrenciales.

Así, al abordar el tema relativo a esa coexistencia o posible solapamiento entre ambas normativas, nos indica la S.T.S. de 22 de junio de 2011 que "...También es cierto que esa conexión, entre unas y otras normas, puede justificar que las que tipifican ciertos actos concurrenciales como ilícitos entren en juego cuando la violación de las reglas por las que se rige el mercado sea el resultado de una invasión del ámbito objetivo de la facultad de exclusión reconocida al titular de un derecho sobre un bien inmaterial especialmente protegido. Pero, para ello es necesario que los comportamientos imputados o las consecuencias derivadas de ellos no sean los mismos tomados en consideración para la protección de los repetidos derechos subjetivos. De darse la identidad entre unos y otras la legislación a aplicar es, exclusivamente , la que de un modo específico se destina a tutelarlos..." (énfasis añadido), criterio reiterado por la más reciente S.T.S. de 4 de abril de 2012 que se pronuncia en idénticos términos".

Más adelante esta resolución también analiza la STS de 15 de noviembre de 2017 y concluye afirmando que no existe conducta concurrencial desleal porque la protección pretendida ha quedado cubierta con la legislación marcaria.

Esta misma conclusión mantiene estas Sala y así nos pronunciamos en nuestra Sentencia de 1 de diciembre de 2020 (Roj: SAP V 4805/2020 - ECLI:ES:APV:2020:4805 ):

" En lo que se refiere a la relación entre las acciones por infracción marcaria y por actos concurrenciales, son numerosos los pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo en los que se aborda la denominada teoría de la complementariedad. Buena muestra de ello son las Sentencias de 15 de febrero de 2017 (ROJ STS 541/2017 , ascensores), 15 de septiembre de 2017 (ROJ STS 3278/2017, caso hojaldrinas ), y 18 de julio de 2019 (ROJ STS 2464/2019 , asunto queso manchego) de las que podemos extraer los siguientes criterios: 1) La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. La primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular. La segunda preserva el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales. 2) La coexistencia entre una y otra normativa se caracteriza por la denominada "complementariedad relativa", a que se refiere en las Sentencias 586/2012, de 17 de octubre , 95/2014, de 11 de marzo y 450/2015, de 2 de septiembre (con recapitulación de lo declarado en anteriores resoluciones). 3) No procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). 4) Procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria. 5) Nocabe por esta vía generar nuevos derechos de exclusiva ni tampoco sancionar lo que expresamente está admitido ". El subrayado es nuestro.

En este caso, no se considera infringida la legislación marcaria, puesto que los signos en conflicto están suficientemente distinguidos, pero la conducta desplegada por la demandada infringe el art. 6 LCD.

Con más detalle lo explicamos en nuestra Sentencia de 3 de mayo de 2022 (Roj: SAP V 1421/2022 - ECLI:ES:APV:2022:1421 ) que hace un profundo análisis de la STS de 15 de febrero de 2017 .

"Tal sentencia analiza, en su fundamento de derecho tercero, la doctrina sobre la complementariedad relativa de la normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal.

La sentencia parte de que: "La normativa sobre marcas y la normativa sobre competencia desleal cumplen funciones diferentes. Mientras que la primera protege un derecho subjetivo sobre un bien inmaterial, un derecho de exclusiva generador de un ius prohibendi en su titular, la segunda protege el correcto funcionamiento del mercado, de modo que la competencia se realice por méritos o por eficiencia de las propias prestaciones y no por conductas desleales.

No obstante lo anterior, la Ley de Marcas, al proteger los signos que permiten identificar el origen empresarial de los productos y servicios, contribuye también a mantener el correcto funcionamiento del mercado, al excluir el error en las decisiones de adquisición de bienes o contratación de servicios" .

De ahí que, en consecuencia, es posible que, en abstracto, se puedan ejercitar acumuladamente acciones marcarias y acciones de competencia desleal. Pero, a continuación, desarrolla "en qué casos es procedente completar la protección que dispensan los sistemas de propiedad industrial con el sometimiento de la conducta considerada a la Ley de Competencia Desleal" .

Y, así, concluye: "De una parte, no procede acudir a la Ley de Competencia Desleal para combatir conductas plenamente comprendidas en la esfera de la normativa de Marcas (en relación con los mismos hechos y los mismos aspectos o dimensiones de esos hechos). De ahí que haya que comprobar si la conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales distintos de los considerados para establecer y delimitar el alcance de la protección jurídica conferida por la normativa marcaria.

"De otra, procede la aplicación de la legislación de competencia desleal a conductas relacionadas con la explotación de un signo distintivo, que presente una faceta o dimensión anticoncurrencial específica, distinta de aquella que es común con los criterios de infracción marcaria".

Para comprobar si una conducta presenta facetas de desvalor o efectos anticoncurrenciales que, por tanto, vayan más allá de la protección que se dispensa con la normativa de protección del derecho de propiedad industrial, " dependerá de la pretensión de la parte actora y de cual sea su fundamento fáctico, así como de que se demuestre la concurrencia de los presupuestos de los respectivos comportamientos que han de darse para que puedan ser calificados como infractores conforme alguna de ellas o ambas a la vez" (subrayado nuestro) .

El Tribunal Supremo, entrando en la cuestión de fondo en la sentencia referenciada señala que: "El tribunal de apelación ha considerado desleal la utilización por Citylift en el tráfico económico de un signo idéntico a la marca notoria de la demandante, "orona" porque implica un aprovechamiento indebido (esto es, sin justa causa) de la notoriedad de dicha marca registrada" . Y, acto seguido, denuncia su falta de conformidad con la resolución objeto de la apelación porque: "ese es justamente el criterio de desvalor empleado para calificar una conducta como infracción marcaria en el art. 34.2.c de la Ley de Marcas , que desarrolla el art. 5.2 de la Directiva 1989/104/CEE, de 21 diciembre 1988 , sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas" .

Para ello, se apoya en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ( TJUE) de 22 de septiembre de 2011, caso Interflora Inc. y otros contra Marks and Spencer plc y otros , asunto C-323/09 , y señala que: "cuando el competidor del titular de una marca que goce de notoriedad seleccione esta marca como palabra clave en el marco de un servicio de referenciación en Internet, el objetivo de este uso es aprovecharse del carácter distintivo y de la notoriedad de dicha marca". Y con remisión a la sentencia del tribunal comunitario: " De las características de la elección como palabras clave en Internet de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que, cuando no haya "justa causa" en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 (desarrollado en Derecho interno por el art. 34.2.c de la Ley de Marcas ), esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se sitúa en la estela de una marca de renombre con el fin de beneficiarse de su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, y de explotar el esfuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y mantener la imagen de ésta sin ofrecer a cambio compensación económica alguna y sin hacer ningún tipo de esfuerzo a estos efectos".

Expuesta la doctrina aplicable, procede, tal y como dice el Tribunal Supremo, comprobar qué hechos fueron los que se alegaron en la demanda para fundamentar el comportamiento imputable a la demandada. Y se dice en la demanda porque, en el recurso de apelación, se introducen alegaciones fácticas que no estaban en la demanda a las que por ser "ex novo" no pueden ser atendidas.

Del conjunto de sentencias reproducidas lleva a la necesidad de invocar un desvalor añadido a la conducta desleal cuando la misma se puede proteger a través de la normativa marcaria. Como hemos visto, la protección marcaria es amplísima y serán pocos los casos en que opere esta complementariedad y sea necesario acudir a la normativa de competencia desleal para proteger los derechos de los titulares marcarios, como ocurre en el caso de nuestra citada Sentencia de1 de diciembre de 2020 (Roj: SAP V 4805/2020 - ECLI:ES:APV:2020:4805 )

3.- Valoración del tribunal en el caso concreto

En este caso, como bien valoró el juez a quo, no se ha alegado ese plus necesario para acudir a la normativa de competencia desleal e, incluso, falta legitimación activa para dicho ejercicio, en los términos empleados por el juez a quo.

Ciertamente, el actor pretende atribuirse el éxito concurrencial del grupo societario a través del que desarrollaba su actividad de asesoría junto con su hermano Jesús. Para ello niega cualquier importancia al trabajo desempeñado por el hermano (sin prueba) y afirma que las sociedades tenían carácter instrumental pero que el prestigio y el éxito le corresponde a su persona porque eran lo mismo y así se le reconocía en el mercado (sin prueba).

No es suficiente que tres testigos, clientes desde hace décadas del actor, afirmen que las sociedades eran él, cuando en otro momento el actor reconoce que la relación directa con el cliente la tenía el trabajador, pues lo relevante es cómo lo consideren los competidores en el mercado. Con más razón cuando existe prueba que desvirtúa el testimonio de los testigos y así la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 12 de Valencia afirma que no acudía por la oficina y que la labor la desarrollaba Jesús.

En resumen, lo cierto es que el prestigio, o por lo menos la importancia en la actividad de asesoría, la desplegaban las sociedades que constituían el grupo societario y que fueron disueltas en 2016, confirmada la sentencia de primera instancia por sentencia de esta Sala de 2017 (ya las hemos analizado en Fundamentos Jurídicos anteriores) y los trabajadores fueron despedidos en diciembre de 2018. Es decir, dicha actividad concluyó definitivamente en diciembre de 2018.

La actividad de la demandada comenzó en enero de 2019, que contrató a los trabajadores del grupo societario.

No existe posibilidad de conflicto en el mercado porque el grupo societario y la demandada no han coincidido en el mercado, no han sido competidores, dado que cuando comenzó su actividad la demandada el grupo societario ya estaba definitivamente sin actividad. Más que una falta de legitimación activa, las conductas denunciadas carecen de finalidad concurrencial y no tienen cabida en los art. 2 y 3 LCD.

Respecto la actividad del demandante, no queda acreditado que la continúe ni que la continúe en los mismos términos que hacía el grupo societario. No consta local abierto al público, ni trabajadores, ni listado de clientes, etc. Para acreditar su actividad no es suficiente dos modelos tributarios del segundo trimestre de 2021 o tres facturas del mismo mes de abril de 2021 ni una situación censal de 2019 como agente de la propiedad inmobiliaria (API) porque la vida laboral que el propio actor aporta no consta dado de alta, ni como autónomo ni como asalariado, desde junio de 2019.

De hecho, el propio actor, cuando habla de conflicto concurrencial, se refiere a la actividad del grupo societario y no a su actual actividad. Por ello el juez a quo estimó la falta de legitimación activa.

Lo cierto es que, incluso reconociendo dicha legitimación activa al actor, en su calidad de administrador societario, no ha acreditado que las conductas denunciadas tuvieran cabida en el ámbito objetivo de la Ley de Competencia Desleal porque la demandada no ha sido competidora del grupo societario porque no han coincidido al mismo tiempo en el mercado; y tampoco ha acreditado que en las tres conductas controvertidas exista un plus distinto de antijuridicidad que merezca un reproche adicional a través de las normas concurrenciales, más allá de la protección concedida por la normativa marcaria.

6.- Conclusión

La conclusión de todo lo expuesto es la desestimación del recurso de apelación formulado por la parte actora.

Al haberse estimado la impugnación del recurso de apelación, que conlleva la desestimación de las acciones marcarias, y también la desestimación de las acciones de competencia desleal, procede desestimar íntegramente la demanda, con expresa condena en costas.

QUINTO.-Costas

La desestimación del recurso de apelación planteado por la parte demandante conlleva que se haga imposición de las costas procesales, en virtud del art. 398 en relación con el art. 394 LEC. Existe una jurisprudencia muy consolidada sobre la complementariedad de la normativa concurrencial respecto la normativa marcaria y no se puede apreciar que concurran dudas de derecho.

Y ello con la consecuente pérdida del depósito constituido.

La estimación de la impugnación al recurso de apelación planteado por la parte demandada conlleva que no se haga imposición de costas a la parte impugnante de conformidad con esos mismos preceptos.

Y ello con la consiguiente devolución del depósito constituido para recurrir, en caso de haberse prestado.

La desestimación del recurso de apelación y la estimación de la impugnación al recurso de apelación conlleva la íntegra desestimación de la demanda, lo que da lugar a la condena en costas a la parte actora, de acuerdo con el art. 394 LEC.

No apreciamos dudas de hecho ni de derecho, dado que existe un claro error de planteamiento por la parte actora.

Vistos los preceptos legales aplicables concordantes y demás de general y pertinente aplicación.