Es ponente el Ilmo. Sr. DON JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO.
PRIMERO.-Términos de la controversia.
1.La entidad demandante SERTEC S.R.L. (en adelante, SERTEC) interpuso contra las demandadas DINNTECO INTERNACIONAL S.L. y DINNTECO SPAIN S.L. acción negatoria de infracción de patente y subsidiariamente, de nulidad de patente, acumulando, por otro lado, acciones de competencia desleal, acciones que se sustentan en los siguientes hechos (en síntesis):
1º) SERTEC es una compañía tecnológica fundada en 2001 en Paraguay, dedicada a la electromecánica, con especialización en soluciones electrógenas, sistemas de puesta a tierra de conexiones eléctricas, y telecomunicaciones. Como empresa especializada en electromecánica y en tomas de tierra, SERTEC ya venía desarrollando su propia tecnología sobre pararrayos, habiendo solicitado distintas patentes y modelos de utilidad.
2º) La demandada DINNTECO INTERNACIONAL solicitó el 24 de marzo de 2015 la patente ES201530389 (en adelante ES 389), que fue concedida por la Oficina Española de Patentes y Marcas el 5 de febrero de 2016 como ES 2537275B1. La solicitud fue tramitada sin examen previo de patentabilidad. Reivindica un dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables. Cuenta con una reivindicación independiente R1 y tres más dependientes. La Reivindicación independiente es del siguiente tenor literal:
"Dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables que, comprendiendo elementos conductores de captación separados por un aislador eléctrico incorporados en un mástil (6) con toma de tierra (7), está caracterizado porque está conformado por un conjunto hueco que comprende un elemento captador pasivo superior (2), que actúa de electrodo de captación, y un elemento captador pasivo inferior (3), que actúa de electrodo de recepción, pudiendo presentar ambos elementos (2, 3) diversas formas geométricas en su parte exterior, y un elemento aislador (4) que se dispone entre dichos elementos superior (2) e inferior (3) manteniéndolos separados entre sí a una distancia (d) variable dependiente del coeficiente de conductividad de los materiales con que están compuestos dichos elementos (2 y 3), y cuya geometría, de este elemento aislador (4) es tal que, además de separar interiormente ambos elementos, cubre externamente el elemento inferior (3) a modo de faldón hasta la base inferior del mismo, impidiendo que el impacto de un rayo sobre dicho elemento inferior (3) pueda llegar a inducir la generación de un trazador ascendente, figurando, además, una válvula (5) de expansión y compresión que comunica el exterior con el interior del conjunto hueco y que se expande en las fases de paso de corriente y/o absorción de las sobretensiones inducidas externas, y se comprime al finalizar la compensación del campo."
3º) Los dispositivos pararrayos fabricados y comercializados por SERTEC no invaden el ámbito de protección de la patente. En concreto, ninguno de los dispositivos incorpora la válvula reivindicada en la patente y carecen igualmente del elemento aislador en forma de faldón. Por tanto, ejercita, como acción principal, la negatoria de la existencia de infracción ( artículo 121 de la Ley de Patentes) .
4º) Subsidiariamente, de entenderse que los dispositivos de la actora infringen la patente, SERTEC solicita que se declare su nulidad por falta de actividad inventiva. El único elemento novedoso y con carácter inventivo, a juicio de la actora, es la válvula de expansión y comprensión, que no es una invención propiamente dicha, pues no es cierto que la descarga de un rayo produzca una sobretensión que los dispositivos conocidos no sean capaces de absorber y que la válvula pueda remediar.
5º) Al margen de las acciones negatoria y de nulidad de patente, SERTEC considera que las demandadas han incurrido en actos de infracción de nomas jurídicas que regulan actividad concurrencial ( artículo 15 de la LCD), actos de engaño (artículo 5), actos de denigración (artículo 9), prácticas agresivas (artículo 8) y actos contrarios a la buena fe (artículo 4).
2.Las demandadas se opusieron a la demanda alegando, de un lado, que los dispositivos de SERTEC infringen la patente ES 389 y que carece de fundamento la acción subsidiaria de nulidad. Por otro lado, alegan que ninguno de los hechos y acciones descritas en la demanda tiene encaje en los preceptos de la Ley de Competencia Desleal invocados por la actora.
3.La sentencia estima en parte la demanda. Tras delimitar el contenido de R1 y precisar su ámbito de protección, el juez de instancia concluye, a la vista de la prueba practicada, que los dispositivos de SERTEC no contienen un elemento aislador con la configuración reivindicada, por lo que, sin entrar a analizar el segundo de los elementos cuestionados (la válvula de expansión y comprensión), estima la acción negatoria. Al estimar la acción principal, no examina la acción de nulidad, que se ejercita de forma subsidiaria. Por el contrario, la sentencia desestima la acción de competencia desleal.
4.La Sentencia es recurrida por ambas partes. DINNTECO impugna la estimación de la acción negatoria, pues considera, en línea con lo argumentado en su contestación a la demanda, que los dispositivos de SERTEC infringen la patente ES 389. SERTEC, por su parte, sostiene en su recurso que sus dispositivos tampoco reproducen la válvula de expansión y reproducción, característica sobre la que no se pronuncia el Juzgado. De otro lado, impugna la desestimación de las acciones de competencia desleal.
SEGUNDO.-De la acción negatoria de la existencia de violación de patente del artículo 121 de la Ley de Patentes .
5.El artículo 121 de la Ley de Patentes dice lo siguiente
"1. Cualquier interesado podrá ejercitar una acción contra el titular de una patente, para que el Juez competente declare que una actuación determinada no constituya una infracción de esa patente.
2. El interesado, con carácter previo a la presentación de la demanda, requerirá fehacientemente al titular de la patente para que se pronuncie sobre la oponibilidad entre la misma y la explotación industrial que el requirente lleve a cabo sobre territorio español o frente a los preparativos serios y efectivos que desarrolle a tales efectos. Transcurrido un mes desde la fecha del requerimiento sin que el titular de la patente se hubiera pronunciado o cuando el requirente no esté conforme con la respuesta, podrá ejercitar la acción prevista en el apartado anterior.
3. No podrá ejercitar la acción mencionada en el apartado 1 quien hubiere sido demandado por la infracción de la patente de que se trate.
4. Si el demandante prueba que la actuación a que se refiere su demanda no constituye una infracción de la patente, el Juez hará la declaración requerida.
5. La demanda deberá ser notificada a todas las personas titulares de derechos sobre la patente debidamente inscritos en el Registro de Patentes, con el fin de que puedan personarse e intervenir en el proceso. Esto no obstante, no podrán personarse en autos los licenciatarios contractuales cuando así lo disponga su contrato de licencia.
6. La acción a que se refiere el presente artículo podrá ser ejercitada junto con la acción para que se declare la nulidad de la patente."
8.Como dijimos en Sentencia de 19 de abril de 2018, la acción que analizamos es una manifestación de la llamada acción de jactancia. Se trata de una acción meramente declarativa, de carácter negativo, en la que se invierten las posiciones habituales de la acción de infracción de patentes, dado que la acción la entabla quien pudiera ser infractor y se dirige contra el titular registral. El demandante debe ostentar un interés legítimo ("el interesado"),en el sentido de realizar una "actuación"o tener el propósito de llevarla a cabo que pueda invadir el ámbito de protección de la patente. La carga de la prueba de la inexistencia de la infracción incumbe al demandante. Y la Ley admite expresamente que se acumule a la acción negatoria la de nulidad de la patente.
9.Para determinar si ha existido infracción es necesario valorar si la realización cuestionada cae dentro del ámbito protegido por la patente, para lo cual ha de hacerse una comparación entre la invención patentada y la realización cuestionada. Esta comparación ha de realizarse elemento por elemento. Solo cuando todos los elementos de la invención patentada sean reproducidos por la realización cuestionada se habrá producido una vulneración del derecho conferido por aquélla. Es lo que se denomina regla de la simultaneidad de todos los elementos, que ha sido aceptada por la moderna doctrina, y se desprende de la previsión del art. 2º del Protocolo de interpretación del art. 69 del Convenio de la Patente Europea, conforme al cual «para determinar la extensión de la protección otorgada por la patente europea, deberá tenerse debidamente en cuenta todo elemento equivalente a un elemento indicado en las reivindicaciones».La reproducción de todos los elementos de la invención patentada, necesaria para que la realización cuestionada sea considerarse infractora, puede producirse por identidad (infracción literal) o por equivalencia (infracción por equivalencia).
TERCERO.-Ámbito de protección de la patente ES 389.
10.Como hemos adelantado, la patente de la demandada se refiere a un dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables del tipo habitualmente conocido como PDCE, que cuenta con una reivindicación independiente, que es del siguiente tenor literal:
"Dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables que, comprendiendo elementos conductores de captación separados por un aislador eléctrico incorporados en un mástil (6) con toma de tierra (7), está caracterizado porque está conformado por un conjunto hueco que comprende un elemento captador pasivo superior (2), que actúa de electrodo de captación, y un elemento captador pasivo inferior (3), que actúa de electrodo de recepción, pudiendo presentar ambos elementos (2, 3) diversas formas geométricas en su parte exterior, y un elemento aislador (4) que se dispone entre dichos elementos superior (2) e inferior (3) manteniéndolos separados entre sí a una distancia (d) variable dependiente del coeficiente de conductividad de los materiales con que están compuestos dichos elementos (2 y 3), y cuya geometría, de este elemento aislador (4) es tal que, además de separar interiormente ambos elementos, cubre externamente el elemento inferior (3) a modo de faldón hasta la base inferior del mismo, impidiendo que el impacto de un rayo sobre dicho elemento inferior (3) pueda llegar a inducir la generación de un trazador ascendente, figurando, además, una válvula (5) de expansión y compresión que comunica el exterior con el interior del conjunto hueco y que se expande en las fases de paso de corriente y/o absorción de las sobretensiones inducidas externas, y se comprime al finalizar la compensación del campo."
11.Reproducimos a continuación las figuras 1 y 2 de la patente:
12.R1 comprende los siguientes elementos (el desglose de elementos lo tomamos de la pericial de la demandada, que sigue la sentencia apelada y que las partes aceptan):
C1.1 Dispositivo equilibrador de campos eléctricos variables,
C1.2 comprendiendo elementos conductores de captación separados por un aislador eléctrico incorporados en un mástil con toma de tierra,
C1.3 caracterizado porque está conformado por un conjunto hueco que comprende un elemento captador pasivo superior, que actúa de electrodo de captación y un elemento captador pasivo inferior, que actúa de electrodo de recepción,
C1.4 pudiendo presentar ambos elementos diversas formas geométricas en su parte exterior,
C1.5 y un elemento aislador que se dispone entre dichos elementos superior e inferior manteniéndolos separados entre sí a una distancia variable dependiente del coeficiente de conductividad de los materiales con que están compuestos dichos elementos,
C1.6 y cuya geometría, de este elemento aislador es tal que, además de separar interiormente ambos elementos, cubre externamente el elemento inferior a modo de faldón hasta la base inferior del mismo, impidiendo que el impacto de un rayo sobre dicho elemento inferior pueda llegar a inducir la generación de un trazador ascendente,
C1.7 figurando, además, una válvula de expansión y compresión que comunica el exterior con el interior del conjunto hueco y que se expande en las fases de paso de corriente y/o absorción de las sobretensiones inducidas externas, y se comprime al finalizar la compensación del campo.
13.Según la demandante hay dos elementos esenciales que no están presentes en ninguno de los dispositivos fabricados y comercializados por SERTEC. De un lado, la configuración del elemento aislador (C1.6) y, de otro, la válvula de expansión y comprensión (C1.7). En este segundo elemento pone la demandante especial énfasis, por ser el único que tiene carácter inventivo.
CUARTO.-Sobre la inexistencia de la infracción. Análisis del Tribunal.
14.No es controvertido que el producto de SERTEC reproduce las características C1.1 a C1.5 de la patente. La controversia, por tanto, gira sobre las características C1.6, única que analiza la sentencia apelada, y la C1.7. Examinaremos por separado si ambas características están presentes en los dispositivos de SERTEC.
C1.6 Configuración del elemento aislador
15.C1.6 define la configuración geométrica del elemento aislador (número 4 de la figura 1) que separa el elemento de captación superior (2) del elemento captador o de recepción inferior (3). El elemento se configura a modo de faldón que cubre externamente el elemento inferior hasta la base inferior del mismo,impidiendo que el impacto de un rayo sobre dicho elemento inferior pueda llegar a inducir la generación de un trazador ascendente.
16.Según la sentencia, los productos controvertidos de SERTEC tienen una configuración distinta a la definida en R1. Cuenta con un elemento aislador intermedio de plástico blanco, pero no abarca en su totalidad el elemento captador inferior. El efecto aislante del elemento inferior se consigue con un recubrimiento de pintura. Reproducimos a continuación la fotografía del dispositivo de la actora y el gráfico que figura en la pericial acompañada a la contestación de Juan Antonio:
17.Coincidimos en este punto con las conclusiones de la sentencia apelada. El elemento aislador del electrodo superior e inferior tienen diferente configuración estructural. Mientras que en R1 el elemento aislador es único y está dispuesto a modo del faldón que cubre en su totalidad el elemento inferior, los productos de la demandada cuentan con un elemento aislador intermedio de plástico blanco que no cubre el elemento inferior. El efecto aislante se logra con un segundo componente como es la pintura que se extiende sobre la cara exterior del elemento semiesférico inferior, desde el elemento intermedio hasta su base. El informe Juan Antonio, de la demandante, añade otras diferencias estructurales que inciden en el funcionamiento de los dispositivos de SERTEC, como la existencia de un condensador adicional en forma de plato que no aparece en la patente ES 389 (se observa con claridad en la parte inferior de la fotografía) o la presencia en alguno de sus modelos de otros condensadores en forma de bola repartidos alrededor del electrodo inferior. No entramos en esos componentes adicionales en tanto en cuanto no se ha aludido a ellos en los recursos.
18.DINTECO admite, siquiera implícitamente, la diferente configuración del elemento aislador, si bien entiende que este no viene definido en R1 "en términos de su estructura, forma o composición, sino en términos de la función técnica que deben cumplir". R1, según la recurrente, no exige que el elemento aislador sea monolítico o monopieza, en el sentido de estar conformado por un único elemento. Basta con que cumplan la misma función (aislar los elementos superior e inferior e impedir el impacto del rayo en el elemento inferior). Es decir, a su juicio la estructura geométrica queda abierta y puede comprender varios componentes estructurales.
19.No podemos compartir los argumentos de la recurrente. El ámbito de protección de la patente no ampara cualquier elemento aislador que separe interiormente los elementos captadores superior e inferior, sino uno concreto con una configuración específica que presenta ventajas funcionales. La descripción se refiere a ese elemento en los siguientes términos (página 6, líneas 12 y siguientes):
"Para todo ello, el dispositivo está conformado a partir de un elemento captador pasivo superior, que actúa a modo de electrodo de captación, un elemento captador pasivo inferior, que actúa a modo de electrodo de recepción, y un elemento aislador que se dispone entre ambos y cuya geometría es tal que además cubre hasta la parte inferior del electrodo de recepción, con el fin de generar el aislamiento de protección apto para impedir un impacto de rayo sobre dicho elemento inferioren el caso de que este elemento de recepción pueda llegar a inducir la generación de un trazador ascendente, por ser incapaz de conducir con la velocidad adecuada las fugas de corriente procedentes del sistema que comprende el conjunto de los tres elementos anteriormente descritos.
Es importante destacar que la citada disposición y geometría del elemento aislador, abarcando hasta la base inferior del elemento captador pasivo inferior, es básica para el correcto funcionamiento del dispositivo (destacado nuestro)".
20.R1, por tanto, vincula directamente la configuración del elemento aislador con su estructura innovadora, de tal manera que esa estructura y no otra es "básica" para el correcto funcionamiento del dispositivo. Los dispositivos de la demandada tienen una configuración sustancialmente distinta, pues el aislamiento del elemento inferior no se obtiene con el propio elemento aislador dispuesto a modo de faldón, sino con un material aislante que recubre el exterior de dicho elemento que no impide el impacto directo del rayo.
En definitiva, al no reproducirse en los productos de la actora la misma configuración y faltar, por tanto, una de las características reivindicadas, no existe infracción. Entraremos, en todo caso, a analizar la segunda de las características controvertidas.
C1.7 Válvula de expansión y comprensión
21.La característica C1.7 de la Reivindicación 1 refiere "una válvula de expansión y compresión que comunica el exterior con el interior del conjunto hueco y que se expande en las fases de paso de corriente y/o absorción de las sobretensiones inducidas externas, y se comprime al finalizar la compensación del campo."
22.Ambas partes admiten que es la característica más relevante. De hecho, según resulta del informe de validez del perito de la actora Aquilino (documento 61 de la demanda), DINTECO INTERNACIONAL presentó una segunda solicitud internacional de la misma patente (la Patente PCT WO 2016/151173), que fue examinada por la Oficina Europea de Patentes (EP 3.277.059), en cuya tramitación el examinador impuso al solicitante que en la parte caracterizadora figurara únicamente la válvula de expansión y comprensión, por ser el único elemento diferencial de la solicitud respecto del estado de la técnica anterior (página 7 del informe).
23.La característica C1.7 señala que la válvula establece una comunicación entre el exterior y el interior del "conjunto hueco" y describe su funcionamiento indicando que se expande "en las fases de paso de corriente y/o absorción de las sobretensiones inducidas externas" y se comprime "al finalizar la compensación del campo". El informe Juan Antonio destaca que la característica C1.7 no queda limitada a ninguna configuración concreta más allá de la definición funcional que incluye la reivindicación, por lo que cubriría cualquier válvula que sea apta para cumplir la función definida por la característica C1.7. Por otro lado, según destaca el recurso, la patente no introduce ningún rango mínimo de presiones o similar o ningún otro parámetro que venga a limitar la válvula más allá de su operabilidad tal como queda establecida en la propia reivindicación.
24.El perito de la demandada señala que el dispositivo de SERTEC analizado "presenta en la base inferior del elemento semiesférico inferior de la subestructura superior, junto al mástil, un orificio en el que hay insertado un elemento metálico",tal y como resulta de la siguiente fotografía:
25.Al retirarse dicho elemento metálico queda visible un orificio en la parte inferior del elemento semiesférico inferior. Dicho elemento metálico (un simple tapón, según la actora), tiene una hendidura perimetral a media altura en la que se acopla una junta tórica de goma, por tanto, de material flexible, que permite deformaciones, variando su diámetro al recibir fuerzas/presiones y retomando posteriormente su forma original debido a las fuerzas de recuperación elástica que son características de los elementos de goma (página 25 del informe Juan Antonio). El informe muestra un esquema de la disposición del elemento metálico (la válvula, según la demandada, y el tapón, según la actora):
26.Según el perito de la actora, la junta tórica admite "cierto juego" respecto al cuerpo principal del elemento metálico, y es posible cierto desplazamiento del elemento metálico respecto a la junta tórica en dirección vertical. Debido a la propia elasticidad de la junta tórica, añade el perito, que la hace ceder fácilmente a fuerzas de presión, cuando en el interior del dispositivo se den presiones elevadas, en particular durante fases de paso de corriente debido al aumento de la temperatura interior, la presión del aire interior causará que la junta tórica ceda, comprimiéndose tanto en dirección radial (reduciendo su diámetro) como en dirección axial (reduciendo su grosor), permitiendo así que el aire del interior escape al exterior hasta que se ecualicen las presiones entre el interior y el exterior, tal como se ilustra en el siguiente esquema:
27.Por tanto, durante las fases de sobrepresión interior, por ejemplo, durante las fases de paso de corriente, la junta tórica se comprime, permitiendo la abertura/expansión del cuerpo metálico y dando lugar a un flujo de aire a presión desde el interior del dispositivo al exterior. El estado comprimido de la junta tórica solo perdurará mientras la presión interior sea lo suficientemente elevada. Al igualarse las presiones interior y exterior, en particular una vez se haya compensado la diferencia de carga eléctrica que pueda haber entre los electrodos superior e inferior, la presión del aire interior ya no será tan elevada y la junta tórica, debido a su condición elástica, recuperará su forma inicial, cerrando el paso al aire desde el interior al exterior.
28.Pues bien, frente a las consideraciones de la pericial de la demanda, nos resultan más verosímiles las apreciaciones del informe pericial de la actora (informe Aquilino), que rechaza, lisa y llanamente, que los dispositivos de SERTEC cuenten con una válvula de comprensión y expansión en los términos reivindicados. En efecto, ha de tenerse en cuenta, en primer lugar, que los productos de SERTEC ya disponían de un orificio y un tapón en la parte inferior del elemento de captación con anterioridad a la patente ES 389, hecho no controvertido y que resulta de los documentos que se acompañan a la demanda (folleto de abril de 2014 del anexo 5 de la pericial y documentos 28 y 53). De hecho, en el recurso de DINTECO se afirma que es irrelevante que la válvula fuera concebida por SERTEC como un mero tapón, pues lo relevante es si tiene aptitud para cumplir con la función patentada (apartado 89). Según DINTECO, el tapón está destinado a facilitar las tareas de mantenimiento, permitiendo la inspección del interior del dispositivo y evacuar posibles condensaciones de agua que se creen en su interior, básicamente provocadas por la exposición de estos dispositivos a exigentes inclemencias climáticas y meteorológicas (en especial tormentas de lluvia o nieve) que propician filtraciones a través de las juntas del dispositivo.
29.De ello deducimos que la junta tórica, de material flexible, sólo está diseñada para facilitar el único movimiento posible de retirada y recolocación manual del tapón. En sintonía con lo sostenido por la demandante y el perito Sr. Aquilino, no podemos tener por acreditado que el juego que pueda dar la junta tórica permita cumplir con la función de expansión y comprensión que la característica C1.7 reserva a la válvula. No parece razonable que la sobretensión interior sobre el tapón metálico pueda comprimir lateralmente la junta tórica, permitiendo la comunicación con el exterior. La deformación de la junta sólo podría producirse si la presión se ejerciera directamente sobre los laterales. Además, la junta tiene como función fijar el tapón metálico en el orificio, por lo que, de producirse la deformación, el tapón caería por la fuerza de la gravedad. En definitiva, no consta que el tapón de los dispositivos de SERTEC puedan actuar como una válvula que permita aliviar la sobrepresión interna del elemento conductor.
Por todo ello, procede confirmar la inexistencia de la infracción y la consiguiente estimación de la acción negatoria.
QUINTO.-Sobre las acciones de competencia desleal. Infracción de normas del artículo 15 de la LCD .
30.La sentencia apelada desestima las acciones de competencia desleal por infracción de los artículos 15 (violación de normas), 7 (actos de engaño), 9 (actos de denigración) y 8 (prácticas agresivas). Además de los preceptos citados de la Ley de Competencia Desleal, SERTEC sostiene que la conducta de DINTECO tiene alcance internacional, por lo que también cita normas equivalentes de otros Ordenamientos Europeos, como el alemán y el italiano. En la demanda se solicitó, además del cese en los actos de competencia desleal denunciados y la publicación de la sentencia, que se condenara a la demandada al pago de los daños y perjuicios causados, que concreta en el 4% de las ventas en Europa, a razón de un 1% por cada una de las modalidades de competencia desleal objeto de la demanda. SERTEC recurre la sentencia, insistiendo en que concurren los actos de competencia desleal invocados.
31.De este modo, SERTEC considera que DINTECO INTERNACIONAL incurrió en la conducta sancionada en el artículo 15-1º de la LCD, que considera desleal "prevalerse en el mercado de una ventaja competitiva adquirida mediante la infracción de las leyes".La ventaja, según el mismo precepto, ha de ser "significativa".La actora vincula la infracción con la actuación de la demandada en la solicitud patente internacional WO 2016/151173 A1, en la que se indicó como domicilio de la solicitante el de su agente de patentes en Barcelona, cuando el domicilio de DINNTECO INTERNACIONAL se encuentra en Andorra, que no es Estado contratante del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (en adelante PCT). La norma infringida sería el artículo 9 del Tratado, por el que la "solicitud internacional podrá ser presentada por cualquier residente nacional de un Estado contratante".Según la recurrente, el PCT tiene por objeto la regulación de una actuación concurrencial y DINNTECO ha obtenido con su infracción una ventaja competitiva significativa al haber obtenido "ilícitamente" la titularidad de sus patentes.
32.La sentencia desestima la pretensión de la demandante por no precisar el apartado del artículo 15 de la LCD que se habrían infringido, por no apreciar la existencia de infracción del PCT, atendida su naturaleza, y por no existir una valoración objetiva de la ventaja que habría adquirido la solicitante de la patente internacional, conclusiones que compartimos. En efecto, el PCT no regula la concesión de patentes, sino que son los Estados o las Organizaciones Internacionales (como la OEP) las que conceden o deniegan las solicitudes. El PCT se limita a facilitar un trámite de solicitud mediante un procedimiento unificado.
33.Tampoco consideramos infringido el artículo 9 del PCT (el artículo 15 de la Ley de Competencia Desleal no exige en su apartado primero que la norma tenga por objeto regular una actividad concurrencial). Lo bien cierto es que la Oficina receptora de la solicitud admitió que se designara como domicilio el del agente de DINNTECO INTERNACIONAL en Barcelona, sin formular objeción alguna y sin dar la oportunidad al solicitante de subsanar cualquier defecto formal. El artículo 11 del PCT permite que la solicitud se presente por cualquier "residente", para lo cual bastará, según admiten las partes, con que el solicitante cuente con un establecimiento industrial o comercial efectivo en un Estado contratante, que en el caso de la demandada es su sociedad participada en España (DINNTECO SPAIN).
34.Además, como venimos señalando, la concesión en este caso de la patente correspondió a la Oficina Europea de Patentes. La Legitimación para presentar solicitudes de patente europea corresponde a cualquier persona natural o jurídica (artículo 58 del CPE), sin excluir a los residentes no europeos, como se deduce del artículo 134, que exige que estén representados por agente autorizado las personas físicas y jurídicas que no tengan ni su domicilio ni su sede en uno de los Estados Contratantes.
35.Al no apreciarse infracción de Ley, no es necesario analizar si DINNTECO obtuvo una ventaja competitiva significativa, que en el recurso se vincula con la explotación de dispositivos amparada en la exclusiva que le otorga la patente europea.
SEXTO.-Competencia desleal por actos de engaño.
36.La recurrente sostiene que tanto DINNTECO INTERNATIONAL como DINNTECO SPAIN han incurrido en actos de engaño del artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal por un doble motivo:
1º) Al aparentar en su publicidad y comunicaciones a operadores del mercado que sus dispositivos DDCE incorporan tecnología exclusiva protegida mediante patente, cuando en realidad no consta la menor base material para sustentarlo. En concreto, señala que en la web de la compañía (documento 88.1, 88.2, 89.1 y 89.2) o en la ficha técnica de algún producto (documento 67) se destaca que sus productos están protegidos mediante patentes a nivel mundial. Según la actora, a la luz de la publicidad de las demandadas, la percepción que traslada al consumidor o al mercado es que sus dispositivos DDCE son innovadores y gozan de preeminencia tecnológica respecto del resto de pararrayos del mercado por cuanto incluyen tecnología protegida por patentes concedidas a nivel mundial. Sin embargo, a juicio de la actora, el único elemento novedoso reivindicado en la patente ES 389 y su homóloga patente europea EP 059 es la válvula de expansión y comprensión, que la recurrente afirma que tampoco está presente en los dispositivos de DINNTECO
2º) Al adoptar de manera indebida una publicidad de tono excluyente, a base de simular una preeminencia de los dispositivos DDCE sobre los demás dispositivos PDCE de la competencia. Como muestra de publicidad en tono excluyente la actora señala los siguientes mensajes:
-En la página web figura el siguiente enunciado: ¿Por qué DDCE es el mejor?(DOCUMENTO 62.3), sin ninguna información que permita atribuir la preferencia a los dispositivos de la demandada respecto de otros dispositivos conocidos en el mercado, como los de SERTEC.
-La afirmación de que "desarrollamos un producto que rompe con los parámetros preestablecidos hasta el momento"contenida en la página web (documento 89.1).
-La frase "El DDCE además de ofrecer la ÚNICA solución eficaz como pararrayos..."en la página web (documento 62.10).
-La frase "El DDCE dinnteco es el único Sistema de Protección contra Descargas Atmosféricas y Protector Electromagnético que evita el impacto del rayo sobre la estructura que protege..."contenida en la página web (documento 62.10).
Todos esos mensajes, presentes en la publicidad contenida en la web de DINNTECO, ponen de manifiesto una posición de preeminencia o supremacía en el mercado, posición ésta que supuestamente no es alcanzada por SERTEC u otros competidores.
37.El artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal considera "desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos:
a) La existencia o la naturaleza del bien o servicio.
b) Las características principales del bien o servicio, tales como su disponibilidad, sus beneficios, sus riesgos, su ejecución, su composición, sus accesorios, el procedimiento y la fecha de su fabricación o suministro, su entrega, su carácter apropiado, su utilización, su cantidad, sus especificaciones, su origen geográfico o comercial o los resultados que pueden esperarse de su utilización, o los resultados y características esenciales de las pruebas o controles efectuados al bien o servicio.
c) La asistencia posventa al cliente y el tratamiento de las reclamaciones.
d) El alcance de los compromisos del empresario o profesional, los motivos de la conducta comercial y la naturaleza de la operación comercial o el contrato, así como cualquier afirmación o símbolo que indique que el empresario o profesional o el bien o servicio son objeto de un patrocinio o una aprobación directa o indirecta.
e) El precio o su modo de fijación, o la existencia de una ventaja específica con respecto al precio.
f) La necesidad de un servicio o de una pieza, sustitución o reparación.
g) La naturaleza, las características y los derechos del empresario o profesional o su agente, tales como su identidad y su solvencia, sus cualificaciones, su situación, su aprobación, su afiliación o sus conexiones y sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual, o los premios y distinciones que haya recibido.
h) Los derechos legales o convencionales del consumidor o los riesgos que éste pueda correr."
38.Como hemos dicho en anteriores resoluciones ( Sentencias de 3 de junio de 2013 -ECLI:ES:APB:2013:7197- de 18 de diciembre de 2012 - ROJ 13878/2012-, auto de 29 de junio de 2010 - Rollo 79/2010- y sentencia de 2 de Julio de 2009 - ROJ 9234/2009-), la publicidad merece el reproche por engañosa si las afirmaciones, objetivamente falsas o no, son aptas para inducir a error a sus destinatarios. El engaño no debe medirse o enjuiciarse con el significado objetivo de las expresiones empleadas en las manifestaciones o afirmaciones esenciales de la publicidad, sino con el alcance o impresión que las mismas provocan (o son aptas para provocar) en los destinatarios.
39.Este precepto responde al criterio establecido en el artículo 7 de la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, a cuyo tenor "se considerará engañosa toda práctica comercial que, en su contexto fáctico, teniendo en cuenta todas sus características y circunstancias y las limitaciones del medio de comunicación, omita información sustancial que necesite el consumidor medio, según el contexto, para tomar una decisión sobre una transacción con el debido conocimiento de causa y que, en consecuencia, haga o pueda hacer que el consumidor medio tome una decisión sobre una transacción que de otro modo no hubiera tomado".
40.En este caso consideramos, al igual que la sentencia apelada, que la información en la web de DINNTECO de que sus productos incorporan tecnología exclusiva patentada ni es objetivamente falsa ni es susceptible de alterar el comportamiento económico de los destinatarios de la publicidad. En efecto, no es controvertido que DINNTECO es titular de una patente nacional y otra europea. A partir de ahí, no podemos tener por acreditado que los dispositivos que comercializa no incorporen la tecnología patentada. Según la actora, el único elemento novedoso e inventivo es la válvula de expansión y comprensión, que no estaría presente en los dispositivos de DINNTECO (no se cuestiona que el resto de las características reivindicadas estén implementadas). Sin embargo, el informe pericial del Sr. Aquilino tiene por objeto la nulidad de la patente por falta de actividad inventiva, esto es, analiza las características reivindicadas en función del estado de la técnica relevante y a partir de lo que consta en el Registro, sin que el análisis se extienda a los productos producidos o comercializados por DINNTECO. Además, consideramos que las alusiones a la tecnología patentada, aunque fuera cierto que una de las características reivindicadas no está presente en los productos de la demandada, no alcanza el umbral de relevancia exigido por el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, al no ser susceptible de influir en el comportamiento del público destinatario.
41.Tampoco estimamos que los mensajes, en la web de la demandada, relativos a "por qué es el mejor"el dispositivo de DINTECO, que "rompe con parámetros preestablecidos hasta el momento"o que ofrecen la "única solución eficaz como pararrayos"sean engañosos a los efectos establecidos en el artículo 5 de la LCD. Salvo el título de "por qué es el mejor", que figura en el documento 62.3, el resto de menciones no aparecen especialmente destacadas y se incluyen diluidas entre multitud de mensajes más triviales o información sobre la tecnología empleada. En ese contexto, estimamos que esos mensajes no dejan de ser un supuesto más de exageración publicitaria, sin relevancia desde la perspectiva de la competencia desleal y que de ningún modo es apta para alterar el comportamiento del público consumidor. Tampoco apreciamos que el título de "por qué es el mejor", con referencia a los productos de la demandada, se utilice en la web de DINNTECO en tono excluyente, pues ese título da paso a una explicación que ensalza, no tanto (o no sólo) los productos propios, sino la tecnología empleada frente a los sistemas convencionales.
Descartamos, por tanto, que concurran actos de engaño.
SÉPTIMO.-Competencia desleal por actos de denigración y prácticas agresivas.
42.SERTEC encauza por la vía del artículo 9 (actos de denigración) y del artículo 8 (prácticas agresivas) la campaña iniciada por DINNTECO con comunicado de 7 de diciembre de 2016 (documento 72 de la demanda) en el que pone en conocimiento de sus clientes que SERTEC dejó de ser distribuidor de sus productos y, por tanto, que no tiene derecho a utilizar sus patentes. Reproducimos a continuación los pasajes de ese comunicado que se destacan en la demanda:
"LES COMUNICA que, desde el pasado día 17 de marzo de 2016, la sociedad SERTEC S.R.L. con sede en Avda. Gral. Santos y 18 de Julio, Edificio Sertec, Asunción, Paraguay, dejó de ser DISTRIBUIDOR OFICIAL de DINNTECO INTERNATIONAL S.L. y por tanto desde esta fecha, SERTEC S.R.L. no posee ningún derecho para el uso de las patentes del DDCE y PDCE, propiedad de DINNTECO INTERNATIONAL S.L., ni obviamente para fabricar, montar y/o ensamblar, comercializar e instalar nuestros productos.
Asimismo, se informa que cualquier empresa no autorizada de forma expresa y mediante contrato a tal efecto por DINNTECO INTERNATIONAL, que fabrique o haga uso de nuestros productos, estará incurriendo en un delito grave de uso o copia de propiedad industrial.
Finalmente, se informa que cualquier empresa que compre, comercialice y/o instale productos fabricados y/o de propiedad industrial de DINNTECO INTERNATIONAL, a distribuidores y/o instaladores no autorizados por DINNTECO INTERNATIONAL, estará siendo cómplice de un delito de uso o copia de propiedad industrial."
43.Ese comunicado oficial fue acompañado de cartas remitidas a clientes y distribuidores con un contenido similar, en las que se les advierte de la posible infracción de sus derechos de propiedad industrial (documentos 73 a 81). La actora sostiene que sus dispositivos no incorporan la tecnología patentada por DINNTECO y, en definitiva, considera que la demandada ha incurrido en las conductas sancionadas en dichos preceptos.
44.Por lo que se refiere a los actos de denigración, el artículo 9 de la LCD dispone lo siguiente:
"Se considera desleal la realización o difusión de manifestaciones sobre la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sean aptas para menoscabar su crédito en el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes.
En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales del afectado."
45.La Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de junio de 2011, ECLI:ES:TS:2011:4484, señala lo siguiente en relación con dicha conducta:
"Para que haya denigración, y no mero descrédito, el art. 9 de la LCD exige que las manifestaciones sean aptas para menoscabar el crédito del tercero en el mercado, a no ser que sean verdaderas, exactas y pertinentes. Estos requisitos han de ser cumulativos, y se refiere por la doctrina a la correspondencia con la realidad de los hechos, a la provocación en los consumidores de la representación fiel de dicha realidad -la inexactitud es irrelevante si no lleva al engaño al destinatario medio-, y adecuación para incidir en la toma de decisiones en el mercado, estimándose también que no son pertinentes si no están justificadas o son desproporcionadas
La doctrina de esta Sala dictada en sede del art. 9 de la LCD , tiene declarado: a) Que el ilícito competencial consiste en la propagación a sabiendas de falsas aserciones contra un rival con objeto de perjudicarle comercialmente, es decir, una actividad tendente a producir el descrédito del competidor o de su producto ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), tratando de evitar el daño al crédito en el mercado producido a un agente económico, si bien su última finalidad es el correcto funcionamiento del mercado (S. 26 octubre 2010); b) Para que concurra el ilícito se requiere que las aseveraciones sean falsas ( Ss. 1 de abril de 2004 , 11 de julio de 2006 ), o como dice el propio precepto que "no sean exactas, verdaderas y pertinentes" (S. 24 de noviembre de 2006); c) Asimismo es necesaria la idoneidad o aptitud objetiva para menoscabar el crédito en el mercado ( Ss. 22 de marzo y 22 de octubre de 2007 , 26 de octubre y 22 de noviembre 2010 ), cuya apreciación corresponde a los tribunales que conocen en instancia (S. 22 de marzo de 2007); d) Para estimar si unos actos constituyen ilícito de denigración habrá de tenerse en cuenta el contexto en que se hicieron y su finalidad ( Ss. 23 de mayo de 2005 y 22 de marzo de 2007 ); y, e) La determinación en cada caso de los hechos que permiten valorar la aptitud objetiva de las manifestaciones realizadas o difundidas para menoscabar el crédito en el mercado corresponde a los tribunales que conocen del conflicto en las instancias y la revisión casacional se circunscribe al control de la razonabilidad del llamado juicio de ponderación (S. 26 de octubre de 2010)."
46.Por lo que se refiere a las prácticas agresivas, el artículo 8 de la Ley de Competencia Desleal establece lo siguiente:
"1. Se considera desleal todo comportamiento que teniendo en cuenta sus características y circunstancias, sea susceptible de mermar de manera significativa, mediante acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida, la libertad de elección o conducta del destinatario en relación al bien o servicio y, por consiguiente, afecte o pueda afectar a su comportamiento económico.
A estos efectos, se considera influencia indebida la utilización de una posición de poder en relación con el destinatario de la práctica para ejercer presión, incluso sin usar fuerza física ni amenazar con su uso.
2. Para determinar si una conducta hace uso del acoso, la coacción o la influencia indebida se tendrán en cuenta:
a) El momento y el lugar en que se produce, su naturaleza o su persistencia.
b) El empleo de un lenguaje o un comportamiento amenazador o insultante.
c) La explotación por parte del empresario o profesional de cualquier infortunio o circunstancia específicos lo suficientemente graves como para mermar la capacidad de discernimiento del destinatario, de los que aquél tenga conocimiento, para influir en su decisión con respecto al bien o servicio.
d) Cualesquiera obstáculos no contractuales onerosos o desproporcionados impuestos por el empresario o profesional cuando la otra parte desee ejercitar derechos legales o contractuales, incluida cualquier forma de poner fin al contrato o de cambiar de bien o servicio o de suministrador.
e) La comunicación de que se va a realizar cualquier acción que, legalmente, no pueda ejercerse."
47.La sentencia apelada desestima igualmente la acción de competencia desleal con fundamento en los artículos 8 y 9 de la LCD, al entender, de un lado, que las acciones estarían prescritas por haber transcurrido el plazo de un año del artículo 35 de la Ley de Competencia Desleal. De otro lado, el juez de instancia concluye que no consta que las comunicaciones se dirigieran a clientes españoles y, en todo caso, que no son denigratorias, en tanto en cuenta contienen manifestaciones verdaderas y pertinentes, ni pueden considerarse que integren el tipo del artículo 8.
48.Pues bien, no estimamos, en primer lugar, que la acción esté prescrita, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 35 de la LCD, por el que las acciones de competencia desleal "prescriben por el transcurso de un año desde el momento en que pudieron ejercitarse y el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó el acto de competencia desleal; y, en cualquier caso, por el transcurso de tres años desde el momento de la finalización de la conducta".En este caso en la demanda se denuncia que los actos se inician con el comunicado oficial de 7 de diciembre de 2016 (documento 72) y que se han reiterado en el tiempo mediante remisión de cartas a clientes y distribuidores. Consta, en este sentido, una cadena de correos entre un representante de SERTEC y un cliente italiano (documento 78), de octubre de 2020 (la demanda se interpuso en marzo de 2021), en la que aquél da respuesta a los "ataques" de DINNTECO por la supuesta infracción de su patente, que el representante de SERTEC descarta. Coincidimos con la recurrente, por tanto, que los actos denigratorios o las prácticas agresivas denunciadas son actos continuados en el tiempo que se mantuvieron, al menos, hasta seis meses antes de la interposición de la demanda, por lo que no podemos tener por prescrita la acción.
49.No creemos, sin embargo, que siendo DINNTECO titular de una patente nacional y otra europea, que protegen un pararrayos con unas características técnicas determinadas, que el comunicado oficial, de diciembre de 2016, y las cartas a distribuidores y clientes (en su mayor parte no constan remitidas) menoscaben el crédito de la demandante, en la medida que informan de la ruptura de relaciones entre SERTEC y DINNTECO, de los derechos de propiedad industrial que ostenta la demandada y de la eventual infracción de esos derechos. Estimamos que las comunicaciones se enmarcan en el ejercicio de los derechos que corresponde al titular de la patente y, en concreto, de la necesidad de requerir al infractor como presupuesto, en algunos casos, de la indemnización de daños. Que finalmente se haya considerado en este procedimiento que los dispositivos de SERTEC no invaden el ámbito de protección de la patente de DINNTECO no deslegitima los actos previos de esta en defensa de sus derechos de propiedad industrial.
50.Por los mismos motivos tampoco apreciamos prácticas agresivas, en el sentido del artículo 8 de la LCD, precepto que exige "acoso, coacción, incluido el uso de la fuerza, o influencia indebida",con capacidad de mermar de manera significativa la libertad de elección o conducta del destinatario. Como hemos dicho, el comportamiento que se atribuye a la demandada incluye un comunicado de diciembre de 2016 y un número limitado de cartas o comunicaciones a clientes y distribuidores, pues en su mayor parte no consta que hayan sido remitidas o recepcionadas por sus destinatarios. Ni el contexto en el que se emiten el comunicado y las cartas ni el lenguaje empleado ponen de manifiesto un comportamiento amenazador o insultante, cuando lo que se anuncia son acciones legales. Tampoco apreciamos que la conducta denunciada pueda incidir en el comportamiento económico del consumidor.
Por todo ello, debemos desestimar el recurso de la actora y confirmar la sentencia recurrida.
OCTAVO.-Costas procesales.
51.Al desestimarse ambos recursos, se imponen a las recurrentes las costas de esta alzada ( artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil) .
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
