Sentencia Civil 164/2025 Audiencia Provincial Civil de Barcelona nº 15, Rec. 269/2023 de 28 de enero del 2025

PRIMERO. Términos en los que aparece determinado el conflicto en esta instancia.

1. En el presente procedimiento la parte actora, Higinio, formulódemanda de juicio ordinario frente a Mitec Enginy SL (en adelante Mitec) por violación de derechos de propiedad industrial inherentes a las reivindicaciones 1ª a 4ª de la Patente española con número de publicación ES 2 664 815 (en adelante ES815), validación de la europea EP 2 662 198 que protege un "Procedimiento para crear un solapamiento por soldadura de láminas".

La demandada, en ejecución del contrato que la vinculaba con la sociedad Construmatic (de la que es socio el Sr. Higinio) desde el año 2008, fabricó las máquinas Ares y Ares Plus que, tras aplicar variaciones en su funcionamiento, son capaces de ejecutar el procedimiento protegido por la patente ES815.

Resuelto el contrato de fabricación en diciembre de 2018, la demandada exportó a Estados Unidos máquinas bajo la denominación Sigma que permiten ejecutar el procedimiento patentado.

El 14 de febrero de 2019 la actora envió burofax a la demandada conminándole a cesar en la fabricación y comercialización de la máquina Sigma. La demandada contestó negando la infracción, afirmando que el Sr. Fermín era coinventor y negando conocer que el procedimiento estuviera patentado.

2. La representación procesal de Mitec y de Fermín presentódemanda de juicio ordinario en ejercicio de la acción reivindicatoria del 50% de la patente ES 2.664.815 y del reconocimiento de la condición de inventor que dio lugar al Juicio Ordinario 773/2020-X (seguido ante el Juzgado Mercantil núm. 1 de Barcelona). El Sr. Higinio se opuso a la demanda y, subsidiariamente reconvino para el caso de que se estimara la acción reivindicatoria. Contestada la reconvención, por auto de 1 de abril de 2021 se acordó acumular las actuaciones seguidas ante el Juzgado Mercantil núm. 1 al procedimiento seguido ante el

Juzgado Mercantil núm. 4 bajo el núm. 1/2020 -X

3. La demandada Mitec se opuso a la demanda presentada por el Sr. Higinio anteel Juzgado Mercantil núm. 4 negando que la máquina Sigma ponga en práctica el procedimiento protegido por la patente ES815, es decir, la infracción indirecta que le imputa la actora.

Afirma que la máquina Sigma, cuando la temperatura de los electrodos es distinta, no permite llevar a cabo el procedimiento de soldadura de dos láminas entre sí. Conforme con la existencia del contrato para la fabricación en exclusiva de las máquinas soldadoras (para uniones y dobladillos en el sector del toldo y cortinas) que se extinguió el 31 de diciembre de 2018.

Tras la finalización del contrato Mitec inició la fabricación y comercialización de las máquinas Sigma que no ofrecen la posibilidad de utilizar el método "Seamless" protegido por la patente.

Afirma que la invención protegida por la patente ES815 es atribuible al 50% al Sr. Fermín, CEO de Mitec, que colaboró estrechamente con el Sr. Higinio en el invento, pero no fue informado de la solicitud de la patente.

4. La sentencia desestima la acción reivindicatoria ejercitada por Mitec y el Sr. Fermín al entender que se trata de una invención laboral regulada en el artículo 15 de la LP. La patente se solicitó en el año 2011, es decir, durante la vigencia del contrato entre Mitec y Construmatic (10 de noviembre de 2008 hasta el 31 de diciembre de 2018). El contrato establece expresamente que los derechos de propiedad industrial que se generen durante su vigencia pertenecen exclusivamente a Construmatic.

Desestima la acción ejercitada por el Sr. Higinio frente a Mitec por infracción indirecta al concluir que la actora no ha probado la concurrencia de los requisitos exigidos en el artículo 60 de la LP, añade que no es posible analizar si existe una infracción directa o por equivalentes, sin incurrir por ello en incongruencia extra petita.

5. Recurre la actora con base en los siguientes argumentos:

i) Infracción del art. 60 de la LP y jurisprudencia que lo interpreta. De la prueba practicada resulta acreditada la concurrencia de los requisitos para que sea estimada la acción.

Las máquinas Sigma que comercializa la demandada son un medio necesario para consumar la infracción. La demandada comercializa tres máquinas distintas, siendo la máquina infractora la identificada como serie 5 (SC5-V1) cuyo manual de funcionamiento se examina en el informe pericial que acompaña a la demanda.

Cuestiona el valor probatorio del informe pericial aportado de contrario, poniendo en evidencia sus debilidades y contradicciones; ii) El adquirente de las máquinas Sigma no está habilitado para explotar la patente. La demandada es o debería haber sido consciente de que las máquinas Sigma son un medio necesario para consumar la infracción;

iii) No concurre la excepción prevista en la norma ya que las máquinas Ares ySigma son muy sofisticadas y no se encuentran corrientemente en el mercado. En cualquier caso, la demandada sí inducía a la infracción de la patente invadiendo el ámbito de protección que confiere al titular el artículo 51.1 de la LP.

iv) si la Sala considera que no existe la infracción indirecta denunciada, deberápronunciarse sobre la infracción directa, sin que por ello incurra en incongruencia extra petita.

6. La apelada Mitec se opone al recurso.

No impugna la sentencia, por lo que el pronunciamiento que desestima la acción reivindicatoria que Mitec y el Sr. Fermín ejercitaron frente al Sr. Higinio, ha devenido firme.

7. En esta segunda instancia únicamente es objeto de controversia si las máquinasfabricadas y comercializadas por Mitec sirven para ejecutar el concreto método "Seamless" (sin costuras) protegido por la patente ES'815 y, por tanto, infringen indirectamente la patente.

SEGUNDO. Hechos relevantes y no controvertidos en esta instancia.

8. Son hechos relevantes y no controvertidos en esta segunda instancia lossiguientes:

8.1. Higinio es Consejero Delegado de la sociedad mercantil Matic,S.A. (en adelante, Matic) con domicilio en Granollers (Barcelona), dedicada a la fabricación y distribución de máquinas dirigidas al sector de la confección textil. En particular, y en lo que se refiere al caso que nos ocupa, es líder en la innovación, fabricación y comercialización de máquinas y accesorios para la industria del toldo, enrollable y cortina clásica.

8.2. Matic fabrica y comercializa las máquinas semiautomáticas marcas ARES y

ARES PLUS, que implementa la tecnología patentada con autorización de su titular, el Sr. Higinio, máquinas capaces de realizar uniones, dobladillos, refuerzos, así como perfiles termosoldables como cremalleras, "keder" mediante temperatura generada por impulsos eléctricos. Esta máquina es ideal para el soldado de una gran variedad de textiles como recubiertos de PVC, PVC transparente, screens, acrílicos y poliéster.

8.3. Una de sus prestaciones es la posibilidad de producir los citados dobladillos através de un sistema de temperaturas que impide la visibilidad de la sutura de ambos extremos.

8.4. El 7 de enero de 2011 el Sr. Higinio solicitó el registro internacional depatente número PCT/ES2011/070007, que dio lugar a la solicitud de patente europea EP 11 854 780 que fue concedida el 7 de marzo de 2018, con el número EP 2 662 198, cuya traducción al español fue publicada con el número ES 2 664 815 (en adelante ES'815) con el título: «Procedimiento para crear un solapamiento por soldadura de láminas»

8.5. La patente ES'815 se sitúa en el campo técnico de los procedimientos desolapamiento por soldadura de láminas de material termoplástico. Sin perjuicio de ser utilizado para la fabricación de toldos parasoles, lonas para cubrir fachadas, etc., está pensado para ser utilizado en la formación de dobladillos en la parte inferior de una cortina enrollable.

8.6. Las técnicas de solapamiento por soldadura de láminas de materialtermoplástico conocidas en el momento en que se solicitó la patente podían clasificarse en dos grandes grupos:

a) Soldadura con calentamiento dieléctrico, o soldadura por impulsoseléctricos.

b) Y soldadura con calentamiento térmico.

8.7. La primera de dichas técnicas, el solapamiento por soldadura concalentamiento dieléctrico, se basa en la aplicación de una tensión eléctrica alterna de alta frecuencia entre dos placas y entre las que se sitúan las láminas a soldar. Dicha tensión eléctrica provoca la vibración de las láminas a nivel molecular con la consiguiente elevación de temperatura para fundir dichas láminas hasta alcanzar la temperatura de fusión en el material de la zona de contacto.

8.8. La segunda de dichas técnicas, el solapamiento por soldadura concalentamiento térmico, el calentamiento se efectúa por medios de transferencia de calor por conducción térmica (por ejemplo, mediante contacto con una superficie caliente o soplado de aire caliente) o de radiación térmica (por ejemplo, por infrarrojos). La transferencia de calor se lleva a cabo durante el tiempo necesario para alcanzar la temperatura de fusión en el material de las superficies de contacto de las láminas. En ese momento, aplicando adicionalmente una compresión entre las láminas, tras un enfriamiento de las mismas, se forma el solapamiento por soldadura.

8.9. La técnica utilizada más frecuentemente hasta la fecha de solicitud de lapatente para formar solapamientos por soldadura de láminas de material termoplástico era la soldadura con calentamiento dieléctrico. A pesar de que su utilización ofrece unos resultados muy rápidos, esta solución presenta el inconveniente de que no puede aplicarse convenientemente a cualquier tipo de material termoplástico.

8.10. La otra técnica de solapamiento por soldadura con calentamiento térmico se corre el riesgo de exceso de temperatura con el consiguiente sobrecalentamiento del material de la superficie externa y, por tanto, su degradación. Además, presenta el problema añadido de que el proceso de soldadura consume un tiempo relativamente excesivo al actuar la fuente de calor sobre una sola superficie externa.

8.11. La invención proporciona un procedimiento para formar solapamientos porsoldadura de láminas de manera que en al menos una de las superficies externas no varíen significativamente sus características o propiedades técnicas y estéticas, conocido como "costuras invisibles" o "SEAMLESS" (sin costuras).

8.12. La patente tiene una primera reivindicación independiente y tresdependientes:

«1. Procedimiento para formar un solapamiento por soldadura de láminas, que comprende las etapas de:

- colocar una lámina (2) principal y una lámina (5) supletoria superpuestas una a la otra, conectadas entre sí por medio de una zona de contacto; estando la zona de contacto seleccionada del grupo que consiste en: una superficie (3) de contacto de la lámina principal, una superficie (6) de contacto de la lámina supletoria, una lámina de contacto y una combinación de las mismas; estando la zona de contacto opuesta a las superficies (4,7) externas de la lámina principal y de la lámina supletoria;

- calentar la zona (3,6) de contacto hasta una temperatura de fusión para fundirla, aplicando presión entre las superficies (4,7) externas; y

- enfriar; estando la zona (3,6) de contacto fabricada de material termoplástico y teniendo la superficie (4) externa de la lámina principal una temperatura crítica de la lámina principal; en el que:

la superficie (4) externa de la lámina principal se calienta a una temperatura comprendida dentro de un intervalo de temperatura mayor que la temperatura ambiente y menor o igual que la temperatura crítica de la lámina principal; estando el procedimiento caracterizado porque:

la superficie (7) externa de la lámina supletoria se calienta a una temperatura mayor que la temperatura crítica de la lámina principal y adecuada para fundir la zona (3,6) de contacto en un tiempo de calentamiento.

2. Procedimiento para formar un solapamiento por soldadura de láminas, deacuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque la superficie (7) externa de la lámina supletoria se calienta a una temperatura comprendida dentro del intervalo de temperatura mayor o igual que la temperatura mínima de fusión del material de la zona de contacto y menor que la temperatura máxima de fusión del material de la zona de contacto.

3. Procedimiento para formar un solapamiento por soldadura de láminas, deacuerdo con una de las reivindicaciones 1-2, caracterizado porque el material termoplástico de la zona (3,6) de contacto se selecciona del grupo que consiste en: PVC, PU, PTFE, PE, PP, PS, PMMA, PET y PA.

4. Procedimiento para formar un solapamiento por soldadura de láminas, deacuerdo con una de las reivindicaciones 1-3, caracterizado porque la lámina (2) principal y la lámina (5) supletoria están integradas en una lámina (8) única y están formadas por un dobladillo (9) realizado en dicha lámina (8) única».

8.13. Para representar el resultado final del procedimiento patentado tomamos lasFiguras 6, 7 y 8 de la Patente:

8.14. Mitec Enginy, S.L (que hasta mediados del año 2012 actuaba bajo ladenominación social, Millores Técniques Banyoles, S.L.) es una empresa especializada en la automatización de procesos productivos industriales que desarrolla proyectos multi-sectoriales, entre otros, en el sector alimentario, textil y la automoción. El Sr. Fermín es el consejero delegado de la compañía y la persona encargada de la dirección técnica de la empresa, así como conocedor de todas y cada una de las líneas de negocio de esta empresa.

8.15 Mitec no se dedica a la "soldadura de láminas", sino que fabrica una máquina, identificada con el nombre de "SIGMA" cuyo objetivo es la "soldadura de láminas".

8.16. En el año 2008 la empresa Construmatic, S.L. (en adelante, Construmatic),de la que también es socio el Sr. Higinio, firmó un contrato de fabricación de máquinas con Mitec, cuando su razón social era Millores Técniques Banyoles, S.L.

8.17. En dicho contrato de 10 de noviembre de 2008 se pactó por las partes unaexclusiva de fabricación por Mitec para Construmatic, siempre siguiendo instrucciones del Sr. Higinio. Su objeto era una máquina que servía para soldar uniones y dobladillos para el sector de toldos y cortinas.

8.18. En ejecución de dichas relaciones Mitec fabricó para Contrumatic lasmáquinas modelos ARES y ARES PLUS, máquinas que, tras aplicarles diferentes variantes en su funcionamiento, servían para la ejecución del procedimiento de soldado protegido en la Patente ES 815.

8.19. Después de diversos conflictos entre las partes, estas decidieron poner fin asu relación el 31 de diciembre de 2018.

8.20 Concluidas dichas relaciones comerciales, Mitec Enginy, S.L inició la fabricación y comercialización de sus propias máquinas para la soldadura de materiales textiles en el sector de los toldos, que se comercializan bajo la marca

"SIGMA".

TERCERO. La sentencia de primera instancia no valora la infracción indirecta de la patente dejando indebidamente imprejuzgada la cuestión.

9. La actora sostiene claramente en su demanda que la conducta de la demandadaconstituye una infracción indirecta de la reivindicación primera de la patente. Conforme lo previsto en el art. 60.1 LP, "la patente confiere igualmente a su titular el derecho a impedir que sin su consentimiento cualquier tercero entregue u ofrezca entregar medios para la puesta en práctica de la invención patentada relativos a un elemento esencial de la misma a personas no habilitadas para explotarla, cuando el tercero sabe o las circunstancias hacen evidente que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella ". Añadiendo en su apartado segundo que "lo dispuesto en el apartado anterior no es aplicable cuando los medios a que el mismo se refiere sean productos que se encuentren corrientemente en el comercio, a no ser que el tercero incite a la persona a la que realiza la entrega a cometer actos prohibidos en el artículo anterior".

10. Como hemos dicho en nuestra sentencia núm. 2410/2020, de 13 de noviembre(ECLI:ES:APB:2020:11380), los presupuestos para estimar la existencia de una infracción indirecta pueden sintetizarse de la siguiente forma:

a) El infractor debe de proporcionar los medios necesarios para la puesta enpráctica de un elemento esencial de la patente.

b) El adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente.

c) El infractor debe o debería haber sido consciente de las anteriorescircunstancias.

Y en el caso que se trate de medios que se encuentren corrientemente en el mercado,

d) el infractor deberá haber inducido a la infracción directa de la patente.

11. La Sección no puede compartir la valoración que hace el juez de primerainstancia que, de oficio y de plano, sin hacer análisis alguno, desestima la demanda al considerar que no ha sido correctamente planteada. A nuestro juicio, el actor sostiene en su demanda, sobre la base del citado art. 60.1 LP, que la máquina Sigma, que fabrica y comercializa la demandada, proporciona los medios para que, un tercero, no autorizado por el titular, reproduzca el procedimiento patentado para la soldadura de láminas. Así lo explica en la página 44 de la demanda, en los fundamentos jurídicos, que "el art. 60 LP otorga pues al titular de una Patente un derecho exclusivo para prohibir a un tercero que entregue un medio para la puesta en práctica de la invención patentada que es lo que haría el usuario de la máquina SIGMA de la demandada y que podría perfectamente ejecutar en ella el procedimiento patentado". Mientras que en los antecedentes de hecho de su demanda explica, con las pruebas que tiene a su disposición, como el usuario de la máquina reproduciría ilícitamente el procedimiento patentado para la soladura de láminas.

12. Este planteamiento ha permitido al demandado contestar a la demanda,negando que la máquina sea capaz de permitir a su usuario reproducir el procedimiento patentado, es decir, negando expresamente la infracción indirecta, sin hacer queja alguna a la claridad de la pretensión infractora.

13. Aun en la hipótesis negada, que la actora hubiera incurrido en ese error y nohubiera alegado con suficiente precisión los presupuestos de la infracción indirecta de la patente, el juez en la audiencia previa debería haberle advertido de ese supuesto defecto, para permitirle subsanarlo, en lugar de desestimar sorpresivamente la acción por un motivo formal.

14. Por todo ello, hemos de revocar la sentencia por falta de motivación en estepunto, ya que el juez de primera instancia, como hemos dicho, no analizó ninguno de los presupuestos de la infracción indirecta sobre la base de un fundamento incorrecto. Sin perjuicio de ello, conforme lo previsto en el art. 465.3 y 4 LEC, hemos de dictar sentencia entrando en el fondo de la cuestión que ha quedado indebidamente imprejuzgada.

CUARTO. - La valoración de la infracción indirecta.

15. A continuación, examinaremos si concurren en el supuesto planteado losrequisitos para apreciar la infracción indirecta, tal como los hemos enunciado en el apartado 10.

A. El infractor debe de proporcionar medios necesarios para la puesta en práctica a un elemento esencial de la patente.

16. Decíamos que el primer requisito de una infracción indirecta es que el infractorproporcione los medios necesarios para la puesta en práctica de un elemento esencial de la patente.

17. La patente protege un método para la soldadura de láminas. Por lo tanto, lainfracción directa supone reproducir de manera simultánea todas las características del método definido en las reivindicaciones infringidas, en este caso, las reivindicaciones 1 a 4 de ES'815.

18. La infracción indirecta consistirá en ofrecer medios necesarios para que, untercero no autorizado, reproduzca el procedimiento reivindicado. Una máquina puede ser ese medio cuando sus características técnicas permitan al adquirente reproducir el procedimiento reivindicado. Por lo tanto, el actor tiene que demostrar, en primer lugar, que la máquina constituye un medio para reproducir las etapas esenciales del procedimiento, conforme con lo dispuesto en el citado art. 60.1 LP. En ese sentido, el examen de la infracción directa e indirecta pueden resultar similar, ya que el titular de la patente tiene que probar que la máquina permite reproducir la correspondiente las etapas esenciales del procedimiento patentado (infracción indirecta), lo que es similar a decir que la máquina, en su funcionamiento, reproduce el procedimiento patentado (infracción directa).

19. En este caso, los medios necesarios para infringir indirectamente la patenteES'815 son las máquinas Sigma, que fabrica y comercializa la demandada. No es controvertido que Mitic fabrica y comercializa estas máquinas y que su finalidad es la soldadura de láminas. Lo que resulta objeto de controversia es si las máquinas de la demandada sirven para reproducir el procedimiento patentado.

20. La reivindicación primera protege un procedimiento que presenta los siguienteselementos técnicos:

C1. Procedimiento para formar un solapamiento por soldadura de láminas, que comprende las etapas de: colocar una lámina (2) principal y una lámina (5) supletoria superpuestas una a la otra, conectadas entre sí por medio de una zona de contacto;

C2. estando la zona de contacto seleccionada del grupo que consiste en:

i. una superficie (3) de contacto de la lámina principal, ii. una superficie (6) de contacto de la lámina supletoria, iii. una lámina de contacto y iv. una combinación de las mismas;

C3. estando la zona de contacto opuesta a las superficies (4,7) externas de la lámina principal y de la lámina supletoria;

C4. calentar la zona (3,6) de contacto hasta una temperatura de fusión para fundirla, aplicando presión entre las superficies (4,7) externas; y

C5. enfriar;

C6. estando la zona (3,6) de contacto fabricada de material termoplástico y

C7. teniendo la superficie (4) externa de la lámina principal una temperatura crítica de la lámina principal; en el que: la superficie (4) externa de la lámina principal se calienta a una temperatura comprendida dentro de un intervalo de temperatura mayor que la temperatura ambiente y menor o igual que la temperatura crítica de la lámina principal;

C8. estando el procedimiento caracterizado porque: la superficie (7) externa de la lámina supletoria se calienta a una temperatura mayor que la temperatura crítica de la lámina principal y adecuada para fundir la zona (3,6) de contacto en un tiempo de calentamiento.

21. La demandada sostiene en su contestación y en su oposición al recurso, sobrela base del informe del perito Sr. Apolonio, que el ámbito de protección de la patente es más restringido que el que pretende la actora.

22. El Sr Apolonio sostiene que:

"Como conclusión global en cuanto al alcance de protección de la reivindicación 1, debo resaltar que la reivindicación 1 no protege de forma indirecta cualquier máquina que pueda calentar sus electrodos a temperaturas distintas, sino que, en realidad, protege una forma muy concreta de hacer funcionar la máquina.

A mi entender, y a la vista de la característica [C4] de la reivindicación 1, esta forma muy específica de funcionamiento pasa por un control de la máquina, por ejemplo, con un software en el cual:

a) Las temperaturas de calentamiento son distintas para la láminaprincipal y la supletoria.

b) La temperatura de calentamiento de la superficie externa de láminaprincipal es menor o igual que la temperatura crítica del material Tc.

c) La temperatura de calentamiento de la superficie externa de láminasupletoria es mayor que la temperatura crítica del material Tc y adecuada para fundir la zona (3, 6) de contacto en un tiempo de calentamiento. (...)

Así, desde mi punto de vista, el experto en la materia entendería que la invención reside en cómo se hace funcionar la máquina para poder llevar a cabo el procedimiento y no en simplemente en una máquina que dispone de los elementos potencialmente necesarios para poner en práctica el procedimiento".

23. No compartimos la conclusión del Sr. Apolonio. El primer requisito de lainfracción indirecta se refiere a la comercialización de máquinas que permitan a su adquirente reproducir el procedimiento patentado sin autorización de su titular. Si la máquina dispone de los elementos o características necesarias para reproducir el procedimiento reivindicado, se cumplirá este presupuesto, si no los tiene el presupuesto no se cumplirá y la infracción indirecta deberá desestimarse.

24. Lo que la demandada niega, con base en el informe del Sr. Apolonio, es queSigma pueda reproducir el elemento C7 de R1: "teniendo la superficie (4) externa de la lámina principal una temperatura crítica de la lámina principal; en el que: la superficie (4) externa de la lámina principal se calienta a una temperatura comprendida dentro de un intervalo de temperatura mayor que la temperatura ambiente y menor o igual que la temperatura crítica de la lámina principal". El perito Sr. Apolonio sostiene que la máquina Sigma, que inspeccionó personalmente, sencillamente no puede soldar láminas asignando diferentes temperaturas a sus electrodos, ni en modo automático, ya que el software no lo permite, ni en modo manual, ya que en este modo sencillamente no puede soldar láminas.

25. Por el contrario, el perito de la actora, Sr. Bienvenido, sostiene que Sigma permitereproducir todas las características del procedimiento reivindicado, incluyendo C7.

26. El informe del Sr. Apolonio, se basa en su inspección de la máquina Sigma en las instalaciones de Mitec, en el que, como hemos dicho, pudo comprobar que la máquina sencillamente no podía funcionar soldando láminas si se asignaba diferente temperatura a los dos electrodos.

27. Su informe tiene un punto fuerte, que es el examen que el Sr. Apolonio hizodel funcionamiento de la máquina Sigma, que el Sr. Bienvenido no ha hecho. Pero presenta algunos puntos débiles relacionados con el manual de funcionamiento que aportó junto con su informe y que fueron objeto de análisis durante su interrogatorio.

28. Como hemos dicho, el Sr. Apolonio sostuvo que sencillamente la máquina nofuncionaba si se asignaban temperaturas diferentes a los dos electrodos, ni en modo automático ni en modo manual. En el modo automático no era posible asignar diferentes temperaturas a los dos electrodos, mientras que, en el modo manual, aunque si era posible, la máquina no soldaba láminas.

29. 1. Los diversos modos de funcionamiento de Sigma.

29. 1.1En primer lugar, el perito Sr. Apolonio explica en el apartado 4.2 de su dictamen (pág. 16) que "Según la página 27, Anexo A7 del manual de instrucciones de Sigma que se [le] ha facilitado, la máquina tiene cuatro modos de funcionamiento, que son: el modo manual, manual ajuste, automático paso a paso o bien automático". Acompaña la siguiente tabla.

29.1.2. Como podemos leer la máquina tiene dos modos de trabajo "manual". El primero llamado sencillamente "Manual" que explica como "modo de trabajo en manual", mientras que el segundo es "Manual ajuste" que describe como "modo de trabajo en manual con barreras desactivas para mantenimiento".

29.1.3. Curiosamente el perito agrupa esos cuartos modos en dos, de los cuales el modo manual dice que está "destinado a las tareas de mantenimiento", así lo vuelve a explicar en pág. 24 cuando dice que "el representante de Mitec explica cómo el modo manual está concebido para realizar tareas de mantenimiento en la máquina, pero no permite realizar producción".

29.1.4. Pues bien, es realmente extraño que haya un modo de trabajo manual que sencillamente no permita producir. Es cierto que el Manual de Instrucciones explica que el modo "Manual ajuste" es "modo de trabajo en manual con barreras desactivas para mantenimiento". Por lo tanto, es creíble que el "Manual ajuste" solo sirva para el mantenimiento, pero el otro modo "Manual" se define como "modo de trabajo en manual", por lo que no es verosímil pensar que en ese modo la máquina no puede soldar láminas, cuando esa es precisamente su función.

29.2. Las alarmas del manual de instrucciones.

29.2.1. El perito fue interrogado sobre la interpretación del manual de la máquinaaportado junto con el dictamen pericial (doc. 6 de la contestación a la demanda, anexo 7 del informe del perito Sr. Apolonio) (Video núm. 4 del juicio minuto 2 y siguientes

29.2.2. En la pág. 32 del manual de instrucciones entre los diferentes mensajes de alarma destacan dos:

AL047 PROCESO SOLDADURA. ELECTRODO VERTICAL MOBIL.

Describe el problema de la siguiente manera: "Se ha programado un tiempo de soldadura o un valor de temperatura demasiado alta en la banda de soldadura vertical móvil"

AL048 PROCESO SOLDADURA. ELECTRODO VERTICAL FIJO.

Describe el problema de la siguiente manera: Se ha programado un tiempo de soldadura o un valor de temperatura demasiado alta en la banda de soldadura vertical fija.

29.2.3. En ambos casos la solución que propone el manual es "Verificar los datos del programa. Bajar el tiempo de soldadura o bien la temperatura".

29.2.4. El hecho de que haya dos alarmas diferentes para cada uno de loselectrodos verticales, fijo y móvil, permite inducir que para cada uno de ellos puede programarse una temperatura diferente.

29.3. Pantalla de Proceso

29.3.1. Las mismas dudas surgen cuando el perito fue interrogado sobre elapartado Pantalla de Proceso, video núm. 4 del juicio, minuto 8 al 13. En el apartado "15. Pantalla de Proceso", de la página 57, se explica que en esta pantalla "se visualizan los procesos de los trabajos programados y se accede rápidamente a la realización de cambios".

29.3.2. Pues bien, en la pantalla, según la página 58 del manual, debe verse ungráfico como el siguiente:

29.3.3. El manual explica que:

«Justo en la parte central hay propiamente la gráfica asociada al programa en curso detallada en una evolución de temperatura en relación al tiempo.

Las líneas negra y roja continuas determinan la curva teórica según parámetros. Al trabajar con los mismos parámetros en ambos soldadores, las curvas se verán solapadas y solo se verá la negra. La línea discontinua en rojo o en negro corresponde a la curva real de cada uno de los soldadores. El color negro identifica al soldador móvil y el rojo al fijo».

29.3.4. La actora sostiene que de dicho párrafo se desprende claramente que losdos soldadores pueden trabajador a diferentes temperaturas, mientras que el Sr. Apolonio entiende que para que la máquina pueda funcionar (modo automático) la temperatura de ambos soldadores tiene que ser la misma, sin perjuicio de que cada soldador alcance dicha temperatura en un momento diferente.

29.3.5. Nuevamente la explicación del Sr. Apolonio no es muy convincente. Laexplicación de la gráfica dice que: "Las líneas negra y roja continua determinan la curva teórica según parámetros". De ello parece deducirse que cada uno de los soldadores puede programarse a temperaturas diferentes. Por ello, el manual aclara que, si trabajan "con los mismos parámetros [teóricos] en ambos soldadores, las curvas se verán solapadas y solo se verá la negra". Pero es que, además, dicha explicación distingue entre líneas continuas y líneas discontinuas, explicado que las continuas corresponden a los parámetros teóricos, mientras que "la línea discontinua en rojo o en negro corresponde a la curva real de cada uno de los soldadores". Las líneas discontinuas se refieren, como podemos ver, a la temperatura real de cada uno de los dos soladores. Si los parámetros teóricos fueran siempre iguales no tendría sentido diferenciar líneas continuas o discontinuas, ya que solo se vería una línea negra continua. La explicación del Sr. Apolonio sería coherente con las líneas discontinuas, pero no con las líneas continuas.

29.3.6. En la misma pantalla aparece la siguiente tabla:

29.3.7. Según la explicación del manual:

«Esta tabla nos indica los valores consignados (azul) y actuales (negro) del proceso en curso en los siguientes puntos por orden descendente:

-Temperatura soldador móvil

-Temperatura soldador fijo

-Tiempo de proceso

-Presión del proceso (solo es configurable si la máquina presenta esta opción)»

29.3.8. De esa tabla parece desprenderse con claridad que la temperaturaconsignada para cada soldador puede ser diferente, ya que de lo contrario no tendría sentido mostrar dos valores distintos. Nuevamente la explicación que ofrece el Sr. Apolonio sobre la inercia térmica podría tener sentido respecto de los datos actuales (en negro), pero no respecto de los datos consignados (en azul).

29.3.9. Por todo ello, las conclusiones del Sr. Apolonio nos presentan serias dudaspara descartar que la máquina Sigma no pueda reproducir el procedimiento patentado.

30. El Sr. Bienvenido basa su informe en varios documentos:

a) Versión española del "manual de instrucciones y mantenimiento" de la máquinaautomática de soldadura por impulsos modelo Sigma serie 5.

b) Traducción al castellano del informe de detective privado obtenido los días 2 y4 de octubre de 2019 en su visita a la "Ifai Coference" en el Orlando Convention Center, Orlando (Florida), en donde se obtuvo información acerca de la máquina de soldadura por impulsos Sigma.

c) Dictamen pericial sobre la comparativa entre la maquinaria serie Ares y serieSigma realizado por D. Leopoldo aportado junto con la contestación a la demanda sustanciada ante el Juzgado de 1ª Instancia núm. 47 de Barcelona (procedimiento ordinario 530/2019-a2).

d) Hoja de características técnicas de la máquina de soldadura por impulsos

SIGMA, MODELOS BASIC 100 / FAST POCKET 300 / ELECTRIC 500 / FULL EQUIP 700 obtenido de la página web https://www.mitec.cat/es/sigma/.

e) Vídeo corporativo unido al acta otorgada ante el notario D. Pio.

f) Vídeo de funcionamiento de la máquina de soldadura por impulsos SIGMA

MODELOS BASIC 100 / FAST POCKET 300 / ELECTRIC 500 / FULL EQUIP

700 obtenido de la web

HTTPS://WWW.MITEC.CAT/ES/SIGMA/:(HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/ WATCH?V=K1HQBMPRE& FEATURE=YOUTU.BE).

31. De dichos documentos merecen destacarse los dos primeros.

31.1. Versión española del "manual de instrucciones y mantenimiento" de lamáquina automática de soldadura por impulsos modelo Sigma serie 5.

31.1.1. Para justificar que los electrodos pueden asignarse temperaturas diferentesel perito reproduce la gráfica que aparece en el panel de proceso:

31.1.2. Acompañada de la correspondiente explicación:

«En la parte central se muestra el gráfico asociado con el programa actual que indica la temperatura de cada electrodo en relación con el tiempo.

Las líneas negras y rojas continuas determinan la curva teórica de acuerdo con los ajustes. Si la opción BALANCE (CORRELACIÓN) está activada, las dos líneas se separarán. De lo contrario, se superpondrán y solo se verá la línea negra. La línea discontinua en rojo o negro se corresponde con la curva real de cada soldador.

La línea negra indica la soldadora superior y la línea roja la soldadora inferior»

31.1.3. Así como la tabla siguiente:

31.1.4. Acompañada de la correspondiente explicación:

«Esta tabla indica los valores asignados (azul) y actuales (negro) del proceso actual de los siguientes puntos en orden descendente:

- Temperatura de la barra de soldadura superior

- Temperatura de la barra de soldadura inferior

- Tiempo del proceso

- Presión del proceso (solo puede configurarse si la máquinadispone de esta opción)»

31.1.5. Como hemos explicado al analizar el informe del Sr. Apolonio, estosgráficos permiten deducir que cada electrodo puede tener una temperatura diferente.

31.1.6. Por último, en las páginas 65 a 82 que describen diferentes fases 7.1 a 7.7 de FUNCIONAMIENTO DE LA MÁQUINA SIGMA (solapamiento, pliegue, soldadura, refuerzo, perfil, cierre y parte superior de la soldadura) en donde expresamente se dice que dicha máquina consigue el efecto de "soldadura invisible", es decir, que la unión de ambas láminas no sea visible, lo que constituye el objeto del procedimiento patentado.

En la página 68 (Pliegue) "En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que los equilibrios entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto".

En la página 71 (Soldadura) "En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que los equilibrios entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto".

En la página 73 (Refuerzo) "En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que los equilibrios entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto"

En la página 75 (Perfiles) "En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que los equilibrios entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto"

En la página 78 (Cierre/keder automático) "En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que las correlaciones entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto".

En la página 81 (Parte superior de la soldadura) se dice que " En caso de que desee obtener el efecto de soldadura invisible, compruebe que los equilibrios entre los soldadores estén configurados en el desplazamiento correcto".

31.2. Traducción al castellano del informe de detective privado obtenido los días 2 y 4 de octubre de 2019 en su visita a la "Ifai Coference" en el Orlando Convention Center, Orlando (Florida), en donde se obtuvo información acerca de la máquina de soldadura por impulsos Sigma.

31.2.1 El perito reproduce el siguiente pasaje del informe de detectives:

"En esta fecha, llegamos al South Concourse del Centro de Convenciones del condado de Orange, ubicado en 9899 International Drive, Orlando, Florida 32819. Tras la llegada, entramos al área de Stands de Expositores, y localizamos el stand del sujeto. Exponía diferentes máquinas, incluyendo una Máquina de Soldadura por Impulsos. Me saludó un caballero que se presentó como Florencio, quien señaló que estaba contratado por Mitec, y que estaba asistiendo a la exhibición en nombre de Sigma, ya que están involucrados en aspectos de desarrollo de las máquinas de Sigma. También me saludó Gerardo, un empleado de Sigma. Cuando se preguntó acerca de las capacidades de la Máquina de Soldadura por Impulsos, tanto Florencio como el señor Gerardo respondieron afirmativamente que la máquina era capaz de soldar termoplásticos, así como otros materiales, utilizando una "Presión constante", al mismo tiempo que se aplica un "Valor de temperatura de calentamiento" diferente en cada lado del material, según lo especificado por el cliente, que resultaría en un "lado con brillo" en la articulación de un lado, mientras que se produce un "lado uniforme sin brillo" en el otro lado, todo ello mientras se mantiene la misma presión sobre el material superpuesto, tal como lo solicita el cliente.

Les solicité que crearan una muestra para enseñarme, a lo que Florencio informó que podría hacerlo para mí aquel día y le solicitó al señor Gerardo que realizase la muestra en la máquina presente en la exhibición. Después habló con el señor Gerardo detrás de la máquina, fuera de la vista, al parecer susurrándole en privado. Entonces ambos se acercaron de nuevo a mí y me informaron de que no podrían hacer la muestra, ya que "El software necesario para llevar a cabo la petición anterior no estaba cargado en la máquina presente en la exhibición". Ambos indicaron que la máquina era capaz de hacerlo con el software adecuado instalado, y que simplemente no tenían el software instalado en ese momento. Florencio informó que Sigma creó el software y la metodología para la máquina, tal como se describe arriba. Se tomó una fotografía de la pantalla de control en ese momento, la cual se muestra a continuación".

31.2.2. Como podemos leer, de dicho pasaje se desprende que se aplica un "Valor de temperatura de calentamiento" diferente en cada lado del material.

32. Todo ello nos lleva a considerar mejor sustentada la posición del perito Sr. Bienvenido, y concluir que las máquinas Sigma permiten reproducir el procedimiento descrito en las reivindicaciones R1 a R4.

B) El adquirente de esos medios no debe estar habilitado para explotar la patente.

33. El segundo de los requisitos no se discute, ya que los adquirentes de la máquina Sigma no estaban habilitados por el titular de la patente para ejecutar el procedimiento patentado.

C) El infractor debe o debería haber sido consciente de las anteriores circunstancias

34. Para que haya infracción indirecta, el vendedor de aquellos medios ha de saber,o las circunstancias hacer evidente, que tales medios son aptos para la puesta en práctica de la invención y están destinados a ella.

35. La demandada únicamente niega que conociera la existencia de la patente hastaque fue requerido por la actora el 14 de febrero de 2019. Lo que exige la norma es que el suministrador sea o debería ser consciente de que los medios que suministra están destinados a poner en práctica la invención. En primer lugar, es poco verosímil que la demandada, que había construido por encargo de Construmatic las máquinas que permitían implementar el método de soldadura de láminas patentado, desconociera los títulos de propiedad industrial que amparaban su labor. En segundo lugar, Mitec, es una empresa de ingeniería que debería haber comprobado si la fabricación de las máquinas Sigma, podría infringir algún título de propiedad industrial. Por lo tanto, también concurre el presente requisito.

36. Por último, señalar que la demandada no ha alegado que las máquinas Sigmase encuentren corrientemente en el mercado, con lo que hemos de concluir que la demandada infringe indirectamente las reivindicaciones R1 a R4 de la patente Es'815.

QUINTO. - De las consecuencias de la infracción.

37.. Como consecuencia de la infracción cuya existencia hemos declarado en el fundamento anterior la demandada viene obligada a cesar en la fabricación y comercialización de las máquinas a las que se refiere la demanda (folio 20) y han sido valoradas por el perito Sr. Bienvenido (SIGMA, modelos BASIC 100 / FAST POCKET 300 / ELECTRIC 500 / FULL EQUIP 700).

38. Asimismo la demandada debe ser condenada a retirar y destruir a su costa lasmencionadas máquinas que se encuentren en sus instalaciones o en fase de comercialización, así como toda clase de folletos, catálogos y publicidad relativos donde se haga mención de estos.

39. La actora solicita que la demandada indemnice por los gastos de investigacióny los daños y perjuicios causados, en los que debe entenderse comprendida la ganancia dejada de obtener que identifica con los beneficios logrados por la demandada en la venta de las máquinas Sigma en los cinco años anteriores a la interposición de la demanda y hasta que se acredite el cese en la fabricación y comercialización de las máquinas infractoras.

40. Gastos de investigación

a) El importe de la factura por importe de 78, 68 €, emitida por la Notaria de D. Pio que dio fe de la presencia en YouTube de un vídeo patrocinado por la demandada en el que se ve su máquina en marcha (DOCUMENTO NUM. 344).

b) La suma de 1.038 € (1.150 USD) a la que asciende la factura emitida por lafirma de Detectives privados SPI junto con los gastos de su apostilla (DOCUMENTO NUM. 35).

En total, 1.116, 68 euros.

41. Daños y perjuicios.

41.1. El cálculo del monto de la indemnización se realizará en ejecución desentencia de acuerdo con los artículos 712 y ss. de la LEC y se concretará a los beneficios obtenidos por Mitec como consecuencia de la comercialización de las máquinas infractoras, es decir, las que consta que se han vendido y las que, con idénticas características a las que han sido examinadas en este procedimiento, se hubieran comercializado durante la tramitación y hasta la cesación del acto infractor.

41.2. La actora solicita que la indemnización se extienda a los cinco añosanteriores a la presentación de la demanda, es decir, al año 2014.

Entendemos que debe fijarse el ámbito temporal de forma coherente con los hechos declarados probados y, por lo tanto, el momento inicial no podrá ser nunca anterior a la comercialización de la máquina Sigma, que, según la propia actora, se produce tras la resolución del contrato que vinculaba a las partes, el 31 de diciembre de 2018.

41.3. En cuanto al cálculo del beneficio obtenido por la demandada Mitec, seidentifica con el margen de contribución obtenido con la venta de sus máquinas Sigma, es decir, importe obtenido, el precio de venta, descontado los gastos directos imputados a su producción y comercialización.

42. Indemnización coercitiva.

42.1. De acuerdo con lo solicitado en la demanda y previsto en el artículo 74.4 dela LP, procede condenar a la demandada a pagar al actor la cantidad de 600 euros por día, desde que finalice el plazo de cumplimiento voluntario de la sentencia, hasta la cesación efectiva de la infracción.

43. Publicación.

43.1. Procede asimismo condenar a la demandada a publicar a su costa durante unmes en su página web (www.mitec.cat) el fallo de la sentencia durante un mes en catalán y castellano.

SEXTO. - Costas.

44. De acuerdo con lo establecido en el artículo 394 de la LEC, procede condenar ala demandada al pago de las costas causadas en la instancia.

45. Conforme a lo que se establece en el art. 398 LEC, no procede hacerimposición de las costas, al haberse estimado el recurso, razón por la que es procedente ordenar la devolución del depósito constituido al recurrir.