Sentencia Civil 311/2026 Audiencia Provincial Civil nº 2 de Gipuzkoa, Rec. 1168/2023 de 30 de abril del 2026

PRIMERO.- Planteamiento

Brix Design A/S formuló el 24 de mayo de 2022 demanda ante el Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Donostia/San Sebastián, contra Ibili Menaje S.A., en ejercicio de acciones por competencia desleal, para la declaración de que se han realización por parte de los demandados de actos de competencia desleal, pidiendo la declaración de que la demandada los ha cometido contra la demandante, tipificados de art. 11.2 LCD, por imitar el modelo de abretarros "JarKey Frost" de la actora; subsidiariamente, incardinados en actos de imitación en la infracción del art. 4 LCD; con condena a que la demandada cese en dicha conducta desleal, de imitación del modelo de abretarros "JarKey Frost", prohibiéndole su reiteración futura; con prohibición a la demandada de la indicada imitación; condena a la demandada a la remoción de los efectos producidos con su conducta desleal, y, en concreto, a retirar del mercado todos los citados productos de imitación, condenando a la demandada a enviar, a su costa, a la actora, dichos productos de imitación que tenga en stocks, para su destrucción; y en fin, condena a la demandada a eliminar la publicidad sobre dichos productos de imitación, comunicando la sentencia a los responsables de las páginas web de Amazon, Granmenaje, Haizea y Gadgets & Cuina S.L.

La demandada compareció en tiempo y forma, contestando a la demanda, en el sentido de completa resistencia, alegando que no existe acto de competencia desleal porque el modelo industrial de la actora, que se dice imitado, se encuentra en el dominio público, al haber caducado la protección del abridor de tarros "JarKey", sin que venda copias del abretarros de Brix, ni exista imitación mailiciosa, ni aprovechamiento de la reputación, ni del esfuerzo de la actora; y al tiempo, formuló reconvención, atacando como constitutivas de publicidad engañosa, las expresiones publicitarias relativas a que "Jarkey Frost" es un "Abridor de tarros patentado...", "Maxi JarKey ABS" es un "Abridor de frascos patentado" y "El JarKey está patentado y su diseño está registrado en numerosos países del mundo", deduciendo las pretensiones declarativa, de cesación, de remoción, y de publicación judicial, correspondientes.

Concedido traslado de la reconvención a la demandante, se opuso a la misma en base a las excepciones de falta de conexión entre reconvención y demanda, y de prescripción de la acción de Ibili, y en el cuanto al fondo, se opuso a que la publicidad sea falsa o engañosa, y a cada una de las medidas solicitadas a propósito.

Tras la celebración del acto del juicio el 13 de junio de 2023 se dictó la sentencia de 10 de julio, la cual desestimó la demanda de Brix, absolviendo a Ibili de los pedimentos formulados en su contra, condenando en costas a la actora; y desestimó la reconvención de Ibili, absolviendo a Brix de los pedimentos formulados en su contra, condenando en costas de la reconvención a la actora reconvencional.

La representación de Brix interpuso recurso de apelación, en que reproduce sus posturas de la primera instancia, y la demandada Ibili dedujo su escrito de oposición, y de impugnación de la instancia, ante la que Brix evacuó sus alegaciones de oposición.

SEGUNDO.- Fáctico

Los hechos probados se pueden obtenerse de la fundamentación jurídica, base fáctica que explícitamente, se enuncia, introduciendo el Tribunal alguna precisión:

1.- La actora, Brix Design A/S, para lo que sigue Brix, tiene como producto estrella el abretarros "JarKey", que fue inventado por Helge Brix Hansen, recibiendo premio de diseño industrial, y estuvo protegido para la actora por la patente europea, 2.237.748, validada en España, que está actualmente extinguida, y se explotó desde 1993 a 2013, lo mismo que ha caducado el modelo industrial español 0129246, explotado por la actora desde 1993 a 2004, referido al mismo instrumento. El abre tarros Jarkey Frost es igual al Jarkey ABS, con la única diferencia apreciable de la utilización o no de un material traslúcido.

2.- La función técnica, que en su día estaba protegida, puede ser cumplida con diferentes diseños, y la singularidad del abretarros consiste en que soluciona problemas a las personas que no tienen suficiente fuerza en las manos para abrirlos por sí mismas, contando con una implantación bastante en el mercado específico, a través de las ventas de la distribuidora IFA en los ejercicios 2017-2021.

3.- La demandada, Ibili Menaje S.A., en adelante Ibili, dedicada a la fabricación y comercialización de productos de menaje, compraba como mayorista a Brix, desde 2015, y le adquirió 10.000 unidades del producto JarKey ABS, que en su página web llevaba impresa la marca Brix.

4.- La demandada vende un abretarros idéntico al modelo JarkeyFrost desde julio de 2021 es decir, pareciendo el mismo a simple vista, apariencia exterior, colores usados, y forma. La venta es a mayoristas y minoristas, no directamente a consumidores.

5.- Otras empresas competidoras comercializan también abretarros idénticos o muy similares al Jarkey original: NOVO LLAVIN, con la marca "openack"; FERAYU, con la misma marca; EPICURE HOMEWARES, bajo la marca "avanti"; VENCA; ARTCAKES & FOOD; AMAZON, con la marca "silicone gold"; BRICO-LEMAR, con la marca "cufesan"; ALI BABA; CASA JOVEN, con la marca "silicone gold"; CURIOSITE; CHEFS COMPLEMENTS, bajo la marca "avanti"; o COOK CONCEPT.

6.- El consumidor no distingue entre el abridor Jarkey Frost original de la actora y la imitación que hace la demandada, si bien el de Ibili lleva la marca Ibili, y utiliza Ibili unos expositores que no son iguales a los de Brix, sino semejantes.

7.- En su publicidad relativa al abretarros Jarkey, Brix consigna desde 2011 que es un "Abridor de tarros patentado...", que "Maxi JarKey ABS" es un "Abridor de frascos patentado", y que "El JarKey está patentado y su diseño está registrado en numerosos países del mundo". En la audiencia previa del presente proceso se manifestó la retirada de su página web de las alusiones publicitarias sobre las patentes.

8.- En correo electrónico de Brix a Ibili, de fecha 7 de julio de 2021, comunicó:

"Si quiere vender un abridor de tarros (que no sea el BRIX JarKey), que esté basado en la invención/diseño del JarKey patentado y premiado, entonces por favor cambie el diseño completamente, para que el abridor no se parezca en nada al BRIX JarKey original".

El recurso de apelación de Brix, con toda su extensión, no censura propiamente la valoración probatoria, esto es, no señala el error judicial en dicha valoración, lo que consiste en identificar expresamente lo que falta, sobra o es divergente de la indicada relación de hechos, así como en aislar el medio probatorio que determinaría lo histórico del dato faltante, sobrante o sustancialmente diferente, por supuesto, sin cuestiones nuevas, y siempre que tenga relevancia de cara a la modificación del fallo.

La crítica del apelante es de la motivación fáctica de la sentencia, desde hechos históricos no controvertidos, o que se controvierten solapadamente, al deslizarse, valorativos paralelos, sin referencia a su sitio en la sentencia, y la prueba a que conciernen. Esto es, la singularidad competitiva, que es un concepto jurídico, se afirma desde la decantación de que aparece en los abretarros JarKey Frost y JarKey ABS, y de si, por consecuencia de los casos de imitación reseñados en la contestación a la demanda, se ha perdido, y de si existe un riesgo de asociación por la imitación que está realizando la demandada.

No son hechos sino valoraciones de los hechos históricos, éstos no divergentes.

Al hilo de estas alegaciones valorativas, se manifiesta que el consumidor, y también los minoristas, cuando ven en los comercios los abretarros del caso, los identifican automáticamente como abretarros Jarkey de Brix. Pero no sabemos cuál es la prueba objetiva de semejante afirmación. Vemos las fotografías, identificamos el instrumento, pero no percibimos por qué se asocian por el consumidor a Brix, sin más información, y no a la marca que exhiben, por ejemplo, Ibili. Cuando, el presente no es un proceso civil marcario, ni se aíslan técnicamente especialidades funcionales, artística o ergonómicas.

Que el abretarros, traslúcido u opaco, tenga unos rasgos innovadores, no puede predicarse después de más de veinte años de que se patentara, y no significa que ahora lo sea, y que siga más o menos atractivo para fabricantes de menaje y consumidores, es irrelevante al objeto del presente juicio. Aparentemente, es negocio para Ibili.

La sentencia apelada reconoce, y así se asume por la relación de hechos, que el abretarros tipo Jarkey está desde antiguo en el mercado, y se encuentra bien implantado por la distribuidora IFA. No que sea la actora líder del sector de abridores de tarros, que es una aseveración repetida, pero no sustentada en un estudio pericial objetivo. El testigo Sr. Belarmino asevera que hace décadas que vende estos abretarros de Brix, salvo en el mercado law costchino, e incluso que las ventas de los últimos periodos son mayores que las de los tiempos en que era un invento patentado, y su forma y modelo industrial español. La implantación no es discutida, aunque ara el surco contrario al interés de la demanda, dado que se mantiene que es mayor ahora la comercialización que cuando era un adminículo bajo patente.

El que solo se identifiquen cinco marcas de las empresas imitadoras del abretarros del caso (OPENACK, AVANTI, SILICONE GOLD, CUFESA), no mengua la realidad de once referencias distintas de copias en el mercado, y que el testigo Sr. Belarmino únicamente conozca dos, y que se sostenga que el impacto en el mercado sea marginal, no puede proceder, sin que se determine cuál es el mercado, de venta física u on-line, en España, Europa o internacional, exclusivamente por lo que manifieste el representante de la distribuidora de Brix, IFA.

Un punto, en que, sin la debida separación y formalidad, se postula una suerte de valoración de los hechos, no faltante o sobrante, sino supuestamente adulterada, es el asunto de que las imitaciones propuestas, once, recogidas por el juzgador a quo,y que se han relatado en versión de esta sentencia. Se alega que no son idénticas al abretarros Brix, como es la de Ibili. Efectivamente, son datos relevantes que introduce la parte demandada, y sería óptima la prueba de exhibición natural de los abretarros, ya que son pequeños y de poco peso, para su inspección y reconocimiento, pero la testifical del Sr. Belarmino no puede ser la prueba de la falta de identidad, según lo reconozca él o no (de suyo, hay más de cinco productos en que reconoce la imitación clónica). Tenemos las fotografías de los documentos nos. 14 a 24 de la contestación, y directamente visualizados, por el juzgador de instancia y por los integrantes del Tribunal, si las dimensiones y colores cambian, aparentemente es el mismo instrumento abretarros, o por lo menos, las diferencias que no se perciben, por la distancia enfocada o la faceta escogida, son muy pequeñas. Podemos admitir que no todos se demuestran exactamente idénticos, por el color, material, o medidas, pero ello no es relevante.

También se deslizan otros datos de detalle, al hilo de documentales acompañadas por la demanda, y que se exhibieron al Sr. Belarmino, sobre la indiferenciación de los abretarros, en que pone Jarkey, y otros imitados, en que pone Ibili, y algunos en que no pone nada. Carece de relevancia, puesto que está probado que durante años hubo el mismo producto comercializado con signos de Jarkey e Ibili, al distribuirlos la demandada, que los compraba a la actora, como existen Jarkey con otros signos, no necesariamente de fabricantes de menaje, sino, por ejemplo, de las propias marcas de conserva en tarros.

Por lo que hace a la versión de hechos de la acción reconvencional, en cuanto al recurso por la publicidad engañosa, no media ninguna petición específica de Ibili para modificarla, manteniéndose en la documental adosada a la reconvención que, en definitiva, se trae de la página web de Brix, en que se sigue adjetivando al abrebotes Jarkey de producto patentado y premiado por su diseño.

La sentencia es escueta en su valoración de hechos, y de alguna motivación implícita, pero los apelantes, actora inicial y reconviniente, no señalan la prueba de hechos cuya valoración falte, por lo que únicamente se han hecho aflorar algunos detalles, como base, en la relación precedente, del examen de Derecho.

Desde luego, falta la prueba pericial técnica aprovechable en un proceso como el del caso, no de comportamientos, sino de la coincidencia de rasgos del producto imitado y las variadas imitaciones, y de la posición real de inversiones y ventas de Brix, en relación con el mercado en concreto. La dificultad de probar determinados extremos, o la necesidad de que se incline la valoración probatoria del lado de una parte para salvar dicha dificultad, no son argumentos para contrariar el resultado de la primera instancia, fuera de los límites de los principios de facilidad y sensibilidad probatoria evocados por art. 217.6 LEC. La mayor parte de las veces, la dificultad de probar determinado evento reside en que no es como se alega por el interesado.

TERCERO.- Pretensiones iniciales por imitación servil de un abretarros inventado para la actora, cuando ya es dominio público. Inevitabilidad.

Brix interpuso demanda contra Ibili, ejercitando fundamentalmente una acción de cesación por competencia desleal, porque se había detectado en el mercado que la demandada, que efectivamente fue con anterioridad distribuidora de Brix, estaba comercializando copias idénticas del modelo de abretarros JarKey Frost de la actora, generando un riesgo de confusión y asociación, y aprovechándose indebidamente de la reputación y esfuerzo de Brix, también preventivamente del modelo JarKey ABS, que solo se diferencia en que no es traslúcido sino opaco (en la audiencia previa se adujo que la demandada Ibili efectivamente, había comenzado a realizar también copias idénticas del abretarros JarKey ABS, lo que no parece se admitiera como hecho nuevo de competente acción declarativa por el juzgador a quo).

El núcleo de la controversia en el proceso en la realización de actos de imitación desleal ( art. 11.2 LCD), según el propio planteamiento de la demanda, debido a la explotación por la demandada del abretarros, que copia el modelo Jarkey Frost (después, se dice, el Jarkey ABS), de una forma parasitaria, y actos de explotación de la reputación o del esfuerzo ajeno ( art. 12 LCD).

Siempre debemos partir de la norma fundacional de art. 11.1 LCD, que dice que "la imitación de prestaciones e iniciativas empresariales o profesionales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley".Con ello se quiere decir que cuando no hay un derecho de exclusiva, bien porque el inventor se ha olvidado de patentar su invención, bien porque, como sucede en este caso, el derecho de exclusiva ha caducado, en tal caso la imitación es libre y no puede acusarse al imitador de deslealtad. En materia de invenciones, además, la imitación está en la propia esencia de la misma, pues lo que quiere el legislador es que toda la sociedad se beneficie del avance técnico que supone la invención, y para conseguir el doble objetivo de proteger a la vez el derecho del inventor, lo que hace es ofrecer a este un derecho de exclusiva que dura veinte años en el caso de las patentes, en el bien entendido razonamiento de que, transcurrido este plazo, la invención pasa al dominio público.

Si tal es el propósito del legislador no puede haber, transcurrido el plazo de exclusiva, ninguna de las excepciones del art. 11 al derecho a la libre imitación. No puede haber riesgo de asociación porque el riesgo es inevitable al reproducir de manera necesaria la forma de un producto. Y tampoco puede haber aprovechamiento de la reputación o del esfuerzo ajenos porque precisamente es lo que el legislador permite una vez transcurrido el plazo de la exclusiva, que todo el mundo de la industria se aproveche del avance que ha significado una determinada invención o modelo de utilidad.

Pues bien, a juicio del Tribunal, el supuesto de autos es el paradigma de la inevitabilidad del riesgo de asociación y del aprovechamiento de la reputación o esfuerzo ajeno, dado que, si hay imitación consciente y perfecta de un producto, en su función y forma, después de extinta la protección del derecho de exclusiva (patente y modelo industrial). La singularidad competitiva no tiene que negarse al objeto de considerar la imitación servil, pero si procede de un derecho de exclusiva, de ser el precedente el producto de Brix durante largo tiempo, pero ya no está protegida aquella singularidad, y la copia del competidor, no puede ser desleal, en tanto que la asociación por el consumidor pervivirá, sin remedio, también durante mucho tiempo, al haber un mercado específico con una determinada marca, exclusivamente para la fabricación y comercialización del abretarros JarKey, cuando desde 2013 van apareciendo variedad de marcas, o productos sin signos distintivos, todos para elementos idénticos o muy parecidos. Y este proceso no es marcario. También resulte inevitable que la reputación y esfuerzo invertido a lo largo del periodo con patente y modelo industrial, se aproveche por los imitadores, ya que en absoluto se pudo "clonar" a lo largo de veinte años, pero transcurridos, el aprovechamiento es universal.

Por lo dicho, el razonamiento de las pretensiones de la demanda es doblemente circular e inaceptable:

De un lado, se sostiene que Brix es la empresa líder en el mercado de abretarros y por ello el abretarros JarKey ostenta singularidad competitiva respecto de múltiples competidores imitadores, pero se sostiene que ostenta tal singularidad competitiva porque sigue siendo la empresa líder.

De otro, se sostiene que la imitación de Ibili provoca riesgo de asociación porque Brix es la empresa líder en el mercado de abretarros, la imitación de Ibili es idéntica, en su día Ibili distribuía abretarros JarKey comprados a Brix, y la forma de presentación en el mercado es semejante, pero se sostiene que los consumidores asocian a la técnica o forma los abretarros idénticos porque es la empresa líder.

Los actos de imitación desleal del art. 11 LCD, como explica STS 1167/2008, de 15 de diciembre, exigen la concurrencia de tres requisitos positivos y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa:

Los requisitos positivos son los siguientes:

1.- Existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos;

2.- La conducta recaiga sobre creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos (o servicios), características propias de estos;

3.- Exigencia de idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o, en su caso, el aprovechamiento indebido de la reputación -que exige que se haya previamente ganado por el actor- o esfuerzo ajeno.

Como requisitos negativos -de exclusión del ilícito- se señalan los dos siguientes:

A.- La prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley; y

B.- No concurra la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD

Entre los requisitos positivos de la infracción, se precisa, en primer lugar, la existencia de una imitación, la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina singularidad competitiva, que puede identificarse por un componente o por varios elementos ( SSTS 887/2007, de 17 de julio, y 1167/2008, de 15 de diciembre).

Para evitar que el principio de libre imitabilidad que proclama el art. 11.1 LCD se convierta en letra muerta, viene siendo lugar común en el terreno jurisprudencial y doctrinal el relativo a la necesidad de interpretar los ilícitos de imitación desleal de forma restrictiva (principio de contención), como corresponde al juego de un principio y unas salvedades, y en particular, constriñe la apreciación de la imitación desleal a la concurrencia de dos requisitos esenciales:

(i) El primero, es la "evitabilidad" de los resultados de un riesgo de asociación o de aprovechamiento de reputación ajena, de modo que cuando resulten inevitables no podrá reputarse la imitación ilícita.

(ii) El segundo viene siendo conocido como "mérito competitivo", y se desdobla, a su vez, en dos exigencias: (ii.a) singularidad competitiva, es decir, presencia en la prestación imitada de rasgos diferenciales que la distingan suficientemente de otras prestaciones de igual naturaleza; y (ii.b), asentamiento o implantación suficiente en el tráfico de la prestación que sea objeto de imitación.

La STS 1167/2008, de 15 de diciembre, desarrolla los requisitos expuestos partiendo de la necesidad de interpretar la deslealtad de forma restrictiva, señalando:

"En segundo lugar, y en exégesis del precepto que se examina, procede señalar: a) Que la apreciación de la deslealtad sancionada en la norma debe ser objeto de interpretación restrictiva ( SS. 13 de mayo 2.002 y 30 de mayo de 2.007 ) porque si bien las creaciones empresariales deben ser protegidas por el interés de sus creadores o titulares, de los consumidores y el interés en general, sin embargo nuestro ordenamiento jurídico establece como principio general el de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ) que se halla integrado en el de libre competencia (S. 17 de julio de 2.007); b) Para la apreciación del ilícito competencia del art. 11.2 LCD , aparte de los requisitos generales de actuación en el mercado y finalidad concurrencial exigibles para todo acto desleal, se requiere que confluyan tres requisitos positivos, y la ausencia de dos circunstancias de índole negativa; c) El primer requisito positivo es la existencia de una "imitación", la cual consiste en la copia de un elemento o aspecto esencial, no accidental o accesorio, incidiendo sobre lo que se denomina "singularidad competitiva" o "peculiaridad concurrencial", que puede identificarse por un componente o por varios elementos (S. 17 de julio de 2.007); d) El segundo requisito hace referencia al objeto de protección, que suscita la diferencia de la figura típica del art. 6 LCD . La doctrina de esta Sala viene entendiendo que el art. 6 LCD se refiere a los signos, a las creaciones formales, a la presentación de los productos, mientras que el art. 11 LCD lo hace a las creaciones materiales (técnicas, artísticas, estéticas y ornamentales), los productos, características propias de estos. En tal sentido SS. 9 de junio de 2.003 ; 11 de mayo de 2.004 , 7 de julio y 22 de noviembre de 2.006 ; 30 de mayo , 12 de junio, 10 y 17 de julio de 2.007 ; 5 de febrero de 2.008 ; aunque por la doctrina se ha apuntado la posibilidad de que en algún supuesto excepcional se solapen los preceptos; e) El tercer requisito de índole positiva consiste en la exigencia de "idoneidad para generar la asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación". El riesgo de asociación debe entenderse (S. 17 de julio de 2.007) en un sentido amplio, comprensivo no solo del riesgo de confusión indirecta en sus dos posibilidades de confusión de procedencia empresarial o de existencia de relaciones económicas u orgánicas entre los empresarios, sino también de la confusión inmediata o directa que incide sobre la confundibilidad de productos, que no se identifican como distintos. Dice la reciente Sentencia de 12 de junio de 2.007 que "es suficiente que se cree el riesgo y la probabilidad fundada del error en el consumidor acerca de que los productos proceden del empresario genuino (regla "a minori ad maius"), y, para apreciar el riesgo, se habrá de tomar en cuenta, en el aspecto subjetivo, el tipo de consumidor medio, el que normalmente no se detiene en una minuciosa comparación o comprobación, o no se para en los pequeños detalles, y, en el aspecto objetivo, la impresión visual del conjunto que revele la identidad o semejanza, en cuyo aspecto debe prevalecer el juicio de la instancia siempre que la base fáctica no resulte desvirtuada mediante la apreciación de error en la valoración probatoria y el juicio jurídico, sobre la aplicación del concepto jurídico indeterminado a los hechos fijados, resulte razonable y coherente". Y señala la Sentencia de 30 de marzo de 2.007 que el conflicto debe resolverse desde la perspectiva del consumidor medio y con una visión de conjunto sintética ( SS. 17 de octubre de 2.000 , 21 de junio (RJ 2006, 4543 ) y 22 de noviembre de 2.006 (RJ 2007,37)), lo que armoniza con la normativa de la Directiva 2005/29 /CE sobre prácticas comerciales desleales que, en su art. 5.2.b ), toma como referencia el consumidor medio al que afecta o al que se dirige la práctica, o al miembro medio del grupo, si se trata de una práctica comercial dirigida a un grupo de consumidores (S. 17 de julio de 2.007); f) El primer requisito de índole negativa -de exclusión del ilícito- es que la prestación o iniciativa empresarial ajena no esté amparada por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley, y el segundo requisito negativo que no concurre la circunstancia de inevitabilidad del riesgo de asociación a que se refiere el párrafo segundo del art. 11.2 LCD ( RCL 1991, 71)".

En el supuesto de autos, a la luz de lo probado, existe una imitación exacta del abrebotes JarKey Frost por Ibili (aunque también se denuncia la copia in fieridel Jarkey ABS, no es hasta la audiencia previa que se expone, y en definitiva, son la misma prestación material, un aparato traslúcido y otro opaco, que se comercializan con distinto envase), que nadie duda fabrica y vende Brix desde los años 90 del pasado siglo, y que estuvo amparado en patente europea, vigente en España hasta 2013, por lo tanto sus características técnicas funcionales, y fue premiado por su diseño, y protegido por un antiguo modelo industrial español hasta 2004, y por lo tanto, su forma.

La sentencia recurrida se aplica a negar la condición manifiesta imprescindible para que una copia exacta sea legalmente desleal, que no hay riesgo de asociación por el consumidor medio, y negar la condición esencial de la prestación imitada para apoyar dicha asociación, que es la singularidad competitiva del abretarros JarKey, lo que igualmente sirve para el aprovechamiento de la reputación de Brix y de su esfuerzo creativo y económico.

Lógicamente, el recurso de apelación, se empeña en afirmar la singularidad competitiva, para pasar a hacerlo con el riesgo de confusión y aprovechamiento de la reputación y del esfuerzo ajeno, partiendo siempre, como se ha avanzado, por la implantación en el mercado de estos productos de Brix, que lleva a la, tan repetida como improbada, situación de liderazgo, de manera que tilda la copia exacta, de burda o servil, esto es, ilícita (por excepción legal).

El Tribunal, sin perjuicio de coincidir con las tesis de la sentencia, entiende que el ejemplo de un elemento material patentado, que pasa a dominio público, precisamente es el de la inevitabilidad del riesgo de asociación y del aprovechamiento de la reputación y esfuerzo ajenos -del titular del derecho de exclusiva, que deja de serlo-. Han de concitarse circunstancias muy especiales para que la copia idéntica de un objeto patentado, cuando ha pasado al acervo común, se califique legalmente desleal, por el solo hecho de la identidad (al margen del tema de los signos distintivos).

Este aspecto del escrutinio, que se hemos sintetizado debe sumar evitabilidad + singularidad competitiva + implantación en el mercado, para que la prestación que ha perdido su exclusiva después de veinte años, sea clonada ilícitamente, y pueda prohibirse por la LCD, es el que trata el recurso de apelación de Brix en último lugar (aunque es lo primordial y primero).

La inevitabilidad de art. 11.2 pfo.2º LCD no es de la imitación, que por principio es siempre evitable, sino del riesgo de asociación o del aprovechamiento de la reputación ajena. El presupuesto de la evitabilidad se encuentra referido no a la posibilidad de evitar la conducta imitativa en sí misma sino a la posibilidad de evitar sus efectos perniciosos, el riesgo de asociación o el riesgo de aprovechamiento de la reputación ajena. Cuando la defensa del apelante se pregunta acerca de si es inevitable realizar copias perfectas (clones) del producto líder de Brix, el abretarros JarKey, formula un interrogante equivocado, que provoca una respuesta equivocada. Por supuesto que Ibili puede competir en el mercado de abretarros sin utilizar el sistema técnico JarKey, que en su día estuvo patentado, y utilizarlo con un diseño diferente, pero el caso es que le interesa competir con ese sistema y esa forma precisas, que se hallan en el dominio público, puesto que ha comprobado que conviene a su negocio (en su día comercializó los abretarros de Brix), y puede obtener ventaja, por ejemplo, con el precio, respecto del distribuidor principal del JarKey, IFA. Estas son las reglas de los derechos temporales de propiedad industrial y de la libre empresa, ergolibre imitabilidad. La competencia es, al tiempo, presupuesto y límite del mercado. Como declaró la STS 586/2014, de 28 de octubre, la legislación sobre competencia desleal "tiene como fin proteger el correcto funcionamiento del mercado, pues pretende ser un instrumento jurídico de ordenación de las conductas que en él se practican".Estamos en la tradicional tutela entre empresarios, además exactamente concurrentes en el mercado (la función, más moderna, de protección de consumidores es aquí solo refleja, ya se ha indicado el ejemplo del precio), pues la actividad de quienes contienden pone bienes en el mercado para profesionales, mayoristas y minoristas, y no pertenece a la finalidad complementaria, inexistente, de la competencia desleal respecto ningún derecho absoluto de propiedad industrial. De ninguna manera la inevitabilidad de la imitación se desarrolla en la STS 754/20054, de 21 de octubre, aducida en el recurso de apelación de Brix, que se refiere a la negación de singularidad del Know-howen un contrato de franquicia, que era lo imitado por el franquiciado.

Cuando el abretarros patentado, que ya no ampara un derecho legal de exclusiva para su titular, es copiado, y si tiene mérito competitivo, y lo copian numerosos competidores, es inevitable que pueda asociarse el origen de las copias con el origen del "original". Como es inevitable, no es imitación desleal, y si se conceptuase evitable, bajo sanción de ilicitud competencial, como quiere la apelante Brix, se auspiciaría una patente perpetua, o peor, de que el derecho de exclusiva se complementa y sucede, por el derecho a calificar anticompetitiva la copia, simplemente por ser idéntica. El derecho de imitación no se circunscribe a imitaciones no idénticas.

Por consiguiente, las pretensiones de la demanda inicial no pueden prosperar, incluso si se entendiera que el aparato para abrir botes JarKey Frost tiene mérito competitivo y fomenta el riesgo de asociación con el aparato, idéntico, de Ibili, en el sentido de que proceden de la misma fuente empresarial o de distinta fuente empresarial, pero existiendo vinculaciones jurídicas o económicas entre una y otra que expliquen que sean iguales ( STS 341/2004, de 11 de marzo). Puesto que es intuitivo asumir la perseverancia de la singularidad o peculiaridad de un producto patentado, después de caducado el derecho registrado, y puesto que los usuarios tras años de proveedor exclusivo -aun con diferentes distribuidores-, es fácil que sigan creyendo erróneamente que los nuevos proveedores tienen una relación especial con aquél.

Aunque concurriendo la inevitabilidad y la lícita opción empresarial de clonar un producto de éxito, no cabe hablar de imitación desleal.

De todas las formas, no hay que mixtificar las nociones de originalidad y singularidad. El abretarros original, al que así se refiere continuamente el recurso de apelación de Brix, lo es por referencia a la característica del acto creativo que emana de aquel a quien es debida la concepción del producto, Helge Brix. El abretarros JarKey, si tuviera singularidad competitiva sería por una característica del propio producto puesta en relación con los demás productos de la misma naturaleza existentes en el mercado, y hace referencia a la presencia en la prestación de aquel grado de peculiaridad capaz de provocar en el usuario una impresión diferente de la que le provocan otras prestaciones análogas. Cierto que, probadas en el mercado once referencias de abretarros, idénticos o muy parecidos, y que se distinguen con cinco marcas, además de las de las partes, y presupuesto que son imitaciones, del JarKey, libres después de 2013, no privan per sede singularidad competitiva al de Brix pero, de una parte, sin una prueba pericial que demuestre ese elemento de las características generales que comparten de forma mimética un gran número de abridores, y que demuestre la ausencia de penetración en el mercado de las imitaciones, no puede otorgarse, sin más, a la que fue una solución técnica y una forma protegida, el rasgo constitutivo de singularidad competencial -que añadir a una buena implantación en el mercado-. En un instrumento sencillo, de un material plástico, y al margen de las exactas dimensiones y colores, no identificamos los elementos que verdaderamente singularizan el JarKey y diferencian de los restantes abretarros que circulan en el mercado (hay una contradicción en la demanda, entre sostener el liderazgo de ventas, y afirmar que son mayores ahora que cuando ostentaban patente, y atacar la repercusión en el mercado de la imitación Ibili).

Sin singularidad competitiva probada no puede existir riesgo de asociación: Como establece la doctrina de la Sala I en STS 306/2017, de 5 de mayo "[e] s necesario que la prestación imitada goce de singularidad competitiva por poseer rasgos que la diferencien de las prestaciones habituales en ese sector del mercado, de modo que sus destinatarios puedan identificarla o reconocerla y, en el caso de que la deslealtad de la imitación se funde en el riesgo de asociación, atribuirla a una determinada procedencia empresarial, diferenciándola de las prestaciones habituales en el sector provenientes de otras empresas".

Es inevitable que el consumidor medio asocie el abretarros de Ibili al JarKey, puesto que durante veinte años este segundo era el único, pero ni Brix ni Ibili venden a consumidores finales, y los mayoristas y minorista a quienes se distribuyen, los distinguen por la marca, JarKey o Ibili, además de por el precio. La inclusión de signos distintivos en la imitación, como un rasgo diferencial, no siempre excluye el riesgo de asociación, dado que la comparación tiene que proyectarse en una visión de conjunto de los objetos, imitado e imitación, pero pueden hacerlo cuando la copia es idéntica, que por regla no está prohibida y no encaja en la excepción de evitabilidad. La doctrina solo reconoce la concurrencia de la exigencia de evitabilidad (y podrá, por tanto, apreciarse el ilícito) cuando el imitador se abstiene de adoptar aquellas cautelas que, resultando apropiadas en cada caso, eviten en lo posible la asociación entre la imitación y la prestación imitada o sus respectivos orígenes empresariales, como son las consistentes en el añadido de signos distintivos o formas de presentación propias a los productos o servicios (marcas, embalajes, catálogos, etc..), de tal suerte que, si a pesar de la adopción por parte del imitador de todas esas cautelas, el riesgo de asociación continúa estando presente, entonces podrá afirmarse que nos encontramos ante un riesgo de asociación inevitable, que no ha de merecer, por tal motivo, reproche de deslealtad. Es el caso presente, en que los abretarros copiados llevan la marca Ibili y tienen un expositor semejante, pero no es igual, el riesgo de asociación es inevitable.

La STS 451/2021, de 25 de junio desenvuelve: "La idoneidad de la imitación para generar asociación en el consumidor viene determinada porque la prestación imitada goza de singularidad competitiva. Esta singularidad competitiva tiene que ser tal que haga posible por sí que la imitación de la prestación genere riesgo de asociación en el consumidor, aunque difieran las formas de presentación, entre las que se encuentra también el empleo de marcas muy distintas. Dicho de otro modo, lo que provoca el riesgo de asociación es la imitación de la prestación, en cuanto que goza de singularidad competitiva, y no el empleo de los signos distintivos y las formas de presentación, pero la idoneidad de la imitación de la prestación para generar la asociación en el consumidor puede quedar contrarrestada por unas formas de presentación y el empleo de unas marcas tan diferentes que impidan el riesgo de asociación".

En definitiva, no hay mérito competitivo porque, a pesar de la implantación, no se prueba singularidad competitiva, y si se contuviera en el abretarros JarKey, las marcas son lo suficientemente diferentes como para que la copia no sea idónea para generar la asociación en el revendedor o usuario, y si de hecho la genera, es inevitable.

En relación al aprovechamiento del esfuerzo o reputación ajenos, en primer lugar, si no hay singularidad competitiva tampoco la sanción de estos aprovechamientos.

En segundo término, no hay prueba de un prestigio o renombre del abretarros JarKey, fuera del procedente de que la invención que fue patentada o el diseño premiado, hace treinta años, y una vez expirada la protección de la patente y del modelo industrial, resulta inevitable aprovecharlo, lo mismo de inevitable que hubiera un esfuerzo, en la creación y diseño, con la inversión ulterior hasta la caducidad del derecho registrado, del que se beneficia cualquiera en el mercado. Es el sistema legal.

Tercero, el coste de implantación en el mercado por Brix, consecuencia de explotar un derecho legal de exclusiva, no es el aprovechamiento del que hablan art. 11.2 y 12 LCD, sino desde el prisma del imitador, el ahorro de costes, de diseño, de producción o de publicidad, y desde la perspectiva del imitado, la dificultad de amortizar costes de creación. Y en el caso, por copiarse exactamente un aparato que había dejado de protegerse por patente o diseño industrial, y que ya tiene implantación en el mercado, lógicamente no hay nada que ahorrar por Ibili, y los costes de creación de Brix ya han sido recompensados por veinte años de exclusiva.

En fin, no hay prueba de aprovechamiento de esfuerzo o reputación ajena. La STS 792/2011, de 16 de noviembre, ya indicó que es menester para su apreciación, un soporte fáctico para sentar el ahorro de costes y energías, "el cual no puede ser suplido por las afirmaciones de la parte recurrente que carecen del sustento preciso, tanto más si se tiene en cuenta que nos hallamos ante un elemento de hecho, y que la mera imitación del tipo de producto no permite aceptar las consideraciones efectuadas en el recurso. Y todo ello, además de que, dado el principio de libre imitabilidad ( art. 11.1 LCD ), las excepciones al mismo consistentes en deslealtades concurrenciales deben ser interpretadas de forma restrictiva ( SS. 13 de mayo de 2002 , 30 de mayo y 17 de julio de 2007 , 15 de diciembre de 2008 , y 7 de julio de 2009 , entre otras)".

La parte actora no ha acreditado una reputación parasitada ni el ahorro o reducción significativa de costes de producción por parte de Ibili, al copiar un abretarros sin singularidad competitiva.

Por último, la pretensión subsidiaria a propósito de la cláusula general del art. 4 LCD según el cual "se considera desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe",en un supuesto que se ha pretendido principalmente como tipificado en cláusulas específicas de arts. 11 y 12 LCD, enfrentando la doctrina jurisprudencial sobre que este tipo genérico descansa en el concepto jurídico indeterminado de la buena fe objetiva, y resulta impropio para actos típicos específicos, a los que faltaba algún requisito para que pueda aplicarse la norma correspondiente a un supuesto concreto ( SSTS 746/2006, de 11 de julio, 19/2011, de 11 de febrero, y 792/2011, de 16 de noviembre), debe cosechar la predecible repulsa, sin mayor entretenimiento.

Lo que supone el recurso de apelación, ya que intenta plantear que la cuestión es más compleja, y abarca la forma de presentación del producto imitado, "lo que haría también de aplicación el ilícito competencial del art. 6 de la LCD ",entrando al asunto de la presentación del abretarros Jarkey Frost, y deteniéndose en la novedosa imitación del abretarros "JarKey ABS", con un blíster o tarjeta idéntica a la de Brix. Lamentablemente, es un asunto nuevo en apelación, que es donde nos encontramos, y que, impide, por igualdad de armas procesales, y el mismo concepto de nuestra segunda instancia civil, que se considere en este extremo.

En mérito a lo motivado, cumple desestimar el recurso de apelación de Brix, corroborando que las copias del abretarros JarKey, marcadas por Ibili, no son ilícitas.

CUARTO.- Omisión por desfase de información, no susceptible de inducir a un determinado comportamiento a los destinatarios en el mercado

La reconvención de Ibili invoca la publicidad engañosa, con fundamento en el extremo probado de que la página web de Brix, desde por lo menos el 5 de octubre de 2011, viene publicitando que el abridor de tarros JarKey está patentado y su diseño está registrado, lo que en el momento en que se alega, al contestar la demanda, eran derechos, patente y diseño industrial, caducados hace bastantes años, para lo que se invocaban los preceptos de arts. 5 y 7 LCD.

No se hace hincapié en la oposición de Brix en las excepciones de Ibili, de falta de conexión entre la demanda principal y la reconvención, y de prescripción, por lo que el Tribunal se encuentra inhabilitado para volver a estudiarlas.

Es indudable que Ibili produce la reconvención con una intención reactiva a la demanda de Brix, con elemental animus retorquendi,puesto que no es dudoso que conocía que la patente de Brix estaba caducada, tanto cuando comercializó los abretarros JarKey, comprándolos a Brix en 2015, como cuando efectivamente decidió copiarlos y soportó la invectiva del verano de 2021, en que se exigía cambiar el diseño del abretarros, para que no se pareciera al JarKey original, y la que reiteraba que el diseño del JarKey estaba patentado y premiado (se prefiere aducir la forma y no la solución técnica, aunque es lo mismo), y no reaccionó al respecto, y solo lo ha hecho cuando ha sido demandada por imitación.

Lo propio cabe decir de la impugnación, que reproduce el tema en esta segunda instancia, al oponerse al recurso de apelación de Brix, de manera que, si éste no se hubiera producido, acaso se entendiera un dispendio innecesario prolongar la controversia.

La sentencia apelada, en cuanto a los actos de engaño, que se describen en la Ley como la conducta "que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico, siempre que incida sobre alguno de los siguientes aspectos: [...] g) ...sus derechos de propiedad industrial, comercial o intelectual o los premios y distinciones que haya recibido",sostiene que la afirmación de que el abridor de botes JarKey es patentado no resulta falsaria, sino incompleta, puesto que el invento y la patente existieron, pero por su regulación, caducó. Y por otra parte, no es una información que lleve a error a usuario alguno, a quien no se le mueve por la técnica del registro de patentes, sino por la evocación de una solución industrial plausible, en el escrutinio de las autoridades, al margen de que tengan un tiempo de derecho de explotación exclusiva y otro de compartir el mercado con los competidores.

El Tribunal no puede más que coincidir en el argumento de instancia, aunque se subraye que positiva y doctrinalmente es indiferente que el comportamiento de Brix sea doloso, o que el engaño no se produzca, sino que se ha de valorar la aptitud para provocar la percepción equivocada. El calificativo de "patentado" tiene una versión popular, material y no formal, que es la del público en general, que no tiene por referente un derecho de patente registrada en vigor, sino una prestación original y novedosa para solucionar un problema técnico, esto es, una precedencia y un avance. Cuando se dice patentado, para los usuarios finales, y para los mayoristas o minoristas intermediarios, es una suerte de adjetivo intemporal.

Por lo indicado, la controversia está, no en la afirmación, sino en lo que falta a la misma, y por lo tanto en la omisión engañosa de art. 7 LCD, siendo lo que falta, la expresión de hallarse caducada la patente. Ni más, ni menos.

Cuando el art. 7.1 LCD nos dice que "Se considera desleal la omisión u ocultación de la información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa",ciertamente recoge los dos elementos estructurales, la susceptibilidad de error inducido por omisión u ocultación, y la idoneidad para incidir en el comportamiento económico de los destinatarios.

La sentencia apelada considera que lo ocurrido es un desfase de la información de la página web. La información concedida inicialmente no tenía omisión alguna, pero luego se omitió la caducidad de la patente (Brix ha retirado la expresión de patentado o patentada de su página web), esto es, una falta de actualización, que dejaba incompleta la mención al producto, que ciertamente se patentó y tuvo modelo industrial español.

Lógicamente, no es confesión de omisión desleal, el haber eliminado de la publicidad en la web la mención de la patente, como pretende la recurrente Ibili, puesto que precisamente ara el surco del razonamiento de la sentencia apelada, ya que no tiene sentido elogioso y atrayente el informar de que la patente está caducada, y lo que procede no es un complemento, sino sencillamente prescindir ya de dicho epíteto para el producto, si es objeto de polémica.

Entiende el Tribunal que la omisión sea ilícita, por dos órdenes de motivos:

Por una parte, completar la información de una patente con la precisión de su caducidad, es contrario a ponderar el producto o prestación, sin necesidad, en el sentido de que, como se ha indicado, "patentado" (lo mismo que "premiado") lo es vulgarmente con un sentido indefinido, sin perjuicio de que el derecho legal exclusivo tenga un tiempo y luego perezca. Lo que ha sido patentado tiene todas las propiedades para el público, al margen de que ya pueda copiarse gratuitamente. No es lo mismo la referencia a la exclusiva que a la patente: obsérvese que la mención engañosa de la SAP Madrid -10ª- de 21 de febrero de 2000, ECLI:ES:APM:2000:2490, que reseña la impugnación, se refiere a la leyenda "patentada y exclusiva de Don Víctor". De ahí, que es acertado comprender que, cuando se anuncia que el abretarros JarKey está patentado, se quiera indicar que es el original, o prioritario en el mercado. Ya no tiene derecho de exclusiva Brix, y puede imitarse, pero no deja de ser un producto patentado.

De otra parte, los destinatarios reales de la página web no son los consumidores y usuarios sino los empresarios, mayoristas y minoristas, y aún los fabricantes de tarros o botes, para los que sea un instrumento útil, que añadir a las compras de otros mayoristas y minoristas, y no poner advertencias sobre la caducidad de la patente, carece de potencialidad para incidir en el comportamiento económico de estos empresarios, que son perfectos conocedores, tanto de los efectos temporales de las exclusivas por patente o diseño industrial, como de lo previamente indicado, de que el Jarkey, con el que han compartido su marca con JarKey los revendedores durante muchos años, es el original y primero en el mercado.

A la fuerza la mención a la patente, ya en 2021, que lanza Brix a Ibili, cuando esta segunda había distribuido el producto, sumando su marca a JarKey, cuando en 2015 o 2016 eran sabedores de que no había exclusiva por la caducidad de la patente.

Por consiguiente, no cabe acoger la impugnación de la sentencia respecto de la pretensión reconvencional, mereciendo confirmarse por completo en su fallo absolutorio.

QUINTO.- Costas

Conforme a lo prevenido en art. 398.1 LEC, la desestimación de los recursos de apelación interpuestos conlleva que se haga imposición de las costas causadas a la parte recurrente de cada uno de tales.

VISTAS las normas y jurisprudencia citadas, y demás de general y pertinente aplicación, en ejercicio de la potestad jurisdiccional, que emana de la soberanía popular,