Última revisión
13/01/2025
Sentencia Civil 325/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 180/2023 de 18 de octubre del 2024
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Orden: Civil
Fecha: 18 de Octubre de 2024
Tribunal: Audiencia Provincial Civil nº 28
Ponente: GREGORIO PLAZA GONZALEZ
Nº de sentencia: 325/2024
Núm. Cendoj: 28079370282024101007
Núm. Ecli: ES:APM:2024:14809
Núm. Roj: SAP M 14809:2024
Encabezamiento
Procedimiento de origen: Juicio Ordinario nº 923/2021.
Órgano de Procedencia: Juzgado de lo Mercantil nº 13 de Madrid.
Parte recurrente: D. Simón
Procurador: D. Ricardo de la Santa Márquez
Letrado: D. José Luis Casajuana Espinosa
Parte recurrida: D. Jeronimo
Procurador: D. Rafael Gamarra Megías
Letrado: D. Javier Vidal-Quadras Trías de Bes
En Madrid, a dieciocho de octubre de dos mil veinticuatro.
VISTOS, en grado de apelación, por la Sección Vigésimo Octava de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los Ilmos. Sres. Magistrados D. Gregorio Plaza González, D. José Manuel de Vicente Bobadilla y D. Alfonso Muñoz Paredes, los presentes autos de juicio ordinario sustanciados con el núm. 923/2021 ante el Juzgado de lo Mercantil núm. Trece de Madrid, pendientes en esta instancia al haber apelado la parte demandante la Sentencia que dictó el Juzgado el día doce de diciembre de dos mil veintidós.
Ha comparecido en esta alzada el demandante D. Simón, representado por el Procurador de los Tribunales D. Ricardo de la Santa Márquez y asistido del Letrado D. José Luis Casajuana Espinosa, así como el demandado D. Jeronimo, representado por el Procurador de los Tribunales D. Rafael Gamarra Megías y asistidos del Letrado D. Javier Vidal-Quadras Trías de Bes.
Antecedentes
En consecuencia:
· Estimo la acción reivindicatoria ejercitada por el Sr. Simón contra el Sr. Jeronimo por registro de mala fe de la marca LA UNIÓN nº 4.016.13. Con todo, la estimación de esta acción no impide que los cotitulares de la marca puedan seguir usándola conforme a los pactos que alcancen a tal fin, conforme al art. 398 CC.
· Por el contrario, desestimo la acción relativa a reconocer al Sr. Simón como titular del 50% de la marca nº 4.016.013 LA UNIÓN, no correspondiéndole una cuota superior al 25%, tal como ya se acordó por auto de 26 de abril de 2022."
Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Gregorio Plaza González.
Fundamentos
Sostiene la demanda que demandante y demandado han venido actuando como músico y vocalista respectivamente en el conjunto musical "LA UNIÓN". Tras el cese de dos miembros han actuado en público como dúo, bajo dicha denominación, ambos litigantes.
El demandado solicitó el registro de la marca a su exclusivo nombre en la OEPM. Se ejercita acción reivindicatoria respecto de la marca nº 4.016.013 "La Unión", denominativa, solicitada en fecha 22/04/2019 y registrada para designar los servicios de
Con ello, el demandado se arrogaba para sí solo un signo que él no había creado.
D. Simón es bajista y junto con otros dos músicos, Carlos Francisco y Ernesto, fundó el grupo musical La Unión en el año 1982. Después de iniciarse la actividad musical del conjunto, durante el siguiente año 1983, se incorporó por acuerdo unánime de todos los miembros D. Jeronimo como vocalista.
Tras la marcha de Ernesto, los Sres. Simón y Jeronimo, como últimos miembros de la agrupación, decidieron continuar actuando bajo el nombre artístico común de "La Unión" y constituyeron como únicos socios en el año 2016 la sociedad "Coco Media, S.L.", dedicada a la producción y edición musical y demás actividad artística, cuyo capital social se distribuyeron por mitad, actuando ambos como administradores mancomunados.
El 14/05/2020 el Sr. Jeronimo, de forma unilateral, comunica en medios periodísticos la disolución del grupo para informar que va a iniciar su carrera artística en solitario.
Tras dicho comunicado, la única persona interesada en continuar actuando bajo la marca denominativa "La Unión" era el Sr. Simón. La sociedad Coco Media S.L. ha quedado inactiva.
Después de declarar extinto el grupo La Unión, con fecha de 13/08/2021 el demandado publicaba en su perfil público de la plataforma
Jeronimo
PRESENTA
Tras ser requerido el demandado para solicitar la cesión de la mitad indivisa de la Marca a favor de D. Simón, el abogado del Sr. Jeronimo, con fecha de 06/08/2021, contestó indicando que su representado no se oponía a compartir el registro de la Marca con el Sr. Simón.
Se planteó a la parte demandada la opción de, amistosamente, proceder a la cesión titularidad de la marca, contestándose con evasivas.
La solicitud de registro de la Marca se llevó a cabo por el demandado por la urgencia de protegerla y oponerla frente a terceros y, además, para asegurar que la misma se utiliza, precisamente, para distinguir e identificar las canciones del grupo de música La Unión (en adelante, La Unión) y el propio grupo, y no la carrera en solitario que ha comenzado el Sr. Simón, que nada tiene que ver con La Unión.
El propio nombre "La Unión" fue propuesto por D. Cesareo, integrante del grupo Mecano y reconocido productor musical, a los cuatro integrantes originales del grupo (D. Ernesto, D. Carlos Francisco, D. Simón y D. Jeronimo).
Añade que es el Sr. Simón el que, de manera activa, inequívoca y consciente, se está beneficiando del fondo de comercio y artístico del grupo para lanzar su carrera en solitario.
El cartel del Sr. Jeronimo al que se refiere la demanda está configurado de un modo que otorga el completo protagonismo a " Jeronimo", quedando el término "LA UNIÓN" en una letra mucho más pequeña y posicionada como un elemento secundario, que simplemente sirve para ayudar a identificar quién es Jeronimo, pero en ningún caso resulta engañoso sobre la naturaleza del servicio que distingue (en este caso, un concierto de Jeronimo).
El demandante se ha negado en rotundo a consensuar un pacto con el resto de cotitulares de la Marca. El demandado no se oponía en absoluto a que el Sr. Simón fuese cotitular de la Marca y, de hecho, ni siquiera se oponía a que
El Juzgado de lo Mercantil dictó Auto de fecha 26 de abril de 2022 por el que acordó tener por allanada parcialmente a la parte demandada, declarando el derecho del demandante a la cotitularidad de la marca nº 4.016.013 "LA UNIÓN", registrada en la OEPM, a nombre del demandado y condenando a D. Jeronimo a transferir, a favor de D. Simón, una cuota indivisa del 25 % de la citada marca."
Por un lado, estimó la acción reivindicatoria ejercitada por el Sr. Simón contra el Sr. Jeronimo por registro de mala fe de la marca LA UNIÓN nº 4.016.013. Por otro, desestimó la acción relativa a reconocer al Sr. Simón como titular del 50% de la marca nº 4.016.013 "La Unión", no correspondiéndole una cuota superior al 25%, tal como ya se acordó por Auto de 26 de abril de 2022.
Sostiene la Sentencia que el signo se acuña cuando formaban parte los cuatro miembros del grupo, adquiriendo una gran notoriedad y fama sobre todo en la década de los 80, en plena "movida madrileña", tal como reconoce la actora en el folio 1 de su demanda, formando por tanto, a partir de ese momento, una comunidad de bienes o cotitularidad respecto del signo, nombre artístico que todavía sigue siendo conociendo en nuestros días, tal como demuestran las constantes reproducciones de los mayores mejores éxitos del grupo en plataformas como
Por tanto, cuando el Sr. Jeronimo solicitó para sí el registro de la marca LA UNIÓN para la clase 41, en el año 2019, actuó de mala fe, pues se quiso apropiar de un signo que gozaba de notoriedad en España y que había surgido de un proyecto empresarial y musical común, de cuatro músicos que integraban la banda, después de 36 años de éxito. Lo importante es valorar la actitud del titular de la marca al tiempo de solicitar el registro, sin que las vicisitudes posteriores puedan subsanar esa mala fe inicial. De hecho, del interrogatorio del propio Sr. Jeronimo se deduce que su objetivo no fue tanto proteger al signo frente a terceros como de impedir al Sr. Simón poder usarlo, apropiándose de un signo a sabiendas que pertenecía también a otro.
No habiendo sido demandados el Sr. Carlos Francisco y el Sr. Ernesto, considera la Sentencia que concurre un óbice procesal que impide poder reconocer al demandante más del 25% del signo, pues reconocerle el 50% de la marca cercenaría los derechos de los otros dos componentes del grupo, quienes no han tenido la posibilidad de intervenir en este proceso como demandados y con plenitud de armas.
Añade que entra a conocer del fondo de la cuestión litigiosa en la medida que las partes no han invocado esta excepción procesal, ni tampoco el Sr. Carlos Francisco ni el Sr. Ernesto, a pesar de ser conocedores de este procedimiento, hasta el punto que manifestaron por escrito su voluntad de permitir que fuera el Sr. Jeronimo quien defendiera esa comunidad de bienes.
Según la cláusula 15 del contrato de 1 de enero de 2014 pudiera inferirse que la salida de alguno de los componentes del grupo pudiera significar su renuncia al nombre artístico. Sin embargo, entiende la Sentencia que la cláusula lo que regulaba era que, si alguno de los miembros de la banda abandonaba el grupo, quedaba liberado de sus obligaciones frente a la compañía musical, no pudiendo apropiarse para sí del nombre artístico del grupo ni impedir que los demás lo siguieran usando, lo cual no significa una renuncia expresa a su cuota alícuota sobre el signo. Es más, prueba de que esa es la interpretación correcta de la cláusula que ninguna de las partes la ha hecho valer para defender sus posiciones en esta litis.
Rechaza la Sentencia la afirmación que realiza el actor de que los Sres. Carlos Francisco y Ernesto no eran copropietarios de la marca al tiempo de solicitarse su registro al no participar ya, en esa fecha, en conciertos, musicales, etc.
Primero, porque al estar ante una comunidad de bienes, el uso del signo en el mercado por cualquiera de los demás comuneros, beneficia al resto.
Segundo, porque el uso del signo, equivalente al nombre artístico de la banda, no se agota solamente con la participación de éste en eventos presenciales como conciertos, musicales, etc. sino que también engloba la presencia del grupo musical en Internet y prueba de ello son las visualizaciones, descargas, reproducciones, etc. que todavía se siguen haciendo de sus canciones, de tal manera que cuando el público escucha sus canciones, por ejemplo, "Lobo-hombre en París" irremediablemente las asocia con el grupo LA UNIÓN y, por tanto, con el signo.
Se sustenta en primer lugar el recurso en la incongruencia
El motivo alegado no puede prosperar, puesto que la sentencia recurrida se refiere a la acción ejercitada considerando que se trata de la acción reivindicatoria marcaria, cuyos requisitos establece expresamente (p. 8, FJ Tercero):
Cuestión distinta es que se comparta o no el criterio que mantiene la Sentencia sobre dicha acción.
Más adelante se refiere la Sentencia al supuesto en que la marca pertenece a varios titulares y efectúa unas consideraciones sobre la "correcta configuración de las partes de este Litis" y el régimen de comunidad de bienes, en las que sostiene que la reivindicatoria civil se debe dirigir contra quienes formaban parte de esa comunidad de bienes. Añade que, para esta acción, el actor tendría que haber demandado también a esos dos componentes del grupo a fin de determinar si el porcentaje que le corresponde al actor es de un 50% como defiende en su demanda o de un 25% como se indica en la contestación. Y concluye que, no habiendo sido demandados el Sr. Carlos Francisco y el Sr. Ernesto, se encuentra con un óbice procesal que impide poder reconocer al actor más del 25% del signo pues, reconocerle el 50% de la marca, cercenaría los derechos de los otros dos componentes, del grupo quienes no han tenido la posibilidad de intervenir en este proceso como demandados y con plenitud de armas.
El argumento podrá ser acertado o no, pero no supone que la Sentencia esté resolviendo una acción distinta de la ejercitada, sino planteando un óbice procesal en relación al pronunciamiento sobre la acción reivindicatoria marcaria. Sin perjuicio del examen de este aspecto como cuestión de fondo, no constituye un defecto de incongruencia de la Sentencia.
Lo mismo cabe señalar de la pretendida vulneración del principio de justicia rogada. El hecho de que se aprecie un óbice procesal y que se limite la titularidad del demandante a un veinticinco por ciento de los derechos sobre la marca y no se reconozca el cincuenta por ciento solicitado no implica que se vulnere tal principio.
La STS 358/2022, de 4 de mayo, expresa el alcance de este principio y su relación con el principio de congruencia. Señala sobre el principio de justicia rogada lo siguiente:
El hecho de que se limite el reconocimiento de la titularidad sobre la marca a un veinticinco por ciento no supone que se vulnere el principio de justicia rogada, como tampoco el de congruencia.
Sostiene que dos componentes iniciales del grupo La Unión se desvincularon respectiva y definitivamente en los años 1988 y 2015 (Sres. Carlos Francisco y Ernesto). Ninguno de ellos estaba utilizando el distintivo al momento de su registro, ni había generado una posición en el mercado. La difusión, reproducción y comercialización de las antiguas grabaciones del grupo no se puede considerar un uso efectivo y real del distintivo por parte de D. Carlos Francisco y D. Ernesto, aunque pueda ser conocida su antigua pertenencia al grupo musical La Unión en épocas precedentes.
Añade el recurso que los cuatro componentes que formaban La Unión a partir de 1983 firmaron un compromiso por escrito -y con carácter obligacional- sobre renuncia de derecho a dicho nombre artístico en caso de salida del grupo. A él se refiere la sentencia en su Fto Dº segundo (pag. 3). Se trata del contrato que todos ellos firmaron con data de 1/01/1984 juntamente con la productora Wea Records S.A. en el que quedó plasmada la posición jurídica en la que habrían de quedar los miembros del grupo musical que decidieran abandonarlo en el futuro - Documento 3 de la demanda -.
Señala el recurso que aquel compromiso de renuncia a reivindicar (y a usar) el nombre artístico y a no impedir su uso por el resto de miembros del grupo fue respetado rigurosamente por D. Carlos Francisco y D. Ernesto.
Los dos primitivos fundadores del grupo musical se apartaron del mismo, con carácter definitivo, sin conservar ningún derecho sobre el distintivo. Cada uno de ellos permitió, sin limitación de ningún género, que el resto de componentes utilizara como propio el signo La Unión, sin exigir a cambio ninguna retribución económica.
Valoración del Tribunal.
Se refiere la sentencia recurrida a la existencia de óbices procesales que obligan a limitar el reconocimiento del derecho del demandante a la titularidad del veinticinco por ciento. Pero este fundamento no se basa en la reivindicatoria marcaria sino en las consecuencias que se derivarían de una acción reivindicatoria ordinaria.
No existe ningún óbice procesal al pronunciamiento por el cual se atribuya al demandante la titularidad del cincuenta por ciento sobre la marca.
La acción se ejercita frente al titular registral. Y así debe ser, en cuanto los derechos sobre la marca se adquieren mediante el registro. Lo recuerda la STS 992/2022, de 22 de diciembre, que resume el régimen legal previsto en la Ley de Marcas para la acción reivindicatoria:
El afectado directamente por el pronunciamiento es el titular registral, que es el demandado. Se trata de adquirir la titularidad del signo registrado por otro. Es ese registro el que queda afectado.
La hipotética afectación de terceros no sería directa, sino indirecta o refleja, lo que impide apreciar la concurrencia de litisconsorcio pasivo necesario. Como establece, entre otras muchas, la STS 290/2005, de 22 de abril, "no es de apreciar tal situación litisconsorcial cuando los posibles efectos hacia terceros se producen, con carácter reflejo, por una simple o mediata conexión, o porque la relación material sobre la que recae produce la declaración que sólo les afecta con carácter prejudicial o indirecto; en estos casos su posible intervención en el litigio no es de carácter necesario, sino voluntaria o adhesiva, ya que la extensión de los efectos de la cosa juzgada no les alcanza, ni se produce para ellos indefensión."
No existe por lo tanto ningún óbice procesal para el pronunciamiento que se solicita cuando la acción se debe ejercitar frente al titular registral.
Esta situación no debe confundirse con la posibilidad de que varias personas resulten titulares de la marca o de su solicitud - artículo 46.1 LM -, lo que no afecta al modo de adquirir el derecho de propiedad sobre la marca y al fundamento de la acción reivindicatoria marcaria, que confronta al demandante frente al titular registral cuando el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.
Y el demandante cumple con los requisitos para estimar su acción.
La parte demandada pretende en realidad hacer valer hipotéticos derechos de terceros - dos integrantes del grupo que lo abandonaron en los años 1988 y 2015 -.
Sin embargo, al margen de que los terceros no son demandantes frente al titular registral ni han sido demandados (ni se demanda a ninguna comunidad de bienes, ni se ejercita ninguna acción con ese objeto dominical) - por lo que resulta irrelevante si el demandado defiende o no sus intereses -, como destaca la citada STS 992/2022 respecto a la acción ejercitada, "aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o
Un defectuoso entendimiento sobre el alcance de la acción reivindicatoria marcaria daría lugar a resultados absurdos.
Si el reconocimiento del derecho del demandante se limita a un veinticinco por ciento (y se mantiene la titularidad registral del demandado en un setenta y cinco por ciento) ese límite vendría determinado por los hipotéticos derechos de terceros que no han ejercitado ninguna acción frente al titular registral - de naturaleza constitutiva - , cuya titularidad no consta registrada en el momento de interposición de la demanda, y que tampoco han sido demandados - y no deberían serlo atendiendo a la naturaleza de la acción reivindicatoria marcaria expuesta, pues se ejercita frente al titular registral -.
Si se reconoce al demandante un veinticinco por ciento sobre la titularidad de los derechos marcarios - y la acción se refiere a la titularidad de los derechos que figura registrada - y al demandado otro veinticinco por ciento, la situación sería más absurda todavía, puesto que registralmente una parte de la titularidad de los derechos (otro cincuenta por ciento) carecería de titular - lo cual, evidentemente, no es posible desde la perspectiva registral, que es la que nos afecta -.
En consecuencia, debía reconocerse al demandante la titularidad que invoca en relación al registro de marca, que es lo que aquí interesa, al margen de que en ningún momento a lo largo de los años se hubiera puesto de manifiesto la existencia de una comunidad de bienes integrada por los cuatro componentes del grupo. Precisamente porque los miembros que se desvinculaban del grupo
No cabe sostener aquí hipotéticas titularidades dominicales de terceros.
Esos terceros, ni son aquí demandados ni intervienen en el proceso. La intervención de terceros debe sujetarse a los cauces establecidos en los artículos 13 y 14 LEC. Tampoco ha sido demandada ninguna comunidad, por lo que carece de sentido determinar quién defiende los intereses de dicha comunidad, más cuando la acción que nos ocupa se refiere exclusivamente al titular registral. El escrito de oposición al recurso muestra los esfuerzos de la parte demandada en introducir un debate improcedente.
En el momento de interposición de la demanda, el único titular inscrito era el demandado.
Plantear aquí - ante el ejercicio de esa particular acción - una controversia sobre supuestos derechos de terceros no inscritos - y que no deben ser demandados - resulta improcedente. Tanto si se reconocieran como si no reconocieran esos derechos se efectuaría un pronunciamiento que excede del objeto de conocimiento en cuanto (i) no se ha demandado a terceros ni a una comunidad, ni se ha admitido la intervención de ningún tercero, fuese cual fuese su alcance (ii) la relación jurídico procesal ha sido debidamente conformada, (iii) la acción tiene una naturaleza especial y no versa sobre la titularidad dominical de la marca, sino sobre el mejor derecho del demandante - total o parcial - en relación al titular inscrito.
Lo que se ventila en el ámbito de la acción reivindicatoria registral es el derecho del demandante a figurar inscrito - junto con o en lugar del titular o titulares inscritos - no los hipotéticos derechos de terceros a la titularidad registral.
En consecuencia, como hemos señalado, quienes pretendan ostentar derechos en relación al registro podrán ejercitar las acciones sobre el registro marcario que estimen oportunas.
De otro modo se limitaría el reconocimiento de la titularidad del demandante en función de hipotéticos derechos de tercero que no figuran inscritos.
Y no existe controversia en que las pretensiones ejercitadas se refieren al ejercicio de una acción reivindicatoria marcaria.
Procede, en consecuencia, estimar el recurso y, revocando la sentencia recurrida, declarar el derecho del demandante a la cotitularidad de la marca nº 4.016.013 "LA UNIÓN", con las consecuencias registrales inherentes a dicha declaración.
El recurso se extiende a un pronunciamiento que incluye la parte dispositiva de la Sentencia recurrida. La Sentencia inserta en el primero de sus puntos, a propósito de la estimación de la acción reivindicatoria la siguiente mención:
Plantea el recurso la posibilidad de distintas alternativas derivadas de la redacción del fallo, y considera que atentarían contra el derecho de uso de la cosa común que establece el art. 394 empleando una forma verbal inequívoca ("Cada partícipe podrá servirse ...").
En cualquier caso, la estimación del recurso y la revocación de la sentencia recurrida afecta también de forma obligada al pronunciamiento sobre el régimen de cotitularidad que se efectúa, que además no figura solicitado en el suplico de la demanda, en la medida que pueda dar lugar a diversas interpretaciones sobre una cuestión que no formó parte del objeto de la controversia.
No cabe efectuar expresa imposición de las costas del recurso, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 398 LEC en la redacción anterior a la modificación operada por el art. 103. 67 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.
Fallo
1. Estimamos la demanda interpuesta por D. Simón contra D. Jeronimo.
2. Declaramos el derecho del demandante a la cotitularidad de la marca nº 4.016.013 "LA UNIÓN" registrada en la OEPM a nombre del demandado.
3. Estimamos la acción reivindicatoria de la mitad indivisa de la citada marca "LA UNIÓN", y condenamos al demandado a transferir al demandante la mitad indivisa de la misma.
4. Imponemos al demandado las costas causadas en la primera instancia.
No efectuamos expresa imposición de las costas derivadas del recurso.
La estimación total o parcial del recurso conlleva la devolución del depósito en su caso constituido por la parte apelante, de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ.
Remítanse los autos originales al Juzgado de lo Mercantil, a los efectos pertinentes.
La presente resolución no es firme, y podrá interponerse contra ella ante este tribunal recurso de casación que habrá de fundarse en infracción de norma procesal o sustantiva, siempre que concurra interés casacional, en el plazo de veinte días a contar desde el día siguiente al de su notificación, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta LOPJ. De dicho recurso conocerá la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo.
Así, por ésta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.
