Sentencia Civil 257/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 2710/2022 de 02 de septiembre del 2025

PRIMERO. - El procedimiento en primera instancia.

[1] Demanda

[1.1] IBERIA VISIÓN CARE, S.L. presentó demanda contra D. Ambrosio en ejercicio de acción reivindicatoria de las marcas nacionales siguientes:

(i) Marca denominativa "DERMEYES" nº 2.909.456/9, concedida a D. Ambrosio para la clase 35 ("servicios de venta al por menor y al por mayor en comercios a través de redes mundiales de informática de productos cosméticos")por Resolución de la OEPM de fecha 22 de junio de 2010.

(ii) Marca denominativa DERMEYES nº 2.961.469/4, concedida a D. Ambrosio para la clase 3 ("preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares;

dentífricos")por Resolución de la OEPM de fecha 14 de septiembre de 2011. Como se refiere en la sentencia impugnada, interpuesto recurso contra la concesión, el mismo fue estimado por Resolución de la OEPM de fecha 22 de diciembre de 2017.

[1.2] En la demanda se alegaba, resumidamente, que IBERIA VISIÓN CARE, S.L. era distribuidora de productos de maquillaje de la marca "DERMALOOK", contrato que fue resuelto, a instancias de D. Cesareo, a la sazón propietario de DERMALOOK OPTICA COMESTICS, S.L., a comienzos del año 2010.

[1.3] Con anterioridad a dicha resolución, en el mes de noviembre de 2009, IBERIA VISIÓN CARE, S.L. comenzó a fabricar su propia línea de productos de tratamiento de la piel del contorno ocular bajo las marcas ideadas por ella y no inscritas "DERMEYES" y "DERMEYES OPTICAL CARE".

[1.4] El día 1 de marzo de 2010, ya resuelto el contrato de distribución, IBERIA VISIÓN CARE, S.L. solicitó ante la OAMI el registro de la marca "DERMEYES", sin percatarse de que el demandado D. Ambrosio, el 20 de enero de 2010, obrando de mala fe y de común acuerdo con D. Cesareo, había solicitado el registro de la marca nacional denominativa "DERMEYES" nº 2.909.456, para productos cosméticos ante la OEPM, marca que fue concedida.

[1.5] Tal registro se hizo sin intención de utilizar la marca en el tráfico mercantil, con el único fin de obstruir la actividad de la demandante y de venderle las marcas registradas.

[1.6] El demandado ha registrado una segunda marca con idéntica denominación para proteger la lista de productos que fabrica la demandante en virtud de su marca comunitaria.

[2] Contestación y demanda reconvencional de Dermeyes Lab., S.L. y Dermalook Optical Cosmetics, S.L. (como sucesoras de D. Ambrosio).

[2.1] Dermalook Optical Cosmetics, S.L. se constituyó por D. Cesareo el 4 de junio de 2009 para continuar con las actividades de fabricación y comercialización de productos cosméticos específicos para centros de óptica que el Sr. Cesareo, que giraba comercialmente como DERMALOOK, venía desarrollando al menos desde el año 2007. El Sr. Cesareo fue quien introdujo por primera vez estos productos en el sector de las ópticas.

[2.2] En el año 2008, D. Eulogio, representante de la actora Iberia Vision Care, S.L., contactó con D. Cesareo con la finalidad de alcanzar un acuerdo de colaboración para la comercialización de los productos del Sr. Cesareo. Como resultado de estos contactos se suscribieron dos contratos; uno al inicio de la relación y otro posterior, fechado a 1 de enero de 2009 pero firmado tras constituirse la demandante Iberia Vision Care, S.L., en junio de 2009, este último ya en calidad de distribuidor exclusivo.

[2.3] Tras la suscripción del segundo contrato, Dermalook Optical Cosmetics, S.L., se planteó el "proyecto Dermeyes" con la idea de introducir en el mercado una nueva

línea de productos de cuidado e higiene destinados al sector optocosmético, que complementaría la línea de productos de maquillaje que se estaba implantando.

[2.4] Dicho proyecto sólo era conocido por D. Cesareo, D. Casimiro y D.ª Victoria. El error fue confiar la existencia del proyecto a la demandante en la creencia de que podría estar interesada en la distribución de esta segunda línea de productos.

[2.5] A la demandante le interesó el proyecto y pronto comenzó a actuar en su propio interés, tratando, al tiempo, de:

(a) Apropiarse de la clientela de Dermalook Optical Cosmetics, S.L., para lo cual (i)se hizo pasar por la propietaria de la marca DERMALOOK, (ii)registró el nombre de dominio "dermalook.eu", comenzando a operar con cuentas de correo asociadas al mismo; (iii)solicitó el registro de las marcas "DERMALOOK OVD" y "DERMEYES OCD", aún vigente el contrato de distribución y (iv)se dirigió a intermediarios y clientes exponiendo que se proponía crear una nueva línea de productos (DERMEYES), complementarios de DERMALOOK, dirigidos a la misma clientela.

(b) Crear de forma artificial una causa para resolver el contrato, realizando pedidos en cantidades imposibles de atender.

[2.6] Sospechando que Iberia Vision Care S.L. trataría de aprovecharse indebidamente de las marcas "DERMALOOK" y "DERMEYES", Dermalook Optical Cosmetics, S.L. decidió reforzar su propiedad industrial. A tal fin, decidió registrar la marca "DERMEYES". A estos efectos, el Sr. Cesareo recabó la colaboración de D. Ambrosio, a quien remitió los oportunos documentos para que gestionara la solicitud de la marca. El Sr. Ambrosio olvidó firmar la solicitud y para evitar demoras se decidió que el Sr. Ambrosio presentara la solicitud en su nombre para posteriormente transferirla a Dermalook Optical Cosmetics, S.L.. El 12 de febrero de 2010 se solicitó la protección comunitaria del signo "DERMALOOK"

[2.7] Finalmente, como a mediados de febrero de 2010 llegaron nuevas informaciones a Dermalook Optical Cosmetics, S.L. que apuntaban a que Iberia Vision Care, S.L. había iniciado sus actividades en competencia directa con Dermalook estando vigente el contrato de suministro suscrito por las partes, Dermalook Optical Cosmetics, S.L. decidió resolver dicho contrato por incumplimiento del distribuidor, notificándoselo a Iberia Vision Care, S.L. mediante carta remitida por burofax de fecha 18 de febrero de 2010.

[2.8] Entre los días 12 y 14 de marzo de 2010, con motivo del Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (Expoóptica) Iberia Vision Care, S.L. edita un folleto presentándose como propietaria de la marca "DERMALOOK" y presentando la marca "DERMEYES".

[2.9] El 30 de marzo de 2010, tras las oportunas reclamaciones de Dermalook Optical Cosmetics, S.L., Iberia Vision Care, S.L. indica que no atenderá el pagaré librado para el pago de una factura correspondiente al suministro de productos, por importe de 37.866,85 euros, con el fin de provocar una situación de iliquidez que coadyuvara a su propósito de suplantarla en el mercado.

[2.10] Con base en ese relato fáctico, la demandada se opuso a la pretensión reivindicatoria y reconvino contra IBERIA VISION CARE S.L., D. Blas y D. Eulogio solicitando:

1º.- La declaración de nulidad de las marcas "DERMEYES" números 2.943.092 y 2.952.469, concedidas a favor de D. Blas e IBERIA VISION CARE S.L.;

2º.- La declaración de que IBERIA VISION CARE S.L. ha llevado a cabo actos de infracción de las marcas "DERMEYES" números 2.909.456 y 2.943.092.

3º.- La declaración de que IBERIA VISION CARE S.L. y D. Eulogio han llevado a cabo actos de competencia desleal durante la vigencia del contrato suscrito con Dermalook Optical Cosmetics, S.L.

4º.- La declaración de que IBERIA VISION CARE S.L. incumplió el contrato suscrito con Dermalook Optical Cosmetics, S.L.

5º.- La condena a IBERIA VISION CARE S.L. a abstenerse en lo sucesivo de utilizar el signo "DERMEYES" y de llevar a cabo los actos de competencia desleal que se han acreditado.

6º.- La condena a los demandados a abonar a Dermalook Optical Cosmetics, S.L.. el importe de los daños y perjuicios causados.

[3] Sentencia de primera instancia.

[3.1] Contestada la reconvención por D. Blas y D. Eulogio (no así por IBERIA VISION CARE S.L.), la Juez de lo Mercantil estimó la demanda y desestimó íntegramente la reconvención.

[3.2] En orden a la reivindicación, tras una extensa argumentación, estimó acreditado que «D. Ambrosio, a cuya sombra actuó la mercantil Dermalook Optical Cosmetics, solicitó el registro de las marcas "DERMEYES" en fraude de los derechos de la actora», sin que existan «documentos que acrediten relaciones de Dermalook Optical Cosmetics con fabricantes o suministradores ni (...) con la génesis del Proyecto.»

[3.3] Acogida la acción reivindicatoria, la juez rechazó consecuentemente las acciones de nulidad e infracción marcaria. Desestimó asimismo la acción de competencia desleal por revelación de secretos «porque las reconvinientes no concretan qué secreto industrial o empresarial de su titularidad fue divulgado o explotado por los demandados, limitándose a denunciar de forma genérica la utilización en beneficio propio de secretos comerciales que habrían consistido en composición de productos, formulaciones específicas para su producción, información relevante que permitía la introducción de este tipo de productos en el nuevo mercado, y también información sobre los clientes que adquirían dichos productos".La misma suerte corrieron las pretensiones concurrenciales:

(a) la acción de competencia desleal por actos contrarios a la buena fe ( art. 4 LCD), ya que, en este caso, (i) «la conducta denunciada de aprovechamiento de la reputación de la reconviniente mediante el uso de sus signos distintivos, concretamente el signo "dermalook", cuenta con una protección específica en el art. 12 LCD , precepto que no ha sido invocado por la reconviniente y sobre el que, en defecto de alegación, no puede pronunciarse la juzgadora. Y, conforme a la doctrina expuesta, no cabe aplicar el art. 4 LCD cuando la conducta cuenta con una protección específica en otro tipo de deslealtad.»;y (ii) la «"situación de confusión con el origen de los productos"(...) también cuenta con una protección específica en el artículo 6 LCD »;

(b) No consta que la actora incumpliera el pacto contractual de no competencia; y

(c) La presunta situación de iliquidez (no acreditada) es ajena a la actora, sin que el mero impago de una factura pueda considerarse objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe, pues puede estar justificado en derecho, valoración que excede del objeto de este procedimiento.

Finalmente, desestima la acción de cumplimiento contractual (pago del pagaré) por exceder de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil.

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

[4] Planteamiento

[4.1] El recurso, purgado del relato de antecedentes (ff.1 a 8), se estructura en dos partes. En la primera impugna la estimación de la acción reivindicatoria, imputando a la sentencia (i)una infracción del principio de preclusión y (ii)un error en la valoración de la prueba. En la segunda se impugna la desestimación de la reconvención, sin expresión de los motivos de recurso, si bien de su lectura cabe deducir que también se alega un error en la valoración de la prueba.

[4.2] Las recurrentes entienden, en primer lugar, que se ha infringido el principio de preclusión, pues se han tomado en consideración, para la estimación de la acción reinvindicatoria, documentos aportados con los escritos de contestación a la reconvención. El recurso defiende que Iberia Vision Care S.L. no acreditó, como habría sido necesario para estimar la acción ejercitada, los hechos en que fundaba su pretensión con el escrito de demanda, habiéndose aprovechado el trámite de contestación a la reconvención por parte de los codemandados reconvencionales para formular alegaciones adicionales y aportar documentación en relación con la acción inicial ejercitada, quebrantándose con ello el principio de igualdad de armas de las partes en el proceso y aceptando una vulneración de las normas que establecen la preclusión de los actos procesales en aras a la tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, con vulneración de los arts. 6.4, 7.1 y 7.2 del Código Civil, 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 247.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

[4.3] Sin salir de la acción reivindicatoria, se denuncia igualmente un error en la valoración de la prueba, tanto por haber atendido a documentos aportados fraudulentamente por los reconvenidos como por haber obviado otras pruebas practicadas que acreditarían que quien ha llevado a cabo actos tendentes a defraudar los derechos de la contraparte ha sido la actora inicial, en particular:

i.- Como resulta del documento núm. 14 de la contestación a la demanda, Eulogio, legal representante de Iberia Vision Care S.L., registró a su favor el nombre de dominio «dermalook.eu» en julio de 2009, ocultando a Dermalook Optical Cosmetics S.L. la actuación que estaba llevando a cabo; utilizando el mencionado correo electrónico y haciéndose pasar por la demandada, se dirigió al suministrador de los productos DERMALOOK (documento núm. 13 de la contestación a la demanda), para a partir de entonces iniciar la comercialización, por su cuenta y en clara contravención con los términos del contrato suscrito por las partes, de productos que entraban en competencia con los de DERMALOOK OPTICAL COSMETICS.

ii.- A su vez, y en fecha simultánea a la comunicación por Dermalook Optical Cosmetics S.L. a Iberia Vision Care S.L., en febrero de 2010, de la resolución del contrato por incumplimiento, entre otras, de la cláusula de no competencia (documento núm. 18 de la contestación a la demanda), Blas, que actuaba como representante jurídico de Iberia Vision Care S.L. y del Sr. Eulogio, solicitó a su nombre la marca DERMALOOK OVD nº 2.914.456 (documento núm. 19 de la contestación), evidenciado con ello un claro intento de apropiación de los derechos de exclusiva que corresponden a la demandada sobre el mencionado signo DERMALOOK (al igual que posteriormente se hizo con el signo DERMEYES).

iii.- Igualmente, como resulta del documento núm. 23 de la contestación, en marzo de 2010, cuando el contrato había sido ya resuelto por la demandada, Iberia Vision Care S.L., concurrió al congreso internacional de optometría, contactología y óptica oftálmica (EXPOOPTICA), con un folleto en el que se presentaba, sin autorización de la demandada, como empresa que desarrollaba productos específicos para la zona ocular, entre ellos los productos DERMALOOK y también DERMEYES.

iv.- Contrariamente a lo que se indica en el apartado 5.14 de la sentencia recurrida, en el sentido de que «no consta que la demandante hiciera uso de la marca en momento alguno», Dermalook Optical Cosmetics S.L. sí ha acreditado la utilización del signo DERMEYES para la comercialización de sus propios productos (documento núm. 33 de la contestación a la demanda).

[4.4] Por lo que respecta a la desestimación de la reconvención, se alega que:

i.- La estimación del recurso de apelación contra la sentencia en lo relativo a la acción reivindicatoria debería motivar la correlativa estimación de las acciones marcarias.

ii.- En cuanto a la suerte de los restantes pedimentos de la demanda reconvencional son total y absolutamente independiente de las acciones marcarias ejercitadas por las partes y debieron ser en todo caso estimados por la sentencia recurrida, a la vista de las pruebas practicadas.

iii.- Así, el pedimento 3º, consistente en la declaración que los demandados reconvencionales Iberia Vision Care, S.L. y D. Eulogio han llevado a cabo actos de competencia desleal durante la vigencia del contrato y con posterioridad a su terminación, es procedente dado que, contrariamente a lo que indica la sentencia recurrida, la demandada ha acreditado -y los demandados reconvencionales no han desvirtuado- la comisión, por Iberia Vision Care S.L., Eulogio y Blas, de actos de obstaculización ( artículo 4 LCD), y en cuanto a los dos primeros, también actos de violación de secretos a que se refiere el artículo 13 de la Ley de Competencia Desleal.

iv.- Los documentos núm. 17 y 18 de la contestación-reconvención demuestran que Iberia Vision Care S.L. intentaba apropiarse del fondo de comercio de DERMALOOK, de sus marcas, de sus clientes, así como de sus conocimientos en el sector, actuación subsumible en lo que la jurisprudencia califica como acto de expolio, que tiene también encaje en las normas sancionadoras de la Ley de Competencia Desleal.

v.- Además, creando una evidente confusión entre las empresas (pues utilizaba el nombre de dominio «dermalook.eu» para efectuar los correspondientes contactos) solicitaba igualmente información sensible a los proveedores, que la facilitaban en la creencia de que el Sr. Eulogio actuaba por cuenta de la demandada (documentos núms. 14 y 16, entre otros, de la contestación a la demanda-reconvención).

vi.- Iberia Vision Care, S.L., incumplió el contrato de fecha 1 de enero de 2009 (documento núm. 29 de la contestación-reconvención) suscrito con Dermalook Optical Cosmetic, S.L., concretamente la cláusula 6, que establecía la obligación, para la citada Iberia Vision Care, S.L. de «[n]o representar, fabricar, promocionar o vender productos que hagan competencia a los productos proporcionados por el suministrador, mientras el presente contrato se encuentre en vigor.»Este incumplimiento es uno de los actos contrarios al artículo 4 de la Ley de Competencia Desleal, pues, de conformidad con la interpretación jurisprudencial de dicho artículo, en el mismo cabe subsumir los actos de obstaculización y de expolio.

vii.- El incumplimiento de la cláusula de no competencia durante la vigencia del contrato no solo no ha sido negado, sino que ha sido expresamente admitido. En efecto, en el párrafo primero de los hechos de su demanda inicial que «comenzó la fabricación para su posterior comercialización en España y en el resto de Europa de su propia línea de productos de tratamiento de la piel del contorno ocular en el mes de noviembre de 2009 al tiempo que distribuía productos de la Marca DERMALOOK»,por lo que es innegable que incumplía dicho pacto.

viii.- Es evidente que esta actuación, independientemente de que pueda calificarse de incumplimiento contractual, constituye una manifestación de un acto de obstaculización, pues debiendo representar comercialmente unos determinados productos, la adversa comercializaba los suyos propios bajo el paraguas de la marca DERMALOOK (y lo siguió haciendo tras resolver la demandada el contrato, en 20 de febrero de 2010, como resulta del documento núm. 16 de la contestación-reconvención, que acredita que la adversa concurrió al congreso internacional óptica marzo 2010, utilizó la marca Dermalook y comercializó productos de su procedencia).

ix.- Del mismo modo, el impago del pagaré acompañado como documento núm. 24 de la contestación-reconvención constituye otra manifestación de acto de obstaculización, porque es evidente que perseguía (y logró), dejar a la sociedad en una situación financiera comprometida, ello sin perjuicio de que dicho impago además sea constitutivo de otro incumplimiento contractual.

x.- La sentencia aprecia, con respecto al pagaré, que el hecho de no pagar una factura en abstracto, no se puede considerar como un acto de mala fe. No obstante, con esta apreciación, la sentencia no tiene en cuenta que el mencionado impago obedecía a un hecho deliberado, enmarcado en la estrategia de obstaculizar la actividad de DERMALOOK.

xi.- También considera la sentencia que no se ha acreditado cuál fue el resultado del procedimiento cambiario a que se refiere el mencionado documento 24, siendo evidente que si hubiese podido hacerse efectivo el mencionado pagaré, la demandada reconvencional así lo habría indicado.

[5] Valoración del Tribunal

[5.1] Siguiendo el orden que nos propone el recurso, hemos de comenzar por el alegato de preclusión, que habría consistido en haber tomado en consideración en la valoración de la prueba documentos aportados por D. Blas y D. Eulogio con sus respectivos escritos de contestación a la reconvención, cuando a juicio de las recurrentes debían haberlo sido con el escrito de demanda. Según la tesis del recurso, las contestaciones a la reconvención, pese a proceder de sujetos no demandantes (en la terminología del art. 407 LEC) , no serían una genuina oposición a la demanda reconvencional, sino una suerte de complemento de la demanda inicial, a fin de suplir sus deficiencias argumentativas, aprovechando el trámite para aportar documentos que debieron aportarse entonces.

[5.2] El argumento es de imposible acogida. Los escritos de contestación a la reconvención y sus documentos adjuntos fueron unidos a las actuaciones por sendas diligencias de ordenación de 1 de septiembre de 2020 y 26 de enero de 2021; si los reconvenidos (terceros a la demanda inicial), según su planteamiento, cometieron un fraude de ley para sortear el art. 265 LEC, las hoy apelantes debieron haber reaccionado tempestivamente recurriendo en reposición dichas diligencias, sin que quepa, ante semejante inactividad, solicitar ahora en vía de recurso el expurgo de dichos documentos simplemente porque su valoración probatoria no se ha ajustado a sus intereses.

[5.3] El segundo motivo de impugnación, en lo afectante a la desestimación de la acción reivindicatoria, radica en un error en la valoración de la prueba, que procedería, según el texto del recurso, tanto de haber atendido a documentos aportados fraudulentamente por los reconvenidos como de haber obviado otras pruebas practicadas que acreditarían que quien ha llevado a cabo actos tendentes a defraudar los derechos de la contraparte ha sido la actora inicial.

[5.4] La extemporaneidad de la denuncia de la infracción procesal reduce el motivo al error en la valoración de las pruebas efectivamente practicadas, que procedería exclusivamente de no haber tomado en consideración los documentos núms. 13, 14, 18, 19, 23 y 33 de la contestación a la demanda.

[5.5] Antes de entrar en el análisis del segundo (sub)motivo del recurso, creemos procedente efectuar unas consideraciones sobre la acción reivindicatoria, por más que el recurso sobrevuele los aspectos de derecho material para centrarse en la valoración de la prueba.

[5.6] El art. 2.2 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas prevé que «[c]uando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39.»Este precepto tiene su precedente inmediato, en lo que al derecho patrio se refiere, en el antiguo art. 3.3 de la Ley 32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas.

[5.7] La STS 302/2016, de 9 de mayo (también extractada en la sentencia impugnada) condensa la jurisprudencia de la Sala acerca de la naturaleza y presupuestos de esta acción:

«1.- Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio , la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto".

El artículo 2.1 LM (adquisición del derecho) establece:

«El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley».

Como se observa, se requiere para adquirir el derecho de marca que el registro de la marca sea "válido". Consecuentemente con lo anterior, el número 2 del citado precepto señala:

«Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca».

La sentencia de esta Sala núm. 184/2015, de 14 de abril , señaló lo siguiente:

«La acción reivindicatoria de la marca prevista en el art. 2.2 de la Ley de Marcas , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual".

[....]

»La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

»El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo».

2.-En este caso, no es correcta la posición restrictiva adoptada por la Audiencia, puesto que el titular de una marca registrada también puede ejercitar una acción reivindicatoria sobre otra marca registrada por un tercero si se cumplen los requisitos indicados, es decir, cuando se demuestre que ha usado el signo anteriormente, y resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. La Ley sobreentiende que el reivindicante no es titular registral de la marca reivindicada (por ello, la doctrina considera que se trata de una acción reivindicatoria impropia), pero puede ser tanto el titular de una marca distinta que es infringida por el registro fraudulento, como un usuario de la marca fraudulentamente registrada.»

[5.8] La juez a quo,en aplicación de dicho precepto, concluyó que:

i.- «D. Ambrosio, a cuya sombra actuó la mercantil Dermalook Optical Cosmetics, solicitó el registro de las marcas "DERMEYES" en fraude de los derechos de la actora.»

ii.- «[F]ue la demandante quien tuvo la iniciativa de introducir en el sector óptico-cosmético una línea de productos de cuidado distinguidos con la marca "DERMEYES" (...)»

iii.- «El documento 13 de la contestación es un correo electrónico de fecha 7 de septiembre de 2009 que D. Víctor, de SEIGOBA, envió a D. Eulogio, titular de la sociedad demandante. En este correo se advierte que D. Eulogio ha solicitado a SEIGOBA información en relación con determinados productos nuevos, pero no que lo haya hecho en su condición de distribuidor de Dermalook, sin perjuicio de que el correo electrónico sea del dominio dermalook.com. Del tenor literal del correo no se deduce que exista un proyecto (Dermeyes) atribuible a la demandada.»

iv.- «El acta notarial aportada como documento 1 de la demanda acredita la relación de D. Eulogio con la línea de productos "dermeyes".»

v.- «Los correos electrónicos referidos en la sentencia "acreditan que desde diciembre de 2009 la demandante estuvo trabajando en los productos oculares que refiere y que los identificaba con la marca "DERMEYES".»

[5.9] «Frente a ello-prosigue-- no existen documentos que acrediten relaciones de Dermalook Optical Cosmetics con fabricantes o suministradores ni, como decía, con la génesis del proyecto:

1. La codemandada Dermalook afirma que el proyecto "dermeyes" se inició"casi dos

años antes de que se solicitara el registro" (pág. 21 de la contestación, formato digital), y, sin embargo, no existen documentos relacionados con tal hecho.

2. La codemandada Dermalook aporta facturas para acreditar su relación con los productos "dermalook" desde que el D. Cesareo actuaba como empresario individual (marzo de 2008, doc. 2 de la contestación a la demanda), pero

nada aporta en relación con los productos "dermeyes", y, considerando que la demandante era mera distribuidora de los productos de marca "DERMALOOK", carece de sentido que actuara en representación de la mercantil Dermalook en la búsqueda de nuevos productos. Es decir, si la mercantil Dermalook hubiera estado trabajando en lanzar al mercado una nueva línea de productos, sería esperable que hubiera correspondencia del administrador de la empresa, no del distribuidor de su marca, en relación con el nuevo producto. Sin embargo, la única correspondencia es la mantenida por D. Eulogio.

3. La demandada tampoco alega que en los correos incorporados al acta notarial estuviera el Sr. Eulogio actuando en representación de la codemandada Dermalook. Lo único que refiere la demandada sobre el documento 1 de la demanda es que ha sido "otorgada a los únicos efectos de preconstituir una prueba para intentar oponerla a la reclamación que constaba a la actora le formularía DERMALOOK OPTICAL COSMETICS, S.L. ante la apropiación del proyecto DERMEYES" (página 17 de la contestación, formato digital).

4. Finalmente, la demandada dedica el hecho primero de su contestación al "proyecto Dermeyes" y no cita documento alguno relacionado con el mismo.»

[5.10] La transcripción que hemos efectuado -necesariamente parcial de una resolución que alcanzó cuarenta y tres folios de extensión- es muestra suficiente de que la juez, de forma contraria a cuanto se afirma en el recurso, no despreció los elementos de prueba aportados por la demandada para entregarse a los aportados por los reconvenidos, sino que valoró de forma muy detallada cada uno de ellos, por más que llegara a conclusiones no ajustadas al interés de las apelantes.

[5.11] Por tanto, no es cierto, como se alega, que la juez obviara la prueba de la parte demandada, en general, ni los documentos núms. 13, 14, 18, 19, 23 y 33 de la contestación a la demanda, en particular. Basta un mero repaso a la extensa declaración de hechos probados -a la que la juez consagra el primer fundamento de derecho- para comprobar la falsedad de lo alegado. En los párrafos que siguen extractamos los hechos estimados probados a partir de los documentos referidos:

«8.D. Eulogio registró a su favor el nombre de dominio "dermalook.eu"

desde en julio de 2009 (doc. 14 de la contestación).

9.Cuando menos a principios de septiembre de 2009, D. Eulogio, en representación de Iberia Vision Care y haciendo uso del correo electrónico "dermalook", entró en contacto con un suministrador (SEIGOBA) de lápiz de ojos, máscara y otros productos para su comercialización (doc. 13 de la contestación). El Sr.

Eulogio se dirigió al suministrador sin manifestar desvinculación o independencia respecto de la marca "DERMALOOK", no quedando claro al suministrador si el Sr. Eulogio quería los mismos productos que distribuía hasta la fecha u otros distintos.

10.A partir de dicha fecha, y entre diciembre de 2009 y enero de 2010, D. Eulogio

comenzó a trabajar por su cuenta y en su propio interés en una nueva línea de

productos distinguidos con la marca "DERMEYES" y destinados al cuidado en el sector

optocosmético, entablando relaciones comerciales para la fabricación y suministro de

dichos productos (documentos 1 de la demanda y 13 de la contestación).

(...)

13. El 19 de febrero de 2010, Dermalook Optical Cosmetics, S.L., comunicó por burofax a Iberia Vision Care, S.L., (entregado el 22 de febrero de 2010) la resolución del contrato fechado el 1 de enero de 2009 por incumplimiento de la cláusula de no competencia (doc. 18).

14. El 19 de febrero de 2010, el representante de la demandante, D. Blas, solicitó el registro de la marca nacional denominativa "DERMALOOK OVD" (2.914.456). El registro fue denegado y la denegación se publicó por resolución de 24

de agosto de 2010 (doc. 19 de la contestación).

(...)

17.Los días 12 a 14 de marzo de 2010, con motivo del Congreso Internacional de Optometría, Contactología y Óptica Oftálmica (Expoóptica), la demandante Iberia Vision Care, S.L., editó un folleto en el que se presentaba como empresa que desarrollaba productos específicos para el cuidado de la zona ocular, entre ellos los

comercializados tanto bajo la marca "DERMALOOK" como bajo la marca "DERMEYES" (doc. 23 de la contestación).»

[5.12] En suma, la sentencia de instancia no sólo tomó en consideración los documentos núms. 13, 14, 18, 19 y 23 de la contestación, sino que de cada uno de ellos extrajo un hecho probado. Y en cuanto al documento núm. 33, la juez lo valoró, aunque por no deducir de su contenido un hecho probado, no aparezca citado expresamente, pero sí tácitamente al declarar que «[n]o consta que la demandante hiciera uso de la marca en momento alguno. Afirma en su escrito de contestación (pág. 21, formato digital) que no ha podido iniciar hasta fechas recientes el uso de sus marcas, pero tal uso no consta».Es decir, la juez, tras visionar el documento núm. 33 no estimó acreditado el uso que se alega.

[5.13] En realidad, lo que el recurso pretende es que la Sala incurra en el mismo vicio que denuncia, pero a la inversa: que atendamos exclusivamente a suprueba, ignorando la contraria. Para ello ha tratado, en primer término, de expulsar de derechoesa prueba del procedimiento. Y, por si fracasara -como ha fracasado- el intento, el recurso persigue obviarla de hecho,revistiendo de error en la valoración de la prueba lo que no es más que un deseo de sustituir las conclusiones probatorias de la Juez de lo Mercantil -alcanzadas tras valorar los ramos de prueba de una y otra parte- por las suyas propias, extraídas de la valoración de su sola prueba.

[5.14] La Sala, en la misma línea que la juez de instancia, concluye que tanto la nueva línea de productos como el signo fueron ideados por la actora y que, una vez enterado de ello el Sr. Cesareo, recurrió, por medio de un testaferro, a un registro marcario de bloqueo, con la doble finalidad de obstaculizar el registro ajeno, primero, y de tratar de venderle, después, el propio. Cuestión distinta, como advirtió la Juez de lo Mercantil, es que «la demandante haya desarrollado sus productos y marcas aprovechando la posición que el signo "dermalook" ya tenía en el mercado, y generado riesgo de asociación respecto de la procedencia de los productos "dermalook" (documentos 15 y 23 de la contestación).»Pero esos actos, que bien podían constituir infracciones marcarias del signo Dermalook (no de Dermeyes, que fue lo suplicado) o concurrenciales (aprovechamiento de la reputación ajena) quedan fuera de nuestro examen por razones evidentes de congruencia.

[5.15] Concluida la procedencia de la reinvindicación, decaen las dos primeras pretensiones de la reconvención, que tienen como presupuesto lógico el decaimiento de aquélla.

[5.16] La misma suerte han de correr el resto de alegaciones del recurso, ya dirigidas a combatir el rechazo de la demanda reconvencional. La razón del fracaso es común a todas ellas, pues las apelantes han hecho caso omiso de la ratio decidencide la sentencia, sustituyendo el ejercicio de crítica que todo recurso debe comportar por una reiteración resumida de su reconvención. Así, la acción de competencia desleal por revelación de secretos se desestimó, como quedó dicho, «porque las reconvinientes no concretan qué secreto industrial o empresarial de su titularidad fue divulgado o explotado por los demandados, limitándose a denunciar de forma genérica la utilización en beneficio propio de secretos comerciales que habrían consistido en composición de productos, formulaciones específicas para su producción, información relevante que permitía la introducción de este tipo de productos en el nuevo mercado, y también información sobre los clientes que adquirían dichos productos».La acción de competencia desleal por actos contrarios a la buena fe ( art. 4 LCD) fracasó porque parte de las conductas denunciadas cuentan con una protección específica en los arts. 6 y 12 LCD, que no fueron invocados; y la presunta situación de iliquidez debido a que (i)no se entendió acreditada, (ii)es ajena a la actora y (iii)el mero impago de una factura no pueda considerarse sin más objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe. La causa de rechazo de la acción de incumplimiento contractual se debió a que no consta que la actora incumpliera el pacto contractual de no competencia. Y, finalmente, la acción de cumplimiento contractual quedó imprejuzgada por exceder de la competencia objetiva de los Juzgados de lo Mercantil.

[5.17] El recurso, como avanzamos, declina rebatir los razonamientos de la juez. Afirma, sin más apoyo que la insistencia, que hay secreto empresarial donde la juez lo niega. Se abstiene de cuestionar la inaplicación de la cláusula general del art. 4 por la existencia de tipos específicos. No cuestiona la falta de prueba de su invocada iliquidez. Y olvida por entero la razón de que la juez se abstenga de conocer de la acción de cumplimiento contractual.

[5.18] De la segunda parte de su recurso tan solo podría tener cabida en un error en la valoración de la prueba la falta de apreciación por la juez de la infracción de la prohibición de competencia prevista en el contrato de distribución. Sin embargo, el recurso no aporta elementos que nos hagan separarnos de la conclusión alcanzada en la instancia, cual es que «los productos comercializados por la demandante corresponden a una línea de productos distinta de la comercializada bajo la marca "DERMALOOK"».Elemento de distinción que impide que pueda entenderse vulnerada la cláusula sexta del contrato, que se constreñía a «no representar, fabricar, promocionar o vender productos que hagan competencia a los productos proporcionados por el suministrador, mientras el presente contrato se encuentre en vigor».Si las líneas de productos eran distintas, a lo más podría hablarse de complementariedad (como acredita que la actora vendiera unos y otros al tiempo), pero no de una situación de competencia que no ha pasado de una alegación genérica huérfana de toda prueba.

[5.19] Consciente de esa falta de actividad probatoria, el recurso trata de identificar un acto propio del que extraer la infracción contractual que denuncia. Acto propio que cree encontrar en el párrafo primero de los hechos de la demanda inicial cuando se dice que «comenzó la fabricación para su posterior comercialización en España y en el resto de Europa de su propia línea de productos de tratamiento de la piel del contorno ocular en el mes de noviembre de 2009 al tiempo que distribuía productos de la Marca DERMALOOK».Contrariamente a lo que ese fragmento sugiere a las recurrentes, no hay en el mismo reconocimiento alguno de que los nuevos productos sean competitivos. Es más, de aceptar -que no- que lo fueren, carecería de sentido que la actora comercializara ambos al mismo tiempo, pues por pura lógica comercial habría otorgado preferencia a los suyos, lo que refuerza la conclusión de que eran complementarios y no competitivos.

[5.20] Por lo expuesto, procede la íntegra desestimación del recurso.

TERCERO.- Costas de segunda instancia.

[6] La desestimación del recurso implica la condena en costas en esta alzada a las recurrentes, de conformidad con lo previsto en el art. 398 LEC.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso