Sentencia Civil 297/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 56/2023 de 27 de septiembre del 2024

Contexto de la controversia que resulta de la en primera instancia.

(1). -Se presentó escrito de demanda por CARROT COMPANY CO. LTD, como parte actora, contra Carlos María, parte demandada, en la que se deducían de manera acumulada acciones de reivindicación del derecho de marca y, de forma subsidiaria, la de nulidad absoluta por registro de mala fe y, de nuevo de forma subsidiaria a la anterior, la de nulidad por riesgo de confusión. Ello dio lugar al proceso seguido como Juicio Ordinario ante el Juzgado Mercantil Nº 9 de Madrid, en el que se dictó Sentencia con los pronunciamientos del Fallo por los que se desestima íntegramente la demanda y se imponen las costas a la parte actora.

(2). -Para realizar esos pronunciamientos, la Sentencia se basa, resumidamente, en que, en cuanto a la acción reivindicatoria se dirige contra las marcas nº 3604731/7/7, " Anello",denominativa, para la clase 18, y de la nº 3700293/7/7 , "Anello com Pao e Vinho Anda Se Caminho. Since 2005",mixta, para las clases 18 y 25, cuyo registro fue obtenido por Carlos María en los años 2016 y 2018 respectivamente. Consta, señala la resolución, que CARROT COMPANY CO. LTD es titular de signo coincidentes con registros extranjeros, en países de lejano oriente, e internacionales con designa para diferentes países de asía, que los emplea para la comercialización de bolsos, mochilas y complementos, desde el año 2005. En cambio, continúa esa resolución, no consta que existiese una relación jurídica entablada entre los ahora litigante, como contratos de distribución o representación, requisito exigible para la acción reivindicatoria de la marca.

Tampoco consta, señala, que las marcas de CARROT COMPANY CO. LTD sean notorias o renombradas en España, ya que en este ámbito concurre el requisito de territorialidad, y no es posible concluir que Carlos María pudiera conocer dichos signos puesto que no ha estado en Japón, de donde provienes las marcas de la actora. Tampoco resulta, indica, la mala fe en el registro, para las acciones de nulidad, sino que se acredita que la finalidad de registro era el uso por el titular de esos signos, puesto que, si bien las fotografías y catálogo de comercialización aportados para acreditar el uso de la marca no son concluyentes, sí se aportan facturas donde consta la marca "Anello",documentos unilaterales creados por el empresario y aceptados como prueba en el tráfico mercantil, y no consta copia del signo.

Conformación del objeto de la segunda instancia.

(3). -Por CARROT COMPANY CO. LTD se interpone recurso frente a dicha Sentencia, en el que insta la total revocación de la misma y dar lugar con ello a la estimación de las pretensiones de la demanda.

A tal fin, el recurso de apelación se sustenta, resumidos a los meros efectos de enmarcar el debate, ya que más adelante se desarrollarán por separado, en los motivos de error en la valoración de la prueba sobre los presupuestos de la acción reivindicatoria y error de valoración de prueba sobre la acción de nulidad de marca.

(4). -Por Carlos María se presentó escrito de oposición al recurso de apelación formulado por la parte contraria, e instó la ratificación de la Sentencia apelada, por los propios fundamentos de la resolución, con imposición de costas de la alzada a la misma. Para ello, tal parte se reiteró sustancialmente en los argumentos expuestos en su contestación a la demanda y en los propios de la resolución recurrida.

Motivo primero: acción reivindicatoria del derecho de marca, error en la valoración de la prueba sobre la concurrencia de sus presupuestos.

Contenido del motivo.

(5). -Indica el escrito de apelación de CARROT COMPANY CO. LTD que la Sentencia apelada no ha tenido en consideración determinados hechos que constan en los autos como plenamente acreditados, los que constituían circunstancias determinantes para fijar los presupuestos de la acción reivindicativa de las marcas objeto de litigio. Así, señala, la resolución dictada ha obviado por completo la previa relación entre Carlos María y aquella demandante, que acredita mediante comunicaciones cruzadas el total conocimiento de ese demandado de las marcas extranjeras de la actora, de su uso y expansión, así como del interés del demandado en comerciar productos bajo ellas. Además, continúa el recurso, por Carlos María se ha aportado al procedimiento, con total mala fe procesal, documentos manipulados en un intento de probar el uso de las marcas registradas de la mala fe por su parte. Añade el recurso que, de hecho, ese mismo demandado en su día ha registrado o intentado obtener registros tales como Tuenti,denegada por oposición de Tuenti Technologies SL; Arsenio, anulada a instancia del famoso diseñador Arsenio; Uno De 50,anulada a instancia del titular ese famoso signo usado en bisutería y joyas; o Dolores Promesas,rechazada a instancia de Leyenda Personal SL, titular de la marca española.

Por lo demás, señala el escrito de apelación, una vez probada la mala fe de la parte demandada en la obtención del registro marcario, resulta irrelevante si los signos de los que es titular la actora resultaban o no notorios o renombrados en España, ya que lo relevante es la acreditación de un comportamiento objetivamente contrario a la buena fe en la obtención del registro y la identidad de los signo obtenidos frente a los del titular defraudado, a lo que se une la inexistencia de un uso real de esa marcas por Carlos María, ya que se trata de una mera apariencia de uso, lo que revela cuál era la verdadera finalidad de ese registrante.

Valoración del tribunal.

(6). -Debe recordarse ahora, en el plano fáctico, respecto de las marcas objeto de reivindicación, que Carlos María solicitó de la OEPM el registro del signo denominativo "Anello"el día 16 de marzo de 2016, marca finalmente concedida con nº 3604731/7 el día 7 de septiembre de 2016, para la clase nº 18 del Nomenclátor, esto es, "cuero y cuero de imitación, pieles de animales; baúles y maletas; paraguas y sobrillas; bastones; fusta y artículos de guarnecería".

También solicitó el día 22 de enero de 2018 el registro del signo mixto "Anello Com Pao e Vinho, Anda Se Caminho. Since 2005",concedida con nº 3700293/7 el día 31 de mayo de 2018 para las clases 18, la antes descrita más collares, "correas y ropa para animales"y la clase 25, "prendas de vestir, calzado, artículos se sombrerería".El signo registrado bajo esta marca es el siguiente:

(7). -En cuanto a la actividad de CARROT COMPANY CO. LTD, dio inicio a sus operaciones comerciales en 1988 [doc. nº 2 y 3 de la demanda], y comenzó en abril de 2005 a actuar en el mercado con el signo "Anello"para distinguir bolsos, bolsas, mochilas, monederos y similares en el mercado asiático, tanto para la clase 18 como la 25 del Nomenclátor [doc. nº 5 a 22 de la demanda].

En los meses de verano de 2014, por CARROT COMPANY CO. LTD comienza a comercializarse [doc. nº 12 y 13] en el mercado asiático (Japón, China, Corea del Sur) una mochila con el signo mixto siguiente:

Dicho signo fue solicitado como marca en Japón por CARROT COMPANY CO. LTD el día 4 de noviembre de 2014, para la clase 18, la que finalmente tuvo concesión el día 6 de marzo de 2015 [doc. nº 23]. A ello siguió la solicitud de marca en los países donde la venta de productos con dicho signo estaba presente, como en China, en fecha de 29 de abril de 2015, para la clase 18 [doc. nº 24]; en Taiwan, el día 1 de septiembre de 2015, para la clase 18 [doc. nº 25 de la demanda]; en Hong Kong, el 5 de octubre de 2015 [doc. 26 de la demanda]; y petición de extensión territorial de la marca internacional en la OMPI para Corea del Sur y Singapur [doc. nº 27]. A ello siguen luego las peticiones de extensión territorial de la citada marca internacional para Turquía, Filipinas y Vietnam, el 27 de julio de 2016, siempre para la clase 18 y a la EUIPO el día 5 de octubre de 2016 [doc. nº 29].

(8). -El día 8 de enero de 2017, Carlos María se dirigió por correo electrónico a CARROT COMPANY CO. LTD, donde se presenta como "propietario de varias marcas y de una de las compañías españolas más grandes de zapatos, bolsos y accesorios, con más de 30.000.000 euros en ventas".Señala en esta comunicación que "Tenemos una marca denominada Anello en nuestro porfolio que es distinta a su marca, pero hemos pensado que podríamos ser su distribuidor en España y Portugal. Vendemos a minoristas, pero también tenemos varias tiendas (...) estamos muy interesados en trabajar con su compañía si los precios son buenos"[doc. nº 51 de la demanda].

En correo electrónico de fechas 11 de enero de ese año, por Carlos María se reitera el interés en trabajar como distribuidor en España y Portugal de los productos de CARROT COMPANY CO. LTD, y menciona que trabaja con tiendas como Aïta, Coronel Tapioca, Devoto&Lomba o Kangaroos [doc. nº 52].

El día 13 de enero de 2017, ante la respuesta de CARROT COMPANY CO. LTD remitiéndole a rellenar un formulario en su web, destinado a los interesados en distribuir sus productos, por Carlos María se envía nuevo correo en el que señala que, sin cumplimentar formularios, "lo mejor es si conocen a alguien en España. (...) vendemos zapatos, bolsos y accesorios. Tenemos diferentes tipos de tiendas, pero básicamente el negocio se basa en vender a otras tiendas. (...) Vendemos marcas como El Caballo, Devota&Lomba, Guy Laroche..., básicamente pieles de alta calidad. No tenemos ninguna sección de nivel medio y estamos considerando la marca Anello ya que consta en nuestra cartera. Antes de la marca El Caballo teníamos 2 tiendas en Japón, en Osaka, pero cerraron por lo menos hace cinco años. (...) si en el futuro estuviesen interesados en vender en Europa, háganmelo saber"[doc. nº 52].

En correo de 24 de enero de 2017, Carlos María señala que su intención es proveerse de 350.000 unidades de varios modelos de bolsos, mochilas y similares, las que adquiriría, si no se le suministran por CARROT COMPANY CO. LTD, a través de la una web denominada "anello.asia"[doc. nº 52], a lo que se contestó por la ahora actora que desconocía dicha web y que no podía garantizar la autenticidad de los productos.

En correo electrónico de fecha 6 de marzo de 2017, bajo la indicación de asunto "Lanzamiento de bolsos Anello", Carlos María indica que en septiembre "lanzaremos la marca en Europa. Si nos quieren suministrar, estará bien. Si no, lanzaremos nuestra propia colección"[doc. nº 54].

(9).-Debe dejarse sentado que el tribunal decide por los datos y circunstancias objetivas que resulten acreditadas en el proceso, no por antecedente alguno de Carlos María en el registro o solicitud de signos conocidos y ajenos, como Tuenti,incluido el característico elemento gráfico; Uno de 50,con esa particular combinación de números en guarismo y en letra; Arsenio, con la oposición del diseñador Arsenio; o Dolores Promesas Hogar Dulce Hogar[doc. nº 47 y ss. de la demanda]. Dichos antecedentes, invocados como un modus operandide la parte demandada, no pueden en absoluto prejuzgar la realidad de lo aquí ocurrido ni condicionar sus efectos.

(10). -La Sentencia apelada negó en carácter notorio o renombrado de los signos de CARROT COMPANY CO. LTD en España, así como la acreditación de que Carlos María conociera el mercado asiático de los productos donde se empleaban dichos signos, como para tener conocimiento de éstos elementos distintivos al momento de solicitar su registro nacional.

En cuanto a la consideración en España de los signos de CARROT COMPANY CO. LTD como notorios o renombrados, ello no fue objeto de alegación en la demanda, ni esa consideración ocupa por si sola una posición determinada, ni estructural ni funcional, en la construcción jurídica que establece la ley para la acción reivindicatoria del derecho de marca. Todo lo más, puede inferirse que la Sentencia apelada analizó esa posibilidad como vía para atribuir a Carlos María alguna clase de conocimiento sobre la existencia y previo uso de los signos de CARROT COMPANY CO. LTD en mercados extranjeros, coincidentes con los que pasó a registrar luego esa parte demandada en España.

Fuera de la necesidad de determinar, por tanto, el general y público conocimiento de aquellos signos de CARROT COMPANY CO. LTD en España, la Sentencia niega que Carlos María tuviera la posibilidad de conocerlos, dado que no actuaba en los mercados donde los productos marcados con los citados signos se comercializaban, sobre todo lejano oriente, países como Japón, China, Corea del Sur, Singapur o Taiwán. Frente a ello, no es solo que conste una intensa publicidad y comercialización de esos productos a través de Internet, de fácil y común acceso sin limitarse a un país concreto; ni que se trate de un tipo de productos coincidente con los que se comercializan por Carlos María, esto es, del mismo mercado de producto, por lo que es habitual que un empresario necesariamente atento a la evolución y novedades de ese mercado, esté enterado de qué y cómo se mueve ese mercado incluso a nivel internacional, con la irrupción de productos y oferentes, sin necesidad de desplazarse físicamente a otros países; sino que el propio demandado admite directamente tener conocimiento del mercado japonés, y de los productos y signos de CARROT COMPANY CO. LTD. Así, en el correo de 13 de enero de 2017, Carlos María señala que ya conoce la marca Anellode CARROT COMPANY CO. LTD, y que su actividad empresarial ha estado físicamente presente en el mercado japonés, con tiendas en Osaka, donde precisamente radica la actividad de esa demandante.

Por tanto, ese demandado había tenido actividad comercial directa en Japón y debía seguir la evolución existente en su mercado de producto, en manera suficiente como para conocer la expansión del uso de una marca ya registrada antes que la suya, para la misma clase de productos, no solo en Japón, sino seguidamente en China, Corea del Sur, Taiwán y Singapur entre abril de 2015 y febrero de 2016, y siempre, se reitera, antes de su solicitud de registro en la OEPM, en fecha de 16 de marzo de 2016.

También se revela que Carlos María era perfecto conocedor del uso, expansión e intensidad de los signos de CARROT COMPANY CO. LTD, que evolucionan en el tiempo desde años antes, cuando ya desde enero de 2017 insiste en obtener la distribución para el mercado ibérico de dichos productos, incluso afirmando la posibilidad de pedidos en volumen de 350.000 unidades de producto.

(11). -Si lo anterior puede afirmarse, conforme a la prueba documental aportada, de la marca denominativa Anello,nº 3604731/7, solicitada en fecha de 16 de marzo de 2016, con mayor razón ha de sostenerse respecto de la otra marca, la nº 3700293/7, mixta, "Anello Com Pao e Vinho Anda-es Caminho. Since 2005",solicitada en día 22 de enero de 2018, cuando Carlos María insistió reiteradamente entre enero y marzo de 2017 en trabajar como distribuidor de los productos de CARROT COMPANY CO. LTD en España y Portugal.

En esta última, al ser de tipo mixto, se añaden las reveladoras coincidencias, no ya solo por su identidad como signo respecto del anterior de CARROT COMPANY, sino porque esa identidad comprende una mención en un tercer idioma, ni japonés ni español, en ambos casos portugués, coincidentemente; comprende tal mención el término "Since 2005",que es el año de inicio de ventas de bolsos y mochilas por CARROT COMPANY CO. LTD, pero no por Carlos María, cuya empresa, Remake Premium SL, comenzó sus operaciones en 2010 [doc. nº 8 de la contestación]; e incluso comprende un mismo símbolo creativo, el de las botellas de vino cruzadas, lo que hace prácticamente imposible que se trate de una creación independiente del signo posterior de la parte demandada.

A ello se añade, tras esos reiterados intentos de Carlos María por obtener, en vano, un acuerdo de distribución con CARROT COMPANY CO. LTD, la comunicación ya en marzo de 2017 de que, si finalmente no le otorgan dicha distribución, lanzaría sus productos en Europa con la marca que ya había registrado en España, la coincidente con la de la parte actora y para la misma clase de productos. Ello revela con toda nitidez cuál fue la verdadera y única intención de Carlos María al obtener esos registros, una vez era ya previo conocedor de los signos y derechos de CARROT COMPANY CO. LTD.

(12).-Para diluir esa evidencia de la finalidad del registro de marca, por Carlos María se invocaba el uso efectivo de las marcas registradas para comercializar sus productos, como afirmación de la legítima finalidad con la que el Ordenamiento concede ese derecho marcario, y no de otros móviles espurios, particularmente el de ocupación de dichos derechos en el registro español para impedir su uso a CARROT COMPANY CO. LTD en España, a fin de forzar una negociación para la concesión de licencia o la adquisición onerosa de los registros.

La Sentencia apelada rechaza por no creíbles los documentos en los que Carlos María pretendía acreditar comercialización, pero sí acepta como prueba de ese uso marcario las facturas que aporta, dado que, señala la resolución, la factura es siempre un documento confeccionado unilateralmente por el empresario y se presenta como suficientemente expresiva de aquella comercialización.

Esa argumentación de la Sentencia es típica y habitual para la fijación de deudas comerciales a través de facturas aportadas a un litigio, pero no es la forma ideal de acreditar el empleo efectivo de un signo marcario. La marca, como tal, se emplea sobre los productos comercializados por el empresario, como es su finalidad legal, art. 1.1 LM, o en publicidad, para difundir dichos productos o servicios, como actuaciones públicas en el mercado. En cambio, la emisión de facturas tiene la finalidad limitada de liquidar deudas, donde los diferentes conceptos de tarificación pueden obedecer a mera nomenclatura empleada de modo interno a la empresa, o a la correlación limitada al emisor y receptor de ese documento.

Así, en el caso de Carlos María, se aportan facturas fechadas el 20 de febrero de 2017 al 26 de septiembre de 2019 [bloque doctal. nº 1 de la contestación], y luego en el acto de Audiencia Previa, se aportan dos facturas, emitidas ambas en el año 2021, en fecha posterior al inicio de este litigio, en 2019, por sumas de 1.016€ y 2.929€, respectivamente, para bolsos, botas y bolsas, donde específica "marca Anello",sin que se recojan en esas facturas de productos de ninguna otra marca que se afirmaba comercializada por el demandado. Están emitidas todas ellas a las entidades Elena Brands SL, KRS Shoes SL,y a Liberto Jeans SL. Estas sociedades presentan como administradores únicos a Juan Antonio, Raúl y Carlos María, de quienes se manifiesta por CARROT COMPANY CO. LTD son hermanos de aquel demandado [conforme a la constancia del doc. nº 60 de la actora, presentado en el acto de Audiencia Previa], sin que ello haya sido desmentido por la parte demanda.

En esos términos, no puede otorgarse fuerza probatoria alguna sobre el uso efectivo de la marca litigiosa por Carlos María, como ocurre con lo apreciado por la Sentencia sobre las fotografías y el catálogo que esa parte demandada aportó, dada la total localización de esos productos en el mercado, de modo previo al litigio, y que de hecho ni siquiera abarcaban la marca de tipo mixto, de donde cabe inferir que el registro anterior de la denominativa se obtuvo con la misma finalidad de bloqueo.

(13). -Pese a que la Sentencia apelada identifica el supuesto de hecho que da lugar a la reivindicación de la marca con el registro de marca ajena por agente o representante a nombre propio, ello no agota los casos en los que cabe acoger la citada acción reivindicatoria. Respeto de ello, señala la STS nº 302/2016, de 9 de mayo , FJ 3º,que:

«Como decíamos en la sentencia 391/2013, de 14 de junio , la acción reivindicatoria de una marca o de un nombre comercial, tal y como viene regulada en el art. 2.2 LM , constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte el aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto"».

Dado que el derecho de marca se adquiere por su titular con el registro del signo de que se trate, art. 2.1 LM, se establece la posibilidad de reivindicar ese registro cuando se hubiera logrado por su titular de modo fraudulento o con infracción de derechos. Así, el art. 2.2 LM dispone que "Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca".

Así, la descrita acción reivindicatoria del registro de marca tiene la finalidad de conciliar y unificar la realidad registral con el mejor derecho extra-registral sobre el signo cuyo registro como marca se ha obtenido indebidamente, a fin de que el titular del derecho de marca, art. 2.1 LM, coincida efectivamente con el titular material del derecho sobre el signo. Son presupuestos de esa acción que el demandante acredite su titularidad sustantiva sobre signo en un tiempo anterior al registro y, en segundo lugar, que resulte también probado que el registro de la marca fue solicitado por el titular registral ahora demandado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante. A ello se añade, conforme a la doctrina jurisprudencial indicada, los de obtención del registro de mala fe, esto es, actuando contra las exigencias de probidad propias del tráfico jurídico, para apropiarse de una signo ajeno aun no obtenido en España, como ocurre en el caso de Carlos María, con todas las circunstancias antes expuestas, como son, su previo conocimiento de los signos de CARROT COMPANY CO. LTD, con registros extranjeros e internacionales, y del éxito comercial creciente de sus productos; la intención manifiesta de convertirse en su distribuidor para el mercado ibérico, sin llegar a conseguirlo; y la obtención de los registros marcarios antes indicados, para las mismas exactas clases usadas, con intención de bloquear la posibilidad de registro al legítimo titular de esos signos, y ello sin un uso efectivo de las marcas por el demandado.

(14). -Las consecuencias de la acción de reivindicación del derecho de marca conllevan las transferencias de los registros obtenidos de mala fe a favor del que debiera ser el legítimo titular de la marca. La demanda de CARROT COMPANY CO. LTD añade como solicitudes accesorias la previa de declaración de registro de mala fe y la posterior orden al demandado de abstenerse de usar los signos transferidos o similares, dice.

En cuanto a la pretensión declarativa, se trata de un mero antecedente lógico-jurídico ínsito en la propia estructura de la acción reivindicatoria, por lo que su expresión por pronunciamiento propio no tiene entidad alguna. En cuanto a la orden de abstenerse de perturbar esos derechos en el futuro, no se trata sino de una pura tautología del mandato legal de respecto a los derechos ajenos, art. 34 y ss. LM, el cual rige desde el mismo Ordenamiento, por lo que es innecesario un pronunciamiento en tal sentido. No solo innecesario, sino hasta perturbador, ya que la determinación de si existe o no infracción del derecho, ante hechos futuros, no puede determinarse en simple ejecución de sentencia, sino que exigiría un procedimiento declarativo de fijación y valoración de los hechos.

Revisión de las costas de primera instancia.

(15). -La Sentencia apelada, al desestimar íntegramente la demanda, impuso las costas a la parte actora. Ahora, como consecuencia del recurso de apelación, la demanda de CARROT COMPANY CO. LTD es estimada íntegramente, por lo que de acuerdo con el principio recogido en el art. 394 LEC, procede la condena en costas a la parte demandada.

No altera dicha estimación íntegra el que no sea necesario recoger en los pronunciamientos del fallo de esta sentencia algunas menciones que se postulaban en el suplico de la demanda como meros antecedentes lógicos o consecuencias ya comprendidas en el pronunciamiento acogido.

Costas procesales de la apelación.

(16). -Dispone el art. 398.2 LEC, en cuanto al criterio legal sobre imposición de costas en los recursos para el supuesto de su acogimiento, aún cuando fuera parcial, que "En caso de estimación total o parcial de un recurso de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación, no se condenará en las costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes".

En virtud de las razones expuestas, de las pruebas analizadas y de los preceptos citados se dicta el siguiente