Ha intervenido como Ponente el Ilmo. Sr. Magistrado Dña. Mª del Mar Hernández Rodríguez
PRIMERO. - Planteamiento del recurso
1.En la demanda, la sociedad ALLGLASS CONFORT SYSTEMS, S.L.(en adelante, Confort Systems) ejercita una acción de violación de dos marcas nacionales, la marca 2.867.583 'ALLGLASS TODO CRISTAL' más el logo, y lamarca 3.604.508 'TODOCRISTAL'más el logo, por tratarse de registros prioritarios frente a los nombres de dominio de la demandada. Se basa en que la sociedad demandante se constituyó el 29 de enero del año 2008 mientras que dos días antes, por encargo de quienes constituyeron la sociedad actora, el demandado, don Baldomero, solicitó el registro dos nombres de dominio "ALLGLASSTODOCRISTAL.COM" y de "TODO-CRISTAL.COM". La actora es una sociedad dedicada a la venta de cristales y la prestación de servicios vinculados con cristal en obras, pero también con otros metales, cerramientos, productos de publicidad con metal o con cristal. Dos meses después de constituirse y comenzar a operar, solicitó el registro de la marca mixta 2.867.583 y en marzo de 2016 el de la marca 3.604.508, que se consideran infringidas. Se dice que el demandado, desde el principio, estuvo vinculado con la actora, llegando a formar parte como socio de la misma e incluso como administrador hasta que en el año 2015 se separó de la sociedad y montó una empresa dedicada también a actividades similares, DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S.L. Añade que, hasta ese momento, la actora utilizó ambos dominios sin ningún problema pero que, a partir de ahí, la demandada empezó a utilizar los dos dominios, de tal manera que dejó de poderse emplear por parte de los actores, puesto que los dominios se redirigían a la empresa de la demanda. En la demanda se ejercitaban acciones acumuladas por infracción de derecho de marcas. En concreto, las acciones de prohibición, de cesación, de publicación de sentencia, de remoción de efectos y resarcimiento de daños y perjuicios.
2.Los demandados se opusieron a la demanda formulando cinco excepciones: que las marcas que se dicen prioritarias adolecen de nulidad absoluta por su carácter genérico y descriptivo, que ambas marcas son nulas de manera absoluta por resultar engañosas para el público, que las marcas están caducadas por falta de uso, que se ha producido un ejercicio antisocial de derecho o retraso desleal y que se ha actuado de manera contraria a los actos propios. Junto a ello, se niega la existencia de una infracción.
3.La sentencia rechaza las excepciones y acoge parcialmente la acción principal que únicamente limita en cuanto a la pretensión condenatoria. Se rechaza la nulidad de la marca, la excepción de caducidad, que la actora haya actuado en contra de sus propios actos y que se haya producido un ejercicio abusivo de derecho. Frente a ello, se aprecia la infracción por el uso de estos dos dominios en Internet, partiendo de la prioridad marcaría, partiendo de que el registro de los dominios apenas una semana antes del registro de las dos marcas en modo alguno le otorga una prioridad marcaria. Además, recuerda que ha habido un uso pacífico compatible durante muchos años, de tal manera que era compatible la titularidad del demandado con el uso de los dominios por parte de la actora y con la titularidad de las dos marcas por parte ésta, siendo precisamente cuando sale el demandado de la sociedad y cuando empieza a hacer uso para su propio negocio de esos dos nombres de dominio, cuando comienza a cometerse la infracción. Por ello, se rechaza una de las pretensiones de la demanda que era declarar que la infracción se había cometido con mala fe por no apreciar mala fe en el momento del registro de los nombres de dominio, entendiendo que la mala fe se produce desde que en marzo del año 2018 empieza a usarlos en su propio interés, impidiendo que la actora pueda hacerlo. En cuanto a la publicación de la sentencia en una página web, lo estima por la trascendencia del uso de los nombres de dominio por parte de la demandada y el riesgo reputacional y comercial causado por la conducta consistente en redireccionar el dominio que hasta entonces venía usando la actora a la empresa de la demandada, cuyo titular es la sociedad codemandada, que es necesario resarcir o mitigar a través de la publicación de la sentencia. En relación a la reclamación de cantidad, se condena al abono del 1 % de la cifra de negocio total desde marzo de 2018, que prolonga hasta el cumplimiento de la sentencia.
4.El recurso de apelación combate los pronunciamientos declarativos y condenatorios de la sentencia apelada, así como el rechazo de las excepciones opuestas en la contestación a la demanda, considerando que se han producido diversas infracciones de la Ley de Marcas. En concreto, infracción del art. 34.1 LM, infracción de los arts. 51.1.a) y 5.1.c, infracción de los arts. 51.1.a y 5.1.g LM, caducidad por falta de uso, ejercicio tardío del derecho, vulneración del art. 24 CE y doctrina de los actos propios, infracción de los arts. 6 y 34 LM, infracción del art. 41.1.a) y c) de la Ley de Marcas, infracción del art. 41.1.f) de la Ley de Marcas e infracción de los arts. 41.1.b) y 43.5 de la Ley de Marcas.
SEGUNDO. - Infracción del art. 34.1 LM
1.El primer motivo del recurso de apelación es la infracción del Artículo 34.1 de la Ley 17/2001 de Marcas, sustentándolo en que si la sentencia admite que el registro por el demandado en enero de 2009 de los nombres de dominio "ALLGLASSTODOCRISTAL.COM" y de "TODO-CRISTAL.COM" no constituyó un acto de mala fe por parte de la apelante, su utilización por la actora solo puede deberse a un uso tolerado y consentido, voluntario y consciente por el citado demandado, obedeciendo el registro en marzo de 2009 de la Marca M2867583 "ALLGLASS TODO CRISTAL" y, mucho más tarde, en 2016 de la Marca M3604508 "TODOCRISTAL", a la mala fe de la sociedad demandante que pretendió, de ese modo, obtener un derecho de propiedad industrial sobre las denominaciones que originariamente habían sido registradas como nombres de dominio por el demandado, Sr. Baldomero, añadiendo que ha sido claramente la actora la que ha intentado arrebatar al señor Baldomero la propiedad de los nombres de dominio.
2.El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aclarado que el concepto de mala fe a efectos marcarios, tanto de la marca de la Unión Europea como de la marca nacional, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que, como tal, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme. A diferencia de su sentido habitual en el lenguaje corriente en el que presupone una actitud o una intención fraudulenta, este concepto autónomo de mala fe debe interpretarse teniendo en cuenta el contexto particular del Derecho de marcas, que es el tráfico económico (por todas, la SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Cuarta) de 29 de enero de 2020, asunto C-371/18)
3.Continúa indicando esta sentencia del TJUE de 29 de enero de 2020 en su análisis de la mala fe en el registro de la marca, que la causa de nulidad absoluta recogida en el artículo 51, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 40/94 y en el artículo 3, apartado 2, letra d), de la Directiva 89/104 se aplica cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicar el origen de los productos o servicios mencionada en el apartado 45 de la presente sentencia (sentencia de 12 de septiembre de 2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, apartado 46).
4.En consecuencia, han de constatarse indicios objetivos, concordantes con el registro, de que la solicitud del registro se presentó con unos fines extramarcarios
5.Pretende la actora efectuar un silogismo entre la ausencia de mala fe en el registro de los nombres de dominio y la mala fe de los actores en el registro de las marcas, que no se comparte. La vinculación entre el Sr. Baldomero y la actora en el momento de efectuarse el registro de la marca, el uso pacífico y consentido de los nombres de dominio por la apelada, la convivencia pacífica de marcas y nombres de dominio durante un largo periodo de tiempo, así como el propio conocimiento que el apelado tenía de las marcas de la actora, sin que hubiera formulado reproche alguno por ello, permiten desterrar la mala fe en el registro de las marcas.
6.Ninguna finalidad extramarcaria se aprecia en el registro de ninguna de las dos marcas. En cuanto a la registrada en el año 2008, puesto que en dicho momento eran pacíficas las relaciones entre actora y codemandado, siendo la relación de plena confianza, como se colige de los actos que la siguieron y la relación que mantuvieron durante casi una década. En cuanto a la registrada en 2016, puesto que, si bien el codemandado se había desvinculado ya en ese momento de la actora, los conflictos con los nombres de dominio no habían aflorado y los continuaba empleando de manera pacífica la demandante, con la anuencia del demandado que ningún obstáculo opuso para ello.
7.En definitiva, no se aprecia una finalidad diferente a las correspondientes a las funciones de la marca en el registro de las dos de la actora y de la misma manera que las circunstancias destacadas más arriba conllevaron el rechazo de la mala fe en el registro de los nombres de dominio, las mismas justifican la ausencia de mala fe en el registro de las marcas.
TERCERO. - Nulidad absoluta de los registros marcarios por su carácter descriptivo.
1.A continuación, se refiere el recurso a la excepción de nulidad absoluta de los registros marcarios por su carácter descriptivo, invocando la supuesta infracción de los Artículos 51.1.a) y 5.1.c de la Ley 17/2001 de Marcas. Se insiste con ello en que la introducción de la palabra cristal, que es una característica de los de la mayoría de los productos distinguidos, determina que la marca sea nula por describir una característica relativa a los productos o servicios que distingue las clases 19 y 35 para los cuales fue concedido el registro.
2.Según la prohibición del art. 5.1.c) LM, no podrán registrarse como marcas " Los que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios", en la sentencia de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie, C-265/00, ECLI: EU:C:2004:87, a propósito del correlativo precepto de la Directiva 89/104, de 21 de diciembre de 1988 (Primera Directiva de Marcas), el TJUE dice, "35. Por lo que respecta al artículo 3, apartado 1, letra c), de la Directiva, el Tribunal de Justicia reconoció que dicha disposición persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivos de las características de los productos o servicios para los que se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. La citada disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones queden reservados a una sola empresa debido a su registro como marca ( sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97 , Rec. p. I-2779, apartado 25; Linde y otros, antes citada, apartado 73, y Libertel, antes citada, apartado 52). 36. En efecto, ese interés general implica que todos los signos o indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicita el registro queden a la libre disposición de todas las empresas a fin de que los puedan utilizar para describir las mismas características de sus propios productos. Las marcas compuestas exclusivamente de tales signos o indicaciones no pueden, por ello, ser objeto de registro, excepto por aplicación del artículo 3, apartado 3, de la Directiva".
3.Las marcas en liza con números 2.867.583 y 3.604.508 son las siguientes:
4.Si bien es cierto que las palabras "glass" y "cristal", evocan a uno de los materiales empleados, especialmente unidas a la palabra "todo" y "all", en el propio fundamento del siguiente motivo del recurso se destruye la fundamentación del presente puesto que en él se afirma que el cristal no es la única materia prima utilizada por lo que dichos términos pueden inferir error en el consumidor, lo que es incompatible con el sustento del motivo que ahora analizamos.
5.En todo caso, el término cristal no viene referido a las características de los productos y servicios sino al producto mismo, debiéndose añadir que la naturaleza mixta de las marcas eliminan cualquier duda respecto a su carácter meramente descriptivo e impide considerarlas incursas en esta prohibición al no componerse exclusivamente de signos o indicaciones que puedan servir en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o servicios.
CUARTO. - Nulidad absoluta por carácter engañoso de las marcas
1.El tercer motivo del recurso de apelación es la nulidad absoluta de los registros marcarios por su carácter engañoso, invocando una supuesta infracción de los artículos 51.1.a y 5.1.g de la Ley 17/2001 de Marcas. Se dice que causan error a los consumidores, puesto que pueden sugerirles que todos los productos distinguidos por las marcas son de cristal cuando no es así, puesto que también los hay de otros materiales como el metal.
2.Según el art. 5.1.g LM, no puede inscribirse como marca los signos que puedan inducir al público a error, por ejemplo, sobre la naturaleza, la calidad o el origen geográfico del producto o servicio. La regla, en definitiva, prohíbe la inscripción de un signo engañoso que "por un defecto intrínseco y en relación con los productos para los que se registra, induzca a error a sus destinatarios sobre un aspecto relevante que pueda influir en sus preferencias o toma de decisiones en el mercado" ( STS 107/2016, de 1 de marzo).
3.De nuevo se utiliza un argumento absolutamente contrario al empleado en el motivo anterior en el que se habla del carácter descriptivo del término todo cristal. Es muy difícil dar solidez a esta construcción, cuando los propios argumentos de la demanda y del recurso de apelación resultan claramente contradictorias.
4.En todo caso no se aprecia que se induzca a error a los consumidores. Ni la palabra todo cristal ni su traducción al inglés es suficiente para confundir al consumidor sobre el material empleado ni les induce a considerar que todos los productos se elaboran con cristal.
QUINTO. - Caducidad por falta de uso
1.El siguiente motivo es la caducidad de las marcas por falta de uso, alegando que se ha aportado publicidad en una red social, pero no se acredita que se haya comercializado con estos productos. Además, se refiere a que los documentos aportados como anexo en el informe pericial se refieren a elementos de decoración, pero los elementos de decoración no están protegidos por la marca. Añade que hay facturas que identifican la comercialización de una serie de productos y de una serie de servicios, pero no hay ninguna prueba de un envase ni una prueba de un producto de los cuales se extraiga que efectivamente se está usando la marca, realizando el informe pericial una valoración jurídica y no técnica.
2.Uno de los deberes que tiene el titular de la marca, ya contemplado en el CUP, es usarla de manera efectiva, puesto que si en el plazo de cinco años contados desde la fecha de publicación de su concesión, no hubiera sido objeto de un uso efectivo y real en España para los productos o servicios para los cuales esté registrada, o si tal uso hubiera sido suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años, a menos que existan causas justificativas de la falta de uso, la sanción prevista es su caducidad ( art 39 y 55 LM en la redacción aplicable, ahora art 39 y 58). La falta de uso efectivo de la marca, tanto con la regulación previa a la reforma como en la posterior, conlleva su caducidad por falta de uso. La prueba de la falta de uso (antiguo art. 58 LM, nuevo artículo 58 LM), le corresponde a su titular. Lo contrario impondría al actor la prueba diabólica del no uso.
3.En todo caso, no basta un uso cualquiera, sino que ha de ser un uso efectivo de la marca y conforme a su función, esto es, como elemento identificador de productos y servicios. La regulación inicial del art. 58 LM exigía un uso real y efectivo, habiéndose simplificado la regulación tras la reforma de 2018, refiriéndose ahora a un uso efectivo. En todo caso, no parece que nos encontremos ante una modificación sustantiva y podemos concluir que, sustancialmente, el grado de uso exigible para evitar la caducidad es idéntico ahora y antes. De este modo, la referencia a que el uso fuera " real", poco o nada añadía a la exigencia de que el uso fuera " efectivo", de la misma manera que ahora la eliminación al " uso real" no ha supuesto alteración alguna. La jurisprudencia había reconocido el carácter redundante de la expresión " real y efectivo".
4.El concepto de " uso efectivo y real" no aparece definido en la Ley ni en la Directiva de Marcas ni en el Reglamento de la ahora denominada marcado la Unión Europea. Para la determinación de este concepto indeterminado, al ser de procedencia comunitaria, debemos acudir a la jurisprudencia del TJUE. Analiza esta jurisprudencia y la aplica la sentencia del Tribunal Supremo 650/2021, de 29 de septiembre,
"2.- Para que haya uso efectivo de la marca no basta con probar que la marca haya sido utilizada en el tráfico económico, sino que se exige, además, la concurrencia de los siguientes requisitos ( sentencias del Tribunal de Justicia de 11 de marzo de 2003, C-40/01, Anisal; 15 de enero de 2009, C-495/07 , Silberquelle/Maselli; 18 de abril de 2013, C-12/12, Colloseum Holding AG; 17 de julio de 2014, C-141/13, Reber Holding GmbH; 8 de junio de 2017, C-689/15, W.F. Gözze Frottierweberei GmbH; y 29 de noviembre de 2018, C-340/17, Alcolock):
1. El uso debe realizarlo el titular de la marca o un tercero con su consentimiento.
2. El uso debe ser adecuado para garantizar el mantenimiento de los derechos de su titular.
3. El uso debe realizarse conforme la función esencial de la marca, esto es, debe indicar a los sectores interesados que los productos a que se refieren proceden de una empresa determinada
4. El uso debe tener la finalidad de crear o conservar un mercado para los productos y servicios.
5. El uso de la marca debe referirse a productos y servicios que ya se comercialicen o cuya comercialización sea inminente.
6. El uso no puede ser simbólico.
7. El uso en el mercado debe hacerse respecto de los productos o servicios para los que se registró la marca (productos o servicios de esa clase).
3.- La sentencia 372/2010, de 18 de junio, resumió estos requisitos, desde el punto de vista del Derecho español, en los siguientes términos:
"El art. 39.1 LM exige un uso real y efectivo. La doble exigencia legal, que en realidad es una redundancia, supone la exigencia de un uso público y externo, consistente en una presencia objetiva en el mercado para el que ha sido concedido el signo, cuya configuración ha de mantenerse estable, de modo que la impresión comercial de los consumidores pueda percibir la marca como una indicación del origen y procedencia empresarial de los productos ".
5.La excepción de caducidad recogida en la contestación a la demanda se refería al no uso de la marca registrada M2867583, mientras que en el recurso modifica los términos y la caducidad registral por falta de uso se atribuye a las marcas M2867583 y M3604508, con lo que está cambiando los términos de la oposición a la pretensión. En concreto, la caducidad de la marca registrada en 2009 se fundamentaba del modo que sigue "no está siendo utilizada de forma efectiva y real no solo en relación a todos los productos que distingue en las Clases 6 y 19, sino de forma muy evidente no está siendo utilizada en relación a los servicios de la Clase 35 para los que ha sido registrada, concretamente tales como: publicidad, gestión de negocios comerciales; administración comercial y trabajos de oficina, que no son servicios prestados por la Demandante tal como puede comprobarse en su Web www.todocristal.eu, un extracto de la misma se aporta como Documento 54 de esta Contestación".
6.No es posible alterar los términos del debate en la segunda instancia ni son admisibiles los cambios en la causa de pedir, como recursa la sentencia del la sala primera del Tribunal Supremo 713/2014, de 17 de diciembre . Por ello, deben descartarse todas las alegaciones relativas a la caducidad de la marca registrada en 2016 y centrarse el examen en esta segunda instancia respecto a la marca 2867583.
7.La marca 2867583 fue registrada para las siguientes clases:
Clase 06 METALES COMUNES Y SUS ALEACIONES; MATERIALES DE CONSTRUCCION METALICOS; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES METALICAS; MATERIALES METALICOS PARA VIAS FERREAS; CABLES E HILOS METALICOS NO ELECTRICOS; CERRAJERIA Y FERRETERIA METALICA; TUBOS METALICOS; CAJAS DE CAUDALES; PRODUCTOS METALICOS NO COMPRENDIDOS EN OTRAS CLASES; MINERALES.
Clase 19 MATERIALES DE CONSTRUCCION NO METALICOS; TUBOS RIGIDOS NO METALICOS PARA LA CONSTRUCCION; ASFALTO, PEZ Y BETUN; CONSTRUCCIONES TRANSPORTABLES NO METALICAS; MONUMENTOS NO METALICOS.
Clase 35 PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES; ADMINISTRACION COMERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.
8.La convivencia constatada en la sentencia apelada de la marca cuya caducidad se invoca y los nombres de dominio, en el tiempo en el mercado, dentro de la actividad de la actora, parece que resulta contradictoria con su no utilización. Debe destacarse en este punto que el demandado era socio e incluso administrador de la actora por lo que tenía o debía tener un pleno conocimiento de su actividad.
9.Pero centrándonos en la prueba practicada, consideramos que el informe pericial resulta suficiente para acreditar ese uso efectivo de la marca. Así, refiere el uso en la red FACEBOOK, en artículos de merchandising y papelería como bolígrafos, trípticos, catálogos, bolsas o carpetas y actividades promocionales,
10.Más aún, las fotografías, recortes de prensa y facturas anexas a dicho informe, reflejan ese uso efectivo, continuado, no simbólico, con la finalidad de distinguir en el mercado los productos marcados, en sectores incluidos en las clases para las que fue registrada la marca M2867583.
11.En definitiva, coincidiendo con el criterio contenido en la sentencia apelada, consideramos acreditado que tanto antes como después del transcurso de los cinco años que invocan los demandados, la demandante ha venido haciendo uso del signo registrado con el número 2867583, tanto en actividad publicitaria, promocional, en facturación y productos secundarios y principal mediante la incorporación del signo denominativo a los paneles y láminas de cristal en sus cantos para resultar no visible tras su montaje y anclaje; habitual en un producto destinado a no incorporar elemento alguno que distorsione su funcionalidad, por lo que ha de desestimarse este motivo del recurso.
SEXTO. - Ejercicio tardío del derecho y doctrina de los actos continuados
1.Se refiere a continuación el recurso al ejercicio tardío del derecho, la doctrina de los actos continuados y del verwirkung, denunciando una infracción de los artículos 34.2 LM y 7 CC, porque se dice que la conducta de la demandante generó en la demandada la confianza de que no se llegaría a producir en ningún momento un procedimiento judicial y que concurre mala fe al ejercitar la demanda.
2.Con base en el principio de buena fe recogido en el art. 7 CC, la doctrina que se dice infringida supone que resulta contrario a la buena fe el ejercicio de un derecho tan tardío que generó en la otra parte la confianza de que no iba a actuar dicho derecho. Resulta preciso que el no ejercicio del derecho se prolongue durante un largo periodo de tiempo de manera que la confianza generada en su no ejercicio sea razonable.
3.Para que ese retraso en el ejercicio del derecho se tilde de desleal, es preciso que transcurra un periodo de tiempo sin ejercitar el derecho, aunque necesariamente ejercitado dentro de plazo prescriptivo o de caducidad de la acción, que se haya omitido durante ese periodo de tiempo el ejercicio del derecho, que ello haya generado una confianza legítima en la otra parte en que se no se iba a ejercitar la acción en ejercicio del derecho y que la actuación del titular del derecho suponga una clara e inequívoca renuncia a su derecho o la aceptación de la actuación de la otra parte (por todas, la STS 58/2024, de 18 de enero).
4.Frente a lo que se sostiene en el recurso, no se considera que haya habido un ejercicio tardío del derecho. Lo que se aprecia es una situación de pacífica convivencia de marcas y nombres de dominio, precisamente por esa relación societaria que daba lugar a que el demandado fuese no solamente socio, sino administrador de la sociedad. El conflicto se origina dos años después del cese de ese vínculo societario y de la desvinculación del demandado de la sociedad demandante, que es cuando comienza ese uso para interés propio de los nombres de dominio, momento en el cual surge la necesidad de protección de las marcas, sin que lo acontecido a partir de dicho momento se aproxime mínimamente a los requisitos para apreciar un ejercicio tardío del derecho.
5.En consecuencia, ninguna de las infracciones que se denuncian en este motivo han tenido lugar ni se dan los requisitos para considerar que la conducta de la actora es contraria a la buena fe por un ejercicio tardío del derecho. No ha tolerado el uso de los nombres de dominio por los demandados durante un periodo de tiempo prolongado. Tampoco ha mantenido una conducta que haya podido generar la convicción de que estaba renunciando a su derecho o consintiendo el uso de los nombres de dominio.
SEPTIMO. - Infracción del art. 24 CE y doctrina de los actos propios
1.El siguiente motivo de impugnación de la sentencia es que no ha resuelto la excepción perentoria y ad causamsobre la aplicación de la doctrina de los actos propios, refiriéndose a la infracción del artículo 24 CE.
2.En primer lugar, de entender no resuelta esa excepción, pudo interesarse el complemento de sentencia, lo que no se hizo, lo cual ya sería suficiente para rechazarlo. Al respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 28 de junio de 2010, con cita de las de 12 de noviembre y 16 de diciembre de 2008, señala:
"El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva".
3.De concurrir dicho vicio procesal y no haberse denunciado oportunamente, la Sala no podría apreciarlo ni, en consecuencia, subsanar la omisión, lo que significaría asumir la posición del juzgador de la anterior instancia resolviendo "per saltan" sobre la concreta pretensión preterida. Así lo hemos entendido en anteriores resoluciones de esta Sala, como la sentencia núm. 168/2016 de 4 de noviembre, a cuyo tenor:
"Como ya ha señalado este tribunal, entre otras, en la SAP de Madrid, sec. 28ª (Mercantil) nº 301/2015, de 30 de octubre , FJ 3º, respecto de esta cuestión de la incongruencia omisiva, el Tribunal Supremo en su sentencia de 28 de junio de 2010 indica que: "El artículo 215.2 LEC otorga a las partes una vía para instar la subsanación de la incongruencia de la sentencia, por omisión de pronunciamiento, ante el mismo juez o tribunal que la dictó. Su utilización es requisito para denunciar la incongruencia de la sentencia en los recursos de apelación, conforme al artículo 459 LEC , y extraordinario por infracción procesal, conforme al artículo 469.2 LEC , de forma que la falta de ejercicio de la petición de complemento impide a las partes plantear en el recurso devolutivo la incongruencia omisiva ( SSTS de 12 de noviembre de 2008 RC n. º 113/2003 y 16 de diciembre de 2008, RC n. º 2635/2003 )". Es decir, al denunciar la parte apelante en esta segunda instancia una completa omisión de pronunciamiento que afectaba a una acción oportunamente deducida, sin haber intentado antes, en la primera instancia, la preceptiva corrección de tal omisión, y pretender ahora su planteamiento directo ante el tribunal de apelación, realmente lo que la parte persigue es un enjuiciamiento ex novo de la cuestión, per saltum de aquella instancia, respecto de lo que debió tratarse y resolverse en primera instancia. Ello no solo vacía de contenido el sentido integrador pleno del objeto procesal en la primera instancia, con todos los caracteres de tal momento procesal para alegar y probar, sino que priva a la segunda instancia de su esencial finalidad revisora respecto de lo resuelto en la instancia primera."
4.En todo caso, todas las alegaciones en las que se sustentaba la excepción han sido respondidas al resolver sobre el ejercicio tardío del derecho y la doctrina de los actos continuados, teniendo en cuenta que, aunque se trata de dos figuras diferentes, ambas se sustentan en el principio de buena fe y se han aproximadas en nuestra jurisprudencia.
5.Así, en la doctrina de los actos propios se encuentra implícita la protección de la buena fe y de la confianza generada. Lo que se pretende con ella es que aquél que con su actuación genera una confianza legítima en un tercero respecto a una determinada situación, no puede pretender actuar después de esa confianza generada, de manera que el ejercicio de una acción por su parte se podría reputar desleal. Supone que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a esa persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer.
6.Dicho en sentido contrario, actuar conforme a los requerimientos derivados de la buena fe, dentro de los cuales se podría incluir no abusar del derecho, exige no hacerlo en contra de la confianza suscitada en la otra parte; ser coherente con la propia conducta por imperativos éticos; y no ejercitar de forma desleal los derechos subjetivos.
7.La Sentencia del Tribunal Supremo nº 85/2010, de 19 de febrero, citada por muchas, condensa la doctrina jurisprudencial sobre los actos propios de la forma que sigue: El principio de los actos propios implica una actuación "con plena conciencia de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o esclarecer una determinada situación jurídica, para lo cual es insoslayable el carácter concluyente e indubitado, con plena significación inequívoca del mismo, de tal modo que entre la conducta anterior y la pretensión actual exista una incompatibilidad o contradicción..." así se expresan las sentencias de 9 de mayo de 2000 y 21 de mayo de 2001 . Y añade la de 22 de octubre de 2002 que "la doctrina que veda ir contra los propios actos se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica". A su vez, precisan las de 16 de febrero de 2005 y 16 de enero de 2006 que "no ejerce su influencia en el área del negocio jurídico, sino que tiene sustantividad propia, asentada en el principio de la buena fe". "Significa, en definitiva - concluye la sentencia de 2 de octubre de 2007 - que quien crea en una persona una confianza en una determinada situación aparente e induce por ello a otra persona a obrar en un determinado sentido, sobre la base en la que ha confiado, no puede además pretender que aquella situación era ficticia y que lo que debe prevalecer es la situación real.
8.En el supuesto litigioso, similares razones a las que nos llevaron a rechazar un ejercicio tardío del derecho nos conducen a desestimar la vulneración de la doctrina de los actos propios. Ninguna actuación de la actora ha podido generar en los demandados la confianza legítima en que aquella consentía el empleo de los nombres de dominio. Frente a ello, fue la actora la que los empleaba, hasta que el codemandado se desvinculó de ella y comenzó a utilizarlos en su nuevo negocio, sin que, a partir de ahí, una vez conocida esta situación por la demandante, se haya llevado a cabo acto alguno generador de confianza en la aceptación de dicha situación.
OCTAVO. - Infracción de los arts. 6 y 34 Ley de Marcas
1.Niegan los apelantes, sobre la base de una infracción de los arts. 6 y 34 LM, que exista una violación de las marcas por el empleo de los nombres de dominio. Para ello se insiste en que el riesgo de confusión se sustenta en las denominaciones descriptivas y engañosas TODO CRISTAL / ALLGLASS, negando que la parte actora pueda monopolizar el uso de expresiones claramente descriptivas, o incluso engañosas cuando se refieren a productos que no son de cristal.
2.El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de julio de 2022, condensa la jurisprudencia de la Sala sobre el riesgo de confusión:
"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].
ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].
iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].
iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).
v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].
vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)".
3.Debemos recordar, además, la STS 503/2019, de 30 de septiembre, en la que se recuerda que "[l]a Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión."
4.Este motivo debe ser desestimado por las razones que a continuación se exponen. Por un lado, no habiendo prosperado las excepciones opuestas por la demanda, la titularidad de los nombres de dominio anteriores no constituye un límite para el ejercicio del ius prohibendi del derecho de marca. Lo mismo hemos de decir en cuanto a los argumentos que se sustentan en los hechos en los que se fundamentaban las excepciones, consistentes el carácter engañoso de las marcas.
5.Por otro, las demandadas emplean unos nombres de dominio que son totalmente coincidentes con la parte denominativa de las marcas de la actora. En concreto el nombre de dominio ALLGLASSTODOCRISTAL.COM, salvo el añadido .com, necesario por su condición de nombre de dominio, es idéntico al elemento denominativo de la marca 2.867.583, si bien invirtiendo el orden, y el nombre de dominio TODOCRISTAL.COM, es idéntico a la parte de nominativa de la marca 3.604.508. Además, los productos ofertados en dicho dominio son similares a protegidos por las marcas de la actora, siendo clara la estrecha relación entre unos y otros.
6.Esto nos lleva a concluir, coincidiendo con la resolución recurrida, que existe un claro riesgo de confusión o, cuanto menos, de asociación, por el que el público puede creer que los servicios ofertados en la web a la que redireccionan los nombres de dominio son prestados por la titular de las marcas o por una empresa vinculada con ésta, lo que supone una infracción de los derechos de exclusiva derivados de las marcas invocados por la demandante.
NOVENO.- Infracción del art. 41.1.a ) y c) de la Ley de Marcas
1.A continuación, sostienen los apelantes que se ha producido una infracción de los arts. 41.1. a) y c) LM, en relación a los pronunciamientos declarativos y condenatorios sobre las acciones de remoción, de prohibición y de cesación, por no existir una violación de las marcas, con apoyo en la estimación de los motivos anteriores.
2.La respuesta a este motivo debe ser necesariamente breve al partir de una premisa que no se ha materializado, cual es, la estimación del resto de los motivos ya rechazados. Habiéndose desestimado todos ellos y refrendado el pronunciamiento sobre la infracción marcaria, la consecuencia es el rechazo de la alegación que ahora respondemos.
DÉCIMO. - Infracción del art. 41.1.f) de la Ley de Marcas .
1.El siguiente motivo, denuncia una infracción del art. 41.1.f) LM, combatiendo el pronunciamiento que condena a la publicación de la sentencia En cuanto a la publicidad por negar que la parte demandada haya podido causar y tenga que reparar un "perjuicio reputacional y comercial" causado a la parte actora por el uso de los nombres de dominio propiedad del Sr. Baldomero, porque la demandante no ha desarrollado actividad probatoria alguna para acreditar el perjuicio reputacional o comercial y porque es difícil que pueda hablarse de perjuicio cuando los nombres de dominio incluyen el elemento denominativo TODOCRISTAL/ALLGLASS, descriptivo e inapreciable, que incorporan los registros de marca de la parte actora.
2.La publicación de la sentencia tiene dos funciones concretas. De un lado, una función de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo. De otro, la remoción de los efectos de la infracción. En todo caso, no se trata de un pronunciamiento necesariamente anudado a la apreciación de una infracción marcaria, sino que es preciso que resulte apto y útil para restablecer la imagen dañada del signo o el cese de los efectos de la infracción o la plena satisfacción de los intereses del titular del signo. Todo ello, con el objetivo al que nos hemos referido en otras ocasiones, de reponer en el mercado la posición concurrencial del competidor perjudicado, la restauración de la estructura de consumo existente antes del acto de competencia desleal, o la reparación de perjuicios causados que no resulten directamente cuantificables.
3.Uno del fundamento del motivo reitera los ataques a las marcas por su carácter descriptivo e inapreciable que han sido rechazadas.
4.El otro critica que la actora no haya acreditado un perjuicio reputacional o comercial. Sin embargo, atendiendo a las circunstancias fácticas previas y posteriores a la infracción descritas en la demanda y consideradas probadas, consideramos que resulta claro el riesgo para el perjuicio reputacional o comercial de la actora, titular de las marcas infringidas, en tanto que durante un largo periodo de tiempo ha venido usando los dos nombres de dominio, mientras que a partir del año 2018 los usan los demandados, redireccionando dichos dominios desde esa fecha a su actividad.
5.El riesgo de confusión para los potenciales clientes y el perjuicio que ello supone para la actora consideramos que es evidente y que únicamente puede ser resarcido de manera completa y restaurada su posición en el mercado a una situación ajena a la infracción, mediante la publicación de la sentencia en los términos acordados.
UNDÉCIMO. - Infracción de los arts. 41.1.b ) y 43.5 de la Ley de Marcas .
1.El último motivo del recurso ataca el pronunciamiento en relación a la acción resarcitoria en tanto que el cálculo del 1% en concepto de indemnización de daños y perjuicios deberá realizarse sobre la cifra de negocio realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. Se dice que dicha cifra de negocio únicamente puede tratarse de la realizada a través del redireccionamiento de los nombres de dominio del demandado Sr. Baldomero y, por ello, no es admisible que deba tomarse la totalidad de las ventas recogidas en cuentas anuales, en tanto que supondría incluir ventas que se han realizado sin intervención de aquel redireccionamiento.
2.Según el art. 43.5 LM, 5. El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de indemnización de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con lo dispuesto en los apartados anteriores.
3.Por su parte, el art. 217.7 LEC fuerza a tomar en consideración al aplicar las reglas sobre la carga de la prueba, ante la ausencia de acreditación de un hecho, la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio.
4.En el supuesto de autos, la condena ha sido al 1% del total de la cifra de negocio recogida en las cuentas anuales. La sentencia apelada fundamenta la extensión de la condena en unos términos que se comparten plenamente por esta Sala.
5.Ha de reconocerse la dificulta de determinar la cifra de negocio realizada por los infractores con los nombres de dominio precisamente puesto que la función de estos no es la de realizar ventas sino redireccionar a la web de la demandada.
6.La actora ha desplegado, con los medios a su alcance, una diligencia probatoria para acreditar la reclamación efectuada, presentando un informe pericial, no siéndole imputable desconocer la cifra de negocio que se corresponde con la utilización de los nombres de dominio.
7.Los demandados tenían a su alcance la facilidad probatoria y podrían haber acreditado la cifra de negocio que se correspondía con las operaciones realizadas como consecuencia del redireccionamiento desde los dos nombres de dominio. Frente a ello, han mantenido una actitud pasiva desde el punto de vista probatorio que justifica la extensión de la condena recogida en la sentencia.
8.La imposibilidad de determinar, por causa imputable a los demandados, la cifra de negocios que se corresponde con el empleo de los nombres de dominio, nos lleva a acudir a la regla de la facilidad probatoria que excepciona las consecuencias generales de la aplicación de las reglas sobre la carga de la prueba. Esta pasividad, no puede perjudicar a la actora que es la damnificada con la infracción y permite partir de toda la cifra de negocios de la demandada, al no haberse probado que fuese inferior ni en que parte era inferior la correspondiente al uso de los nombres de dominio.
DUODÉCIMO. - Costas
1.Por lo anterior, desestimamos el recurso y se condena a los recurrentes al pago de las costas de la segunda instancia de conformidad con el art. 398 LEC, que recoge el criterio de la estimación objetiva del recurso.
Así, en ejercicio de la potestad jurisdiccional que conferida por la Constitución Española, y en nombre de su Majestad El Rey,
