Sentencia Civil 270/2024 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 28, Rec. 2691/2022 de 05 de septiembre del 2024

PRIMERO.- El procedimiento en primera instancia.

[1] Posiciones de las partes.El Juez de lo Mercantil, con gran capacidad de síntesis, condensa en apenas unos folios los casi cuatrocientos que, en sumatorio, constituyen los escritos de demanda y contestación. La Sala hace suyos estos antecedentes, sin perjuicio de suprimir extremos que han devenido intrascendentes o de incorporar otros, en la medida que ello sea preciso para resolver el recurso de apelación.

[2] Demanda.BODEGAS ALDONIA S.L (en lo sucesivo, ALDONIA) se constituye en el año 2006 por los hermanos Anibal Juan Ramón (D. Anibal y D. Juan Ramón), como continuadores de una saga familiar de viticultores que se remonta al siglo XIX.

[2.1] ALDONIA es titular, entre otras, de la marca española nº 2.727.987, mixta, denominativa y gráfica, para la clase 33ª del Nomenclátor Internacional, concedida en fecha 5.2.2007, y que se transcribe:

Igual e idéntico signo mixto está amparado por el registro internacional nº 949.500, con extensión a Benelux, Suiza, Alemania y Reino Unido, para la clase 33ª del Nomenclator; concedida y vigente desde el 5.2.2007.

[2.2] ALDONIA, en su condición de cultivadora, productora, embotelladora y comercializadora de vinos de La Rioja desde 2006 hasta la actualidad, ha venido utilizando en su actividad comercial el signo mixto, denominativo y gráfico "ALDONIA", tanto en el etiquetado de las botellas, como en las cajas que se comercializan y distribuyen, así como en actos de promoción, publicidad en soporte físico y/o digital; habiendo desplegado a lo largo de los años una intensa actividad nacional e internacional de promoción, difusión, de distribución y comercialización, para posicionar el producto y la marca en el mercado del vino de calidad en un mercado saturado, complejo y muy atomizado, con el esfuerzo económico y temporal que ello exigió y exige.

[2.3] La demandada JOHN DEWAR & SONS LTD, integrada en el grupo BACARDÍ, del que forman parte las codemandadas BACARDÍ & COMPANY LIMITED y BACARDÍ ESPAÑA, S.A., comercializa y distribuye whisky en España en distintos formatos. Con el fin de renovar la imagen del producto, de la botella, del embalaje individual y de las cajas de comercialización, procedió a incorporar el signo gráfico ...

... registrado por la demandante; haciendo uso del mismo en la propia botella, en los embalajes, en actos y campañas de promoción, de publicidad, de distribución y comercialización; de tal modo que dada la similitud y parcial identidad entre dicho signo gráfico y el registrado por la demandante existe un riesgo de confusión para el consumidor medio debidamente informado, respecto al producto diferenciado y origen empresarial, dada la coincidencia en los canales de distribución y puesta a disposición del público de ambos productos (lineales de supermercados y grandes superficies), y de consumo en bares y restaurantes.

[2.4] De igual modo viene a sostener la demandante, como acción principal acumulada a la marcaria, que la utilización por las demandadas del signo gráfico indicado para identificar un producto de whisky provoca una dilución del signo registrado por la demandante, produciendo en el mismo un cambio negativo en las creencias y actitudes que el consumidor percibía de la marca registrada por aquél, así como del origen empresarial, aguando y debilitando la capacidad del signo para emitir asociaciones relevantes en la mente del consumidor de vino de calidad; al tiempo que perjudica y daña las cuantiosas inversiones realizadas en promoción, publicidad, difusión y fomento del producto y calidad del vino producido y comercializado.

[3] Contestación de BACARDÍ & COMPANY LTD y JOHN DEWARD & SONS LTD. Ambas mercantiles, la primera domiciliada en Liechtenstein y la segunda británica, las dos sin actividad en España, se opusieron a la demanda sosteniendo su falta de legitimación pasiva, por cuanto que es la mercantil española BACARDÍ ESPAÑA, S.A., quien distribuye y comercializa en España.

[4] Contestación de BACARDÍ ESPAÑA, S.A.

[4.1] La acción de competencia desleal ejercitada por la actora está prescrita, la demandante actúa con dolo en el ejercicio de las acciones marcarias y de competencia desleal, y no ha acreditado un uso del signo en el mercado en el modo en que está registrado.

[4.2] En procedimiento judicial previo seguido ante el Juzgado Mercantil nº 9 de los de Madrid, a solicitud de BACARDÍ & COMPANY LTD frente a ALDONIA, se declaró la caducidad parcial de la marca española nº 2.727.987, en cuanto no utilizada para productos de la clase 33ª del Nomenclátor distintos del vino; a lo que se allanó la ahora demandante.

[4.3] BACARDÍ ESPAÑA S.A. es quien realiza las labores de distribución y comercialización en España de las bebidas de whisky bajo la denominación "DewardŽs", previo suministro por la mercantil TRADALL, S.A., que lo envejece, mezcla, embotella y empaqueta, siendo importado desde Italia por BARCADÍ ESPAÑA, única mercantil que actúa en España en la cadena comercial.

[4.4] La demandada BACARDÍ & COMPANY es titular de los registros marcarios siguientes:

-Marca comunitaria nº 11.570.884, gráfico, para la clase 33ª del Nomenclátor (concretamente espirituosos (bebidas), whisky y bebidas a base de whisky), concedida el 27.6.2013:

-Marca de la Unión Europea nº 11.570.827, denominativa y gráfica, de igual clase 33ª y concreción, e igual fecha de concesión:

[4.5] En virtud de solicitud de la titular del registro de fecha 24.10.2018 se solicitó de la EUIPO la limitación del registro respecto a "whisky y bebidas a base de whisky".

[4.6] Dicho signo gráfico, que fue creado por encargo de BACARDÍ & COMPANY por una agencia de publicidad a finales de 2012, incorpora una variación y modificación del "nudo de Wayland" de origen celta, y que es el registrado por el demandante, siendo de uso común y generalizado en joyería, decoración y otros signos marcarios, nacionales y comunitarios registrados para distintos productos y/o servicios descritos en la contestación.

[4.7] La marca "DewardŽs" para whisky y bebidas a base de whisky es renombrada en España por razón de su volumen de ventas, conocimiento en el mercado y relevante inversión en campañas de publicidad y promoción de dicha bebida, tanto en relación al consumidor final en tiendas especializadas y supermercados, como en establecimientos de hostelería y restauración; de tal modo que tanto el estuche y empaquetado individual como la botella mediante su relieve en vidrio, incorporan el signo registrado por la codemandada BACARDÍ & COMPANY, que no puede confundirse con el registrado por el demandante al incorporar diferencias sustanciales, responder y estar unido a distintos productos y ser perfectamente distinguibles por un consumidor medio; lo que excluye el riesgo de confusión y de asociación invocado.

[4.8] En base a ello también se niega igualmente la presencia de actos de competencia desleal por obstrucción por dilución de la marca.

[5] Precedentes ante la EUIPO.

[5.1] El 27 de junio de 2018, ALDONIA presentó una solicitud de nulidad de la marca registrada por BACARDI & COMPANY LIMITED para Clase 33 (Whisky, bebidas a base de whisky), que se indica a continuación (nº 11.570.827). Los motivos de la solicitud de nulidad eran los establecidos en el artículo 60, apartado 1, letra a) del RMC en relación con el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC.

[5.2] Mediante resolución de 3 de abril de 2020 la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria impugnada, considerando que "[e]xiste un riesgo de confusión, en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC, entre la marca española anterior nº M 2 727 987 y la marca controvertida."

[5.3] La División de Anulación considera, en obligada síntesis, que:

(a) Existe similitud en los productos.Los productos de que se trata, es decir, los "vinos" de la marca ALDONIA y el whisky DEWAR'S son similares, ya que (i) pertenecen a la misma categoría de bebidas alcohólicas destinadas al público en general; (ii) a menudo se venden a través de los mismos canales de distribución, como bares y restaurantes, y pueden encontrarse en las mismas secciones de los supermercados o en puntos de venta especiales para bebidas alcohólicas; (iii) aunque no se vendan en el mismo estante, normalmente se colocan muy cerca el uno del otro, de modo que los consumidores encuentran ambos productos al mismo tiempo; (iv) los productos se dirigen al mismo público, un público general que presta un nivel de atención medio; (vi) se consumen a menudo en las mismas ocasiones, pudiendo incluso competir entre sí;

(b) Existe similitud en las marcas.Aunque las marcas no presentan similitud fonética ni conceptual, se consideran visualmente similares en un alto grado, dado que el elemento dominante y distintivo de la marca impugnada reproduce (excepto el color) uno de los dos elementos distintivos, independientes e igualmente importantes de la marca anterior. En efecto, aunque, en principio, en las marcas compuestas, los elementos verbales tienen más impacto que los figurativos, no siempre es así. En el presente caso, el elemento figurativo no es banal, simple, común o meramente decorativo, sino que se trata de una imagen elaborada, sin que se pueda suponer que el consumidor medio español tenga un conocimiento tan profundo de la simbología celta como para poder reconocer que representa un nudo de Wayland. Su posición, tamaño y apariencia en la marca impugnada lo hacen visualmente dominante, pues las palabras, considerablemente más pequeñas y finas que el elemento figurativo, se despliegan alrededor de éste formando una especie de cinta, complementaria al elemento figurativo y ajustándose a su forma.

(c) Existe riesgo de confusión.El consumidor medio, si bien no puede confundir directamente las marcas por la presencia de distintos elementos denominativos, al encontrar el mismo elemento figurativo en productos similares puede suponer que las empresas responsables de la producción de dichas bebidas son las mismas o que están vinculadas de algún modo económicamente. Los consumidores no esperarán que dos entidades independientes utilicen el mismo elemento figurativo de forma destacada en sus marcas para productos similares, sin que exista ninguna relación entre ellas.

[5.4] El 1 de junio de 2020, el titular de la marca comunitaria interpuso un recurso contra la resolución impugnada, solicitando la anulación total de la misma.

[5.5] La Decisión de la Sala Primera de Recursos de 14 de julio de 2021, (1) revoca la decisión impugnada y (2) desestima la solicitud de anulación en su totalidad, con apoyo en los siguientes razonamientos:

(a) Los productos son disímiles o, a lo sumo, sólo similares en un grado muy bajo,ya que (i) el material utilizado para producir ambos productos es diferente, como también los conocimientos y el método necesarios para producirlos; (ii) se producen, por razones climáticas (caso del vino) y de calidad del agua (en el whisky), en zonas geográficas diferentes; (iii) difieren significativamente en su grado alcohólico y, por tanto, pertenecen a categorías diferentes, por lo que el público de referencia elegirá cuidadosamente una bebida de uno u otro grupo; (iv) la finalidad y el contexto de consumo de ambas bebidas, atendiendo a su uso principal, son bastante diferentes: como acompañamiento de la comida en el caso del vino, a su margen en el whisky, por lo que el público pertinente no considerará que estos productos tienen una naturaleza similar o son intercambiables, sin que el hecho de que compartan canales de distribución, secciones o puntos de venta y ocasionalmente sean intercambiables no es suficiente para que los productos sean similares.

(b) El grado de similitud visual entre las marcas no puede considerarse más que bajo a la vista de los elementos verbales completamente diferentes,es decir, "ALDONIA" en la marca anterior y "John Dewar", "John A. Dewar" y "Tommy Dewar" en la marca impugnada.

(c) No existe riesgo de confusión porque los productos son distintos, ni tampoco lo habría incluso suponiendo que sean remotamente similaresporque ambos son bebidas alcohólicas, pues: (i) aunque los signos son visualmente similares hasta cierto punto, ya que comparten esencialmente el mismo elemento figurativo, sus elementos verbales son completamente diferentes; (ii) las importantes diferencias entre "vinos" y "whisky excluyen con seguridad el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión: el consumidor medio elige cuidadosamente estos productos y no confundirá un whisky "DEWAR'S" con un vino "ALDONIA" o viceversa, por un símbolo celta tradicional, que se representa de forma similar; (iii) dadas las diferencias tradicionales en los métodos de producción, y en ausencia de una colaboración comercial o de otro tipo demostrada entre los respectivos productores de vino y whisky, no se inducirá al público pertinente a creer que están vinculados económicamente.

[5.6] Paralelamente a la anterior solicitud, ALDONIA presentó una segunda, afectante a la MUE nº 11.570.884 (identificada gráficamente supra).El 3 de abril de 2020 la División de Anulación estimó la solicitud, declarándola nula con base en los mismos argumentos ya expuestos. Esta Decisión ha devenido firme, por consentida.

[6] La sentencia objeto de recurso.

[6.1] El Juez de lo Mercantil, como ya avanzamos, desestimó la demanda. Respecto de BACARDÍ & COMPANY LTD y JOHN DEWARD & SONS LTD apreció falta de legitimación pasiva, pronunciamiento que ha ganado firmeza al limitarse el recurso a la demanda dirigida contra BACARDÍ ESPAÑA, S.A..

[6.2] Entrando en las acciones marcarias, tras exponer el régimen jurídico y la jurisprudencia patria y comunitaria sobre el riesgo de confusión, el juez rechaza que concurra en el caso concreto. En efecto, pese a apreciar de inicio una "gran similitud"en el elemento gráfico (constituido por el nudo de wayland)que "no se ve desvirtuada por las diferencias accesorias de grosor, de color y de tamaño y forma de las terminaciones en punta o en borla",sin embargo, "si se amplía la labor de análisis a los (sic.) totalidad de los elementos del signo registrado y controvertido, así como a los productos que identifican en el mercado de modo concurrente desde el año 2014, debe llegarse a la conclusión de que el riesgo de confusión invocado por la demandante no se encuentra presente, por más que incorporen versiones o variantes muy semejantes [-como se ha dicho, de conformación de idéntica impresión en el consumidor medio-] del signo gráfico."

[6.3] Y concluye: "declarada la caducidad parcial por falta de uso de la marca española invocada por la demandante en sentencia 4/2018, de 18.1.2018 del Juzgado Mercantil nº 9 de Madrid [P .Ord. 884/2017], y limitada la misma a vinos, siendo que la demandada BACARDÍ & COMPANY limitó sus registros comunitarios al whisky y derivados del whisky, debe estimarse que ambos mercados en sus estructuras concurrentes y consumidores, y especialmente los productos, presentan esenciales diferencias que impiden en el presente caso una utilización del signo gráfico determinante de confusión en el consumidor medio informado."

[6.4] Descartado el riesgo de confusión, el juez rechaza asimismo la pretensión concurrencial "dada la radical separación de mercados y de productos amparados por ambos signos [-ello en tanto cada signo se mantenga dentro del ámbito de los productos protegidos-]"y sustentarse "en igual desvalor y conductas que han sido invocadas para fundamentar las pretensiones marcarias".

SEGUNDO.- Recurso de apelación.

[7] Planteamiento

[7.1] Se impugnan todos los pronunciamientos desestimatorios de la demanda de esta parte, salvo los referidos a la absolución de BACARDÍ & COMPANY LTD y JOHN DEWARD & SONS LTD, que queda consentida.

[7.2] El recurso de apelación descansa en los siguientes motivos, que transcribimos literalmente en su enunciado y resumimos en su desarrollo.

Primero.- "Existencia de riesgo de confusión en su modalidad de asociación. Errónea valoración de la prueba y/o falta de valoración de la prueba acreditativa de ello. Sustancial coincidencia de los signos y los productos enfrentados. Inexistencia de valoración del precedente de LA EUIPO."

1) La recurrente sostiene que no existen suficientes diferencias entre los signos en conflicto que justifiquen la falta de apreciación de riesgo de confusión, pues ya se produzca una valoración en conjunto, ya se conceda mayor peso al elemento gráfico (como entiende procede), la recurrida ha procedido a una reproducción íntegra del logo de ALDONIA.

2) En supuestos en los que el elemento gráfico por su disposición, configuración, etc., ejerce sobre el consumidor una capacidad de atracción más alta, no podrá negársele -se dice- su mayor peso dentro del conjunto. Así ocurre con la marca 2.727.987, en la que la posición que ocupa el gráfico en el conjunto encima del denominativo, centrado en la imagen que percibe el consumidor y su mayor dimensión, permite concluir que es el elemento dominante y en el que mayor carga distintiva se condensa.

3) Las pruebas aportadas al presente pleito abogan por otorgar una mayor consideración al elemento gráfico de la marca registrada, con respecto al denominativo. Ha quedado acreditado que vino y whisky coinciden en supermercados, en tiendas especializadas, canal de hostelería y "canal online" (documentos 41 y 42).

4) En casos en los que el producto se encuentra a la libre disposición del cliente en las estanterías de comercios o lineales de grandes superficies (como sucede aquí), se entiende que el consumidor atiende al impacto visual de la marca que busca (así reconocido, entre otras, en la STJCE de 3 de septiembre de 2009, La Española contra Carbonell).

5) No estamos ante un uso ornamental, sino ante uno con contenido distintivo del producto y que afecta a las funciones de la marca de ALDONIA. En todo caso, como ya dijo en su sentencia de 10 de abril de 2008 el TJUE, a la hora de interpretar el art. 5.1 b) DM: .... el (hecho de que el) público perciba un signo como ornamento no puede obstar a la protección que confiere el artículo 5, apartado 1, letra b), de la Directiva cuando el signo mencionado, a pesar de su carácter decorativo, presente tal similitud con la marca registrada que el público pertinente pueda creer que los productos proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente.

6) Son multitud (no meras ocasiones anecdóticas) las ocasiones en las que la demandada hace uso aislado del elemento gráfico tal y como trasciende de los documentos 22 a 28 de la demanda y que esta parte pretende sean declaradas (también) como comportamiento infractor.

7) Además, aunque quiera defenderse que en la labor comparativa debe incluirse el denominativo junto al gráfico y se considerase notorio (quod non),ello no excluye la infracción, como ha declarado el Tribunal de Justicia en la Sentencia de 6 de octubre de 2005 en el asunto c-120/04 THOMSON LIFE. En todo caso, el gráfico es empleado por BACARDÍ de manera destacada incluso por encima de la marca Dewar's y ello está trasladando una imagen de marca a los consumidores.

8) La sentencia recurrida pasa completamente por alto el precedente de la EUIPO que, en la acción de nulidad entablada por ALDONIA contra la marca europea 11.570.884 solicitada por BACARDÍ LTD. consistente precisamente y de manera exclusiva en el gráfico objeto de discordia, declaró la nulidad de dicho registro por incompatibilidad con la marca española objeto de este pleito y frente a la que la adversa se aquietó, deviniendo firme, lo que no hizo contra la marca europea 11.570.827 obteniendo un resultado diferente si bien porque acompañaba a ese gráfico un elemento verbal que introducía diferencias suficientes según la EUIPO, que, sin embargo, no emplea la mayoría de las veces (decantándose, por el contrario, por el que le fue anulado).

9) En efecto, llama la atención que el gráfico que más usa la demandada en España no fuera objeto de mayor defensa ante la EUIPO por su parte (siendo irrazonable alegar la necesidad de evitar costes, cuando se trata de una compañía multinacional cuyas sociedades relacionadas facturan millones de euros al año); acto propio, el de aquietamiento con los pronunciamientos de la EUIPO, cuyas consecuencias deben presentar algún tipo de impacto en la defensa desplegada por la demandada en este pleito (sin perjuicio de la libre apreciación por el Tribunal). Y no será vinculante para el Tribunal, pero se deberá reconocer que cuanto menos aporta cierto carácter ilustrativo por proceder de un organismo hipercualificado y objetivo.

Segundo.- "Los productos a los que se refieren los signos enfrentados no presentan una diferencia tan marcada como para desestimar la acción por infracción de marca. Similitud en grado alto. Errónea valoración de la prueba: especial referencia a la declaración del Sr. Cesar y los estudios de mercado. Inobservancia del principio de interdependencia."

1) Ambos productos tienen graduación alcohólica; se consumen en los mismos momentos de ocio y/o de encuentros sociales (especialmente en nuestro país); discurren por los mismos canales de distribución, pudiendo encontrarse en los mismos puntos de venta (bares, restaurantes, tiendas especializadas, lineales de supermercados, etc.).

2) Los espirituosos cuanto menos presentan similitud con los vinos por coincidir en los canales de distribución, según la jurisprudencia comunitaria (entre otras, sentencia del Tribunal General, en su sentencia de 16 de diciembre de 2008 asunto T-259/06 ),que es contradicha por la sentencia sin aportar razón que justifique apartarse de ella.

3) Si bien salvando las distancias, pues se refiere a la comparación entre cervezas y bebidas alcohólicas, también sustenta la tesis que mantenemos la jurisprudencia nacional, entre la que cabe destacar la Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 2015 (casación 1139/2013 ).O en fechas más recientes la sentencia del Tribunal Superior de justicia de Madrid de 8 de mayo de 2017 dictada en el recurso 795/15 ,en la que se reconoció la pertenencia al mismo canal de distribución.

4) Tiene establecido la jurisprudencia desde antaño que, a la hora de valorar el riesgo de confusión, además de tener en cuenta todos los factores concurrentes, deberá tenerse presente también lo que se ha dado en denominar el principio de interdependencia, conforme al cual un bajo grado de similitud entre los productos, podrá ser compensando con un alto grado de parecido entre las marcas y viceversa.

Tercero.- "Acción por competencia desleal."

El Juzgador a quoentiende que procede la desestimación de la acción sobre la base de que los productos son radicalmentedistintos.

1) Pues bien, si asumiéramos tan simplista argumento, habiendo quedado siguiendo tal razonamiento y habiendo quedado evidenciado que es erróneo concluir que estamos ante productos radicalmente diferentes, cabría concluir que apreciada la similitud de los productos, debiera considerarse desleal la conducta de BACARDÍ ESPAÑA, no siendo de recibo aplicar en nuestro caso la doctrina jurisprudencial conforme a la cual no es posible aspirar al enjuiciamiento de los mismos hechos desde el prisma de la competencia desleal, cuando previamente y conforme a la legislación de marcas no se ha apreciado infracción, que se cita en la sentencia, como expondremos.

2) No tiene justificación (y mucho menos objetiva) de ninguna clase la conducta desplegada por BACARDÍ ESPAÑA, entidad que decidió incorporar en 2014 el logo que ya tenía registrado y en uso ALDONIA, pudiendo haber elegido entre infinidad de símbolos celtas y completamente dispares al de ALDONIA. Logo que desde que empezó a usar afectó a la posición que la marca de esta parte había alcanzado en el mercado (por modesta que fuera), lo que habilita igualmente a la aplicación del art. 4 LCD.

3) El daño se produce por dilución y desde una doble vertiente: por afectar al nivel de exclusividad otorgado por el registro y de distinción alcanzado en el mercado por la marca, lo que es identificado por la doctrina como dilución por tipicidad; y dilución por (des)valoración, al producirse un comportamiento que atenta contra el nivel de preferencia a la hora de evaluar la marca por extensiones de línea de producto inconsistentes o incoherentes con la imagen de marca, en las creencias del consumidor derivado de la presencia en el mercado de una segunda marca prácticamente idéntica.

4) Por lo que se refiere a la dilución por tipicidad, conforme explicó el profesor Cerviño en su informe, BACARDÍ ESPAÑA ha provocado un nuevo vínculo en la mente del consumidor derivado del comportamiento referido, en perjuicio de la unicidad de la que gozaba la marca de ALDONI.

5) En cuanto a la dilución por valoración, el profesor Cerviño consideró que los estudios de mercado de GFK y SONDEA evidenciaban esta clase de dilución.

6) Por tanto, no estamos ante un intento de acceder a una doble protección ni a un doble enjuiciamiento de los mismos hechos desde la perspectiva de la LCD, sino ante unos hechos que, aun siendo coincidentes, no encuentran respuesta legal en la Ley de Marcas.

[8] Valoración del Tribunal

[8.1] El Tribunal Supremo, en su sentencia de 5 de julio de 2022, condensa la jurisprudencia de la Sala sobre el riesgo de confusión:

"i) El riesgo de confusión consiste en el de que el público pueda creer que los productos o servicios identificados con los signos que se confrontan proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas, dado que el riesgo de asociación no es una alternativa a aquel, sino que sirve para precisar su alcance [...].

"ii) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes [...].

"iii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes [...]. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados [...].

"iv) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (...).

"v) A los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada [...].

"vi) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales (...)".

[8.2] A juicio de la Sala, en el presente caso no existe similitud en los productos ni en los signos enfrentados, lo que impide el riesgo de confusión y la viabilidad de los tres motivos de recurso enunciados. Aunque ambos requisitos son acumulativos (STGUE de 4 de mayo de 2022, Beronia-EUIPO, T-298/21, entre las más recientes), examinaremos ambos de forma independiente.

[8.3] Comenzando por los productos, para apreciar su posible similitud deben tenerse en cuenta todos los factores pertinentes que caracterizan la relación entre ellos. Tales factores comprenden, en particular, su naturaleza, su destino, su utilización, así como el que compitan entre sí o sean complementarios (STJ Canon,de 29 de septiembre de 1998, C-37/97, apdo. 23, STPI Fiftiesde 23 de octubre de 2002, T-104/01, apdo. 31 y STPI de 14 de julio de 2005 T-126/03, apdo. 82). La pertenencia a la misma clase del Nomenclátor Internacional no determina per sela existencia de similitud entre los productos o servicios, pero constituye un factor más a considerar e incluso, dependiendo del caso, determinante, teniendo en cuenta que la propia clasificación atiende a la función y destino de los productos o a las diferentes ramas de actividades.

[8.4] Entre el vino, de un lado, y el whisky, de otro, existen diferencias sustanciales que impiden apreciar la semejanza. Son claramente disímiles las materias primas (y, con ellas, el origen geográfico) y el proceso de elaboración. El perfil de consumidor también varía, pues si bien puede confluir su consumo a lo largo de una comida o una cena, el vino suele tomarse como aperitivo y/o acompañamiento y el whisky en la sobremesa, atendida su distinta graduación alcohólica, muy elevada en el caso del whisky, que la hace poco apta como bebida de acompañamiento. Si el consumo tiene lugar en espacios de ocio nocturno con servicio limitado a las bebidas (pubs, discotecas, bares, conciertos, etc.), en que la presencia y consumo de vino es muy residual y el público opta por el consumo de cerveza o bebidas de mayor graduación, la posibilidad de apreciar semejanza es aún más remota. En realidad, el único punto en común es que ambas son bebidas alcohólicas destinadas al consumo humano.

[8.5] En cuanto a la similitud entre los signos, la STS 503/2019, de 30 de septiembre, recuerda que "[l]a Sala Primera del Tribunal Supremo, al enjuiciar el riesgo de confusión, ha tomado en consideración la circunstancia consistente en que la similitud entre la marca y el signo supuestamente infractor se focalice en un elemento con escasa distintividad para los servicios o productos para los que se ha registrado la marca. Esa circunstancia disminuye el riesgo de confusión, puesto que cuanto menos distintividad tiene el elemento similar, más aptitud diferenciadora tendrán los demás elementos que diferencien uno y otro signo. Por tal razón, por lo general basta con que el signo del demandado añada algún elemento denominativo o gráfico, que le dote de una cierta distintividad y lo diferencie de la marca prioritaria, para evitar el riesgo de confusión."

[8.6] En nuestra sentencia de 28 de junio de 2024 (rec. 76/2023) advertimos que, en caso de marcas mixtas, "[e]s razonable considerar que el consumidor medio percibirá el elemento denominativo como la marca y el elemento figurativo como un elemento decorativo. Debe apreciarse también la posición y características del elemento figurativo (STPI de 14 de julio de 2005 Wassen Int. Ltd./OAMI- Stroschein Gesundkost GmbH, apdo. 37). El consumidor medio se referirá más fácilmente al producto o servicio de que se trata citando su nombre.

En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana). Aquí no concurre ninguna circunstancia excepcional que permita considerar relevante al elemento figurativo."

[8.7] En el caso del elemento gráfico común a las marcas en conflicto, el mismo tiene un carácter distintivo bajo, pues lejos de cómo se nos presenta en la demanda (en que se dice "extraído de una de las antiguas puertas de la Bodega y que es considerado por mis mandantes como una autentica reliquia familiar"),constituye un signo de origen celta; y, aunque no es esperable que el consumidor medio logre identificarlo precisamente como el nudo de Wayland,sí lo es que perciba en el mismo una simbología de origen o inspiración celta, de uso habitual en el tráfico en elementos de joyería (como motivo de colgantes o pulseras) o en otros ámbitos, como acreditan las imágenes de marcas nacionales, comunitarias o extranjeras aportadas con los escritos de contestación. Hemos de tener en cuenta, igualmente, que la recurrida no utiliza dicho nudo de forma aislada (marca nº 11.570.884) en el mercado para identificar sus productos, sino que lo acompaña siempre de otros elementos identificativos de carácter denominativo ("DEWARŽS" y/o "TOMMY DEWAR, JOHN DEWAR, JOHN A. DEWAR"). Incidiremos sobre este extremo posteriormente.

[8.8] Hay otros datos que nos llevan a concluir que el elemento denominativo es el dominante. El consumidor medio, cuando pide vino o whisky en un establecimiento, lo suele pedir por su nombre ("los consumidores están habituados a designar y a reconocer los vinos en función del elemento denominativo que sirve para identificarlos y que suele hacer referencia, en particular, al viticultor o la finca en la que se produce el vino [véase la sentencia de 27 de junio de 2019, Sandrone/EUIPO - J. García Carrión (Luciano Sandrone), T-268/18",recuerda la STGUE de 4 de mayo de 2022, Beronia-EUIPO, ya citada) o, más vagamente, con indicación de la denominación geográfica (Rioja, Ribera, etc.), país de procedencia (whisky escocés, japonés, ...), materia prima (tinto, blanco, rosado o tipo de uva, para el vino) o el tiempo en barrica y/o botella. Asimismo, en las cartas de bebidas los productos se identifican por su nombre, con exclusión de todo elemento gráfico.

[8.9] Hay otros dos posibles ámbitos de confluencia que se destacan en la demanda: los supermercados y los eventos publicitarios. Comenzando con los supermercados, en la demanda se aportan fotografías en que la demandada emplea en solitario el elemento gráfico en las cajas de botellas o en elementos decorativos; sin embargo, el consumidor medio, de carácter minorista, rara vez adquirirá whisky por cajas, limitando su adquisición a una (o más) singular botella, en que el elemento denominativo es preminente y el nudo apenas visible, pues consiste en un mero relieve en el cristal, sin variación de color. También se nos aportan pruebas del uso del gráfico, desprovisto de todo elemento denominativo, en paneles verticales anunciadores; ahora bien, esos paneles indican la ubicación de un cornerde la marca Deward's, en que ni se vende vino ni tampoco whiskies distintos de Deward's; precisamente por tratarse de elementos que facilitan al consumidor la localización del whisky de la marca Deward's la posibilidad de confusión queda descartada.

[8.10] En los eventos publicitarios de Deward's que se destacan en la demanda tampoco hay riesgo alguno de confusión, por más que en ellos se emplee el nudo, proyectado en la pared o en paneles decorativos, pues ninguno de los asistentes a un evento de la marca Deward's (más especializados, de ordinario, que un consumidor medio) puede cabalmente esperar que en ellos se venda vino, ni menos aún, de la marca ALDONIA. En suma, la demandada nunca utiliza el gráfico en el mercado de forma aislada.

[8.11] La exclusión del riesgo de confusión conlleva el fracaso de ambas pretensiones, marcaria y concurrencial.

TERCERO.- Costas.

[9] La desestimación del recurso implica la imposición de costas de esta alzada al recurrente ( art. 398 LEC) .

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,