Sentencia Civil 99/2025 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 436/2024 de 11 de marzo del 2025

PRIMERO.- El recurso de apelación se fundamentó con base en los siguientes motivos:

- Infracción del art. 218.1, 2 y 3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y del art. 2.2 de la Ley 17/2001, de Marcas. Error en la valoración de la prueba. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 CE) .

- Infracción del art 43.5 de la Ley Marcas e infracción de la Jurisprudencia que los desarrolla. Error en la valoración de la prueba.

SEGUNDO.- Para resolver las cuestiones planteadas en esta segunda instancia resulta procedente analizar la naturaleza y presupuestos de la acción reivindicatoria de marca ejercitada sobre la base de la normativa aplicable y de la jurisprudencia que lo desarrolla.

El art. 2 de la Ley 17/2001 de 7 de diciembre tras disponer que el derecho de propiedad sobre una marca se adquiere por el registro válidamente efectuado prevé en su apartado 2º que "Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca , si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39. Presentada la demanda reivindicatoria, el Tribunal notificará la presentación de la misma a la Oficina Española de Patentes y Marcas para su anotación en el Registro de Marcas y decretará, si procediera, la suspensión del procedimiento de registro de la marca."

La STS 992/2022, de 22 de diciembre llama la atención sobre el hecho de que "Aunque en la ley reciba esta denominación de acción reivindicatoria, su configuración jurídica no responde a la acción reivindicatoria de la propiedad del art. 348 CC. Se trata, como afirma la doctrina, de una reivindicatoria impropia o sui generis. Quien acciona no lo hace sobre la base de una titularidad dominical para, sobre la base del reconocimiento de su derecho de propiedad, recuperar los derechos propios del dominio, entre ellos la posesión. En este caso, quien acciona, cuando lo hace, no es titular de un dominio sobre una marca registrada, sino que ostenta un mejor derecho sobre quien registró la marca con mala fe o fraude, lo que le legitima para solicitar y obtener su subrogación en la titularidad registral. Pero los derechos propios del titular de una marca los tiene a partir de la subrogación efectiva mediante la inscripción de la sentencia estimatoria de la reivindicatoria, en atención al carácter constitutivo de la inscripción.

Sin perjuicio del derecho reconocido a la marca notoriamente conocida en España en el sentido del art. 6 bis del Convenio de París, es el registro de la marca, válidamente efectuado, el que confiere el derecho de exclusiva y el ius prohibendi en los términos previstos en el art. 34 LM .

La inscripción de la marca es constitutiva del derecho. Como prescribe el art. 2.1 LM , "el derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley". Es a renglón seguido, en el apartado 2 de ese art. 2 LM que se prevé la acción reivindicatoria , "cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual", al reconocer a la persona perjudicada la facultad de "reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca". La norma prevé los efectos registrales del ejercicio de la acción, al prescribir que la presentación de la demanda reivindicatoria sea anotada en el Registro de Marcas, para dar publicidad a terceros interesados en adquirir la marca o un derecho sobre la misma, por las consecuencias legales de la eventual estimación. Estas consecuencias se prevén el apartado 3 del mismo art. 2 LM: "Si como consecuencia de la sentencia que resuelva la acción reivindicatoria se produjera un cambio en la titularidad de la marca", las licencias y demás derechos de terceros sobre la misma se extinguirán por la inscripción del nuevo titular en el Registro de Marcas, sin perjuicio del derecho que les asista a reclamar de su transmitente".

Sobre los presupuestos para la adquisición de la titularidad del signo con fundamento en el art. 2.2 LM la STS 391/2013 de 14 de junio declaró que "(...)constituye un modo especial de adquirir la titularidad del signo, previamente registrado por otro, cuando este registro fue solicitado "con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual". Ordinariamente alcanza a supuestos de registro de una marca o nombre comercial por el distribuidor o agente, y, en general, a los de abuso de confianza o incumplimiento de un deber de fidelidad, que presuponen una previa relación entre las partes (tercero defraudado y solicitante de la marca). Pero también tienen cabida dentro del art. 2.2 LM casos como el presente, de registro de mala fe de una marca o nombre comercial para aprovecharse de la reputación ajena. Es lo que en la doctrina se describe como "registro de una marca del que resulte aprovechamiento o la obstaculización injustificados de la posición ganada por un tercero sin que haya mediado vinculación alguna entre las partes en el conflicto" y en la STS 184/2015 se añadió a esta doctrina que "La reivindicación de la marca trata de hacer coincidir la realidad registral con el mejor derecho extrarregistral sobre el signo cuyo registro como marca se ha solicitado o concedido. Es preciso que el demandante demuestre que ha usado el signo anteriormente, y que resulte probado que el registro de la marca fue solicitado con fraude de los derechos del demandante o con violación de una obligación legal o contractual que el solicitante de la marca tenía respecto del demandante.

El fraude de los derechos del demandante se produce no sólo cuando quien solicita el registro como marca del signo que venía siendo usado por el demandante pretende beneficiarse de la posición obtenida por éste en el mercado, sino también cuando pretende obstaculizar, mediante el registro del signo a su nombre, la actuación del demandante que venía utilizando el signo".

Sobre la base expuesta debemos decidir el asunto de litis.

Resulta incontrovertido que la demandante, demandada en la reconvención, es quien registró la marca a su favor y asimismo su titular registral actual. Se presume entonces que le pertenece, salvo que se demuestre otra cosa. Corresponde entonces al demandado, actor en la reconvención, pechar con la carga de la prueba concluyente del hecho de que venía utilizando tal signo derivado de la obligación contractual que la titular de la marca tenía respecto del reivindicante, perjudicándole las dudas, según se desprende de la misma lógica y del régimen de protección registral en relación al artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

De la lectura del documento contractual aportado (doc 16 de la demanda "reconocimiento de deuda"), en relación a los términos del debate, no está incluida la marca no registrada expresamente en la relación de bienes detallados. No se trató de una venta de la totalidad de la empresa, pues no comprendía todo el conjunto de sus elementos organizados, así no se entrega el local ni las existencias propias para una tienda de venta al por menor de trajes de flamenca y complementos de vestir, la "compra de mobiliario, enseres así como la cesión de la licencia de apertura de un negocio -por precio de 6.000 euros" son elementos que carecen de organización industrial con vida propia, son insuficientes y no aptos por sí solos para poder ejercer el negocio, por lo que no puede en modo alguno pretender la demandada beneficiarse de la presunción legal del artículo 47 LM, de transmisión de la marca en el seno de la empresa, al faltar el hecho-base o indiciario sobre el que se construye el hecho presumido ( art. 385 LEC) ; y, la existencia de negocios jurídicos o colaboraciones empresariales no significa necesariamente la transmisión de la marca no registrada.

Si bien consta acreditado el consentimiento tácito de un uso temporal de la marca, tal consentimiento tácito no era definitivo ni a perpetuidad sino limitado en el tiempo y por tanto revocable; lo contrario sería una renuncia de derechos que no se presumen sino que debe constar de forma clara, terminante e inequívoca, con expresión indiscutible de criterio y revelación expresa o tácita con actos igualmente concluyentes, claros e inequívocos ( SSTS 14-2-1992, 3-4-1992 y 31-10-1996). Así, hay que tener en cuenta que Dª Bibiana se opuso a la concesión de la marca en el trámite administrativo de la OEPM, como resulta de los documentos 17 y 18 de la demanda, a D. Marcial una vez tuvo conocimiento de ello.

Por las razones anteriores, debe confirmarse la desestimación de la acción reivindicatoria.

TERCERO.- En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción de la Ley de Marcas, el actor optó por el criterio de cuantificación previsto en el art. 43.5 de la LM (el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados).

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la Ley de Marcas no establece una presunción legal de daños como consecuencia de una infracción en materia de marcas . Ni tampoco se establece en la ley una indemnización a modo de sanción como consecuencia de la infracción marcaria.

De manera que salvo en aquellos supuestos en los que el daño sea evidente ("ex rep ipsa") es decir -en palabras del Tribunal Supremo- "en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas", debe probarse la existencia del perjuicio derivado de la infracción en materia de marcas , sin que la existencia de ésta presuma la existencia de aquél.

De hecho, la Ley de Marcas distingue claramente los presupuestos para apreciar la existencia del perjuicio de aquellos otros que lo son del cálculo de los mismos.

En lo que ahora nos interesa, según el Alto Tribunal, la norma invocada por el apelante ( art. 43.5 de la LM) no presume la existencia de un perjuicio por el mero hecho de haberse vulnerado los derechos del titular de una marca .

La aplicación de la regla objetiva de cálculo del art. 43.5 de la LM (el "1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados") será siempre posterior y estará condicionada a la acreditación del perjuicio. Ya que la finalidad de la regla contenida en el art. 43.5 de la LM es la de evitar que la falta de prueba sobre el importe del perjuicio prive al titular de los derechos marcarios infringidos de la indemnización a la que tiene derecho.

En este sentido citamos la STS de 03 de octubre de 2019 (rec. 986/2017, FJ 2):

"(···) La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios " del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios " del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo. Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:

"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo, "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

3. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios "trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida [ art. 43.2.a) LM ].

El apartado 2 del art. 43 LM , en la redacción aplicable al caso, disponía lo siguiente:

"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:

"a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

"En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.

"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".

El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, introdujo una leve modificación, para hacerse eco de la jurisprudencia de esta sala (sentencia 501/2016, de 19 de julio ) y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE ( STJUE de 17 de marzo de 2016 ), en el sentido de ubicar al final del apartado 2 el segundo párrafo de la letra a), para que el derecho a la indemnización por daño moral pueda reclamarse en cualquiera de las dos opciones.

En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM, muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca , ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca , no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.

4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM :

"El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores".

Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.

Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.

Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1 % de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1 % de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM, pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca .

5. En un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM .

Por esta razón debemos estimar el motivo de casación y modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios.(···)".

Esta Sala considera que en el supuesto analizado no cabe apreciar la existencia de daños "ex re ipsa", que ni siquiera han sido alegados en la demanda o en la oposición al recurso de apelación. En este sentido, no han coexistido en el mismo mercado lo que nos aleja de una situación de daños ex re ipsa.

Por todo lo expuesto, estimamos el motivo de apelacion y modificamos la sentencia de instancia en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicio .

CUARTO.- Estimado parcialmente el recurso de apelación, no procede imponer las costas derivadas de su interposición ( articulo 398.1 en relación con el artículo 394. 2 de la LEC) .