Sentencia Civil 551/2024 Audiencia Provincial Civil de Granada nº 3, Rec. 31/2024 de 19 de noviembre del 2024

PRIMERO.-En la demanda presentada el 4 de noviembre de 2020 se ejercita acción de infracción de los derechos de propiedad industrial en la que solicita que se declare que el uso en el mercado del signo "LEO" y/o cualquier combinación de los mismos, así como el uso de los nombres de dominio "hotelleo.es" y "complejoleo.es" para identificar servicios de hostelería infringe los nombres comerciales prioritarios del actor y se condene a la demandada a retirar del tráfico económico cuantos productos, medios o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o soportes utilizados por la demandada que hagan referencia al distintivo LEO y a indemnizar a la actora en los daños y perjuicios sufridos por los actos infractores cuya liquidación se determinará en ejecución de sentencia sobre la base del criterio establecido en el artículo 43.2 a) LM y, subsidiariamente, el mínimo legal establecido en el artículo 43.5 LM. De manera acumulada ejercita acción de nulidad parcial de la marca nº 3601758 "COMPLEJO LEO 24 H" para la totalidad de los servicios distinguidos por tal marca en la clase 43 y en la clase 36 para "negocios inmobiliarios".

La parte demandada al contestar a la demanda formuló reconvención en la que ejercita acción de nulidad total por registro de mala fe de los siguientes signos distintivos: 1) nombre comercial nº 302.572 "LEO HOTELS AND RESORTS"; 2) nombre comercial nº 302.573 "LEO HOTELES"; 3) nombre comercial nº 302.575 "LEO APARTAMENTOS"; 4) nombre comercial nº 302.576 "LEO ALOJAMIENTOS TURISTICOS"; 5) nombre comercial nº 302.577 "LEO"; y 6) marca nacional nº 4017438(7). Subsidiariamente, solicita la caducidad de los nombres comerciales relacionados y, subsidiariamente a la primera petición, que se declare la nulidad de la marca para los servicios no relacionados con apartamentos en contravención con el artículo 5 de la Ley de Marcas.

La sentencia dictada en primera instancia desestima la demanda reconvencional y estima parcialmente la demanda principal y, en consecuencia, declara la nulidad parcial de la marca nacional nº 3.601.758 "Complejo Leo 24H" para la totalidad de los servicios distinguidos por tal marca en la clase 43 y, en la clase 36, para "negocios inmobiliarios", absolviendo a la parte demandada reconviniente de la acción de violación de marca al apreciar la excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción.

Frente a dicha resolución, la parte demandante reconvenida interpone recurso de apelación en el que alega la infracción de la doctrina jurisprudencial relativa a la aplicación e interpretación del artículo 7 del Código Civil, error en la valoración de la prueba relativa al hecho del conocimiento previo del uso de la denominación "LEO" para identificar en el mercado sus servicios comerciales y procedencia de la condena en costas a la demandada por la desestimación de la demanda reconvencional.

La parte demandada-apelada se opuso al recurso interpuesto y solicitó la confirmación de la resolución recurrida.

SEGUNDO.-La sentencia dictada en la instancia analiza en primer lugar las acciones ejercitadas en vía reconvencional y concluye que no cabe apreciar mala fe en el registros de los nombres comerciales nº 302.572 "LEO HOTELS AND RESORTS", nº 302.573 "LEO HOTELES", nº 302.575 "LEO APARTAMENTOS", nº 302.576 "LEO ALOJAMIENTOS TURISTICOS"nº 302.577 "LEO"y la marca nº 4017438(7) registrados por la mercantil actora Leo Management Group SL pues, aunque considera acreditado que desde el año 2013 era conocedora de que la demandada, Hotel Rural Leo SL, utilizaba la denominación "LEO" para identificar en el mercado sus servicios comerciales, el registro de los nombres comerciales fueron solicitados con anterioridad, en el año 2011; y, respecto a la marca nacional nº 4017438, cuya solicitud de registro se presentó en el año 2019, entiende que no es suficiente para apreciar la mala fe el conocimiento previo del uso del término LEO por la demandada, sino que se precisa que la intención del registro fuera la de perjudicar u obstaculizar la labor comercial o profesional de la parte demandada, elemento subjetivo que no concurre en el caso de autos pues la actora ya había registrado en 2011 varios nombres comerciales muy parecidos y, pese al uso del signo LEO por la demandada, nunca ejercitó acción alguna de infracción, de donde colige que la intención que guiaba el registro de la marca no era la de perjudicar u obstaculizar la labor comercial de la demandada reconviniente sino la de actualizar la imagen gráfica de sus signos distintivos. Igualmente, desestima las acciones de caducidad de los nombres comerciales y la de nulidad relativa de la marca nº 4017438(7) al no considerar que infrinja el artículo 5.1 g) LM.

Tras desestimar la demanda reconvencional, analiza las acciones ejercitadas en la demanda inicial y concluye que existe un riesgo de confusión entre los signos distintivos prioritarios registrados a favor de la parte actora reconvenida y la marca nº 3.601.758 "COMPLEJO LEO 24H", registrada por la parte demandada, lo que determina que deba declararse su nulidad.

En cuanto a la acción de violación de marca, en la instancia se rechaza la excepción de prescripción pero se estima la de retraso desleal en el ejercicio de la acción. Así, aunque no sea de aplicación el artículo 52.2 LM, pues la marca nº 3.601.758 lleva registrada menos de cinco años, entiende que las partes eran conocedoras, al menos desde 2013, de que ambas usaban en el mercado la denominación LEO para identificar sus servicios, en la medida que la actora consintió durante más de seis años esta situación, provocó una expectativa lógica y normal en la demandada de que podía hacerlo sin problema y con el consentimiento tácito de la actora.

Frente a esta resolución se alza únicamente la parte demandante reconvenida para impugnar el pronunciamiento que aprecia la excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción, niega que sea cierto que desde el año 2013 conociera que la mercantil Hotel Rural Leo SL usara en el mercado la denominación "LEO" y sostiene que no cabe apreciar que el ejercicio de las acciones de violación de marca sea contrario al principio de buena fe consagrado en el artículo 7 del Código Civil.

En el ámbito marcario, la doctrina del retraso desleal tiene su reflejo en la figura de la prescripción por tolerancia regulada en el artículo 52.2 de la Ley de Marcas. No obstante, aunque no se reúnan los presupuestos para aplicar esta figura, la doctrina jurisprudencial ha aplicado, concurriendo determinadas circunstancias la doctrina general del retraso desleal, tal y como indica la STS 29/2007 de 25 de enero: "(...) en el supuesto que se enjuicia la acción ejercitada podría posiblemente haber recibido un tratamiento con un resultado similar al de la prescripción por tolerancia sobre la base de entender que hay un ejercicio abusivo de derecho o contrario a la buena fe, no en vano la prescripción por tolerancia tiene su origen en la doctrina alemana del "verwirkung" ("verwirkung durch Duldung") y la angloamericana del "estopell by laches", y en nuestra jurisprudencia se halla reconocido el "retraso desleal" como una manifestación de conducta contraria al principio de buena fe (S. 21 de octubre de2.005 y las que cita, y 28 de noviembre de 2.005)"

La STS nº 352/2010 de 7 de junio, frente a la doctrina de los actos propios que se refiere a actos idóneos para revelar una vinculación jurídica y que tiene su fundamento en la buena fe y en la protección de la confianza que la conducta produce, precisa que "La doctrina del retraso desleal considera contrario a la buena fe un ejercicio del derecho tan tardío que lleve a la otra parte a tener razones para pensar que no iba a actuarlo ( SSTS de 21 de mayo de 1982 , 21 de septiembre de 1987 , 13 de julio de 1995 , 4 de julio de 1997 ). Para la aplicación de la doctrina es necesario que la conducta de una parte pueda ser valorada como permisiva de la actuación de la otra parte, o clara e inequívoca de la renuncia al derecho, pues el mero transcurso del tiempo, vigente la acción, no es suficiente para deducir una conformidad que entrañe una renuncia, nunca presumible ( STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997 )"y advierte que "La tardanza en el ejercicio de la acción, en cuanto supone una falta de actuación, no puede, si no es con otros elementos que lo apoyen, convertirse en aquiescencia. Esta Sala tiene declarado que quién puede ejercitar una pretensión es dueño de hacerlo o no mientras la acción se mantenga viva, así como de escoger para ello el momento que estime oportuno ( SSTS de 17 de febrero y 11 de marzo de1999 , 23 de octubre de 2009, RC n.º 313/2005 ), y el ejercicio de la acción poco antes de que concluya el plazo de prescripción no tiene, por sí mismo, idoneidad como acto propio, ni es suficiente para deducir el retraso en el ejercicio del derecho ( STS de 22 de octubre de 2002, RC n.º 901/1997 ), pues el derecho pierde la acción para ser reclamado cuando se produce la prescripción, pero mientras no haya prescripción, el derecho permanece sin que pueda atribuirse deslealtad a un mero retraso ( STS de 18 de octubre de 2004, RC n.º 2472/1998 )."

Por tanto, para apreciar el abuso de derecho no basta con valorar el trascurso del tiempo durante el que se ha tolerado el uso infractor del signo marcario, sino que habrán de valorarse las circunstancias en las que se ha venido permitiendo ese uso así como aquellas que han podido justificar el ejercicio de la acción para poder determinar la ausencia de un interés serio y legítimo por parte del accionante. En este sentido, la SAP de Barcelona, secc. 15ª, nº 290/2016 de 20 de diciembre expone que "(...) el ejercicio tardío no será desleal cuando exista una justa causa que lo justifique, en particular cuando se haya producido un cambio sustancial de las condiciones y circunstancias que motivaron la inicial tolerancia del titular, justificativas, en fin, de la reacción ante las nuevas circunstancias de uso. Por esa razón la STS de 3 de febrero de 2003 ( ROJ:STS 634/2003 - ECLI:ES:TS:2003:634 ),contemplando un supuesto susceptible de ser objeto de esta doctrina (en el marco de acciones por violación de marca), atiende a las causas que pueden justificar ese retraso y, por apreciar una modificación sustancial delas circunstancias que inicialmente motivaron la tolerancia previa del titular, termina por descartar el ejercicio abusivo del derecho."

En el caso de autos, la demandada reconviniente, Hotel Rural Leo SL, solicitó el 28 de febrero de 2016 el registro de la marca denominativa nº 3.601.758 "Complejo Leo 24H" que fue concedida por resolución de 3 de enero de 2016. El 2 de mayo de 2019 Apartamentos Turísticos Leo SLU, una de las sociedades del grupo Leo Management Group SL, solicitó el registro de la marca figurativa nº 4017438 "Apartamentos Leo" para distinguir servicios de las clases 35, 36, 42 y 43. Hotel Rural Leo SL formuló oposición a esta solicitud por riesgo de confusión y asociación con la marca registrada a su favor dada la semejanza denominativa, fonética y aplicativa. El 10 de febrero de 2020 la OEPM dictó resolución de concesión parcial de la marca solicitada para los servicios de las clases 35 y 42, pero denegó su registro para los servicios de las clases 36 y 43. Recurrida en alzada esta decisión, el 7 de julio de 2020 se dictó resolución estimatoria que acordaba anular la resolución recurrida y conceder el registro solicitado para las clases 36 y 43.

Esta Sala considera que esta circunstancia resulta relevante y debió haber sido valorada para apreciar la excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción pues, sin perjuicio del tiempo que hubiera podido trascurrir desde que la parte actora tuvo conocimiento del uso del signo LEO para distinguir en el mercado los servicios ofrecidos por la demandada, lo cierto es que no es posible afirmar que cuando se ejercitó la acción de infracción de marca existiera una convivencia pacífica en el mercado de los signos en liza. Precisamente, fue la mercantil demandada reconviniente la que formuló oposición al registro de la marca solicitada por una de las sociedades integrantes del grupo de la actora que era similar, en cuanto a su elemento denominativo y al figurativo, a los nombres comerciales que ya tenían registrados. El 26 de marzo de 2020, tras la primera resolución que concedía el registro parcial de la marca, el Grupo empresarial Apartamentos Turísticos Leo remitió un burofax a la mercantil demandada requiriéndole para que cesaran de inmediato en el uso de la marca "LEO" sobre la base del carácter confundible y asociable entre los signos distintivos de ambas entidades tal y como Hotel Rural Leo SL había afirmado al oponerse al registro de la marca 4.017.438 solicitada por la demandante.

En consecuencia, debe considerarse justificado el ejercicio de la acción de infracción de marca por la actora. Aunque no es un hecho controvertido que durante un tiempo existió una convivencia pacífica en el uso del signo LEO por las litigantes, de tal manera que Leo Management Group lo utilizaba en la provincia de Huelva para identificar servicios de establecimientos turísticos vacacionales y Hotel Rural Leo SL para designar un área de servicio de carretera en la N-630 y en la A-66 a la altura del término municipal de Monesterio (Badajoz), la oposición de la demandada al registro de la marca nº 4.017.438 "APARTAMENTOS LEO", similar en cuando al gráfico y denominación a los nombres comerciales que la demandante había registrado en el año 2011, constituyó un acto disruptivo en esa pacífica convivencia que justifica plenamente que la actora ejerciera las acciones que le otorga la normativa marcaria para defender los derechos que ostenta dada la prioridad de los signos registrados a su favor.

En consecuencia, procede estimar en esta cuestión el recurso de apelación y dejar sin efecto la apreciación de la excepción de retraso desleal en el ejercicio de la acción, lo que obliga a este Tribunal a examinar la acción de infracción de marca ejercitada en la demanda principal.

TERCERO.-En cuanto al ejercicio de la acción de infracción de marca, conviene recordar que la marca registrada otorga a su titular un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación ( art 34.2 b) LM) o cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dicha marca registrada ( art 34.2.c) LM).

El riesgo de confusión del art 34.2.b) LM es un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél (STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)

En el caso de autos, no constituye un hecho controvertido en esta segunda instancia que, tal y como se argumenta en la sentencia dictada en la instancia, entre la marca utilizada por la demandad reconviniente y los nombres comerciales registrados por la actora existe "suficiente semejanza como para poder apreciar la existencia de un claro riesgo de asociación y/o confusión entre dichos signos".Este argumento que sirve de fundamente al pronunciamiento de nulidad parcial de la marca nº 3.601.758 "Complejo LEO 24H" no ha sido impugnado en esta segunda instancia, por lo que, este riesgo de confusión justifica que deba estimarse la acción de infracción ejercitada y, como consecuencia de ello, se condene a la demandada a retirar del tráfico económico cuantos productos, medio o materiales publicitarios y cualesquiera otros documentos o soportes utilizados por la demandada que hagan referencia al distintivo LEO.

Junto a la acción de cesación se ejercita la acción de indemnización de daños y perjuicios sobre la base del criterio previsto en el artículo 43.2 a) LM a determinar en ejecución de sentencia.

En su escrito de demanda, la actora no identifica cual es el daño que le ha ocasionado la utilización del signo LEO por la demandada, ni siquiera se alude a que durante el tiempo en que ambos litigantes han utilizado estos signos se haya ocasionado episodios concretos de confusión sobre el origen empresarial de quien ofrecía los servicios de hostelería en el área de descaso explotada por la demandada en la provincia de Badajoz.

La STS 516/2019 de 3 de octubre advierte que "La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios "del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.

La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:

"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas diccione sutilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" (" ex re ipsa "), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".

Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".

Esta Sala considera que en el supuesto analizado no cabe apreciar la existencia de daños "ex re ipsa", que ni siquiera han sido alegados por la recurrente en su demanda o en el recurso de apelación. En este sentido, los servicios ofrecidos por ambas partes se desarrollan en distintos ámbitos del ramo de la hostelería, Leo Management Group ofrece alojamientos turísticos de tipo vacacional en la provincia de Huelva y Hotel Rural Leo SL desarrolla su actividad en un área de servicio de carretera en la provincia de Badajoz por lo que, pese a que los servicios identificados sean similares, no cabe entender que coexistan en el mismo mercado lo que nos aleja de una situación de daños ex re ipsa.

Por todo lo expuesto, no ha lugar a estimar la pretensión indemnizatoria ejercitada en la demanda.

CUARTO.-Finalmente, procede estimar el último de los motivos de oposición. La resolución recurrida únicamente se pronuncia sobre las costas devengadas como consecuencia de la estimación parcial de la demanda presentada por la parte actora reconvenida. Sin embargo, no se incluye un pronunciamiento sobre las costas de la demanda formulada en reconvención por la parte demandada y que fue desestimada en su totalidad por lo que, en aplicación del artículo 394 LEC, procede imponer las costas a la parte demandante en reconvención.

No cabe acoger las alegaciones del escrito de oposición a la apelación por las que se afirma que las pretensiones formuladas en reconvención eran subordinadas a las de la contestación para el caso de que se estimara la imposibilidad de convivencia entre las marcas. En este sentido, la sentencia de instancia opta por analizar en primer lugar las pretensiones formuladas en la demanda reconvencional que acaba rechazando en su totalidad sin que la parte apelada haya formulado impugnación alguna lo que constituye un aquietamiento al análisis de las pretensiones realizado en la instancia.

QUINTO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.1 de la LEC, en relación con el artículo 394 del mismo texto legal, dada la estimación parcial del recurso no procede imponer a las costas devengadas en esta segunda instancia.