Siendo Ponente el Iltmo. Sr. Magistrado D. Raúl Hugo Muñoz Pérez.
PRIMERO.- Planteamiento del recurso.
D. Obdulio recurre en apelación la Sentencia núm. 42/2023, de 05 de junio, dictada por el Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Granada en los autos de juicio ordinario núm. 328/2022, que desestimó su demanda contra la mercantil MOLINA OLEA INMOBILIARIA, S.L absolviendo a la citada demandada de todos los pedimentos efectuados en su contra con imposición de costas al demandante.
El actor, D. Obdulio, recurre en apelación la sentencia Los apelantes basaron su recurso en los siguientes motivos: (1) la sentencia desestimó la acción principal basada en la vulneración de la normativa sobre marcas, pero dejó sin resolver la acción subsidiaria basada en la vulneración de la normativa sobre competencia desleal; (2) error en la aplicación de la normativa sobre marcas, puesto que en contra de lo resuelto en la sentencia apelada, el uso conjunto por parte de la demandada de las marcas MAR DE ASTRID RESIDENCIAL DEL MAR PLAYA GRANADA-MOTRIL MOLINA OLEA INMOBILIARIA (M4018477) con la marca ASTRIDA REAL ESTATE (M3703553) MAR DE ASTRIDA suponen actos de asociación y confusión que debieron dar lugar a la estimación de la demanda y otorgar la debida protección jurídica a una marca prioritaria; (3) error en la valoración de la prueba, al no ser necesario que los documentos núms. 8 y 9, 15, y 16 a 24 de la demanda (informes de profesionales de la investigación privada y documentos extraídos de internet) fueran acompañados de la prueba digital certificada ante terceros, puesto que la contraparte no impugnó su autenticidad en la audiencia previa; (4) error al valorar la prueba consistente en el acta de manifestaciones de 13/11/2019 autorizada por el notario de Salobreña D. Rafael Eduardo Díaz Araujo, documento que de forma errónea en la sentencia apelada se afirma que el mismo no probaría el uso parcial por parte de la demandada ni de MAR DE ASTRID ni de MAR DE ASTRIDA, ni de manera combinada ni en fecha posterior a mayo de 2019. La sentencia además de forma errónea indica que el citado documento es del mes de mayo de 2019. El acta de manifestaciones prueba, conjuntamente interpretada con la prueba de los detectives, el uso por la demandada de las citadas denominaciones entre el mes de febrero de 2019 y el mes de febrero de 2021; (5) finalmente en contra de lo resuelto en la sentencia recurrida el término distintivo en ambas marcas es la palabra ASTRIDA, elemento denominativo de la marca, que no es un término genérico y cuyo uso por la demandada genera el riesgo de confusión y asociación.
La demandada, MOLINA OLEA INMOBILIARIA, S.L, se opuso al recurso, alegando en síntesis, (1) que el pleito versaba sobre una cuestión jurídica para cuya resolución no era necesaria valorar prueba alguna (la aptitud distintiva derivada del carácter genérico y distintivo de los elementos denominativos de la marca prioritaria) de manera que la cuestión principal no queda encuadrada en ninguno de los motivos del recurso; (2) como resolvió la sentencia apelada, dado el carácter descriptivo y genérico de los elementos denominativos el juicio de confusión debía centrarse en el elemento gráfico, y con respecto al mismo como se resolvió en la instancia; (3) resulta evidente que si los hechos enjuiciados no implican infracción marcaria no puede apreciarse ni la existencia de competencia desleal, ni tampoco puede prosperar la pretensión de daños y perjuicios; (4) no existe error en la valoración de la prueba puesto que la demandada ya en noviembre de 2019 viene utilizando la denomicación MAR DE ASTRID, que ya venía utilizando desde mayo del mismo año. Como resolvió la sentencia apelada no ha quedado demostrado ni el uso parcial de MAR DE ASTRID ni de MAR DE ASTRIDA ni de manera combinada ni tampoco en fecha posterior a mayo de 2019.
Para resolver el presente recurso debemos partir de aquellos hechos que no resultaron hechos controvertidos en la instancia:
1.- El actor, D. Obdulio presta sus servicios en el mercado bajo la marca nacional ASTRIDA REAL ESTATE (M3703553) (en adelante ASTRIDA) que fue registrada a su favor el 14/06/2018 para la clase 36 de la Clasificación de Niza consistente en consultoria en materia inmobiliaria.
2.- La demandada MOLINA OLEA INMOBILIARIA, S.L (en adelante MOLINA OLEA) es una empresa promotora inmobiliaria, comercializadora, que está realizando una promoción de viviendas en Playa Granada (Motril) sita en la calle Federico Mayor Zaragoza de la citada localidad, promoción denominada "MAR DE ASTRIDA"y posteriormente "MAR DE ASTRID".
3.- Para la comercialización de la citada promoción MOLINA OLEA solicitó la inscripción a su favor de la marca nacional "RESIDENCIAL MARINA ASTRIDA" para la clase 36 de la Clasificación de Niza. Solicitud que fue denegada por la OEPM, que denegó el registro de la marca mediante resolución de 08/11/2019, al apreciar riesgo de confusión y asociación con la marca ASTRIDA REAL ESTATE.
-MOLINA OLEA posteriormente solicitó a su favor el registro de la marca nacional "MAR DE ASTRIDA",también para la clase 36. Solicitud denegada mediante resolución de la OEPM de 22/11/2019, por idéntico motivo.
-MOLINA OLEA solicitó el registro a su favor de la marca nacional "MAR DE ASTRIDA RESIDENCIAL DEL MAR PLAYA GRANADA-MOTRIL MOLINA OLEA INMOBILIARIA" para la clase 36 de la Clasificación de Niza, solicitud de nuevo denegada esta vez mediante resolución de la OEPM de 04/02/2020, por el mismo motivo.
-Finalmente MOLINA OLEA obtuvo la inscripción de la marca "MAR DE ASTRID RESIDENCIAL DEL MAR PLAYA DE GRANADA-MOTRIL MOLINA OLEA INMOBILIARIA"mediante resolución de la OEPM de 13/02/2020 para la clase 36 de la Clasificación de Niza.
4.- El término "ASTRIDA"proviene del nombre con el que los reyes de Bélgica, Balduino y Fabiola, bautizaron a su residencia veraniega -"VILLA ASTRIDA"-sita en Playa Granada (Motril).
SEGUNDO.- Segundo motivo del recurso, sobre la vulneración de la normativa sobre marcas y su prueba.
El titular de una marca registrada tiene un derecho de exclusiva sobre la misma que le autoriza a prohibir que terceros sin su consentimiento utilicen en el tráfico económico cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación [ art 34.2 b) LM].
El riesgo de confusión al que alude el art 34.2.b) LM es un concepto procedente del derecho de la Unión Europea y que según la jurisprudencia del TJUE se define como el riesgo de confusión de que el público pueda creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998, Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión, sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)
El denominado juicio de confusión implicará una apreciación global de ambas marcas, tomando en consideración tanto la similitud de las marcas como la existente entre los productos o servicios designados, puesto que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios y viceversa (STJCE Canon).
Al realizar el juicio de confusión debe tenerse presente que el consumidor medio normalmente percibe las marcas como un todo, sin detenerse en examinar los detalles (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y rara vez va a tener la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, lo que hace que dependa -a la hora de distinguirlas- de la imagen imperfecta que de ellas guarde en su memoria, poder de retención que variará en función de la categoría de productos o servicios contemplada
La STS de 9 de mayo de 2016 fijó los criterios que deben presidir el juicio para determinar la semejanza entre marcas estableciendo que, que si bien "Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel)" si bien con relación a las marcas mixtas -como es la analizada en el presente caso- el Tribunal Supremo indicó que como regla general primerá el elemento denominativo, mientras que el elemento gráfico o figurativo será relevante excepcionalmente, siempre que el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana).
Todo esto ha sido expuesto reiteradamente por esta misma Sección, entre otras, en nuestra Sentencia de 30 de abril de 2024 (rec. 527/2023, FJ 4):
"CUARTO.- De la protección conferida al titular del derecho de marca.
Conforme a este planteamiento, conviene recordar que la marca registrada otroga a su titular un derecho de exclusiva que le habilita para prohibir que los terceros, sin su consentimiento, utilicen en el tráfico económico cualquier signo que, por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; riesgo de confusión que incluye el riesgo de asociación ( art 34.2 b) LM ) o cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o del renombre de dicha marca registrada ( art 34.2.c) LM ).
El riesgo de confusión del art 34.2.b) LM se trata de un concepto de derecho de la Unión Europea, por lo que hay que acudir a la jurisprudencia del TJUE, que enseña que constituye riesgo de confusión el que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente ( STJUE de 29 de septiembre de 1998 , Canon), añadiendo que el riesgo de asociación no es alternativa al riesgo de confusión , sino que éste comprende aquél ( STJUE de 11 de noviembre de 1997 Sabel BV c. Puma AG. y de 22 de junio de 1999 , Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH c. Klijsen Handel BV.)
Para su determinación procede realizar una apreciación global, teniendo en cuenta todos los factores del caso concreto que sean pertinentes, en particular, la similitud de las marcas y la existente entre los productos o servicios designados, de manera que un bajo grado de similitud entre las marcas puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre los productos o servicios o viceversa (STJCE Canon), y todo ello según la percepción de un determinado tipo de consumidor: el consumidor pertinente o medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, que normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar (sentencias Sabel y Lloyd Schuhfabrik Meyer, citadas) y que se supone que es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, que rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente diferentes marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta de éstas que conserva en la memoria, variando el nivel de atención del consumidor medio en función de la categoría de productos o servicios contemplada
La STS de 9 de mayo de 2016 realiza un exhaustivo examen de los criterios a seguir para examinar la semejanza entre marcas estableciendo que "Para evaluar la semejanza entre dos marcas ha de hacerse la comparación en un triple plano: gráfico, fonético y conceptual ( STJCE de 11 de noviembre de 1997, caso Sabel ). Pero los criterios para determinar la semejanza dependen en buena medida de la estructura del signo, pues no es lo mismo comparar marcas denominativas simples, que marcas denominativas complejas, o gráficas o mixtas". Con relación a las marcas mixtas que son las analizadas en el caso de autos, se dispone que "como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana)".
Tal y como nos recuerda la SAP de Madrid, secc. 28, nº 144/2021 de 9 de abril "el riesgo de confusión, que constituye la condición específica de la protección, existe cuando el público puede creer que los productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente, esto es, incluye el riesgo de asociación. Así lo ha considerado la jurisprudencia comunitaria, en las sentencias del Tribunal de Justicia de 29 de septiembre de 1998, Canon, C-39/97 ; de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97 ; y del Tribunal de Primera Instancia de 23 de octubre de 2002, Oberhauser/OAMI - Petit Liberto (FIFTIES), T-104/01 y de 9 de julio de 2003 OAMI/Giorgio Beverly Hills, Inc (GIORGIO).
Se trata de un concepto jurídico indeterminado, perfilado por la doctrina y jurisprudencia, en el que se distinguen las siguientes hipótesis: 1ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter directo cuando el público toma una marca por otra, confundiéndolas; 2ª) el riesgo de confusión en sentido estricto de carácter indirecto, pues el público no confunde una marca con otra pero atribuye ambas a una misma empresa; y 3ª) el riesgo de confusión en sentido amplio, cuando el público no confunde las marcas ni sus orígenes empresariales, pero intuye la existencia entre estos de vínculos económicos o jurídicos.
Por otra parte, debe tomarse en consideración el hecho de que el consumidor percibe la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar, como destacan las Sentencias del Tribunal de Justicia de la UE de 11 de noviembre de 1997 -Sabel BV c . Puma AG , Rudolf Dassler Sport, de 22 de junio de 1999 -Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH. c. Klijsen Handel BV -, de 30 de junio de 2005 - C 286/04 P, Eurocermex, S.A. contra OAMI- y de 15 de septiembre de 2005 - C 37/03 P, Bio ID AG contra OAMI.
Además, el nivel de atención del consumidor se entiende que puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada, como precisan la citada Sentencia de 22 de junio de 1999 y la de 9 de abril de 2003 - Durferrit GmbH c. OAM -.
En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa ( sentencias de la Sala 1ª del TS números 95/2014, de 11 de marzo , 382/2016, de 19 de mayo , 151/2017, de 2 de marzo y 240/2017, de 17 de abril ).
Finalmente, en orden a realizar el juicio de confusión resulta asimismo muy ilustrativa la STS de 11 de marzo de 2014 (Caso Ginebra Premium Bombay Sapphire ), en la que se realizan las siguientes precisiones
i) La determinación concreta del riesgo de confusión debe efectuarse en consideración a la impresión de conjunto de los signos en liza producida en el consumidor medio de la categoría de productos, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, teniendo en cuenta el grado de similitud gráfica, fonética y conceptual, en particular, los elementos dominantes.
ii) De este modo, el riesgo de confusión debe ser investigado globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes. Depende, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que puede hacerse de ella con el signo utilizado (...), del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados.
iii) En la valoración global de tales factores ha de buscarse un cierto nivel de compensación, dada la interdependencia entre los mismos, y en particular entre la similitud de las marcas y la semejanza entre los productos o los servicios designados: así, un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
iv) Debe tenerse en cuenta que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.
v) Pero, esta exigencia de una visión de conjunto, fundada singularmente en que el consumidor medio las percibe como un todo, sin detenerse a examinar sus diferentes detalles, (...) no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial. Lo que se prohíbe es la desintegración artificial; y no cabe descomponer la unidad cuando la estructura prevalezca sobre sus componentes parciales. (···)".
Recapitulando, la función esencial de la marca es distinguir los productos o servicios de una empresa de los productos o servicios de otra empresa distinta. El carácter distintivo de una marca es el que permite identificar el producto o el servicio para el que se solicita el registro de la marca en cuestión, atribuyendo a los mismos una procedencia empresarial determinada, distinguiéndolos de los productos o servicios de otras empresas.
Cuando se trata de marcas mixtas el elemento distintivo y dominante de la misma será el elemento denominativo, mientras que el figurativo o gráfico solo cobrará relevancia cuando el elemento denominativo sea una palabra genérica o descriptiva o el mismo forme parte de un alto número de marcas registradas a favor de terceros. En tal sentido, sirva mutatis mutandisy por todas, la SAP de Madrid de 28 de junio de 2024 (rec. 76/2023, FJ 5):
"(···) El carácter distintivo de una marca significa que esa marca permite identificar el producto o el servicio para el que se solicita el registro atribuyéndole una procedencia empresarial determinada y, por tanto, distinguir este producto de los de otras empresas y que, por consiguiente, cumple la función esencial de la marca (STJ de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk, C-64/02 P, apartado 42 y las sentencias que cita).
Pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor conformando la impresión comercial.
Es razonable considerar que el consumidor medio percibirá el elemento denominativo como la marca y el elemento figurativo como un elemento decorativo. Debe apreciarse también la posición y características del elemento figurativo (STPI de 14 de julio de 2005 Wassen Int. Ltd. /OAMI- Stroschein Gesundkost GmbH, apdo. 37). El consumidor medio se referirá más fácilmente al producto o servicio de que se trata citando su nombre.
En la comparación entre marcas mixtas, como regla general debe primar el elemento denominativo y solo de manera excepcional será relevante el elemento gráfico o figurativo; lo que ocurrirá cuando el componente denominativo sea una palabra genérica o descriptiva, o cuando el componente denominativo del signo forme parte de un número relativamente alto de marcas pertenecientes a terceros ( STJCE de 12 de junio de 2007, asunto C-334/05 P, Limoncello della Costa Amalfitana). Aquí no concurre ninguna circunstancia excepcional que permita considerar relevante al elemento figurativo.(···)".
TERCERO.- Sobre el error en la valoración de la prueba.
En relación a este motivo de apelación, debemos partir de que el Tribunal de Apelación goza de plenas facultades revisoras de lo actuado en la instancia y que no está vinculado ni por las apreciaciones fácticas ni jurídicas contenidas en la sentencia apelada. Así lo hemos declarado en nuestra Sentencia de 12 de diciembre de 2023 (rec. 1005/2022, FJ 2):
"SEGUNDO.- Con carácter previo, en respuesta a las alegaciones contenidas en el escrito de oposición a la apelación, conviene poner de manifiesto la doctrina consolidada de la Sala Primera sobre la revisión de la prueba en segunda instancia. En este sentido, entre otras muchas podemos citar la STS nº 668/2015 de 4 de diciembre , que desarrolla esta doctrina en los siguientes términos:
"Esta Sala, en jurisprudencia pacífica y reiterada con frecuencia, ha rechazado que la valoración de la prueba realizada en primera instancia solo pueda ser revisada por la Audiencia Provincial en caso de que conduzca a exégesis erróneas, ilógicas o que conculque preceptos legales, o sus conclusiones sean absurdas, irracionales o arbitrarias.
En nuestro sistema procesal, el juicio de segunda instancia es pleno y en él la comprobación que el órgano superior hace para verificar el acierto o desacierto de lo decidido en primera instancia es una comprobación del resultado alcanzado, en la que no están limitados los poderes del órgano revisor en relación con los del juez "a quo". Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional ( STC 212/2000, de 18 de septiembre ), y así lo ha declarado esta Sala, a la que cualquier pretensión de limitar los poderes del tribunal de apelación le ha merecido "una severa crítica" ( sentencias de esta Sala de 15 de octubre de 1991 , y núm. 808/2009, de 21 de diciembre ).
Es perfectamente lícito que el recurrente en apelación centre su recurso en criticar la valoración de la prueba hecha en la sentencia de primera instancia, e intente convencer al tribunal de segunda instancia de que su valoración de la prueba, aun parcial por responder a la defensa lícita de los intereses de parte, es más correcta que la sin duda imparcial, pero susceptible de crítica y de revisión, del Juez de Primera Instancia.
Así lo hemos declarado en la sentencia núm. 649/2014, de 13 de enero de 2015 ."
Es más cuando la decisión adoptada por el Juzgador/a de instancia se haya basado en pruebas practicadas bajo la inmediación el tribunal de apelación deberá revisar la valoración efectuada teniendo presente que cuando se trata de pruebas como la documental o la pericial, la relevancia de la inmediación es muy escasa, como recordamos en la Sentencia de 25 de abril de 2022 (rec. 562/2021, FJ 2):
"SEGUNDO.- Sobre el error en la valoración de la prueba pericial como motivo de apelación.
El Tribunal de Apelación goza de plenas facultades revisoras de lo actuado en la instancia sin estar vinculado ni a las apreciaciones fácticas ni jurídicas contenidas en la sentencia de primera instancia.
Como la decisión adoptada por el tribunal de instancia se basan en la valoración de las pruebas practicadas bajo su inmediación, la labor de tribunal de apelación consistirá en revisar, a través de la visión de la grabación de la vista, si dicha valoración probatoria fue o no acertada, lógica y ajustada a las reglas de la sana crítica ( art. 348 de la LEC ).
No cabe duda que cuando se trata de pruebas como la documental o la pericial, la relevancia de la inmediación de la que goza el tribunal de instancia es muy reducida.
En este mismo sentido se pronunció la SAP de Barcelona de 22 de octubre de 2021 (rec. 85/2021 , FJ 2):
"(···) 2.1.- Las facultades del tribunal de apelación aparecen claramente recogidas en el art. 456.1 Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC ), al decir:
"En virtud del recurso de apelación podrá perseguirse, con arreglo a los fundamentos de hecho y de derecho de las pretensiones formuladas ante el tribunal de primera instancia, que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente, mediante nuevo examen de las actuaciones llevadas a cabo ante aquel tribunal y conforme a la prueba que, en los casos previstos en esta Ley, se practique ante el tribunal de apelación".
Lo que nos permite afirmar que el tribunal de apelación no está en modo alguno sujeto a las apreciaciones del juez de primer grado, tanto fácticas como jurídicas.
2.2.- En este sentido el tribunal de apelación goza de plenas facultades para revisar todo el material probatorio practicado en la primera instancia. Ahora bien, no puede desconocerse que es ante el juez de la primera instancia donde se practica el interrogatorio de partes y de testigos, la ratificación y contradicción del dictamen pericial o que dicho juez practicará, por sí mismo, el acto de reconocimiento judicial con las ventajas de la inmediación , por lo que el tribunal de apelación, cuya apreciación descansará en el visionado del sistema de grabación de la prueba , se circunscribirá a ponderar si la valoración de los interrogatorios (de parte o de testigos) es ilógica, arbitraria o se aparta de las previsiones del art. 316 LEC ; o si se han vulnerado las reglas de la sana crítica en la valoración.
2.3.- El principio que informa el recurso de apelación previsto en la LEC y el de inmediación en la práctica de las pruebas en la primera instancia se debe resolver ponderadamente por el tribunal de apelación en el sentido de que aquellas pruebas que han sido practicadas bajo la inmediación judicial, el Juez a quo tiene elementos más fundados para calibrar la forma y seguridad con que han sido emitidas las manifestaciones de partes y testigos que han determinado su apreciación, sin que ello impida en modo alguno su nueva valoración por parte del tribunal de apelación , y la modificación de lo por él objetivado, cuando se ponga de relieve el error o se patentice la disfunción cometida.
Solo matizar que esas facultades revisoras serán tanto más extensas cuanto se revisen pruebas -documentos o dictámenes escritos- en las que el plus de la inmediación suele ser escasamente relevante.(···)".
Si bien la controversia desde el punto de vista fáctico se centraba en determinar si, tal y como alegaba el actor, la demandada MOLINA OLEA había empleado en el periodo comprendido entre el mes de febrero de 2019 y el mes de febrero de 2020 la denominación "MAR DE ASTRIDA", desde el punto de vista jurídico la cuestión a resolver, si quedaba probado lo anterior si dado que ambas mercantiles operaban no solo en el mismo ámbito geográfico, sino también en el mismo sector (las marcas fueron solicitadas por ambas mercantiles para la clase 36 del Convenio de Niza) si el hecho de que la demandada utilizara el término "ASTRIDA" generaba riesgo de confusión y asociación entre ambas marcas una vez valorados todos sus elementos en conjunto.
Pues bien, con respecto a la primera cuestión, según la sentencia apelada no quedó probado en la instancia que el término ASTRIDA hubiera sido usado simultáneamente por el actor y la demandada. Reproducimos a continuación el razonamiento efectuado al respecto en el fundamento tercero de la sentencia recurrida:
"(···) Por todo lo expuesto, procede desestimar la acción de infracción de marca ejercitada absolviendo a la parte demandada de todos los pedimentos de la demanda, máxime cuando ni el acta de manifestaciones, ni el informe elaborado por el detective, documentos 14 y 15 de la demanda pueden ser considerados como prueba válida y suficiente para acreditar los hehcos denunciados porque ninguna de ellas acredita, como bien indica la parte demandada ni el uso parcial de "MAR DE ASTRID" ni de "MAR DE ASTRIDA" ni de manera combinada, ni tampoco en fecha posterior a mayo de 2019. La acta de manifestación es previa a la resolución de denegación en el BOPI, y el informe de detectives, además de no aportar originales al procedimeinto, sino meros pantallazos, no constan certificados digitales que acredite su autenticidad, además de que el informe es sesgado lo que lleva a esta juzgadora a desetimar la demanda, peticiones principales y susidiarias. (···)".
CUARTO.-No podemos compartir la conclusión alcanzada por la Juzgadora de Instancia, puesto que consta aportado con la demanda -como alega la apelante- un acta notarial de requerimiento y manifestaciones de 13/11/2019 (documento núm. 14 de la demanda) en el que obra unida la foto de la caseta de ventas de las viviendas promovidas por MOLINA OLEA, sita en la calle Rector Federico Mayor Zaragoza de Playa Granada (Motril) en cuyo rótulo puede leerse: "MAR DE ASTRIDA. Residencial del Mar. PlayaGranada-Motril".
Y es que como es de sobra conocido a diferencia de otros documentos notariales cuyo objeto son los contratos, el objeto de un acta notarial son los hechos. De manera que mediante dicha acta el notario refleja la realidad que percibe por sus sentidos, lo que significa que el acta notarial hará "plena prueba" del hecho que documenta ( arts. 319.1 de la LEC en relación con el art. 317.2º de la misma ley). En tal sentido se han pronunciado la SAP de Salamanca de 10 de enero de 2018 (rec. 687/2017, FJ 2):
"(···) No se olvide que según, los arts. 144 y 198 del Reglamento Notarial, "los notarios, previa instancia de parte (...) extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato"; siendo el objeto del acta notarial los hechos, a diferencia de otros documentos notariales, como las escrituras públicas y las pólizas, en las que se recogen contratos, de modo que el valor de un acta notarial de esta clase reside en que prueba de manera incontestable el hecho que constituye su objeto, sin que sea discutible ni siquiera en sede judicial, salvo querella de falsedad y es por ello que el acta , como documento público que es, queda custodiada en el protocolo del notario que lo autorizó, y de ella pueden pedir copias no sólo el que la instó, sino también cualquier persona que pueda tener interés legítimo en conocer su contenido y , por supuesto, la autoridad judicial cuando de alguna manera incidan en materia penal, etc".
Y la SAP de A Coruña de 28 de octubre de 2022 (rec. 209/2021):
"(···) A tal efecto, el art. 198 del Reglamento Notarial, dispone que: "los notarios, previa instancia de parte (...) extenderán y autorizarán actas en que se consignen los hechos y circunstancias que presencien o les consten y que por su naturaleza no sean materia de contrato".
El objeto del acta notarial es, por tanto, los hechos, a diferencia de otros documentos notariales, como las escrituras públicas y las pólizas, en las que se recogen contratos. "Las actas notariales tienen como contenido la constatación de hechos o la percepción que de los mismos tenga el notario, siempre que por su índole no puedan calificarse de actos y contratos, así como sus juicios y calificaciones" (art. 144 del Reglamento Notarial) .
El notario, en las actas, se limita a dar fe de hechos que percibe por sus sentidos, aunque también de otros que no se perciben directamente por los sentidos pero que el notario puede considerar acreditadas previas las pruebas pertinentes, como en las actas de notoriedad. Pero, en todo caso, las actas no pueden recoger contratos, propios de escrituras y pólizas en las que la intervención notarial es mucho más amplia.(···)".
Por tanto, consideramos que existe el error en la valoración de la prueba denunciado por la apelante, en lo que se refiere a la valoración del citado acta notarial, ya que el mismo prueba que al menos en la caseta de ventas de la urbanización promovida por la demandada, MOLINA OLEA estaba haciendo uso del término "ASTRIDA",cuyo uso en exclusiva tenía reconocido el actor en virtud de la marca "ASTRIDA REAL ESTATE", registrada a su favor mediante resolución de la OEPM de 14/06/2018. Es MOLINA OLEA quien no ha aportado prueba que permita refutar tal conclusión.
El demandante además denunciaba que el uso por parte de la demandada del término ASTRIDA se extendió hasta el mes de febrero de 2021, y para acreditar tal extremo aportó como prueba un informe de detectives cuyo valor probatorio también descartó la sentencia apelada, porque junto al informe no se adjuntaron los originales de las capturas unidas al mismo sino tan solo "pantallazos"carentes de certificado de autenticidad, asumiendo así las tesis de la pericial del perito Sr. Remigio, propuesto por MOLINA OLEA.
Sin embargo, y al margen de que MOLINA OLEA impugnara o no en la audiencia previa la autenticidad de los pantallazos y se limitara a impugnar el valor probatorio del informe de detectives, lo que resulta patente es que partiendo de que el acta notarial (documento núm. 14 de la demandada) probaba el uso durante el periodo controvertido (de febrero de 2019 a febrero de 2021) del término "ASTRIDA"en la caseta de ventas de la urbanización promovida por la demandada. Constatado lo anterior no puede negarse al citado informe al menos un valor corroborador del uso por parte de MOLINA OLEA durante el periodo controvertido del término "ASTRIDA",no solo porque así resultaría de las capturas y del video aportado junto a dicho informe, sino porque la demandada no ha aportado prueba alguna tendente a probar que las capturas, pantallazos y el video aportados de contrario se correspondan al periodo discutido (de febrero de 2019 a febrero de 2019). A lo anterior se uniría también como factor corroborador o de tipo indiciario del indicado uso del término "ASTRIDA"por parte de la demandada y es el hecho de que MOLINA OLEA entre el año 2019 y 2020 intentó hasta en tres ocasiones, sin conseguirlo, registrar a su favor el término "ASTRIDA".
QUINTO.-En cuanto a la segunda cuestión, la cuestión jurídica, su resolución en la instancia vino precedida de un resumen de los hitos fácticos del pleito, de la fijación de los hechos controvertidos y de la correcta cita de la normativa y de la jurisprudencia aplicable al caso. Sin embargo, tampoco sobre esta cuestión podemos mostrar nuestro acuerdo con la conclusión alcanzada en la instancia.
La sentencia apelada resolvió -refiriéndose al término "ASTRIDA"-que la actora no podía monopolizar el uso de "vocablos génericos".El razonamiento se encuentra en su tercer fundamento de derecho puede leerse lo siguiente:
"(···) Conforme a lo ya expuesto, el signo de la demandada obra al documento nº 3 de la demanda añade a la expresión "ASTRIDA" AL IGUAL QUE LA DEMANDADA QUE INICIALMENTE UTILIZABA LA EXPRESIÓN MAR DE ASTRIDA, ACTUALMENTE MAR DE ASTRID lo que unido a las diferente grafía utilizada, apareciendo la marca de la demandante en letras negras minúscula insertada en una espacio con un logotipo arriba donde se recoge dentro de un cirulo A en mayúscula y el signo de la demandada con letras mayúsculas y minúsculas de color dorado y en el que se especificaba que se refería a Residencial del Mar, Playa Granada_ Motril, MOLINA OLEA INMOBILIARIA, por lo que siguiendo la doctrina jurisprudencial establecida entre otras en la STS de 11 de marzo de 2014 en el caso Bombay Saphire , a que no existe un riesgo de confusión entre las marcas, no pudiendo la actora monopolizar el derecho exclusivo sobre los vocablos genéricos, pues su unión no aporta ningún significado adicional.
Aunque esta conclusión es contraria al informe pericial aportado por la demandante antes del acto de la audiencia previa, esta juzgadora no queda vinculada por sus conclusiones pues, conforme al art. 335 y 348 LEC el objeto de la pericia se centra en consideraciones jurídicas que no se incardinan en el objeto de este medio de prueba. Por otro lado, en modo alguno se analiza la principal cuestión controvertida en el procedimiento que no es la similitud del elemento denominativo de los signos en liza sino la aptitud distintiva derivada del carácter genérico y distintivo de los mismos.(···)".
Es un hecho fuera de toda discusión que las dos marcas enfrentadas en este pleito son dos marcas mixtas ("ASTRIDA REAL ESTATE" y "MAR DE ASTRIDA"). Ya hemos aludido a la importancia del elemento denominativo en las marcas mixtas. En nuestro caso, dentro del elemento denominativo de la marca de la que es titular el actor, el término clave que otorga a la marca su carácter distintivo, es sin duda alguna, el término "ASTRIDA".Y lo mismo resulta aplicable a la denominación utilizada por la demandada en la caseta de ventas de la promoción.
Hemos señalado previamente -como hecho no controvertido- que el término "ASTRIDA"fue tomado por el demandante del nombre de la residencia de verano de los reyes de Bélgica -Balduino y Fabiola- en la zona de Playa Granada en Motril: "VILLA ASTRIDA".Es notorio que los reyes de Bélgica dieron ese nombre al palacete en honor de la madre del rey Balduino de Bélgica: Astrid de Suecia.
Por tanto, en contra de lo resuelto en la instancia, el término "ASTRIDA",por muy conocido que pudiera ser en la zona por las razones expuestas, no puede calificarse a los efectos de la ley de marcas como un término genérico, ni tampoco como un término que designe una zona geográfica, sino que se trata del nombre propio de la mencionada residencia de verano. Tampoco consta que "ASTRIDA"hubiera sido adoptado previamente por numerosas marcas del sector.
En conclusión, dado que las dos mercantiles enfrentadas en este pleito prestan servicios en el mismo sector (sector inmobiliario) -las marcas fueron solicitados para la clase 36 de la Clasificación de Niza- que además operan en el mismo ámbito geográfico (la costa Tropical, en Granada) el riesgo de confusión y asociación derivado del uso por la demandada del término "ASTRIDA",existía lo que implica que el recurso de apelación deba ser estimado en este apartado de la acción principal de la actora, puesto que la misma tenía derecho a prohibir a MOLINA OLEA el uso de término "ASTRIDA".
Acogida la acción principal por violación marcaria del articulo 34.1 y 2. B) LM, se hace innecesario entrar en el examen de la acción promovida con carácter subsidiario basada en la vulneración de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal, por quedar incardinados unos mismos hechos bajo el amparo de ambas leyes.
E igualmente resuelve el primer motivo del recurso, en el que se denunciaba la omisión de pronunciamiento sobre la acción subsidiaria ejercitada por el actor con fundamento en la Ley de Competencia Desleal-
SEXTO.- Sobre la publicación de la sentencia.
En la demanda se solicitaba la publicación de la sentencia, solicitud que exige de la parte solicitante la demostración o justificación de la utilidad de dicha publicación al restablecimiento de la imagen dañada del signo. Ello obedece a que la publicación de la sentencia no es ni una finalidad en si misma, ni una consecuencia automática de la estimación de la acción por vulneración de la marca. Se trata de una de las acciones cuyo ejercicio está contemplado en el art. 41 de la LM y cuya procedencia, insistimos, debe ser debidamente justificada por quien la ejercita, sin que los tribunales puedan suplir o inferir dicha justificación, suplantando el papel de la parte.
Así lo declaró esta misma Sección mediante Sentencia de 16 octubre de 2015 (rec. 410/2015, FJ 4):
"(···) Aunque en la demanda se pedía la publicación de la sentencia a costa de la demandada y se ha concedido, no es posible acceder a esta pretensión, porque la demandante no justifica su procedencia. Como establece la jurisprudencia, STS de 23 de julio de 2012 y 6 de noviembre de 2009 , "la publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".
Nada se ha probado sobre la utilidad de la publicación por la actora, que se limita genéricamente a señalar que interesa al consumidor, para evitar la confusión en el mercado, olvidando que ello ya se consigue con el cese y retirada acordados. Por tanto, estimando en este extremo el recurso de Rafael Gutti SL, procede dejar sin efecto las publicaciones acordadas en la sentencia recurrida.
E idéntico sentido se pronunció también la SAP de Barcelona de 03 de mayo de 2024 (rec. 482/2023, FJ 8):
"OCTAVO. Sobre la publicación.
40. Solicita la demandante la publicación de la sentencia en un diario de tirada nacional, concretamente en la Vanguardia.
41. Desestimamos la pretensión de publicación de la sentencia porque no vemos de qué manera puede contribuir a reparar la posición del titular marcario o a la remoción de los efectos de la infracción.
Es cierto que la publicación de la sentencia a costa del condenado mediante anuncios y notificaciones a las personas interesadas se prevé por el art. 41.1.e) LM como una pretensión autónoma, pues aparece desconectada del resarcimiento o de la remoción de los efectos dañosos. Pese a ello estimamos que no constituye un fin en sí misma ni un efecto automático de la estimación de la acción de violación de la marca, debiendo por ello justificarse, para su concesión, un interés digno de protección, bien como medida preordenada a la reparación o resarcimiento (reparación específica) o bien a la remoción de los efectos perjudiciales ocasionados por el acto infractor a los legítimos intereses del titular de la marca.
La demanda no ofrece razones convincentes en este punto y no vemos que la publicación pueda contribuir a una función resarcitoria, de remoción de efectos o a cualquier otra que justifique su adopción, y que no se haga consistir simplemente en la existencia de la infracción".
Dichos pronunciamientos son acordes con el carácter restrictivo con el que la jurisprudencia del Tribunal Supremo estima que debe accederse a la publicación de las sentencias ex art. 41.1 f) de la LM. Así lo ha recordado la STS de 10 de abril de 2024 (rec. 4370/2018, FJ 5):
"(···) Conforme a la jurisprudencia de esta sala, la publicación de la sentencia que declara la infracción de la marca tiene su sentido en la medida en que contribuya a hacer efectivos el resarcimiento del perjuicio sufrido con la infracción y la remoción de sus efectos. Consiguientemente, no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción ( sentencia 263/2017, de 3 de mayo ) y, cuando proceda, ha de guardar proporcionalidad con esa finalidad de paliar los efectos ocasionados por los actos de infracción ( sentencia 586/2012, de 17 de octubre ).
Así lo expresaba la sentencia 263/2017, de 3 de mayo , en relación con una norma equivalente en caso de infracción de patente (art. 63.1.f] LP):
"(...) no se trata de un efecto consiguiente a la estimación de la infracción. Debe estar justificada en atención a la finalidad perseguida, que puede ser contribuir a la efectividad del cese y a la remoción los efectos de la infracción o, eventualmente, compensar el perjuicio. Y en cualquier caso la publicación, por su contenido y los medios empleados, debe ser adecuada y proporcionada".
Y, en relación con la infracción marcaria, la sentencia 697/2009, de 6 de noviembre , citada por la 505/2012, de 23 de julio :
"La publicación de la sentencia, con funciones de resarcimiento específico del daño causado al derecho sobre el signo y, a la vez, de remoción de los efectos de la infracción, no tiene el carácter necesario (...). Antes bien, la referencia a las 'personas interesadas' pone de manifiesto que los anuncios y las notificaciones deben cumplir una función empírica respecto a aquellas, no siempre concurrente. Lo que reclama la demostración de la utilidad de la publicación, como medio de restablecer la imagen dañada del signo o de que cesen todos los efectos de la infracción o cualquier otra que sea merecedora de tutela".
La forma de realizar la publicación cumple con esta finalidad, en cuanto que se debe realizar en los medios a través de los cuales se produjo la infracción, de forma que más fácilmente puede llegar a quienes fueron destinatarios de la campaña que generó la infracción. Sin perjuicio de que el objeto de la publicación deba ser una simple reseña en la que conste que el tribunal ha condenado a la demandada por la infracción de la marca de la demandante, por el empleo que hizo de ella para identificar el premio del sorteo en el que podían participar los nuevos suscriptores de los servicios ofrecidos. Por otra parte, responde a la finalidad de la publicación de la sentencia y la exigencia de proporcionalidad, tanto que esta nota informativa contenga un enlace al contenido íntegro de la sentencia que publique el CENDOJ, como que permanezca durante un mes, tal y como se solicitaba en la demanda".
Por tanto, a la hora de acordar la publicación de la sentencia no se trata de realizar un juicio ponderado de oficio los presupuestos de la medida solicitada -que pueden estar más o menos expresados implícitamente en la demanda- sino de un juicio de la utilidad y de proporcionalidad de la medida que en ningún caso puede ser suplido por los tribunales de justicia.
En el presente caso entendemos que la solicitud se ha efectuado como si la publicación de la sentencia fuera una consecuencia de carácter necesario o automático a la infracción marcaria, cuando no es así, puesto que el principal medio de reparar dicha infracción es la acción de cesación que ya ha sido estimada. No procede, pues, estimar la acción tendente a la publicación del fallo de la sentencia.
SEPTIMO.- Sobre el daño moral.
El demandante solicitaba una indemnización por daño moral por importe de 12.000 euros. La ubicación sistemática en el último párrafo del art. 43.2 de la LM deja claro que el daño moral puede solicitarse si se opta para fijar la indemnización de daños y perjuicios por cualquiera de los métodos previstos en las letras "a)" y " b)" del citado art. 43.2 de la LM.
El art. 43.2 de la LM establece que procederá indemnizar el daño moral "aun no probada la existencia de perjuicio económico".Ahora bien que el daño moral pueda acordarse aun faltando la concurrencia del perjuicio económico no supone que no rija en materia de marcas con respecto al daño moral el principio general en virtud del cual el daño moral no se presume y debe ser probado. Y así lo ha recordado recientemente la SAP de Alicante de 16 de febrero de 2024 (rec. 86/2023, FJ 9):
"(···) Posición del Tribunal.
No cabe duda que la infracción de una marca puede ser fuente de daños morales. De hecho, se reconoce así en el derecho positivo, tanto en la Directiva 2004/48 antes citada como en la ley de marcas y en la jurisprudencia del TJUE - Sentencia de 17 de marzo de 2016, asunto C-99/15 -.
Ahora bien, el derecho a la reparación exige acreditar que se han producido tal categoría de daños, lo que supone acreditar que la infracción ha producido en el titular o un sufrimiento o padecimiento derivado del hecho de la infracción o en la imagen de su proyecto empresarial, en suma, que la infracción ha tenido un efecto en la esfera íntima y psicológica del titular o en su esfera social.
Sin duda, por la tipología de este perjuicio es compleja su prueba y, claramente, su cuantificación. Y aunque a Sentencia de instancia firma que dada la intensidad de la infracción, tanto cuantitativa como cualitativa, es deducible daño moral -sufrimiento-, entendemos que a modo de prueba indiciaria de la valoración de esos hechos no podemos deducir la existencia de daño morral porque no resulta la infracción en el caso algo extraordinario ni debe confundirse ni el enfado ni el malestar personal con el daño moral, pues si podemos aceptar la lógica de lo primero, no creemos que se haya aportado prueba alguna en el caso que demuestre que la infracción pueda calificarse de extraordinaria ni que exista una especial relación del actor con sus marcas ni, por tanto, que se haya podido causar al mismo el que hemos definido como daño moral pues más allá del impacto económico que la infracción pudiera tener, es preciso para justificar el daño moral acreditar una situación personal, íntima o comercial vinculada a la infracción que justique una padecimiento distinto al connatural a la propia infracción.
Procede en consecuencia estimar el motivo y dejar sin efecto el pronunciamiento condenatorio de indemnización por daño moral".
De nuevo, como hemos señalado con respecto a la publicación de la sentencia, en la demanda se solicita una cantidad por este concepto -12.000 euros- sin justificar en que ha consistido el daño moral, como si el mismo fuera una consecuencia automática de la ley de marcas. Procede desestimar la solicitud de daño moral efectuada por la actora.
OCTAVO.-En cuanto a la indemnización por daños y perjuicios derivados de la infracción de la Ley de Marcas, el actor optó por el criterio de cuantificación previsto en el art. 43.5 de la LM (el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados).
Sin embargo, el Tribunal Supremo ha dejado claro que la Ley de Marcas no establece una presunción legal de daños como consecuencia de una infracción en materia de marcas. Ni tampoco se establece en la ley una indemnización a modo de sanción como consecuencia de la infracción marcaria.
De manera que salvo en aquellos supuestos en los que el daño sea evidente ("ex rep ipsa")es decir -en palabras del Tribunal Supremo- "en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas",debe probarse la existencia del perjuicio derivado de la infracción en materia de marcas, sin que la existencia de ésta presuma la existencia de aquél.
De hecho, la Ley de Marcas distingue claramente los presupuestos para apreciar la existencia del perjuicio de aquellos otros que los son del cálculo de los mismos.
En lo que ahora nos interesa, según el Alto Tribunal, la norma invocada por el apelante ( art. 43.5 de la LM) no presume la existencia de un perjuicio por el mero hecho de haberse vulnerado los derechos del titular de una marca.
La aplicación de la regla objetiva de cálculo del art. 43.5 de la LM (el "1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados")será siempre posterior y estará condicionada a la acreditación del perjuicio. Ya que la finalidad de la regla contenida en el art. 43.5 de la LM es la de evitar que la falta de prueba sobre el importe del perjuicio prive al titular de los derechos marcarios infringidos de la indemnización a la que tiene derecho.
En este sentido citamos la STS de 03 de octubre de 2019 (rec. 986/2017, FJ 2):
"(···) La Ley de Marcas distingue entre lo que denomina "presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 42 y el "cálculo de la indemnización de daños y perjuicios" del art. 43. La aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto.
La jurisprudencia sobre la prueba del perjuicio ocasionado con la infracción de derechos de propiedad industrial o la comisión de actos de competencia desleal, fue reseñada por la sentencia 351/2011, de 31 de mayo . Esta sentencia, con referencia a la anterior sentencia 692/2008, de 17 de julio , en relación con la prueba del daño, recuerda lo siguiente:
"la doctrina general de esta Sala en materia de resarcimiento de daños y perjuicios es la de que no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto la existencia como su importe (...). Esta doctrina, pacífica y reiterada, tiene una excepción en la propia jurisprudencia, la cual estima correcta la presunción de existencia del daño (aparte, claro ésta, cuando haya una norma legal específica) cuando se produce una situación en que los daños y perjuicios se revelan como reales y efectivos. Se trata de supuestos en que la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes, según las diversas dicciones utilizadas. Se produce una situación en que "habla la cosa misma" ("ex re ipsa"), de modo que no hace falta prueba, porque la realidad actúa incontestablemente por ella".
Pero, como aclara la reseñada sentencia 351/2011, de 31 de mayo , "una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de la prueba". Y, en última instancia, añadimos en aquella sentencia, "la apreciación de aquella situación forma parte de la función soberana de los tribunales que conocen en instancia".
3. El contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios "trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida [ art. 43.2.a) LM ].
El apartado 2 del art. 43 LM , en la redacción aplicable al caso, disponía lo siguiente:
"2. Para fijar la indemnización por daños y perjuicios se tendrá en cuenta, a elección del perjudicado:
"a) Las consecuencias económicas negativas, entre ellas los beneficios que el titular habría obtenido mediante el uso de la marca si no hubiera tenido lugar la violación y los beneficios que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación.
"En el caso de daño moral procederá su indemnización, aun no probada la existencia de perjuicio económico.
"b) La cantidad que como precio el infractor hubiera debido de pagar al titular por la concesión de una licencia que le hubiera permitido llevar a cabo su utilización conforme a derecho".
El Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, introdujo una leve modificación, para hacerse eco de la jurisprudencia de esta sala (sentencia 501/2016, de 19 de julio ) y de la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE ( STJUE de 17 de marzo de 2016 ), en el sentido de ubicar al final del apartado 2 el segundo párrafo de la letra a), para que el derecho a la indemnización por daño moral pueda reclamarse en cualquiera de las dos opciones.
En todo caso, y en lo que ahora interesa, la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.
Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.
4. En este marco, debe interpretarse lo regulado en el apartado 5 de ese mismo art. 43 LM :
"El titular de la marca cuya violación hubiera sido declarada judicialmente tendrá, en todo caso y sin necesidad de prueba alguna, derecho a percibir en concepto de daños y perjuicios el 1 por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados. El titular de la marca podrá exigir, además, una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores, de acuerdo con los dispuesto en los apartados anteriores".
Contiene una regla a la que puede acogerse el titular de la marca que ha sufrido una infracción que le ha reportado un "perjuicio", para calcular la indemnización y evitar que la falta de prueba le prive de una compensación económica.
Aunque esta regla acentúa la objetivación de la compensación económica, no por ello puede interpretarse en el sentido de que se tenga derecho a una indemnización incluso en los casos en que se haya constatado que la infracción no pudo ocasionar "perjuicio" alguno al titular de la marca. Exige como presupuesto previo la existencia del "perjuicio", con independencia de su entidad.
Como se ha apuntado en la doctrina, esta regla no altera la naturaleza resarcitoria de la acción de indemnización de daños y perjuicios, que presupone la existencia de estos. No introduce una suerte de sanción por la infracción, en beneficio del titular de la marca infringida, sino que la ratio de la norma es facilitar la cuantificación de la indemnización: en todo caso el 1% de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.
De hecho, esta regla, que cifra en todo caso la indemnización en el 1% de la cifra de negocio [sin perjuicio de que el titular de la marca pueda exigir una indemnización mayor si prueba que la violación de su marca le ocasionó daños o perjuicios superiores], está relacionada con el criterio de cuantificación de la letra a) del art. 43.2 LM , pues facilita el cálculo del beneficio económico obtenido por el infractor con la violación de la marca.
5. En un caso como el presente en el que la infracción de la marca no ha conllevado ni un perjuicio para su titular ni un beneficio económico para el infractor, no procedía aplicar la regla del apartado 5 del art. 43 LM .
Por esta razón debemos estimar el motivo de casación y modificar la sentencia de apelación en el sentido de suprimir del fallo la condena a la indemnización de daños y perjuicios.(···)"
En nuestro caso el ámbito de actuación de ambos litigantes no es coincidentes, puesto que el actor se dedica a la agencia o mediación inmobiliaria, mientras que el ámbito de la mercantil demandada es la promoción inmobiliaria. Con ello se quiere decir que no estamos en un caso en que los daños derivados de la infracción marcaria sean evidentes ("ex res ipsa").
Tampoco consta esfuerzo argumentativo o probatorio del demandante tendente a probar la existencia del perjuicio alegado lo que hace forzoso, en aplicación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, un pronunciamiento desestimatorio de la pretensión indemnizatoria.
NOVENO.-Conforme a lo dispuesto en el artículo 398.2 de la LEC, no procede imponer las costas del recurso a ninguno de los litigantes, sin que proceda imponer tampoco las costas del litigio en primera instancia, dada la estimación parcial de la demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 394.2 de la LEC.
