Sentencia Civil 110/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 518/2024 de 11 de abril del 2025

PRIMERO.-Consideramos conveniente explicitar, de inicio, cuál es el sustrato fáctico de la contienda. Tras ello expondremos en qué términos se ha planteado esta última.

BAGLEY ARGENTINA, S.A. es una empresa que ha comercializado galletas saladas utilizando el signo 'CRIOLLITAS' desde mediados del siglo XX en Argentina, primero y principalmente, y luego en EE.UU., Brasil y México. Aparte de alguno caducado, tiene vigentes diversos registros nacionales de marca en Argentina, solicitados desde 2007 y años sucesivos, que incluyen diferentes versiones de marcas meramente denominativas que incorporan, junto a otras menciones, la expresión "CRIOLLITAS".

La entidad mercantil RÍO DE LA PLATA TRADING, S.L solicitó el 6 de abril de 2006 en España el registro de la marca nacional número M 2705270, denominativa y figurativa "LA CRIOLLITA", que le fue concedida en febrero de 2007. Los productos designados para la aplicación de la marca eran buena parte de los comprendidos en la clase 30ª del Nomenclátor internacional, en concreto, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especies; y hielo.

La titularidad de la referida marca fue cedida el 21 de febrero de 2014 a Dª. Vicenta. En esa cesión de marca participó por la sociedad cedente el apoderado D. Claudio, que es el administrador social de la mercantil IBERFOODS GOURMET, S.L., sociedad cesionaria y explotadora de la marca.

Tanto la cedente RÍO DE LA PLATA como Dª. Vicenta, por sí o por terceros autorizados, han venido haciendo uso durante años del signo registrado 'LA CRIOLLITA' para fabricación y comercialización en el ámbito nacional español y significadamente en las Islas Baleares, a través del canal HORECA y de la distribuidora NESTLÉ e incluso en grandes superficies, de productos consistentes en empanadillas criollas, especias y salsas, bollería y dulce de leche, pastelería y masas hojaldradas, entre otros, que incorporan el mencionado signo distintivo.

BAGLEY ARGENTINA, S.A. solicitó ante la OEPM, en fecha 12 de marzo de 2020, la concesión de una marca nacional española denominativa, consistente en el término CRIOLLITA, con el número de solicitud 4060204, para la clase 30, en concreto, para los productos de galletas; galletas dulces; galletas mantecadas; galletas saladas; galletas de chocolate; galletas cubiertas de glaseado; galletas de cereales preparados; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca; sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan; productos de pastelería y confitería; helados; azúcar; miel; jarabe de melaza; levadura; polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; y hielo.

Frente a la solicitud de BAGLEY ARGENTINA, S.A. se planteó oposición en esa fase administrativa a la concesión del registro instado por aquella por parte de DÑA. Vicenta que esgrimió la prioridad de su marca nº M 2705270. Consideraba que se originaría riesgo de confusión si se accedía a la concesión de aquélla.

Ante esa situación BAGLEY ARGENTINA, S.A. presentó demanda judicial por la que instaba la declaración de que el registro de la marca M 2705270 se había obtenido de mala fe, a la que se ligaban otras consecuencias para el caso de prosperar. Y de manera subsidiaria se reclamaba la caducidad de esa marca para todos los productos de la clase 30 para los que no se demostrase un uso real y efectivo.

La sentencia dictada en la primera instancia desestimó la pretensión de nulidad y acogió, en parte, la de caducidad que refirió, exclusivamente, al producto galleta salada ('cracker saladas'). Esta decisión judicial ha provocado el planteamiento de recursos de apelación por ambas partes.

La demandante, BAGLEY ARGENTINA, S.A., insiste con su apelación en la procedencia de la acción de nulidad por registro de mala fe que ejercitó con carácter principal en la demanda, así como en la pertinencia de las pretensiones de cesación, remoción e indemnización que ligaba al éxito de la misma. Entiende que el registro de la marca se hizo con el fin de impedir que en un futuro pudiera accederse a España por parte de BAGLEY ARGENTINA, S.A. con su marca famosa para galletas en Argentina.

Por su parte, la demandada, Dª. Vicenta, rebate la estimación parcial de la pretensión de caducidad de la marca nº M-2.705.270. Aduce tanto un defecto de índole procesal, incongruencia "extra petitum" de la sentencia, como sustantivo, pues entiende que no debe declarase una caducidad parcial para determinados productos ("galletas o crakers salados") cuando se está considerando que sí habría existido uso efectivo de la marca para productos reconducibles a una misma categoría que se integrarían en el mismo subgrupo. Añade a ello unas consideraciones a las que nos referiremos más adelante.

Asimismo, la mencionada demandada, cuando recibió traslado del recurso de la parte demandante, planteó una impugnación de sentencia, al considerar que había determinadas excepciones, que entendía implícitamente desestimadas en la primera instancia, que podrían obstar al éxito de la pretensión principal de la demanda y de los pedimentos dependientes de ella. Las excepciones consisten en las siguientes: falta de legitimación activa de la actora para la acción de cesación e indemnización, falta de legitimación pasiva de la demandada para soportar el ejercicio de la acción de nulidad, falta de legitimación pasiva de la demandada para soportar el ejercicio de la acción indemnizatoria, prescripción de la acción indemnizatoria y de cesación y, por último, retraso desleal en el ejercicio de un derecho.

SEGUNDO.-Antes de comenzar el análisis de los respectivos recursos de apelación que han sido interpuestos por ambas partes este tribunal se ve obligado a tener que hacer una consideración previa sobre el planteamiento, de manera adicional, de una trámite de impugnación de sentencia promovido por la parte demandada. Nos vemos obligados a recordar que el trámite de impugnación del artículo 461 de la Ley de Enjuiciamiento Civil sólo está previsto para quien había pensado inicialmente en consentir la sentencia por no serle enteramente perjudicial y decide luego, ante el recurso interpuesto por la parte contraria que pretendería agravar para aquél la decisión judicial, atacar entonces también los pronunciamientos de la misma que le habían sido perjudiciales. La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha destacado (sentencias de 22 de junio de 2009 y de 13 de enero de 2010) el sentido de la impugnación en la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, que no es otro que permitir que la sentencia de apelación pueda perjudicar al apelante en virtud de la impugnación. Pues bien, todo lo que atañía a la pretensión principal y las eventuales consecuencias que ligaba a ello la parte demandante (pedimentos números 1 a 7 de la demanda) fueron objeto de completa desestimación. Para defenderse de la pretensión de la actora, vía apelación, en la que ésta pedía, precisamente, la estimación de esa clase de pedimentos le bastaba a la demandada con esgrimir en su oposición todos los motivos que considerase procedentes al efecto, tales como los que ha identificado como las excepciones de falta de legitimación activa de la actora para la acción de cesación e indemnización, de falta de legitimación pasiva de la demandada para soportar el ejercicio de la acción de nulidad, de falta de legitimación pasiva de la demandada para soportar el ejercicio de la acción indemnizatoria, de prescripción de la acción indemnizatoria y de cesación y, por último, de retraso desleal en el ejercicio de un derecho. Ninguna de esos alegatos llegó a ser rechazado por el juzgador, ya que a la vista de su sentencia, y de su auto complementario, puede comprenderse sin demasiado esfuerzo que le pareció innecesario tener que pronunciarse al respecto para desestimar las pretensiones de la actora. No estamos ante pretensiones individualizables de la demandada que hubieran sido, ni explícita ni implícitamente, desestimadas en la instancia precedente, sino ante argumentos defensivos que ni tan siquiera llegaron a recibir una respuesta adversa del juzgador, bien porque éste no lo vio necesario o porque zanjó la contienda en un momento del discurso previo a tener que plantearse eventuales reparos adicionales sobre peticiones que estaba rechazando a radice. No existió un pronunciamiento sobre las mencionadas excepciones, si es que debieran considerarse procesalmente como tales y no meros motivos de oposición a la demanda, que justificara que la parte demandada tuviera que acudir al trámite de impugnación de sentencia para impedir que se pudiera considerar consolidada una eventual decisión del juzgador al respecto. La única excepción desestimada en la primera instancia, en concreto en la audiencia previa, fue la de defecto legal en el modo de plantear la demanda y no es esa ninguna de las que la parte demandada pretende que justifique el planteamiento de la impugnación de sentencia por su parte. A juicio de este tribunal la parte demandada ha suscitado un trámite perfectamente ocioso, pues su derecho de defensa en cuanto a los argumentos que está identificando en su escrito podía ejercerse en el presente caso, plenamente, por vía del escrito de oposición. La existencia de un defecto procesal de esta índole implica, a estas alturas, puesto que la impugnación fue objeto de tramitación ante el juzgado, que este tribunal tenga que decretar su desestimación.

TERCERO.-La parte demandante insiste en su recurso en la procedencia de la acción de nulidad por registro de mala fe que ejercitó con carácter principal en su demanda. Sostiene que la marca CRIOLLITAS era famosa en Argentina desde 1943 y que eso lo debían saber quiénes registraron LA CRIOLLITA en España, por ser de procedencia argentina; y aunque reconoce que ella nunca llegó a comercializar sus productos en este país antes de 2006, que es cuando se solicitó el registro español que combate, considera que la marca se registró con el fin de impedir que en un futuro pudiera accederse a España por parte de BAGLEY ARGENTINA, S.A. con su marca famosa en Argentina. Añade a ello que la importante emigración de procedencia argentina hacia España justificaría, además, que se entendiera que una parte de la población de este país sí era conocedora de la fama de esa marca.

Por su parte, la demandada desliza en su escrito de oposición frente al recurso de la actora (y volvía a incidir en ello, de un modo innecesario, entre los diversos argumentos que adujo vía impugnación) que carecería de legitimación pasiva para soportar la acción de nulidad por registro de mala fe por la sencilla razón de que ella no fue la solicitante inicial de la marca y por lo tanto no podría ser considerada connivente con una eventual conducta de mala fe del registrante inicial. Solo tenemos que decir al respecto que la demandada es la titular registral de la marca cuya nulidad absoluta se denuncia por un vicio en origen de la misma, luego es la jurídicamente posicionada para ejercer el derecho a defender el registro que ostenta en su favor. Por otro lado, en el registro de marcas, a diferencia del inmobiliario, no opera el principio de fe pública registral, que precisaría de una formulación legal al respecto que no tiene en este ámbito, por lo que no queda protegido el sucesivo adquirente de una marca frente a un vicio que acarree la nulidad del derecho obtenido en su momento por el transmitente. Y en cualquier caso, y lo decimos a mayor abundamiento, en la demanda se explicaba la existencia de una vinculación personal de la demandada con la parte transmitente, inicial registrante de la marca, a la que no se dio adecuado descargo en la contestación a la demanda (como obliga a hacerlo el artículo 405.2 de la LEC, so pena de que una postura evasiva sea considerada como una admisión tácita de los hechos perjudiciales), por lo que no podría ser considerada como un tercero por completo ajeno a la situación creada a los efectos que aquí interesan. Zanjado este asunto, retomamos el discurso que merece el análisis de la acción de nulidad.

El sustrato fáctico de este litigio revela que RÍO DE LA PLATA TRADING, S.L solicitó en junio de 2006 el registro en España de la marca objeto de discusión (LA CRIOLLITA ), para los productos de la clase 30 antes mencionados, a sabiendas de que un signo muy similar (CRIOLLITAS) estaba siendo usado por un tercero en el extranjero, principalmente, en Argentina y además en algunos otros países americanos (USA, Brasil y Méjico), para distinguir las galletas saladas que comercializaba. Lo que ocurre es que no advertimos que el móvil de la solicitante de esa marca en España fuera ni perjudicar a ese tercero ni provocar un mero bloqueo a la eventual posibilidad de un futuro registro en España. Lo que hizo la registrante, y le siguió en ese empeño su causahabiente, fue obtener y seguidamente explotar en España un signo bastante parecido al que otro usaba en el extranjero, pero con miras a propiciar una implantación en el mercado de ámbito nacional español, que antes de ella no existía, de los productos signados con esa nueva marca española.

Para enfocar adecuadamente la resolución de una contienda de esta índole no hay que perder de vista que la marca es un derecho sujeto al principio de que su protección está concebida para que se produzca en un ámbito territorial determinado, no de manera mundial, y que el derecho a su obtención no es dependiente de que el signo elegido cumpla el requisito de ser novedoso (como lo precisaría en otros ámbitos jurídicos, tal como el de la propiedad intelectual en sentido estricto o el de las invenciones). Por lo tanto, lo decisivo en esta clase de litigios no puede serlo simplemente que haya mediado una conducta de registro en España de un signo sustancialmente coincidente con otro que se utilizase o incluso estuviese registrado como marca fuera de España o, como es el caso, en un contexto exterior al del espacio europeo, sino que concurran requisitos adicionales que revelen que el registro en España respondía a una finalidad diferente a la de buscar la creación con arreglo a los usos del tráfico mercantil de un mercado en ese ámbito en el que se aspirase a distinguir bienes o servicios con el signo registrado. Es ahí donde tiene que tenerse presente si se detectan en la conducta del que registró indicios de que se perseguían finalidades inadmisibles tales como la de provocar el simple bloqueo para el acceso del extranjero que se servía previamente de ese signo en otros ámbitos territoriales (al que luego se podría pedir dinero para poder sortear ese obstáculo) o la de buscar la obtención de un aprovechamiento de la posición concurrencial o de la reputación de ese otro sujeto.

La jurisprudencia es muy clara al marcar la diferencia que existe entre lo que bastaría para la apreciación de la mala fe, con carácter general, en otros ámbitos jurídicos y lo que sería preciso para que, de un modo más específico, pudiera considerarse como la que resultaría adecuada para justificar la nulidad de un registro de marca. El Tribunal de Justicia (UE) ha establecido que el concepto de "mala fe", en el contexto del marco regulatorio, tanto de la marca de la Unión Europea como de la marca nacional, constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión, que, como tal, debe ser objeto de una interpretación autónoma y uniforme, a la luz del contexto y el objetivo perseguido por las normas que conforman tal marco. Y con esa finalidad ha señalado que mientras que, conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de "mala fe" presupone una actitud o una intención fraudulenta, a efectos de su interpretación en el contexto particular del Derecho de marcas hay que vincularla con el tráfico económico. El Tribunal de Justicia (UE) ha significado (entre otros casos, en las sentencias de 29 de enero de 2020, C-371/18, de 12 de septiembre de 2019, C -104/18 y de 27 de junio de 2013, asunto C- 320/12 ) que la causa de nulidad absoluta de la marca fundada en el registro de mala fe solo puede apreciarse si existen indicios objetivos, pertinentes y concordantes que evidencien que el titular de la marca cuya nulidad se persigue no presentó la solicitud de registro con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca.

Por su parte, la jurisprudencia nacional se ha hecho eco de esa doctrina europea en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, nº 625/2020, de 23 de noviembre, en la que se subraya que ni el hecho de que el solicitante conociera las marcas registradas y empleadas en el extranjero, ni la mera semejanza entre los signos, serían motivo suficiente para oponer la nulidad del registro de la marca similar que el demandado registró en España, sino que debería concurrir algo más, que es lo que conferirá el desvalor de la mala fe al registro de la marca. Por lo que no debería anularse un registro marcario que se obtuvo para ser usado, con una finalidad adecuada a las funciones de la marca (para distinguir el origen de los productos o servicios), y no para con ello aprovecharse del prestigio de la demandante (es decir, sin aprovechamiento desleal de la reputación ajena) ni tampoco para obstaculizar la actividad de esta última en el mercado español. Porque sin esos matices el posible o eventual menoscabo que hubiera podido producirse en los intereses de la parte actora por el mero hecho de haberse realizado un registro en España de un signo similar se habría llevado a cabo de un modo conforme a las prácticas leales.

En el caso que nos ocupa parece bastante claro que la solicitante de la marca en España, de la cual la demandada Dª. Vicenta es su causahabiente a título particular, sucesora en la titularidad registral, conocía sobradamente el signo marcario de la contraparte. La mejor prueba de ello, aparte de sus vinculaciones con Argentina como lugar de origen de esa marca foránea, es que incluso se eligió una grafía para la expresión LA CRIOLLITA que puede considerarse similar a la que empleaba en la práctica BAGLEY ARGENTINA SA para el signo CRIOLLITAS, aunque éste lo tuviera registrado exclusivamente como meramente denominativo (y no, por lo tanto, con ningún componente gráfico adicional). Lo que ocurre es que eso, a tenor de la jurisprudencia antes mencionada, no basta para justificar que se declare la nulidad por mala fe.

Hace falta un componente jurídico adicional para provocar tal consecuencia. Y cuesta encontrarlo en este caso cuando no vemos un soporte sólido para estimar que el registro en España respondiera con claridad a un objetivo ajeno a la participación de forma leal en el proceso competitivo dentro de ese mercado nacional. Porque no advertimos ninguna intención de bloqueo cuando lo que hizo la parte demandada desde el primer momento fue esforzarse por implantar y consolidar de forma pacífica y con su propio esfuerzo un mercado en España para los productos de esa marca (empanadillas criollas, especias y salsas, bollería y dulce de leche, pastelería y masas hojaldradas, etc) que no consta que existiese en este marco territorial en ninguna medida antes de solicitarla (de hecho, la propia demandante se refiere a algunas iniciativas de exportación por su parte, referidas exclusivamente a galletas hacia este país que fueron con años de diferencia -2012-, ya muy posteriores a la fecha de la solicitud del registro español, que data de 2006). Es cierto que el momento de referencia para apreciar la concurrencia de la mala fe es el de la presentación de la solicitud de registro, pero cuando tenemos que enjuiciar cuál pudo ser la intención que podía albergar entonces la solicitante de la marca no podemos ignorar, por reveladora, la información de la que por el paso del tiempo ya disponemos sobre cómo obró de modo simultáneo e inmediato aquélla, ni dejar de considerar que en ello se ha mantenido luego la parte demandada. Se trata de información mucho más fiable para la toma de decisiones que tener que limitarnos a efectuar meras deducciones, cuando no conjeturas, sobre posibles juicios de intenciones.

Tampoco podemos atribuirle una intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales, por más que el signo fuera bastante parecido al explotado en Argentina, donde tenía cierta popularidad precisamente como marca, si bien para galletas saladas, porque esa cualidad no resulta automáticamente trasladable al mercado español en el que la registrante perseguía, como luego ha quedado demostrado, implantarse con la marca que registraba para sus propios productos (que se materializaban en empanadillas criollas, especias y salsas, bollería y dulce de leche, pastelería y masas hojaldradas) a costa de su particular esfuerzo. La marca extranjera no gozaba en 2006 de ninguna clase de mínimo reconocimiento a nivel europeo, ni consta que la demandante hubiese desplegado en la época del registro ningún tipo de actividad comercial al amparo de la misma en ese marco territorial, sino que solo operaba en un entorno muy distante, sin que conste ninguna clase de interacción con el ámbito para el que se interesó el registro en la época en la que fue presentada la solicitud. El mero hecho de que exista una significativa población inmigrante de procedencia argentina en España (que la recurrente la señala entre los 300.000 y 400.000 sujetos, pero referida ya a una época más reciente, los años 2022 y 2024) no bastaría para trasladar al consumidor relevante de este país, que lo es el público español en general (con un volumen poblacional que se encamina a los 50 millones de personas), algún grado significativo de complicidad en el conocimiento eventualmente renombrado que la marca extranjera pudiera haber alcanzado en su propio distante ámbito territorial. El impacto que ello podría producir en un grupo de personas que debería haber resultado significativo en 2006, que es cuando se solicitó el registro español, resultaría muy reducido con respecto al conjunto de referencia, por lo que su incidencia quedaría claramente diluida a efectos de una consideración que debe proyectarse sobre el completo sustrato del mercado nacional. Por otro lado, no deja de ser significativo, como indicio revelador, que, aunque hubiera podido optar por ello, la demandada no especificase en su registro el producto galletas, ni se dedicase desde el momento mismo de instarlo, y obtenerlo luego, precisamente a la comercialización de las mismas, que es por lo que tenía específica fama la demandante en América, sino de otros productos alimenticios, bien es cierto que con cierta similitud, más no iguales. Lo que puede entenderse como una evidencia de que aquella no perseguía, simplemente, aprovecharse de alguna clase de reputación ajena que estaba materializada precisamente en la comercialización de galletas, sino que lo que verdaderamente pretendía era emplear un signo que consideraba idóneo para distinguir en España sus propios productos, pero evocando simplemente un origen relacionado con los antiguos territorios españoles de América.

Comprendemos que la demandante haya decidido con el paso del tiempo emprender, con su pretensión de registrar en 2020 su marca en España, una estrategia de expansión territorial de su actividad a países europeos. Pero lo que nos parece más significativo para este litigio es que en época pretérita, como la del registro debatido (2006), su actividad comercial identificada marcariamente para galletas estaba claramente alejada del entorno europeo y centrada exclusivamente en América. Por lo que cuando se tomó la iniciativa del registro en España de una marca similar por la causahabiente de la demandada no parece que se estuviera actuando precisamente para interferir en la actividad que desarrollaba la demandante. Que no le convenga a la actora que la parte demandada hubiese registrado, años ha, una marca en España muy similar a la que ella ya utilizaba en el continente americano no es suficiente para justificar su nulidad.

También somos conscientes del brete que le suscita a la demandante que ante su interés por introducirse comercialmente en España, a partir de 2020, se haya enfrentado a dificultades para poder registrar el signo en este país porque un competidor ya tenía aquí registrado uno similar para productos de la misma índole desde hacía años. Pero no estamos ante un obstáculo que le hubiera sido opuesto cuando se hallaba en ciernes de expansión, sino ante una situación que databa de más de una década antes de que la actora haya pretendido dar ese paso transcontinental, que supone encontrarse ahora con que quién ha creado un mercado en el ámbito español para la marca ha sido precisamente la parte demandada.

En definitiva, no advertimos, a la vista de las particulares circunstancias del presente caso que ya hemos descrito y analizado, la concurrencia de los requisitos objetivos y subjetivos que resultarían precisos para que ese registro de marca español que data del año 2006 pudiera ser anulado ahora con la excusa de que su obtención se hizo en su momento de mala fe. Por lo que la resolución de la primera instancia debe ser mantenida a este respecto. Ni la acción de nulidad, ni las consecuencias que la parte actora pretendía anudar al éxito de la misma, podían prosperar.

CUARTO.-El recurso de la contraparte se centra en combatir la estimación parcial de la pretensión de caducidad de la marca número M 2705270. Por un lado, en el ámbito puramente de lo procesal, la parte demandada se queja de que el juez se habría extralimitado (apuntando con ello a un defecto de incongruencia "extra petitum" en su sentencia) al haber declarado la caducidad por falta de uso referida exclusivamente al producto "galletas o crakers salados" que remarca que no aparecía enunciado en su registro marcario, ni mencionado como tal en la demanda. Con lo que entiende que el juzgador habría introducido una modificación en los términos del debate que habría afectado incluso a las posibilidades de prueba que dejó de emplear esa parte. Por otro lado, en lo que atañe al aspecto material, lo que sostiene la recurrente es que la caducidad no debería haberse apreciado en medida alguna, porque admitido por el juez el uso de la marca para productos de panadería, pastelería y confitería, no podría entenderse caducada la marca para productos de la misma categoría que guardasen relación con aquellos otros para los que sí ha sido usada. Subraya la apelante que no debería declararse caducada una marca para galletas saladas cuando está siendo considerada usada, como se ha demostrado, para masas de empanadas y más claramente todavía para tartas dulces y saladas.

En lo que atañe al alegato procesal, su planteamiento no convence a este tribunal. Por un lado, el producto galletas saladas es uno de los que estaría comprendido en las categorías y subcategorías que fueron objeto de registro con la marca número M 2705270, por lo que no es ajeno a ellas. Esa marca comprende esa clase de productos aunque no se explicite en detalle, por la sencilla razón de que debe entenderse incluido en los epígrafes registrados. Cuando se da el caso de que un determinado producto y/o servicio no es sino una concreción de los que quedarían comprendidos dentro de una categoría más amplia para la que está registrada una marca, lo que ha de entenderse es que el derecho de exclusiva derivado de ésta abarcaba esos productos o servicios. Por otro lado, es que precisamente es el producto galleta lo que comercializa la demandante y es su interés en poder hacerlo en España con su marca lo que ha provocado este litigio. Luego iba de suyo que el producto galleta, aun no siendo uno de los nominalmente especificados como tal, subyacía desde un inicio a la polémica y ninguna de las partes podía llamarse al equívoco al respecto. Ni los términos del debate han sido modificados, ni el juzgador ha incurrido en ninguna clase de incongruencia por restringir los términos, concretando al máximo los productos, en los que la pretensión de caducidad fue por él estimada. La jurisprudencia ha tenido ocasión de explicar ( sentencias de la Sala 1ª del TS números 611/2019, de 14 de noviembre, y 288/2010, de 10 de mayo) que no se comete incongruencia por declarar una nulidad parcial por desuso con relación a determinado producto, por más que la petición del demandante no se hubiera referido precisamente a él, cuando en la demanda se pretendía que ese efecto alcanzara a todos los productos para los que la marca había sido concedida.

Por lo que respecta al alegato sustantivo, el planteamiento resulta más fecundo. Y aquí es importante no caer en malentendidos por el hecho de que antes hallamos matizado, a los efectos de comprender la intencionalidad del registro, que lo que la demandada ha venido comercializando en España no habían sido específicamente galletas. Porque lo que nos interesa ahora es comprender si, aun no siendo ese un producto que coincida exactamente con lo que comercializaba la demandada en la práctica, sus características pueden hacerlo susceptible de que pueda ser percibido por los consumidores como un producto de similar categorización a los efectos de decidir si tiene sentido dejar libre para un tercero la registrabilidad en España de la marca de la demandada para ese producto en concreto. Pues bien, lo que la apelante viene a defender es que carecería de fundamento lógico jurídico que se declarase su marca parcialmente caducada exclusivamente para productos tales como "galletas o crakers salados" cuando se está considerando que la había efectivamente usado para productos reconducibles a una misma categoría, tales como tartas dulces y saladas, que se integrarían en el mismo subgrupo de la clase 30. Porque resultaría perturbador para sus intereses, ya que se ha esforzado durante estos años en crear un mercado en ese ámbito, que se dejara disponible el registro de marca con la finalidad que pretende la actora.

La jurisprudencia española, que se inspira en doctrina del Tribunal General (UE), enseña que, como regla general, el uso real y efectivo de la marca no puede extender sus efectos jurídicos, sin más, a todos los productos de una misma clase registral, ni a otros de distinta clase pero que sean similares. Si una marca ha sido registrada para una categoría de productos o servicios suficientemente amplia para que puedan distinguirse dentro de ella varias subcategorías susceptibles de ser consideradas de forma autónoma, la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios solo implica la protección de la subcategoría o subcategorías a las que pertenecen los productos o servicios para los que la marca ha sido efectivamente utilizada. Ahora bien, también ha significado que, como matización frente a la mencionada regla general, no debe privarse al titular de la marca de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no sean sustancialmente distintos de ellos y pertenezcan a un mismo grupo que no pueda dividirse sino de forma arbitraria (como muestra de ello, la sentencia de la Sala 1ª del TS nº 611/2019, de 14 de noviembre). Con el matiz de que debe tratarse de productos de la misma subcategoría que tengan una similitud razonable con los efectivamente usados ( sentencia de la Sala 1ª del TS nº 650/2021, de 29 de septiembre).

En esta misma línea la sentencia del Tribunal General de 13 de septiembre de 2018, ACTC/EUIPO - Taiga (tigha) (T-94/17) señala que el concepto de uso parcial tiene como función evitar que queden indisponibles marcas que no se han usado para una determinada categoría de productos. Mas ello no debe generar la consecuencia de privar al titular de la marca anterior de toda protección para productos que, sin ser rigurosamente idénticos a aquellos para los que pudo probar un uso efectivo, no son sustancialmente distintos de ellos y pertenecen a un mismo grupo que no puede dividirse sino de forma arbitraria.

A su vez, en la sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de julio de 2020, C- C-714/18 P, ACTC GmbH, se señala que la marca cumplirá su función esencial de garantizar el origen de productos o servicios pertenecientes a una misma categoría homogénea cuando el consumidor le asocie todos los productos o servicios pertenecientes a ella. Con lo que bastará en tal caso con la prueba del uso efectivo de la marca para una parte de esos productos o servicios comprendidos en ella.

Pues bien, consideramos que, en efecto, las galletas saladas son productos alimenticios de origen, fundamentalmente, vegetal, que carecen de mención específica en el nomenclátor de marcas (clase 30), pero son reconducibles a él. Se trata de productos que, más allá de las contradicciones argumentales en las que hayan podido incurrir en un momento determinado una u otra parte al tener que verse con pretensiones de tan diversa índole como las acumuladas en el presente litigio, encajan desde un punto de vista objetivo, que es lo que tenemos que constatar, en la misma subcategoría registral que otros reconducibles también a ella, tales como las tartas saladas y las masas hojaldradas, que no solo se ha probado sino que no se cuestiona siquiera ya que forman parte de los productos para los que se ha usado la marca española número M 2705270. Por lo tanto, siguiendo la jurisprudencia antes indicada no resultaría adecuado atribuir la caducidad parcial para determinados productos reconducibles a una misma subcategoría (bien la de preparados a base de cereales, bien la de pastelería y confitería - pues en ambos casos el encaje lo sería en la misma, sea en una u otra) que presentan una similitud razonable a ojos del consumidor con los efectivamente usados. Por lo que pueden entenderse comprendidos todos ellos bajo los efectos jurídicos del uso, al tratarse de productos conceptualmente muy próximos. En esas circunstancias, no tendría sentido dejar disponible en España la marca de la actora específicamente para galletas saladas; es más, hacerlo así podría suscitar un foco para futuras contiendas que no son deseables. La demandada se ha esforzado durante estos años en crear un mercado en productos de una subcategoría y dejar disponible el registro de marca para productos muy próximos a los que comercializa aquélla resultaría perturbador para sus legítimos intereses y no beneficiaría tampoco a la seguridad del tráfico mercantil. Con lo que el recurso de apelación de la parte demandada debe ser estimado, pues la pretensión de caducidad no debió prosperar ni tan siquiera del modo parcial en el que la apreció el juzgador de la primera instancia.

QUINTO.-La referencia que el juzgador efectuó en el fundamento jurídico cuarto de su sentencia, que motiva la queja adicional de la parte demandada, emitiendo, siquiera a mayor abundamiento, un juicio sobre la existencia de riesgo de confusión entre, al parecer, las respectivas marcas de las partes (registrada una en España y la otra en el extranjero) suponía inmiscuirse en una problemática ajena a las acciones que se debatían en el litigio (nulidad por registro de mala fe y caducidad marcaria), aunque su reflexión no accedió al fallo de su resolución. En cualquier caso, la sentencia resulta revocada en su integridad, por lo que esas consideraciones en exceso perecen también con ella.

SEXTO.-Las costas de la primera instancia deben ser impuestas a la parte actora. Así resulta del principio del vencimiento objetivo que inspira la regla general contenida en el nº 1 del artículo 394 de la LEC, al resultar completamente desestimada su demanda.

SÉPTIMO.-Con respecto a los costas de la segunda instancia deben efectuarse varias distinciones. Porque son tres situaciones distintas las que se suscitan en este caso y cada una de ellas exige una respuesta específica.

Las costas derivadas de la apelación de la parte demandante deben ser impuestas a ésta ante el fracaso de su recurso. Así resulta de la regla contenida en el nº 1 del artículo 398 de la LEC.

En cambio, para el recurso de apelación de la parte demandada, puesto que el mismo prospera, no va a proceder que efectuemos expresa imposición de las costas derivadas de la segunda instancia, pues así lo establecía el nº 2 del artículo 398 de la L.E.C. en la versión aplicable al presente litigio conforme a las reglas de derecho intertemporal (la previa a la reforma de la LEC por RDL 6/2023). Según esta regla legal, si el recurso se estimaba y como consecuencia de ello se revocaba, en todo o en parte, la resolución de la primera instancia, no debía efectuarse expresa imposición de las costas correspondientes a la segunda.

Por último, en lo que atañe al trámite de impugnación de sentencia tenemos que volver a ceñirnos a la regla del artículo 398.1 de la LEC.

Vistos los preceptos citados y demás concordantes de general y pertinente aplicación al caso, este tribunal pronuncia el siguiente