Sentencia Civil 204/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 403/2024 de 11 de julio del 2025

PRIMERO.- El presente procedimiento trae causa de la demanda presentada por D. Juan Manuel contra VAMANCIA SLU, en la que se ejercitan acciones por violación de sus derechos de exclusiva en relación a las marcas nacionales denominativas nº 3537227 "CANAL CAR" y nº 353721 "CANALCAR", registradas en clase 35 (servicios de venta al mayor y menor en comercios y a través de redes mundiales de informática de todo tipo de vehículos nuevos y usados, así como sus partes y accesorios) y 37 (servicios de reparación y mantenimiento de todo tipo de vehículos nuevos y usados).

La sentencia de primera instancia estima parcialmente la demanda y declara la infracción de los derechos de marca del demandante porque la demandada utilizó el signo sin su consentimiento, como keyword en el buscador de Google y como título de sus anuncios de Goolge Ads, condenando a la demandada a cesar en la conducta infractora y no reiterarla en el futuro y desestimando el resto de las acciones ejercitadas.

Contra dicha resolución se interpone recurso de apelación por el demandante, en el que impugna los pronunciamientos desestimatorios de la acción declarativa del renombre de sus marcas, la acción indemnizatoria y la de publicación de la sentencia.

Sostiene el recurrente que el carácter renombrado de las marcas no es un requisito para la estimación de la infracción ni para que pueda prosperar la acción indemnizatoria y de publicación de la sentencia, pero sí es necesario para comprender y justificar la responsabilidad objetiva de la demandada y la cuantía de las cantidades reclamadas. En relación a la acción indemnizatoria, alega que el titular marcario tiene derecho a ser indemnizado porque explota la marca a través de la sociedad mercantil que él mismo fundó, CANALCAR, S.A., y considera que se ha incurrido en error en la valoración de la prueba y en la interpretación y aplicación de los artículos 42 y 41.1.b), 43.1 y 43.2.b) de la LM. En relación a la publicación de la sentencia alega que la resolución recurrida reconoce el amplísimo alcance y difusión de la infracción a través de internet, que pudo llegar a un número indeterminado de posibles usuarios, lo que se ha considerado por parte de la doctrina jurisprudencial como un factor de suficiente entidad que justifica la necesidad de dar publicidad a una sentencia. Considera que debe valorarse el vínculo o conexión que se ha podido generar en los consumidores, como consecuencia de la infracción, entre los servicios de ambas partes, al estar patrocinado el servicio de VAMANCIA con las marcas de la actora.

SEGUNDO.- En la demanda se pretendía que se declarara el carácter renombrado de las marcas núm. 3537227 y 3537231 de las que es titular el demandante, y que pertenecen a la familia de marcas "CANALCAR", siendo explotadas junto con el resto de dichas marcas, por la sociedad CANALCAR, S.A.

Como señala el Tribunal General en la sentencia de 10 de octubre de 2019, asunto T-428/18 ECLI: EU:T:2019:738), "varias marcas que presentan características comunes que permiten considerarlas parte de una «familia» cuando, en particular, reproducen íntegramente el mismo elemento distintivo con la adición de un elemento gráfico o denominativo que las diferencia entre sí, o cuando se caracterizan por la repetición de un único prefijo o sufijo tomado de una marca original (véase la sentencia de 5 de julio de 2016, MACCOFFEE , T-518/13 , EU:T:2016:389 , apartado 43 y jurisprudencia citada)".

Y, "Cuando la oposición se basa en la existencia de varias marcas anteriores que poseen características comunes que permiten considerarlas parte de una familia, la constatación, por parte del público interesado, de un vínculo entre la marca solicitada y las marcas anteriores puede resultar del hecho de que la primera presenta características que pueden asociarla con la familia constituida por las segundas (véase la sentencia de 5 de julio de 2016, MACCOFFEE , T-518/13 , EU:T:2016:389 , apartado 42 y jurisprudencia citada)".

La demandante aporta los siguientes datos de las marcas registradas que comparten la denominación "CANALCAR" entre las que se incluyen los dos signos de los que es titular el demandante:

De conformidad con la doctrina expuesta, todas estas marcas forman parte de la familia de marcas que comparte la misma denominación "CANALCAR".

Para apreciar si se trata de marcas renombradas, debemos tener en cuenta si se trata de signos conocidos por el público en general.

Al interpretar el artículo 5, apartado 2, de la Directiva de marcas, el TJUE ha señalado que la marca renombrada «implica un cierto grado de conocimiento de la marca anterior entre el público». Para satisfacer el requisito de renombre, la marca anterior debe ser conocida por una parte importante del público interesado por los productos y servicios amparados por dicha marca (14/09/1999, -C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34). al examinar el renombre de la marca anterior hay que tomar en consideración todos los elementos pertinentes, «en particular, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración de su uso, así como la magnitud de las inversiones efectuadas por la empresa para promocionarla»(14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Las marcas que integran la familia de marcas "CANALCAR" tienen carácter renombrado tal y como se acredita por la prueba practicada en autos, que justifica la antigüedad y duración del uso, la intensidad y el alcance geográfico del mismo.

Así, resulta acreditado en autos, por la prueba documental aportada con la demanda, que la marca CANALCAR lleva operando en el mercado de tasación y compraventa de vehículos de segunda mano y ocasión durante más de treinta años, desde que el demandante registrara la primera marca "CANALCAR" en el año 1988, constituyera en el año 1991 la sociedad CANALCAR, S.A. quien adquirió en el año 2000 el nombre de dominio www.canalcar.esy en 2002 comenzó a operar a través de la página web con las marcas CANALCAR. La intensidad del uso de las marcas resulta acreditada por los resultados obtenidos por la entidad CANALCAR, S.A. y el reconocimiento en publicaciones aportadas con la demanda como empresa líder del sector. También se acredita la publicidad efectuada desde el año 2014 en prensa y cadenas de radio, apareciendo en la posición 4 en el ranking de notoriedad de las marcas en España en 2017. También se ha realizado una inversión en Google Ads por importe de aproximadamente 200.000 € anuales. En relación al alcance geográfico resulta acreditado que CANALCAR, S.A. opera en todo el territorio nacional a través de su web.

Al ser marcas renombradas, las marcas de la familia CANALCAR gozan de una protección reforzada en virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 34.2 c) LM.

Tal y como señala el Tribunal Supremo en la sentencia de 10 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS:2024:1906):

"De acuerdo con estas pautas interpretativas provenientes del TJUE, este Tribunal Supremo ha elaborado una doctrina jurisprudencial, que se contiene en la sentencia 450/2015, de 2 de septiembre : "Al respecto (el alcance de la protección de las marcas notorias), debemos recordar que la STJUE de 23 de octubre de 2003, asunto C-408/01 (Adidas-Fitnessworld) entendió que "la protección que confiere el artículo 5, apartado 2, de la Directiva no está supeditada a que se constate un grado de similitud tal entre el signo y la marca de renombre que exista, para el público pertinente, un riesgo de confusión entre ambos. Basta que el grado de similitud entre el signo y la marca de renombre tenga como efecto que el público pertinente establezca un vínculo entre el signo y la marca".

"En este contexto, la STJUE de 27 de noviembre de 2008, asunto C-252/07 (Intel-CPM), puntualizó qué debía entenderse por tal vínculo: primero argumenta que "cuanto más fuerte sea el carácter distintivo de la marca anterior, bien sea intrínseco o haya sido adquirido por el uso de dicha marca, más probable será que, ante una marca posterior idéntica o similar, el público pertinente evoque la marca anterior"; y concluye después que "el hecho de que la marca posterior evoque la marca anterior al consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, equivale a la existencia de dicho vínculo".

"Ahora bien, como recuerda STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(l)a existencia de dicho vínculo en la mente del público constituye una condición necesaria pero insuficiente, por sí misma, para que se aprecie la existencia de una de las infracciones contra las que el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 -equivalente al art. 9.1.c RMC- garantiza la protección a favor de las marcas de renombre". Esto es: para que exista infracción es necesario que mediante la evocación de la marca notoria, el empleo del signo controvertido conlleve un aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca o perjudique su distintividad o notoriedad. Basta que concurra uno de estos tipos infractores [ STJCE de 27 de noviembre de 2008 ("Intel-CPM")], sin que daban hacerlo todos: no es necesario que, además de un perjuicio para la notoriedad o distintividad de la marca notoria, exista un aprovechamiento desleal de dicha distintividad o notoriedad de la marca.

"Según la reseñada STJUE 18 de junio de 2009, asunto C-487/07 (L'Oreal), "(e)l concepto de 'ventaja desleal del carácter distintivo o del renombre de la marca' - también designado con los términos de 'parasitismo' y de ' free-riding' - no se vincula al perjuicio sufrido por la marca, sino a la ventaja obtenida por el tercero del uso del signo idéntico o similar. Dicho concepto incluye, en particular, los casos en los que, gracias a una transferencia de la imagen de la marca o de las características proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico o similar, existe una explotación manifiesta de la marca de renombre".

En consecuencia, las marcas del demandante forman parte de la familia de marcas "CANALCAR" que son marcas renombradas, por lo que el riesgo de que el consumidor establezca un vínculo entre dichas marcas y el signo utilizado por la demandada es mayor e influye en las consecuencias derivadas de la infracción.

TERCERO.- La sentencia recurrida desestima la reclamación de daños y perjuicios al entender que el demandante no explota las marcas de su propiedad.

Sin embargo, el demandante es titular de las marcas en las que funda sus pretensiones, aunque estas sean explotadas por la empresa CANALCAR, S.A. Por ello, como titular de las marcas, está legitimado para el ejercicio de las acciones previstas en la ley frente al infractor, y en concreto, para reclamar los daños y perjuicios producidos por la infracción, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 LM.

El uso infractor de las marcas renombradas titularidad del demandante se subsumiría en los supuestos descritos en las letras e) y f) del artículo 34.3 LM, uso en publicidad e internet, lo que supone que la demandada ha incurrido en la responsabilidad objetivada contemplada en el art. 42.2 inciso final del mismo texto legal en tanto que los actos infractores se refieren a marcas renombradas.

Así se reconoce por el TJUE, entre otras en la sentencia de 23 de abril de 2009, asunto C-59/08, Copad S.A.vs Christian Dior o sentencia de 4 de noviembre de 1997, asunto C-337/95, Parfums Christian Dior vs Evora, en las que se atribuye al licenciante de una marca de renombre la facultad de control del "áurea y a la imagen de prestigio"fortaleciendo la posición jurídica del titular de la marca frente a quienes promocionan y venden productos portadores de la marca renombrada.

La realidad del daño y su entidad se declara en la sentencia recurrida que resuelve: "(...) tengo por acreditado cómo entre noviembre y diciembre de 2022, la demandada utilizó la marca de la actora, sin su consentimiento, no solo como "keyword" o "palabra gancho" en el buscador de Google sino también como título de sus anuncios de Google Ads, para ofertar los mismos servicios y productos protegidos que la marca de la actora, con el posible riesgo de confusión para cualquier internauta acerca del origen empresarial y de quién está detrás de los mismos, habida cuenta que tanto Vamancia como Canalcar SA (quien explota la citada marca con permiso del actor) se dedican a la compra venta de vehículos de segunda mano y de ocasión. Cierto es que la web de la actora aparecía como segundo enlace, pero qué duda cabe que cualquier internauta suele acceder al primero de los links que aparecen reduciendo así el número de visitas de la web de "canalcar.es" con el consiguiente riesgo de aminoración de sus ventas a diferencia de la demandada, quien, por el contrario, se aprovecha justamente de la marca de un competidor en su propio beneficio. (...) En suma, la prueba documental es suficientemente concluyente para tener por acreditado que, el demandado, al tiempo de presentarse la demanda, estaba utilizando la marca del actor "canalcar" como "adwards" para generar más visitas a su web y nuevas oportunidades de venta, lo que constituye un acto infractor del derecho de exclusiva del demandante sobre la marca "canalcar". Es más, la demandada no depuso tampoco su actitud a pesar del requerimiento extrajudicial que le envió a tal fin el actor, obligándole a tener que acudir a la vía judicial para la defensa de sus legítimos intereses".

Este pronunciamiento no ha sido impugnado.

Para la cuantificación del daño, en ejercicio de la facultad que le confiere el art. 43 LM, el demandante solicita con carácter principal el pago de la regalía hipotética que establece la cifra de 616.701,20 €, y, con carácter subsidiario, el pago del 1% de la cifra de negocios. El demandante opta por reclamar la regalía hipotética calculada en el informe pericial que aporta, elaborado por D. Belarmino, de la empresa GABINETE PROFESIONAL DE PERITOS JUDICIALES, S.L. y, subsidiariamente, por reclamar el 1% de la cifra de negocios.

Frente a esta reclamación, la parte apelada sostiene que no hay relación de competencia entre el demandante y la demandada y que, si no hay actividad directamente concurrente, no puede considerarse que haya daño ni puede aplicarse la regalía hipotética.

No podemos compartir esta afirmación ya que el uso infractor que el demandado ha realizado del signo del demandante, lo ha sido para identificar una empresa que es competidor directo de CANALCAR, S.A. que es la entidad que explota todas las marcas que integran la familia de marcas "CANALCAR" y, entre ellas, las dos marcas litigiosas. Como dice la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 11 de marzo de 2025 (ECLI:ES:APA:2025:132): "En efecto, el carácter claramente competitivo del comercio del demandado con los productos de la demandante, en atención al ámbito territorial en que desempeñan sus actividades empresariales, es suficiente para afirmar que la infracción de los derechos del demandante provoca un daño a los mismos y que, en consecuencia, tiene dicha parte la facultad de seleccionar, conforme al art. 43 LM , el criterio de cuantificación que considere oportuno".

Para calcular la regalía hipotética, el perito de la demandante considera que debe estar compuesta por los siguientes conceptos: Canon de entrada,que se paga al inicio de la relación, reflejando el derecho a empezar a utilizar una marca conocida y con prestigio desde el primer momento. Royalties:que se establecen aplicando un porcentaje entre el 1 y el 10% dependiendo de la marca, al volumen de ventas. Y, el Canon de publicidad:con el que el franquiciado retribuye al franquiciador por la publicidad realizada por este último, y de la que se ha visto beneficiado. Para determinar las cantidades y porcentajes aplicables, el perito tiene en cuenta lo que se está pagando en el mercado por cesión de marcas comparables en el sector automovilístico y concluye que en el caso de autos debe aplicarse un canon de entrada de 25.000 €, un porcentaje sobre las ventas del 3,6% y, un canon publicitario del 2% sobre las ventas. El perito aplica estos porcentajes a la facturación de VAMANCIA en el año 2021. un ejercicio con una facturación anual de 29.585.060 euros debería haber pagado, según datos comparables que podemos encontrar en el sector, un mínimo de 616.701,20 euros.

En contra, la parte demandada aporta un informe pericial elaborado por D. Jesús María, quien considera que el método utilizado por la pericial del demandante para cuantificar la indemnización es erróneo por pretender cuantificar una licencia hipotética en base a parámetros de franquicia que, además, conciernen a negocios que no son los propios de las actividades que lleva a cabo VAMANCIA. La información de los royalties y cánones utilizados para cuantificar el baremo de indemnización mínima y máxima ha tenido en cuenta franquicias de marcas que operan en subsectores del sector del automóvil claramente distintos al subsector de interés para la resolución del caso. Es igualmente erróneo que la pericial del demandante haya considerado como base para el cálculo de la indemnización el término "facturación" global de VAMANCIA, ya que dicha facturación se obtiene en base a marcas COMPRAMOS TU COCHE de AUTO1 que utiliza VAMANCIA. Debería haberse considerado como la facturación que se habría obtenido en base a las ventas causadas por el uso cuestionado, y no indiscriminadamente toda la facturación obtenida por VAMANCIA durante un año. También consideramos que es erróneo extrapolar la base del cálculo a un año, teniendo en cuenta que el uso cuestionado en el servicio de Google Ads ha sido de cerca de 3 meses. Considera el perito que aplicando el porcentaje del 1% y teniendo en cuenta un valor medio del vehículo de segunda mano de 18.000 €, la licencia ascendería a 360,00 euros si se considera que las ventas producidas como consecuencia de la infracción fueron de dos vehículos o bien, 2.880,00 € si se considera que las ventas fueron de 16 vehículos.

Al valorar estos informes periciales, debemos tener en cuenta que el criterio de la regalía hipotética no tiene como finalidad "ajustarse al importe exacto que hubiera podido cobrar el titular de la marca por conceder en ese caso la licencia, sino indemnizar con una cantidad que, cuando menos, cubra esa suma calculada estimativamente".Así lo establece el Tribunal Supremo en la sentencia ya citada de 10 de abril de 2024 (ECLI:ES:TS: 2024:1906), que explica que: "Este sistema de indemnización, denominado de regalía o licencia hipotética, opta por el precio que la demandada hubiera tenido que pagar a la titular de la marca por la concesión de una hipotética licencia para el uso de la marca, fue introducido por la Ley 19/2006, que traspuso la Directiva 2004/48/CE, de 29 de abril de 2004, y en concreto su art. 13 . Es muy ilustrativo el considerando 26 de la Directiva cuando aclara que "el objetivo no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo". Se trata de un juicio hipotético, en cuanto que se parte de una realidad que no se ha dado (la concesión de una licencia al infractor por parte del titular de la marca), al margen de si hubiera podido ser posible por la mayor o menor disposición del titular de la marca a conceder licencias. Así lo ha entendido la jurisprudencia, contenida en la sentencia 98/2016, de 19 de febrero : "este criterio objetivo debe determinar el porcentaje a aplicar para el cálculo de la regalía hipotética, cuya finalidad es la indemnización del perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida recurriendo para ello a una ficción (la concesión de la licencia) y a construir la hipótesis de cuál sería el precio que el infractor pagaría al titular de la marca por la concesión de la licencia atendiendo las concretas circunstancias del caso".

A la vista de lo anterior, no pueden aceptarse las conclusiones del perito de la parte demandada que calcula la regalía hipotética aplicando el porcentaje del 1% a las ventas que considera se han realizado en el periodo de la infracción teniendo en cuenta el número de visitas que se han realizado en la página web de la demandada porque, sin justificación alguna, se identifica la regalía hipotética con el criterio del 1% de la cifra de negocios que la parte demandante ha planteado con carácter subsidiario.

Consideramos justificados los parámetros que según el perito de la parte actora deben integrar la regalía hipotética. En este sentido se pronuncia la sentencia de la sección 28ª de esta Audiencia Provincial de 18 de mayo de 2006 ( ECLI:ES:APM:2006:6761), que considera que aplicar un canon de entrada conjugable con uno variable, correspondiente éste a un porcentaje habitual en el sector sobre el volumen de ventas, supone un método de cálculo razonable para estimar lo que el infractor tendría que haber satisfecho al titular marcario por la concesión de una licencia que le hubiese permitido llevar a cabo la utilización de la marca conforme a derecho. La aplicación del canon publicitario también está justificada teniendo en cuenta el carácter renombrado de las marcas del demandante y el uso infractor. La aplicación de un canon de entrada y un canon de publicidad resulta justificada, pues el otorgamiento de licencia de marca si ésta es prestigiosa y goza de consolidación en el tráfico mercantil, permite acceder al mercado con una evidente ventaja de salida que proviene del esfuerzo y mérito de otro.

Debe tenerse en cuenta que, según dispone el artículo 43.3 LM, para la fijación de la indemnización se tendrán en cuenta, entre otras circunstancias, el renombre y prestigio de la marca y el número y clase de licencias concedidas en el momento en que comenzó la violación. En el caso de daño en el prestigio de la marca se atenderá, además, a las circunstancias de la infracción, gravedad de la lesión y grado de difusión en el mercado.

En este sentido, las marcas del demandante tienen carácter renombrado y la demandada ha obtenido un beneficio con el uso del término CANALCAR, aprovechándose del esfuerzo inversor y publicitario que los titulares de dichas marcas han realizado para su posicionamiento en el mercado, perjudicando al mismo tiempo la imagen positiva de las marcas como consecuencia de la conexión que se establece en la mente del consumidor internauta entre el signo "Canal Car" utilizado por la demandada y las marcas de la actora, entendiendo que la demandada se encuentra vinculada a la prestación de servicios de CANALCAR, ya que junto al anuncio de Google Ads de la demandada aparecía su dirección y número de teléfono.

En cuanto a la determinación de la cuantía del canon de entrada y de los porcentajes teniendo en cuenta las pagadas por empresas del sector que tienen suscritos contratos de franquicia, consideramos que es correcto el criterio utilizado por el perito ya que se adapta a las circunstancias del mercado. Ahora bien, lo que no puede aceptarse es que los porcentajes se apliquen a la facturación de VAMANCIA en el año 2021, pues deberá ajustarse a la facturación del periodo en el que se produjo la infracción pero no solo a los obtenidos con la venta de vehículos en ese periodo, pues la infracción se refería a la publicidad realizada en internet mediante el uso como palabra clave en el servicio de referenciación de Google Ads y en el texto de sus contenidos patrocinados que redirigen al sitio web www.compramostucoche.es,y por ello, se refería a todos los servicios de la entidad demandada con independencia del número de vehículos que pudieran haberse vendido en esas fechas y que resulta muy difícil de determinar.

CUARTO.- La parte recurrente solicita que se publique una nota informativa sobre el resultado del presente procedimiento en Diario El País y en la publicación en su sitio web www.compramostucoche.es en un lugar visible de la página web de inicio en letra no inferior a 12 puntos -ismo tamaño de los textos generales de la web- durante un mínimo de dos meses naturales, con el siguiente contenido:

NOTA INFORMATIVA

"Ha sido declarada por sentencia la infracción de las marcas renombradas CANALCAR® por la utilización realizada por VAMANCIA, S.L. (responsable del sitio web www.compramostucoche.es) de las marcas CANALCAR® en los en los keyword y títulos de los contenidos patrocinados de Google Ads, lo cual ha producido daños y perjuicios a las Marcas CANALCAR®. El sitio web www.compramostucoche.es no tiene ningún vínculo mercantil, ni comercial con CANALCAR".

Las circunstancias que concurren en el caso de autos determinan la proporcionalidad de la medida solicitada, teniendo en cuenta que la acción de publicación comparte naturaleza con la acción de remoción de efectos y con la acción de indemnización de daños cuando la publicación sea necesaria para restaurar la buena imagen del titular de los derechos vulnerados.

QUINTO.- Estimándose parcialmente el recurso de apelación, no se hace expresa condena al pago de las costas procesales de esta segunda instancia en virtud de lo dispuesto en los artículos 398 y 394 LEC.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación