Sentencia Civil 327/2025 Audiencia Provincial Civil de Madrid nº 32, Rec. 345/2025 de 12 de diciembre del 2025

PRIMERO.- Doña Marisol y "EPSILON TECHNOLOGIES, S.L.", como titular registral y licenciataria exclusiva, respectivamente, de sendas marcas nacionales -que luego serán convenientemente identificadas- que contienen el término "EPSILON", formularon demanda contra las mercantiles "EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L." (ahora "LION RESOURCES IBERIA, S.L.") y "EPSILON DATA INTERACTIVE, INC" por el uso del signo "EPSILON" para identificar los mismos servicios para los que están registradas las marcas de la parte actora en clase 35.

La demandante, como consecuencia de lo que considera una infracción de las marcas registradas, ejercitó la acción declarativa de infracción, de cesación, remoción, así como la de indemnización de daños y perjuicios que se había solicitado conforme al criterio de los beneficios del infractor, sin perjuicio de interesarse subsidiariamente la aplicación del artículo 43.5 de la Ley de Marcas (1% de la cifra de negocio realizada por las demandadas con la explotación del signo infractor).

La sentencia recaída en la instancia precedente, tras rechazar la excepción de prescripción y la existencia de retraso desleal en el ejercicio de la acción opuestas por las demandadas, estima parcialmente la demanda. En esencia, la resolución considera acreditada la existencia de la infracción marcaria por el uso del signo "EPSILON" por las demandadas para distinguir servicios de la clase 35. Apreciada la infracción, acoge la acción declarativa, la cesación y la de remoción, sin embargo, desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios al considerar que la actora no ha acreditado que sufriera perjuicio alguno y, además, porque no ha mediado previo requerimiento de la actora. Esto es, no considera que concurran los supuestos de responsabilidad objetiva del artículo 42.1 de la Ley de Marcas ni de responsabilidad subjetiva contemplados en el apartado 2 del mismo precepto (responsabilidad por advertencia con requerimiento; culpa o negligencia), u objetivada (renombre de las marcas, que es expresamente rechazado por la sentencia).

Frente a la sentencia se alza la parte demandante para impugnar el pronunciamiento por el que se desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios, sobre la base de las siguientes alegaciones: a) error de derecho por inaplicación del artículo 42.1 de la Ley de Marcas que contempla como uno de las supuestos de responsabilidad objetiva la primera comercialización de los servicios ilícitamente marcados; b) error de derecho en la interpretación del artículo 42.1 de la Ley de Marcas, al entender los recurrentes que, además, concurren los supuestos de responsabilidad subjetiva por culpa o negligencia, y por ser renombradas las marcas de la parte actora, sin que fuera preciso el requerimiento previo; c) incongruencia omisiva por falta de pronunciamiento sobre la indemnización de daños y perjuicios solicitada con base en el artículo 45.3 de la Ley de Marcas (en rigor, artículo 43.5) y falta de aplicación del criterio ex re ipsapara justificar la existencia del daño.

La parte demandada se opone al recurso de apelación y solicita su desestimación, además, impugna la sentencia para que se desestime íntegramente la demanda sobre la base de las siguientes alegaciones: a) retraso desleal en el ejercicio de la acción; y b) inexistencia de infracción marcaria.

La apelante impugnada se opone a la impugnación e interesa su desestimación.

SEGUNDO.- Para la adecuada resolución del objeto de esta segunda instancia conviene fijar los siguientes hechos probados que, en realidad, no son discutidos por las partes:

1.- Doña Marisol y "EPSILON TECHNOLOGIES, S.L.", son titular registral y licenciataria exclusiva, respectivamente, de los siguientes signos distintivos:

a) marca nacional nº 1741764, denominativa "EPSILON TECHNOLOGIES". La marca fue solicitada el día 11 de mayo de 1993 y concedida el 20 de abril de 1994 para los siguientes servicios de la clase 35: Servicios de realización de estudios de mercado, comunicación empresarial relacionada con la dirección de negocios, gestión de mercados por teléfono".

b) marca nacional figurativa nº 1760852, cuya representación gráfica es la que a continuación se indica:

La marca fue solicitada el día 11 de mayo de 1993 y concedida el 20 de abril de 1994 para los siguientes servicios de la clase 35: Servicios de realización de estudios de mercado, comunicación empresarial relacionada con la dirección de negocios, gestión de mercados por teléfono, servicios de asesores para la organización y dirección de negocios".

2.- La entidad "EPSILON DATA MANAGEMENT LLC" es titular de la marca de la Unión nº 5601406, denominativa, "EPSILON INTERNATIONAL", solicitada el día 8 de enero de 2007 y concedida el 17 de junio de 2010 para los siguientes servicios:

-Clase 39: Servicios de cumplimentación de pedidos, en concreto, recibir, montar, seleccionar, embalar, consolidar y preparar mercancíasy pedidos colaterales de mercadotecnia para envíos; rastreo y seguimiento de productos para terceros.

- Clase 42: Servicios de desarrollo de bases de datos; servicios informáticos, en concreto diseño e implantación de páginas web para terceros; servicios de diseño a medida para programas de mercadotecnia directa de terceros que utilizan información generada por ordenador; servicios analíticos de sitios web, en concreto, valoración y análisis de sitios web y utilización de sitios web para la eficacia en la atracción y retención de clientes; diseño, creación y distribución de papel y formularios de negocios electrónicos; servicios de diseño y copia creativos para terceros, en concreto, creación y diseño de formularios, logotipos, publicaciones y artículos colaterales de mercadotecnia para su uso en operaciones de negocios, mercadotecnia y publicidad.

La marca de la Unión solicitada por la entidad "EPSILON DATA MANAGEMENT LLC" fue denegada para distinguir servicios de la clase 35 (que comprende servicios de publicidad, marketing y promoción), como consecuencia de la oposición de la demandante doña Marisol, con fundamento en la marca nacional denominativa nº 1741764 "EPSILON TECHNOLOGIES".

3.- "EPSILON DATA MANAGEMENT LLC" y la demandada "EPSILON DATA INTERACTIVE INC" son sociedades vinculadas. La primera centra su actuación en EEUU y la segunda dirige su actividad al mercado de Europa, Oriente Medio y Asia. En España, desde el 2014, presta sus servicios a través de EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L.", actualmente, tras un proceso de fusión por absorción, "LION RESOURCES IBERIA, S.L.U."

IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA

TERCERO.- Por razones de orden lógico y sistemático analizaremos en primer lugar la impugnación de la sentencia formulada por la parte de demandada, en tanto que la estimación de alguna de las alegaciones determinaría de forma automática la íntegra desestimación de la demanda y del recurso de apelación.

La parte demandada insiste, en primer lugar, en la alegación de retraso desleal en el ejercicio de las acciones de infracción marcaria, rechazada en la sentencia apelada.

En las contestaciones a la demanda lo que se alegaba, en esencia, es que al tiempo de interponerse la demanda venían produciéndose desde hacía más de 10 años los actos que se tachan de infractores, con el conocimiento y la tolerancia de las actoras.

La sentencia apelada rechaza el retraso desleal al considerar que éste no puede sostenerse en el mero transcurso del tiempo, añadiendo que una cosa es conocer un registro marcario -el de la EUIPO de la sociedad vinculada a las demandadas- y otra bien distinta, conocer el uso del signo infractor y tolerarlo.

Las demandadas impugnantes consideran que debe apreciarse el retraso desleal en el ejercicio de la acción. El retraso desleal se fundamenta en la convivencia en el mercado durante más de diez años de las marcas de ambas partes sin que durante todo ese tiempo las demandantes hayan realizado reclamación alguna a las demandadas exigiendo el cese en el uso de la marca o planteando algún reparo frente a ese uso. Destacan que las demandantes conocen el uso de las marcas EPSILON desde octubre de 2007, fecha en la que la titular planteó oposición al registro de la marca de la Unión "EPSILON INTERNATIONAL", y a pesar de que fue denegada por la EUIPO para los servicios solicitados en clase 35, no han realizado reclamación alguna exigiendo el cese en el uso de ese signo. En definitiva, las demandadas mantienen que esta tolerancia continuada a lo largo de los años ha creado la razonable la confianza de que las demandantes no ejercitarían la acción de infracción marcaría, puesto que en ningún momento había existido indicación alguna en ese sentido.

El Tribunal Supremo en sus sentencias de 26 de abril de 2018 y 21 de septiembre de 2021, con cita de la de 12 de diciembre de 2011, que a la vez cita otras muchas, analiza con detalle el retraso desleal en el ejercicio del derecho y enuncia esta institución en los siguientes términos: "un derecho subjetivo o una pretensión no pueden ejercitarse cuando el titular no se ha preocupado durante mucho tiempo de hacerlos valer y ha dado lugar, con su actitud omisiva, a que el adversario de la pretensión pueda esperar objetivamente que ya no se ejercitará el derecho".Y añaden que: "La doctrina indica que la figura del retraso desleal se distingue de la prescripción porque, si bien en ambas se requiere que el derecho no se haya ejercido durante un largo tiempo, en el ejercicio retrasado se requiere, además, que la conducta sea desleal, de modo que haya creado una confianza en el deudor, de que el titular del derecho no lo ejercería...".

Por su parte, la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de marzo de 2017, con cita de las de 15 de junio de 2012 y 13 de septiembre de 2016, señala que la aplicación de la figura del retraso desleal requiere "aparte de una consustancial omisión del ejercicio del derecho y de una inactividad o transcurso dilatado de un periodo de tiempo, de una objetiva deslealtad respecto de la razonable confianza suscitada en el deudor acerca de la no reclamación del derecho de crédito. Confianza o apariencia de derecho que debe surgir, también necesariamente, de actos propios del acreedor".

Como colofón, la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de abril de 2018, antes citada, destaca que debe ser el titular del derecho quien genere la confianza legítima del sujeto pasivo de que el derecho ya no va a ser ejercitado, "lo que supone algo más que su mera inactividad".

En el supuesto de autos, la conducta omisiva del actor carece de la necesaria aptitud para generar en la contraria la confianza de que el derecho ya no sería ejercitado, confianza que debe surgir objetivamente de actos propios del actor de modo que se transforme en desleal el ejercicio de una acción que, en principio, no está prescrita ni caducada.

Desde luego, no se puede asentar la aplicación del retraso desleal en el mero transcurso del tiempo. Tampoco apreciamos la concurrencia de actos propios de las demandantes con la necesaria aptitud para generar en las demandadas la confianza legítima de que el derecho ya no iba a ser ejercitado, sino más bien todo lo contrario.

Las demandantes se han opuesto desde el año 2007 a los diversos intentos de la parte demandada de registrar el signo "EPSILON" para distinguir servicios de la clase 35, con efectos en España. Así, como ya se ha indicado, la parte demandante se opuso en octubre de 2007 al registro de la marca de la Unión "EPSILON INTERNATIONAL", que fue denegada para los servicios de la clase 35 y concedida para los servicios de las clases 39 y 42; oposición en 2012 a la solicitud de registro internacional del signo "EPSILON GLOBAL" en clase 35; y oposición en 2017 a la solicitud de registro internacional del signo "EPSILON" en clase 35.

Tampoco consta que las demandantes conocieran que las demandadas hicieran uso del signo "EPSILON" para distinguir servicios de la clase 35. Como destaca la sentencia apelada, una cosa es conocer los intentos de las demandadas de registrar ese signo para servicios de la clase 35 y otra bien distinta es que conocieran el uso del signo para esos servicios. Del conocimiento de los intentos de registrar el signo no cabe deducir el conocimiento de uso del signo infractor para los servicios de la clase 35 y menos cuando las demandadas pueden legítimamente usar ese signo en el mercado para otros servicios.

Por lo demás, lo que afirman las demandantes en el recurso de apelación, en diversos pasajes destacados por las impugnantes, es que las demandadas vienen infringiendo las marcas de las actoras desde hace años, no que conocieran ese uso infractor desde hace años.

En todo caso, aun cuando las demandantes conocieran desde hace tiempo el uso infractor -lo que no consta- tampoco procedería la aplicación del instituto del retraso desleal pues las constantes oposiciones de la parte actora al registro por las demandadas del signo "EPSILON" para servicios de la clase 35 evidencia que las acciones de infracción marcaria podían ser ejercitadas en cualquier momento. Esto es, la conducta, más que generar en las demandadas la confianza en el abandono de la acción, tiene aptitud para provocar un estado de inquietud sobre el hecho de que, efectivamente, la acción iba a ser ejercitada ante la radical oposición de las demandantes a cualquier intento de las demandadas de registrar el signo EPSILON para servicios de la clase 35.

Por último, resulta manifiestamente contradictorio negar la existencia de la infracción, al afirmar las demandadas que no distinguen con el signo "EPSILON" servicios de la clase 35 y, simultáneamente, invocar la doctrina del retraso desleal, que implica reconocer el uso infractor del signo.

CUARTO.- Las demandadas también rechazan en la impugnación de la sentencia la existencia de la infracción.

Conforme al artículo 34 de la Ley de Marcas el registro de una marca confiere a su titular un derecho exclusivo sobre la misma y, sin perjuicio de los derechos adquiridos por los titulares antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o de la fecha de prioridad de la marca registrada, el titular de dicha marca registrada estará facultado para prohibir a cualquier tercero el uso, sin su consentimiento, en el tráfico económico, de cualquier signo en relación con productos o servicios, cuando: ...

b) El signo sea idéntico o similar a la marca y se utilice para productos o servicios idénticos o similares a los productos o servicios para los cuales esté registrada la marca, si existe un riesgo de confusión por parte del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.".

La aplicación del precepto exige la utilización en el tráfico económico de:

1) signos idénticos para productos o servicios semejantes o, en su caso;

2) signos semejantes para productos o servicios idénticos o, en su caso;

3) signos semejantes para productos o servicios similares (doble semejanza);

4) en cualquiera de los supuestos anteriores, que la utilización implique riesgo de confusión que comprende el de asociación.

Las demandadas no cuestionan la similitud de los signos, pero rechazan la concurrencia del riesgo de confusión al ser diferentes los servicios. En definitiva, la parte demandada niega que use el signo "EPSILON" para distinguir servicios de la clase 35, que son los protegidos por las marcas prioritarias de las demandantes.

Las impugnantes mantienen que no prestan servicios de marketing en España, sino exclusivamente tecnológicos e informáticos que, además, están amparados por la marca de la Unión "EPSILON INTERNATIONAL" que, se entiende, usan con autorización de su titular. Añaden, que las marcas de las demandantes no protegen servicios de marketing en general, sino específicamente servicios de realización de estudios de mercado,que es un servicio concreto y definido dentro de la categoría más amplia de los servicios de marketing.

Conviene recordar que la parte actora tiene registrada las marcas para distinguir Servicios de realización de estudios de mercado, comunicación empresarial relacionada con la dirección de negocios, gestión de mercados por teléfono,y, además, la marca figurativa para servicios de asesores para la organización y dirección de negocios.

La clase 35 de la clasificación de Niza tiene con rúbrica: Publicidad; gestión, organización y administración de negocios comerciales; trabajos de oficinay comprende principalmente los servicios que implican la gestión, la explotación, la organización y la administración comercial de una empresa comercial o industrial, así como los servicios de publicidad, marketing y promoción.

De la propia documental aportada por las demandadas resulta acreditado que prestan en España servicios comprendidos en la clase 35 del nomenclátor y, concretamente de marketing o de carácter publicitario.

Así, del documento nº 3 de la contestación a la demanda presentada por "LION RESOURCES IBERIA, S.L.U." (antes, "EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L."), que es el contrato marco de prestación de servicios de correo electrónico suscrito por la referida codemandada con la entidad "SCHIBSTED CLASSIFIED MAEDIA SPAIN, A.L." con fecha 23 de diciembre de 2014, resulta que se obliga no solo a la prestación de servicios tecnológicos sino también a la realización para el cliente de actividades publicitarias o de marketing.

Ya en el primero en los considerandos del contrato se especifica que la codemandada "... es un proveedor líder de soluciones y servicios de marketing y comunicación a terceros por correo electrónico a través de cierta tecnología propia.".

En la cláusula 2 de ese contrato también se indica que la codemandada "... proporcionará al Cliente acceso al Software y al Sistema, así como otros servicios de marketing por correo electrónico." (énfasis añadido).

En el apartado j) de la cláusula 12 del referido contrato se establece que: "Si así se solicita, EPSILON suministrará el material promocional y de marketing pertinente para ayudar al Cliente en la preparación de material colateral, materiales y presentaciones electrónicas relevantes para el Cliente. Esto incluirá logotipos de Épsilon, contenido corporativo y de soluciones y materiales de presentación.".

Igualmente, en el apartado K) de la cláusula 12 se indica que: "Épsilon se compromete a participar en las actividades pertinentes de relaciones públicas y de marketing conjunto del Cliente cuando este lo solicite razonablemente.".

En el documento nº 4 de la contestación a la demanda, consiste en una declaración de trabajo (SOW por sus siglas en inglés) referida al contrato mencionado en los párrafos anteriores en la que se especifican los servicios que debían ser prestados, se indica que: "Los servicios de envío de mensajes de correo electrónico incluirán el envío de campañas de marketing por correo electrónico en nombre del Cliente por parte de Épsilon utilizando la plataforma Agility harmony de Épsilon u otro servicio equivalente".

También se aporta el contrato de prestación de servicios suscrito por "LION RESOURCES IBERIA, S.L.U." (antes, "EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L.") con la entidad ALMIRALL, S.A.", el día 3 de enero de 2017 (documento nº 5 de la contestación), en el que se especifica que: "EPSILON es un proveedor líder en el campo de las soluciones y servicios de marketing y comunicación a terceros a través de cierta tecnología propia y de otros productos y servicios...".

En este contrato la primera se obliga a prestar en favor del cliente un servicio de agencia full service "encargándose de todas las responsabilidades en torno al envío de las campañas de marketing por correo electrónico solicitadas utilizando el Sistema u otro servicio equivalente."(cláusula primera del apéndice).

En la declaración de trabajo referida a este contrato se incluye la prestación de servicios relativos a la gestión de la campaña, que incluye la definición de los campos de la campaña y el calendario, así como la captación de campaña mediante la implementación de cookiespropias (documento nº 6 de la contestación a la demanda).

Respecto a la codemandada "EPSILON DATA INTERACTIVE, INC" del documento nº 4 aportado con su contestación a la demanda, de fecha 1 de enero de 2018, resulta que prestó servicios en favor de "MERCK SHARP & DOHME DE ESPAÑA, S.A." consistentes en apoyo en la creación de materiales on line;apoyo en el desarrollo de materiales on line,es decir, correos electrónicos, boletines de noticias y anuncios publicitarios, así como la realización del diseño gráfico y la programación de algunos materiales de marketing utilizando programas software.

Por lo demás, no se cuestiona que la entidad americana "EPSILON DATA MANAGEMENT LLC" opera en el mercado europeo a través de la sociedad "EPSILON DATA INTERACTIVE INC" y, concretamente, en España a través de "LION RESOURCES IBERIA, S.L.U.", antes "EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L.". Así resulta, además, de los documentos nº 19, 20 y 21 de la demanda.

Aclarado lo anterior, es la propia entidad "EPSILON DATA MANAGEMENT INC", la que se presenta en su página web como una sociedad prestadora de servicios de marketing digital (documento nº 18 de la demanda), al igual que la entidad "EPSILON DATA MANAGEMENT LLC" (documento nº 19 de la demanda), desarrollando sustancialmente la actividad empresarial en España por medio de la filial "LION RESOURCES IBERIA, S.L.U.", antes "EPSILON COMMUNICATION SOLUTIONS, S.L." (documentos nº 20 y 21 de la demanda).

En definitiva, resulta incuestionable que las demandadas prestan en España servicios de márketing, comunicación comercial o publicitaria idénticos o, al menos, muy similares a los protegidos por las marcas de la demandante que, recordemos, consisten en la prestación de servicios de realización de estudios de mercado, comunicación empresarial relacionada con la dirección de negocios y gestión de mercados por teléfono.

Las propias demandadas reconocen que los servicios de realización de estudios de mercado son servicios de márketing, por lo que son similares a los de márketing a través de correo electrónico desarrollado, entre otros servicios publicitarios, por las demandadas. Además, los servicios protegidos por las marcas de las demandantes comprenden los de comunicación empresarial relacionada con la dirección de negocios.

En definitiva, la muy elevada similitud de los signos, que incluyen como elemento realmente distintivo el término "EPSILON", lo que ni siquiera se discute, y la identidad o similitud de los servicios, determina la concurrencia del riesgo de confusión y, en consecuencia, debe apreciar la infracción como lo ha declarado la sentencia apelada.

Por último, la alegación de la invocación de la prescripción por tolerancia carece de la menos consistencia.

La escasa fe en su apreciación se pone de manifiesto incluso por los términos en se plantea por los impugnantes, que aluden a "La posible"aplicación al presente caso de la regla de la prescripción por tolerancia.

Conforme al artículo 41 bis 2 de la Ley de Marcas: "En las acciones por violación, el titular de una marca no podrá prohibir la utilización de una marca de la Unión registrada posterior si esta última no pudiera declararse nula conforme al artículo 60, apartados 1 , 3 o 4, al artículo 61, apartados 1 y 2, o al artículo 64, apartado 2, del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 .".

Por su parte, el artículo 61.2 del Reglamento (UE) n.º 2017/1001 establece que: "El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que haya tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se haya utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se haya efectuado de mala fe.".

La marca de la Unión "EPSILON INTERNATIONAL", titularidad de "EPSILON DATA MANGEMENT LLC" no puede eludir la infracción respecto del uso del signo "EPSILON" para servicios de la clase 35 por la sencilla razón de que la referida marca no fue concedida para distinguir servicios de la clase 35 y sí solo servicios de las clases 39 y 42.

No puede operar la prescripción por tolerancia por el uso de un signo para distinguir productos o servicios no amparados por la marca posterior frente a una marca anterior que protege esos productos o servicios.

Las demandantes no pretenden prohibir el uso de la marca de la Unión posterior para los servicios de las clases 39 y 42 para los que está registrada, sino para los servicios de la clase 35 para los que no está registrada la referida marca.

RECURSO DE APELACIÓN

QUINTO.- La sentencia apelada pese a declarar la existencia de la infracción marcaria desestima la acción de indemnización de daños y perjuicios porque no considera acreditado que la actora haya sufrido daños o perjuicios y, además, por entender que no concurren los presupuestos necesarios para indemnizar los supuestos daños y, concretamente, el previo requerimiento al infractor por parte del titular contemplado en el artículo 42.2 de la Ley de Marcas. En definitiva, no considera que concurran los supuestos de responsabilidad objetiva del artículo 42.1 de la Ley de Marcas ni de responsabilidad subjetiva contemplados en el apartado 2 del mismo precepto (responsabilidad por advertencia con requerimiento; culpa o negligencia), u objetivada (renombre de las marcas, que es expresamente rechazado por la sentencia).

La parte actora entiende que concurren los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios sin necesidad de previo requerimiento, al resultar de aplicación el artículo 42.1 de la Ley de Marcas que contempla como uno de las supuestos de responsabilidad objetiva la primera comercialización de los servicios ilícitamente marcados. En todo caso, entiende que en la actuación de las demandadas concurre culpa o negligencia ( artículo 42.2 de la Ley de Marcas) , dado el conocimiento de las demandadas de los signos prioritarios y los diversos conflictos habidos entre las partes y, además, por el carácter renombrado de las marcas prioritarias.

También considera debidamente acreditada la existencia de los daños y perjuicios y, en todo caso, entiende de aplicación la doctrina ex re ipsa.

Por último, reprocha a la sentencia apelada haber incurrido en incongruencia omisiva al no haber resuelto, a su parecer, sobre la indemnización solicitada con base en el artículo 45.3 de la Ley de Marcas (en rigor, artículo 43.5).

Por razones de orden lógico, analizaremos en primer término la cuestión relativa a la existencia de daños y perjuicios y, luego, en su caso, la concurrencia de los presupuestos de la indemnización del artículo 42 de la Ley de Marcas.

Por lo demás, dejar ya sentado que no apreciamos la incongruencia denunciada por los apelantes. La sentencia apelada deniega la indemnización al no considerar acreditada la existencia de daños y perjuicios ni los demás presupuestos para la concesión de una indemnización previstos en el artículo 42 de la Ley de Marcas, lo que también excluye la indemnización del 1% de la cifra de negocio del artículo 43.5 de la Ley de Marcas.

SEXTO.- Respecto a la existencia del daño, como hemos analizado en nuestra sentencia de 15 de diciembre de 2023 (datada por evidente error en el año 2021), la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2019 proporciona el marco de análisis de la cuestión que se plantea. Tras observar que de la Ley de Marcas distingue entre los presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 42), y las reglas para el cálculo de la indemnización de daños y perjuicios (artículo 43), la sentencia establece que la aplicación de estas reglas implica con carácter previo la apreciación de que la infracción ha ocasionado daños y perjuicios, para recordar, a continuación, la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los en que los hechos pongan por sí mismo de manifiesto la existencia de aquel ( sentencias 351/2011, de 31 de mayo, y 692/2008, de 17 de julio).

Más adelante, el Alto Tribunal hace ver que la opción por un criterio legal u otro de los previstos en el apartado 2 del artículo 43 de la Ley de Marcas es una facultad atribuida al titular de la marca que no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido y concluye: "por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un "perjuicio" para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción".

La anterior doctrina ha sido reiterada y clarificada por las posteriores sentencias del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2024 y 7 de mayo de 2025 (esta para un supuesto de propiedad intelectual).

En la primera de las resoluciones se indica que: "El art. 41.1.b ) Ley 17/2001, de 7 de diciembre , de Marcas (en adelante, LM) confiere al titular de un derecho de marca lesionado, entre otras acciones, la de reclamar "la indemnización de los daños y perjuicios sufridos". La jurisprudencia, recogida en la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre , advierte que la existencia del daño es un presupuesto previo a la determinación o cálculo de la indemnización ( art. 43 LM ), de tal forma que "la aplicación de estas reglas de cálculo de la indemnización de daños y perjuicios implica con carácter previo la apreciación de que la infracción los ha ocasionado. Y al respecto resulta de aplicación la jurisprudencia sobre la necesidad de que el daño sea acreditado, sin perjuicio de los casos en que los hechos pongan por sí mismos de manifiesto la existencia del daño, sin exigir que se funde en la práctica de un medio de prueba concreto". Con ello, esa sentencia 516/2019, de 3 de octubre , se hace eco de la doctrina jurisprudencial sobre "los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas)", que opera cuando "la existencia del daño se deduce necesaria y fatalmente del ilícito o del incumplimiento, o son consecuencia forzosa, natural e inevitable, o daños incontrovertibles, evidentes o patentes".

Es lógico que sea fácil aplicar esta regla (ex re ipsa) en caso de infracción de un derecho de exclusiva, cuando esa infracción se realiza mediante una explotación comercial o industrial, en cuanto que la propia forma en que se realiza la conducta infractora, en muchas ocasiones -aunque no siempre-, pone en evidencia que necesariamente ha tenido que lesionar el derecho del titular de la marca infringida o ha propiciado una ganancia injustificada (por venir propiciada por la infracción) a favor del infractor. Que es lo que ocurre en un caso como este, en que el empleo del signo distintivo "Pasapalabra" para identificar un programa de televisión, sin autorización de quien tiene registrado ese signo como marca de la UE, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización, como recuerda la citada sentencia 516/2019, de 3 de octubre :

"(...) el contenido de las reglas de cálculo previstas en el art. 43 LM pone en evidencia que el objeto de lo que se denomina "indemnización de daños y perjuicios" trasciende a la eventual reparación de una acción resarcitoria, pérdidas sufridas y ganancias dejadas de obtener, a la que hace referencia el apartado 1 del art. 43 LM , porque puede incluir también la compensación por el enriquecimiento obtenido por el infractor que no necesariamente debe ser correlativo al perjuicio sufrido por el titular de la marca infringida ( art. 43.2.a] LM )".

La doctrina de los daños ex re ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas) también ha servido para que la sentencia 516/2019, de 3 de octubre , en un caso muy excepcional en que, por las circunstancias concurrentes, era evidente que no podía haberse ocasionado ningún daño para el titular de la marca (daño en sentido amplio que incluye también un posible beneficio del infractor), desestimara la acción indemnizatoria.".

A la vista de la anterior doctrina resulta patente la causación de un perjuicio en el sentido indicado de obtención de un enriquecimiento injustificado por parte del infractor, al utilizar un signo prácticamente idéntico al prioritario de las demandantes para distinguir servicios de markéting.

Parafraseando al Tribunal Supremo, el empleo del signo distintivo "EPSILON" para identificar servicios de márketing, sin autorización de quien tiene registrado ese signo, cuando menos conlleva un aprovechamiento económico por parte del infractor, que forma parte del concepto amplio de perjuicio o daño patrimonial susceptible de indemnización.

SÉPTIMO.- Acreditada la existencia del daño, debemos analizar ahora si concurren los demás presupuestos para la indemnización de daños y perjuicios del artículo 42 de la Ley de Marcas.

El reseñado precepto establece que: "1. Quienes, sin consentimiento del titular de la marca, realicen alguno de los actos previstos en la letra a) del apartado 3 y en el apartado 4 del artículo 34, así como los responsables de la primera comercialización de los productos o servicios ilícitamente marcados, estarán obligados en todo caso a responder de los daños y perjuicios causados.

2. Todos aquellos que realicen cualquier otro acto de violación de la marca registrada solo estarán obligados a indemnizar los daños y perjuicios causados si hubieran sido advertidos suficientemente por el titular de la marca o, en su caso, por la persona legitimada para ejercitar la acción acerca de la existencia de esta, convenientemente identificada, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma, o cuando en su actuación hubiere mediado culpa o negligencia o la marca en cuestión fuera renombrada".

El artículo 42 de la Ley de Marcas contempla supuestos de responsabilidad objetiva (apartado 1); de responsabilidad subjetiva (responsabilidad por advertencia y por culpa o negligencia, primera parte del apartado 2); y de responsabilidad objetivada (infracción de marca renombrada, último inciso del apartado 2).

La sentencia apelada deniega la indemnización porque no se ha acreditado que las demandantes hayan advertido a las demandadas con carácter previo a la interposición de la demanda de la existencia de las marcas, convenientemente identificadas, y de su violación, con el requerimiento de que cesen en la misma.

El requerimiento, desde luego no se ha practicado, pero como razonan las apelantes no era necesario para hacer surgir el derecho a la indemnización al concurrir uno de los supuestos de responsabilidad objetiva, en tanto que las demandadas son las responsables de la primera comercialización de los servicios ilícitamente marcados.

En todo caso, la infracción resulta imputable a las demandadas a título de culpa o negligencia a la vista de que eran perfectamente conocedoras de las marcas de las demandantes y de su constante oposición al registro del signo "EPSILON" por las demandadas o su matriz para distinguir servicios de la clase 35.

Resulta ya irrelevante la cuestión del renombre de las marcas de la parte actora, por lo que nos limitaremos a indicar muy brevemente que ese renombre ha sido negado en la sentencia apelada y que la apelante no ha desvirtuado la valoración probatoria de la sentencia de primera instancia en tanto que en el recurso se limita a afirmar ese renombre sin mayor argumentación con remisión a los documentos nº 8 a 16 de la demanda.

OCTAVO.- La parte actora para el cálculo o cuantificación de la indemnización de daños y perjuicios optó en la demanda por el criterio legal de las consecuencias económicas negativas consistente en el beneficio que hubiera obtenido el infractor como consecuencia de la violación.

Subsidiariamente, se pedía la indemnización contemplada en el artículo 43.5 de la Ley de Marcas consistente en el uno por ciento de la cifra de negocios realizada por el infractor con los productos o servicios ilícitamente marcados.

Como indica la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de octubre de 2019: "... la propia posibilidad de optar por uno u otro criterio de los previstos en el apartado 2 del art. 43 LM , muestra que en aras de facilitar una compensación económica para el titular de la marca infringida, la cuantía objeto de la condena no tiene por qué ser, en todo caso, el resultado de la determinación del perjuicio realmente sufrido por el titular de la marca, ni siquiera de forma estimativa, pues puede consistir también en el beneficio ilícitamente obtenido por el infractor. Y, desde luego, la opción por un criterio legal u otro, que es una facultad que se atribuye al titular de la marca, no debe venir determinada necesariamente porque se ajuste mejor al perjuicio realmente sufrido.

Por ello, una vez que se haya puesto en evidencia que la infracción marcaria ha deparado un «perjuicio» para el titular de la marca, entendido en aquel sentido amplio que incluye el enriquecimiento injustificado del infractor, puede optarse por un criterio legal u otro del art. 43.2 LM , aunque lo que se compense no responda exactamente al concreto perjuicio sufrido con la infracción.".

Acreditada la existencia del daño y los demás presupuestos de la indemnización de daños y perjuicios, procede acoger la petición principal y cuantificar en ejecución de sentencia la indemnización conforme al criterio elegido por las demandantes consistentes en el beneficio que haya obtenido el infractor como consecuencia de la violación, acordándose en la audiencia previa que se determinaría en ejecución de sentencia en caso de prosperar la acción indemnizatoria.

COSTAS DE PRIMERA INSTANCIA

NOVENO.- La estimación del recurso de apelación interpuesto por las demandantes determina la íntegra estimación de la demanda y, en consecuencia, procede imponer a la parte demandada las costas ocasionada en primera instancia.

COSTAS DE SEGUNDA INSTANCIA

DÉCIMO.- La estimación del recurso formulado por la parte demandante determina que no se efectúe expresa imposición de las costas procesales causadas con este recurso, en aplicación del número 2 del artículo 398 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales, que es la previa a la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

La desestimación de la impugnación de la sentencia formulada por la parte demandada implica que soporte las costas causadas con su impugnación, todo ello de conformidad con los artículos 398.1 y 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, también en la redacción aplicable al supuesto de autos por razones temporales, que, como hemos indicado, es la previa a la reforma operada por el Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación,